Référence : 2017 COMC 82

Date de la décision : 2017-07-04

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	LE PEPEˈ SRL	Partie requérante
et
	PJ Hungary Kft.	Propriétaire inscrite
	LMC323,744 pour la marque de commerce PEPE	Enregistrement

• [1] Le 18 février 2015, à la demande de LE PEPEˈ SRL (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à PJ Hungary Kft. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC323,744 de la marque de commerce PEPE (la Marque).

• [2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

(1) Vêtements, nommément jeans.

(2) Vêtement, nommément jeans, chemises, vestons, ceintures, casquettes, tee-shirts, chandails en molleton, robes, jupes, gilets, pantalons, ceintures, bretelles, blazers, blousons, salopettes, combinaisons-pantalons, chemisiers, shorts, robes chasubles, cardigans, chandails de survêtement et blouses.

(3) Vêtements, nommément pantalons, shorts, vestons, tee-shirts, chemises, chandails en molleton, chemisiers, robes chasubles, cardigans, gilets, combinaisons-pantalons, survêtements, blouses, ceintures, bretelles et jeans.

(4) Vêtements, nommément vestons, manteaux, pardessus, chaussures, blazers, casquettes.

(5) Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestons, tee-shirts, robes, jupes.

 

Le recoupement et la répétition dans l’état déclaratif des produits sont attribuables aux différents fondements des revendications qui sont spécifiés dans l’enregistrement, lesquels ne sont pas pertinents aux fins de la présente procédure.

• [3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 18 février 2012 au 18 février 2015.

• [4] La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

• [5] Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du bois mort. Bien que de simples allégations d’emploi ne soient pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1979), 45 CPR (2d) 194 (CF 1^re inst), conf par (1980), 53 CPR (2d) 63 (CAF)], le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [voir Lang, Michener, Lawrence & Shaw c Woods Canada Ltd (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [voir Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)]. Cependant, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.

• [6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Nathalie Genty, PDG de BEBEO faisant affaire sous le nom MELIJOE.COM (Melijoe), souscrit à Paris, en France, le 17 septembre 2015, lequel est accompagné des pièces 1 à 11 ainsi que d’une « Attestation » datée du 18 septembre 2015. Aucune des parties n’a produit de représentations écrites ni sollicité la tenue d’une audience.

La preuve de la Propriétaire

• [7] Dans son affidavit et dans l’attestation qui l’accompagne, Mme Genty affirme que Melijoe est une distributrice autorisée de la Propriétaire. Elle explique que Melijoe est autorisée à vendre des marchandises arborant la Marque partout au Canada (entre autres pays) et qu’elle était ainsi autorisée pendant toute la période pertinente.

• [8] Plus particulièrement, Mme Genty affirme que Melijoe offre en vente et vend des marchandises PEPE au Canada par l’intermédiaire de son site Web à l’adresse www.melijoe.com, et qu’elle a offert en vente et vendu des marchandises PEPE au Canada par l’intermédiaire de ce site Web pendant toute la période pertinente. Elle explique que le site Web de Melijoe fonctionne comme une boutique en ligne où les clients, y compris les clients canadiens, peuvent parcourir le catalogue des marchandises de marque PEPE. En remplissant un formulaire de commande en ligne, les clients, y compris les clients canadiens, peuvent commander de telles marchandises directement auprès de Melijoe afin qu’elles leur soient expédiées à domicile. Les clients qui consultent le site Web de Melijoe à partir du Canada voient les prix des marchandises de marque PEPE affichés en dollars canadiens. Ils peuvent également choisir de visualiser le contenu du site Web en français ou en anglais.

[9]  Mme Genty affirme qu’en plus des marchandises de marque PEPE, le site Web www.melijoe.com offre également en vente d’autres marques de marchandises. Les marchandises offertes en vente sur le site Web sont généralement regroupées par marque et présentées sur des pages Web consacrées aux marchandises de chaque marque. Un client potentiel peut accéder aux pages Web correspondant à une marque donnée en cliquant sur des liens qui désignent cette marque. La marque est également affichée sur les pages Web consacrées à cette marque.

[10]  Mme Genty affirme que, comme le montrent les imprimés et les captures d’écran tirés du site Web www.melijoe.com tel qu’il se présentait pendant la période pertinente (lesquels sont décrits au paragraphe 12 ci-dessous), PEPE est affiché sur les pages Web consacrées à la marque, de sorte que les clients qui consultent le site Web et commandent des marchandises par l’intermédiaire du site Web depuis le Canada voient la marque PEPE. Elle atteste que PEPE figure également bien en vue sur [Traduction] « beaucoup » des marchandises elles-mêmes.

• [11] Mme Genty affirme que la Propriétaire a demandé à Melijoe de fournir des factures pour démontrer que des marchandises PEPE ont été vendues et expédiées à des clients au Canada, mais qu’en raison de la sévérité des règlements qui régissent la protection des données en France, Melijoe n’a pas pu fournir de copies de factures. Cependant, après examen des registres de Melijoe, Mme Genty confirme que Melijoe a vendu et expédié des marchandises PEPE à des clients au Canada pendant la période pertinente.

• [12] À l’appui, Mme Genty joint les pièces suivantes à son affidavit :

• la pièce 3, qu’elle décrit comme des imprimés et des captures d’écran tirés du site Web www.melijoe.com actuel;

• les pièces 4 à 10, qu’elle décrit comme des imprimés et des captures d’écran de pages tirées de Wayback Machine - Internet Archive, qui montrent des pages du site Web www.melijoe.com tel qu’il se présentait pendant la période pertinente. Mme Genty atteste que les marchandises montrées sur les pages archivées sont représentatives des marchandises de marque PEPE qui étaient offertes en vente aux consommateurs canadiens par l’intermédiaire de la boutique en ligne pendant la période pertinente. Elle atteste en outre que :

• a) la pièce 4 est constituée de pages archivées datant de mars 2013 qui montrent un veston et un blazer;

• b) la pièce 5 est constituée de pages archivées datant de juillet 2013 qui montrent un tee-shirt, un chandail en molleton, un pull-over (ou une [Traduction] « robe chasuble »), un jean ou une salopette, des manteaux, une chemise, une combinaison-pantalon, une ceinture, une jupe, un short, un chemisier, une robe, des casquettes et un veston;

• c) la pièce 6 est constituée de pages archivées datant d’octobre 2013 qui montrent un veston, un manteau, un pull-over (ou une [Traduction] « robe chasuble », un jean ou une salopette, une chemise, des chaussures, des survêtements, une ceinture, un chandail en molleton, un chandail de survêtement et un cardigan;

• d) la pièce 7 est constituée de pages archivées datant de décembre 2013 qui montrent une robe, un blazer, un pull-over (ou une [Traduction] « robe chasuble »), un jean ou une salopette, des chaussures, un veston, un manteau, des survêtements, des chandails en molleton, des jupes, une ceinture, des chaussures, un chandail de survêtement et un cardigan;

• e) la pièce 8 est constituée de pages archivées datant de février 2014 qui montrent une robe, un tee-shirt, un veston, un jean, des chaussures, un chemiser, un jean ou une salopette, un short, un pull-over (ou une [Traduction] « robe chasuble »);

• f) la pièce 9 est constituée de pages archivées datant de juin 2014 qui montrent une robe, un tee-shirt, un veston, des chaussures, un chemiser, un jean ou une salopette, un short, un pull-over (ou une [Traduction] « robe chasuble »), une ceinture et des casquettes;

• g) la pièce 10 est constituée de pages archivées datant d’août 2014 qui montrent un manteau, un jean ou une salopette, un pull-over (ou une [Traduction] « robe chasuble »), un pantalon, un short et des chaussures;

• la pièce 11, qu’elle décrit comme un imprimé du registre des ventes de Melijoe montrant des articles qui ont été vendus à des clients canadiens par l’intermédiaire du site Web www.melijoe.com et expédiés à des clients canadiens pendant la période pertinente. Mme Genty explique que l’imprimé comprend des colonnes de [Traduction] « catégorie » et « sous-catégorie » qui fournissent une description du type de marchandises vendues (jeans, hauts, tee-shirts, etc.). Elle atteste que les photographies de marchandises PEPE présentes sur les imprimés de pages Web joints comme pièces 3 à 10 sont représentatives des marchandises PEPE qui ont été achetées par des clients au Canada et expédiées à des clients au Canada pendant la période pertinente, ainsi qu’il est indiqué sur l’imprimé joint comme pièce 11.

[13]  Après examen de ces pièces, je souligne que « PEPE » n’est jamais affiché seul. Il est toujours employé conjointement avec « JEANS » et parfois aussi avec d’autres éléments tels que « LONDON » ou l’abréviation « LDN », comme le montrent les exemples de marchandises de marque PEPE tirés des pièces 3 et 6 qui sont reproduits ci-dessous :

 

Extraits de la pièce 3

Extraits de la pièce 6

 

Analyse

[14]  J’estime qu’il y a deux questions principales à trancher en l’espèce, soit celles de savoir : i) si la preuve établit l’emploi de la Marque telle qu’elle est enregistrée; et ii) si la preuve établit l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente.

La preuve établit-elle l’emploi de la Marque telle qu’elle est enregistrée?

[15]  Le test en matière de variation, tel que l’a énoncé la Cour d’appel fédérale dans Canada (Registraire des marques de commerce) c Compagnie International pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF), est le suivant [Traduction] :

Le test pratique qu’il convient d’appliquer pour résoudre un cas de cette nature consiste à comparer la marque de commerce qui est enregistrée avec la marque de commerce qui est employée et à déterminer si les différences entre ces deux versions de la marque sont à ce point minimes qu’un consommateur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu’elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des produits ayant la même origine. [à la p 525]

[16]  Comme la Cour d’appel l’a souligné :

Il faut répondre par la négative à cette question sauf si la marque a été employée d’une façon telle qu’elle n’a pas perdu son identité et qu’elle est demeurée reconnaissable malgré les différences existant entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée. [à la p 525]

[17]  Pour trancher cette question, il faut se demander si les « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce ont été préservées [voir Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. La détermination des éléments qui constituent les caractéristiques dominantes et la question de savoir si la variation est suffisamment mineure pour que l’on puisse conclure à l’emploi de la marque de commerce telle qu’elle est enregistrée sont des questions de fait qui doivent être tranchées en fonction des faits propres à chaque espèce. Enfin, l’emploi d’une marque de commerce en conjugaison avec des mots ou des éléments supplémentaires constitue un emploi de la marque enregistrée si, sous le coup de la première impression, le public y voit un emploi de la marque de commerce en soi [voir Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[18]  En l’espèce, je souligne que « PEPE JEANS » figure généralement dans la même taille et la même police de caractères ou sous la forme d’un même dessin formant un tout. Cependant, j’estime que « JEANS » serait perçu comme étant simplement descriptif du type de produits vestimentaires offerts par la Propriétaire, comme en atteste la description présentée à la page 52 de la pièce 3, qui est reproduite ci-dessous [Traduction] :

Créée à Londres, la marque britannique Pepe Jeans est devenue très populaire dans les années 1970 grâce à des jeans qui sortaient véritablement de l’ordinaire. À l’époque, les jeunes soucieux d’être à la mode faisaient la file sous un pont de chemin de fer dans l’espoir de mettre la main sur un jean au look urbain unique. Aujourd’hui, la marque se maintient dans le peloton de tête de la mode internationale grâce à des jeans pour adultes et enfants de styles classiques, cool et décontractés. […]

[19]  En d’autres termes, je suis d’avis que, dans le contexte de produits vestimentaires, « PEPE » serait perçu comme la caractéristique dominante lorsqu’employé conjointement avec le mot supplémentaire « JEANS », qui est simplement descriptif.

[20]  Cette conclusion est en adéquation avec de nombreuses affaires antérieures dans lesquelles le registraire a déterminé que des variations comparables ne rendaient pas les marques de commerce substantiellement différentes [à titre d’exemple, voir les affaires suivantes : Ogilvy, Renault c Arbor Restaurants Inc (1994), 55 CPR (3d) 401 (COMC), dans laquelle il a été déterminé que RITZ REDHOTS constituait un emploi de la marque RITZ à l’égard d’un sandwich constitué d’une saucisse dans un petit pain; Riches, McKenzie & Hebert c Pillsbury Co (1995), 61 CPR (3d) 96 (COMC), dans laquelle il a été déterminé que PEA CAULIFLOWER CARROT CLASSIC constituait un emploi de la marque CLASSIC à l’égard de légumes surgelés et en conserve; Goudreau Gage Dubuc & Martineau Walker c Niagara Mist Marketing Ltd (1997), 78 CPR (3d) 255 (COMC), dans laquelle il a été déterminé que NIAGARA MIST COSMETICS constituait un emploi de la marque NIAGARA MIST à l’égard de cosmétiques et de produits de toilette; Borden & Elliott c Olin Corp, 1999 CarswellNat 3488 (COMC), dans laquelle il a été déterminé que UPLAND SHOTSHELLS constituait un emploi de la marque UPLAND à l’égard de cartouches de fusil de chasse; et Star Island Entertainment LLC c Provent Holdings Ltd, 2013 COMC 84, dans laquelle il a été déterminé que mansioncasino.com constituait un emploi de la marque MANSION à l’égard de services de casino].

[21]  Ainsi, en l’espèce, je suis convaincue que la caractéristique dominante et essentielle de la Marque a été maintenue, que la Marque n’a pas perdu son identité et demeure reconnaissable, et que l’ajout du mot « JEANS » à la Marque n’est pas susceptible d’induire le public en erreur, de le tromper ou de lui nuire d’une quelconque façon. En conséquence, je ne considère pas que cet ajout constitue une variation substantielle par rapport à la marque de commerce qui est enregistrée et j’estime que la preuve établit l’emploi de la marque de commerce enregistrée en soi.

La preuve établit-elle l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement?

[22]  À cet égard, je souligne en premier lieu que l’état déclaratif des produits qui figure dans l’enregistrement en cause comprend divers produits vestimentaires et qu’il est bien établi que l’emploi doit être démontré en liaison avec tous les produits visés par l’enregistrement [voir John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Cependant, cela ne signifie pas qu’un propriétaire inscrit a l’obligation de fournir des factures pour chacun des produits visés par l’enregistrement [voir Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^re inst)].

[23]  En l’espèce, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec tous les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi, pendant la période pertinente.

[24]  La Marque figure sur la plupart des marchandises elles-mêmes et, bien que sa présence sur certains produits soit incertaine, il n’en demeure pas moins que la Marque figure sur toutes les pages Web à partir desquelles les clients passent des commandes. Mme Genty atteste que les marchandises énumérées dans l’enregistrement ont été vendues à des clients canadiens pendant la période pertinente. Elle atteste en outre que les pages Web jointes comme pièces 3 à 10 sont représentatives des marchandises PEPE qui ont été achetées par des clients au Canada et expédiées à des clients au Canada pendant la période pertinente. Ses déclarations en ce qui concerne les transferts de ces produits de marque PEPE sont corroborées par les registres de ventes de Melijoe joints comme pièce 11. À titre d’exemple, l’imprimé fait état de ventes de marchandises « Pepe Jeans » dans les catégories de produits suivantes : « Accessoires », « Manteaux », « Tops » [hauts], « Jeans », « Leggings », « Jupes », « Blousons et vestes », « Joggings » [survêtements], « Sweats » [chandails en molleton], « Robes », « Maillots de bain », « Chaussures », « Pantacourts », « Combis », « Pulls » [pull-over] et « Pantalons », et certaines de ces catégories comprennent également des sous-catégories telles que « Chaussettes », « Bretelles », « Manches courtes », etc. Par conséquent, j’estime que la preuve permet de déterminer que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente.

 

Décision

[25]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Judith Lemire, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Borden Ladner Gervais LLP	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Low Murchison Radnoff LLP	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE