Référence : 2017 COMC 104

Date de la décision : 2017-08-18

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	On Side Restoration Services Ltd.	Opposante
et
	Arete Safety and Protection Inc.	Requérante
	1,565,987 pour la marque de commerce ONSIDE WORKPLACE	Demande

Introduction

[1]  Arete Safety and Protection Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement à l’égard de la marque de commerce ONSIDE WORKPLACE pour emploi en liaison avec des [Traduction] « services de formation dans le domaine du comportement en milieu de travail, nommément gestion des conflits en milieu de travail dans le domaine de la consultation et de la formation en prévention de l’intimidation et du harcèlement ».

[2]  On Side Restoration Services Ltd. (l’Opposante) a fait enregistrer la marque de commerce ON SIDE en liaison avec des services de rénovation et de restauration de bâtiments et emploie cette marque de commerce en liaison avec ces services ainsi qu’avec des services liés à l’offre d’éducation et d’information. L’Opposante s’est opposée à la présente demande au motif principal que la marque de commerce ONSIDE WORKPLACE crée de la confusion avec sa marque de commerce ON SIDE et les versions figuratives de cette marque de commerce qu’elle a antérieurement employées et enregistrées. Dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante soulève également deux objections d’ordre technique : i) la demande n’est pas formulée dans les termes ordinaires du commerce, et ii) la Requérante ne pouvait pas être convaincue d’avoir droit d’employer la marque de commerce ONSIDE WORKPLACE au Canada.

[3]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de rejeter l’opposition.

Historique du dossier

[4]  Le 27 février 2012, la Requérante a produit une demande pour faire enregistrer la marque de commerce ONSIDE WORKPLACE (la Marque) sur la base de l’emploi projeté de cette marque de commerce en liaison avec des [Traduction] « services de formation dans le domaine du comportement en milieu de travail ». L’état déclaratif de la demande a par la suite été modifié pour être ainsi libellé [Traduction] : « services de formation dans le domaine du comportement en milieu de travail, nommément gestion des conflits en milieu de travail ».

[5]  La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 27 février 2013.

[6]  Le 27 juillet 2013, l’Opposante s’est opposée à la demande pour les motifs résumés ci-dessous :

(a)  La demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30a) de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch T-13 (la Loi), parce qu’elle ne renferme pas un état déclaratif des services dressé dans les termes ordinaires du commerce.

(b)  La demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d’avoir droit d’employer la Marque au Canada. Plus particulièrement, la Requérante avait connaissance que l’Opposante avait antérieurement employé ses marques de commerce ON SIDE et son nom commercial ON SIDE avec lesquels la Marque crée de la confusion.

(c)  La Marque n’est pas enregistrable suivant l’article 12(1)d) de la Loi, parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées ON SIDE, ON SIDE & Dessin et ON SIDE & Dessin de l’Opposante qui font respectivement l’objet des enregistrements n^os LMC725,226, LMC795,604 et LMC795,605.

(d)  La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque suivant l’article 16(3)a) de la Loi, parce que la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce ON SIDE de l’Opposante qui avaient été antérieurement employées au Canada.

(e)  La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque suivant l’article 16(3)c) de la Loi, parce que la Marque créait de la confusion avec le nom commercial ON SIDE de l’Opposante qui avait été antérieurement employé au Canada.

(f)  La Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi, parce qu’elle ne distingue pas les services en liaison avec lesquels son emploi est projeté des services de l’Opposante.

[7]  La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration.

[8]  Comme preuve, l’Opposante a produit les affidavits de Michael Sully et Dulce Campos. Comme preuve, la Requérante a produit l’affidavit de Hugh Pelmore. Aucun contre-interrogatoire n’a été mené.

[9]  Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l’audience.

Modification de la demande

[10]  Le 15 juin 2017, la Requérante a modifié l’état déclaratif de sa demande afin qu’il soit ainsi libellé [Traduction] : « services de formation dans le domaine du comportement en milieu de travail, nommément gestion des conflits en milieu de travail dans le domaine de la consultation et de la formation en prévention de l’intimidation et du harcèlement » (les Services). Étant donné que cet état déclaratif des services n’a pas une portée plus large que l’état déclaratif des services qui figurait dans la demande au moment de la production ou de l’annonce de cette dernière [voir les articles 31e) et 32e) du Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195 (le Règlement)], il est accepté et la demande modifiée fait partie du dossier. Il va sans dire que la portée du terme « consultation » est limitée aux consultations s’inscrivant dans le contexte de services de formation dans le domaine du comportement en milieu de travail, nommément la gestion des conflits en milieu de travail, par opposition à des services de consultation généraux dans ce domaine.

[11]  Bien que cette modification ait été produite après l’audience, le registraire n’a pas le pouvoir de refuser une demande modifiée, même à un stade avancé de la procédure d’opposition, lorsque la modification est conforme aux articles 31 et 32 du Règlement [voir l’article 30 du Règlement; Lancome Parfums et Beaute & Cie et Cosmair Canada Inc c House of Devonshire Ltd (1991), 38 CPR (3d) 432 (COMC)].

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[12]  Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

·  articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];

·  articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

·  articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [voir l’article 16(3) de la Loi]; et

·  articles 38(2)d) et 2 – la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317, à la p 324 (CF)].

[13]  Avant d’examiner les motifs d’opposition, j’estime nécessaire de rappeler certaines exigences en ce qui concerne i) le fardeau de preuve qui incombe à l’opposant, soit celui de corroborer les allégations contenues dans la déclaration d’opposition, et ii) le fardeau ultime qui incombe au requérant, soit celui d’établir le bien-fondé de sa cause.

[14]  En ce qui concerne le point i) ci-dessus, l’opposant a le fardeau de preuve d’établir les faits sur lesquels il fonde les allégations formulées dans sa déclaration d’opposition : John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p 298. Le fait qu’un fardeau de preuve soit imposé à l’opposant à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question. En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, ainsi que l’allègue l’opposant (mais uniquement à l’égard des allégations relativement auxquelles l’opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve initial). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l’encontre du requérant.

Motifs d’opposition

Motif d’opposition fondé sur l’article 30a)

[15]  Dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante allègue que la demande n’est pas conforme à l’article 30a) de la Loi, parce que [Traduction] :

… Plus particulièrement, la description des services n’est pas suffisamment précise. Cette description ne se trouve pas dans le Manuel des [produits] et services, et n’est pas conforme à ce Manuel. De plus, la description n’indique aucun secteur ou domaine d’emploi précis ni les types précis de services de formation offerts.

[16]   Il y a deux questions à trancher dans le cas d’un motif d’opposition fondé sur l’article 30a); il faut déterminer, en premier lieu, si l’état déclaratif des produits ou services est dressé dans les termes ordinaires du commerce et, en second lieu, si cet état déclaratif décrit adéquatement les produits et services précis [Whirlpool SA c Eurotherm Holdings Ltd; 2010 COMC 171, au para 39].

[17]  L’affidavit de Dulce Campos, une recherchiste en marques de commerce à l’emploi de l’agent de l’Opposante, présente les résultats de recherches effectuées dans le Manuel des produits et services, qui montrent que le Manuel ne contient aucune entrée pour les termes « workplace » [milieu de travail], « behavior » [comportement] ou « conflict management » [gestion des conflits] (affidavit Campos, pièces 2 à 5). Bien que cette preuve soit suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau initial, j’estime que la Requérante s’est également acquittée de son fardeau ultime pour les raisons qui suivent.

[18]  Selon le Manuel des produits et services, les descriptions suivantes sont acceptables : « training in the use and operation of agricultural equipment » [formation pour l’utilisation et l’opération d’équipement agricole]; « training in the use and operation of computer equipment » [formation pour l’utilisation et l’opération d’équipement informatique]; et « training of satellite installation technicians » [formation des techniciens en installation de satellites] (affidavit Campos, pièce 1). Il est indiqué dans le Manuel d’examen des marques de commerce que, dans le cas de produits et de services qui ne se trouvent pas dans le Manuel des produits et des services, les entrées désignées comme étant acceptables dans le Manuel des produits et des services peuvent être utilisées pour déterminer, par voie d’analogie, le type d’énoncés qui seraient également considérés comme acceptables pour décrire des produits et services similaires [Manuel d’examen des marques de commerce, section II.5.4]. J’estime que « training services » [services de formation] est un terme ordinaire du commerce et que les Services sont décrits d’une façon aussi précise que les entrées susmentionnées concernant des services de formation. En outre, je ne suis pas convaincue par les observations que formule l’Opposante au paragraphe 8 de son plaidoyer écrit selon lesquelles le type précis de formation, par exemple, des ateliers ou des classes, ou le type de clients ou de personnes visées par la formation doivent être indiqués pour qu’on puisse considérer que les Services sont décrits d’une manière suffisamment précise. Ces observations sont incompatibles avec la liste des services de formation considérés comme acceptables dans le Manuel des produits et services (affidavit Campos, pièce 1).

[19]  Enfin, la modification des Services dans le but de préciser davantage la nature de la gestion des conflits en milieu de travail semble répondre directement à la question soulevée à la fin du paragraphe 8 du plaidoyer de l’Opposante, dont le passage pertinent est reproduit ci-dessous [Traduction] :

… Plus important encore, l’état déclaratif des services n’indique pas le genre précis ou le domaine précis d’emploi de la « gestion des conflits en milieu de travail ». Par exemple, la gestion des conflits en milieu de travail, nommément la prévention de l’intimidation et du harcèlement, la prévention de la violence en milieu de travail. etc.

[20]  Par conséquent, j’estime que l’état déclaratif des services est conforme à l’article 30a) de la Loi, parce que les Services sont décrits dans les termes ordinaires du commerce et qu’ils sont suffisamment précis. En conséquence, ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i)

[21]  L’article 30i) de la Loi exige simplement que le requérant se déclare convaincu, dans sa demande, d’avoir le droit d’employer sa marque de commerce. Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. La simple connaissance de l’existence de la marque de commerce de l’Opposante ou de la marque de commerce d’un tiers ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation portant que la Requérante n’aurait pas pu être convaincue d’avoir droit d’employer sa marque de commerce [voir Woot, Inc c WootRestaruants Inc/Les Restaurants Woot Inc 2012 COMC 197].

[22]  Comme il n’y a aucune preuve de mauvaise foi en l’espèce, ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[23]   Un opposant s’acquitte de son fardeau de preuve initial à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) si l’enregistrement qu’il invoque est en règle à la date de la décision relative à l’opposition. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre [voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)] et je confirme que les enregistrements des marques de commerce de l’Opposante énumérés ci-dessous sont valides.

No d’enregistrement	Marque de commerce	Services [Traduction]
LMC725,226	ON SIDE	(1) Services de construction, de rénovation et de restauration, nommément désodorisation, déshumidification, purification de l’air, extraction de l’eau, réparation et restauration consécutives à des dégâts d’eau, réparation et restauration consécutives à des refoulements d’égout, réparation et restauration consécutives à des dommages causés par le feu et la fumée; Rénovation de bâtiments; Installation, réparation et nettoyage de tapis; Peinture intérieure et extérieure; Lavage et nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur des bâtiments; Restauration et réparation de documents endommagés; Réparation et restauration de mobilier; Réparation et restauration de revêtements et rembourrages; Location d’équipement de restauration et de réparation; Réparation et restauration d’œuvres d’art; Réparation et restauration d’appareils électroniques; Élimination de produits biologiques dangereux, nommément élimination des poussières d’amiante, enlèvement des cadavres, élimination des moisissures, enlèvement du plomb; Réparation et restauration consécutives aux dégâts causés par les laboratoires clandestins de fabrication de drogues et les installations de culture de marijuana.
LMC795,604
LMC795,605

Je suis d’avis que la comparaison de la Marque avec la marque de commerce ON SIDE (enregistrement n^o LMC725,226) de l’Opposante représente les meilleures chances pour l’Opposante d’obtenir gain de cause. J’axerai donc mon analyse sur cet enregistrement, car il me permettra de disposer efficacement de ce motif d’opposition.

Le test en matière de confusion

[24]  Des marques de commerce sont réputées créer de la confusion lorsqu’il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l’article 6(2) de la Loi, lequel est reproduit ci-dessous :

L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués [...] ou que les services liés à ces marques sont [...] exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[25]  Ainsi, l’article 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais une confusion qui porterait à croire que les produits ou services d’une source proviennent d’une autre source. En l’espèce, la question que soulève l’article 6(2) est celle de savoir si les acheteurs des Services offerts sous la Marque croiraient que ces services ont été fournis ou autorisés par l’Opposante, ou font l’objet d’une licence octroyée par l’Opposante. C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion.

[26]  Aux fins de cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris celles énumérées à l’article 6(5), à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Les critères énoncés à l’article 6(5) ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux varie en fonction du contexte de chaque affaire [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, au para 54].

Caractère distinctif inhérent

[27]  Le caractère distinctif inhérent d’une marque de commerce correspond à l’unicité d’une marque dans le contexte des produits et services auxquels elle est liée. Selon le Merriam Webster Dictionary, ON SIDE signifie [Traduction] « être en position de jouer ou de recevoir la balle, le ballon ou la rondelle » (affidavit Campos, pièce 10). Comme il n’y a aucune preuve que ce terme décrit les services de l’une ou l’autre des parties, la Marque et la marque de commerce ON SIDE de l’Opposante possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[28]  Ces facteurs favorisent l’Opposante, car cette dernière a démontré avoir fait un usage abondant de sa marque de commerce ON SIDE depuis au moins 1998 en liaison avec ses services de rénovation et de restauration (affidavit Sully, pièces 25 et 26), contrairement à la Requérante dont la preuve d’emploi se limite à un unique imprimé tiré de son site Web (affidavit Pelmore, pièce A).

La preuve de l’Opposante

[29]  M. Sully, qui est le vice-président général de l’Opposante, fournit la preuve suivante :

·  L’Opposante offre des services de constructions et de restauration ainsi que des services d’intervention d’urgence en tout temps depuis 1979 (para 7).

·  L’Opposante possède au moins 10 succursales en Colombie-Britannique, 6 en Alberta, 5 en Ontario et une à Terre-Neuve-et-Labrador (para 11). L’Opposante compte plus de 300 véhicules d’intervention d’urgence, plus de 3 500 pièces d’équipement spécialisées et plus 675 employés (para 12). L’Opposante joint une preuve de l’emploi qu’elle a fait de la marque de commerce ON SIDE RESTORATION sur des brochures depuis 1998 et sur son site Web onside.ca depuis 2000 (pièces 9 et 25).

·  La marque de commerce ON SIDE RESTORATION de l’Opposante est présente sur des enseignes d’établissements, des véhicules, des cartes professionnelles, des articles de papeterie et des brochures (voir, à titre d’exemple, les pièces 10 à 20, 22, 25).

·  Depuis 2010, les ventes des services de l’Opposante en liaison avec ses marques de commerce et son nom commercial ON SIDE se sont élevées à plus de 100 millions de dollars par année (para 23 et 24).

[30]  La preuve établit principalement l’emploi de ON SIDE RESTORATION et, dans une mesure moindre, de ON SIDE. J’estime cependant que l’emploi de la marque de commerce ON SIDE RESTORATON constitue également un emploi de la marque de commerce ON SIDE. Lorsque j’applique les principes établis par la Cour d’appel fédérale [voir Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)], j’estime que la caractéristique dominante ON SIDE est préservée dans bon nombre des exemples d’emploi fournis, car ON SIDE est écrit en plus grands caractères et positionné au-dessus du mot RESTORATION [restauration], qui est parfois d’une couleur différente [voir, à titre d’exemple, l’affidavit Sully, pièces 8, 10 à 18].

La preuve de la Requérante

[31]  Comme preuve, la Requérante a produit l’affidavit de Hugh Pelmore, son président (para 1). La preuve de M. Pelmore indique que la Requérante est une entreprise axée sur les rapports humains et les services de communication et qu’elle fournit aux entreprises des formations relatives à la gestion des conflits en milieu de travail (para 2). M. Pelmore explique qu’il participe souvent à des conférences à titre de conférencier principal et que ses présentations, qui sont axées sur la gestion des conflits en milieu de travail, traitent d’un large éventail de sujets tels que « Are your Coworkers Driving your Crazy? » [Vos collègues de travail sont-ils en train de vous rendre fou?] et « Demystifying the Toxic Work Place » [Démystifier les milieux de travail toxiques] (para 3, pièce B).

[32]   Il joint un imprimé tiré du site Web de la Requérante qui comprend la Marque et la description suivante de sa formation OnSide Workplace (pièce A) [Traduction] :

On Side Workplace^MC – Intimidation et harcèlement personnel : Ateliers de prévention et d’intervention portant sur les comportements problématiques de collègues de travail et sur les façons d’y répondre avec sang-froid, assurance et professionnalisme. Les comportements examinés comprennent l’intimidation, le harcèlement personnel, le colportage de ragots, etc. Les participants ont l’occasion d’acquérir une plus grande assurance en mettant en pratique les compétences acquises pendant la séance.

 

Genre de services et d’entreprises, et nature du commerce

[33]  S’agissant des facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) de la Loi, l’évaluation de la probabilité de confusion aux termes de l’article 12(1)d) de la Loi repose sur la comparaison de l’état déclaratif des produits et services qui figure dans la demande avec l’état déclaratif des produits et services qui figure dans l’enregistrement de l’opposant [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF) et Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l’ensemble des commerces que le libellé est susceptible d’englober. À cet égard, une preuve des commerces véritablement exercés par les parties est utile [McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 CPR (3d) 168 (CAF); Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); American Optical Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[34]  Les services et les entreprises des parties sont d’un genre très différent. L’Opposante est un fournisseur de premier plan de solutions de restauration pour tous les types de scénarios catastrophes, y compris la reprise des activités après un sinistre résidentiel, commercial ou industriel (affidavit Sully, para 9). La Requérante est une entreprise axée sur les rapports humains et les services de communication, qui fournit aux entreprises des formations relatives à la gestion des conflits en milieu de travail (affidavit Pelmore, para 2). Étant donné le genre de leurs services respectifs, les parties répondent à des besoins très différents chez leurs clients. Bien que l’Opposante ait offert des services de formation, lesquels sont examinés plus en détail aux paragraphes 38 à 42 de la présente décision, cela ne change rien au fait que les entreprises sont d’un genre différent. Il semble que le recoupement découlant de la formation offerte par l’Opposante soit tout au plus indirect, car les services des parties sont destinés à combler des besoins différents chez leurs clients - la Requérante offre une formation en gestion des conflits, alors que l’Opposante offre une formation destinée principalement à ses propres employés, et occasionnellement à des tiers, dans le domaine de la restauration, de la rénovation et de la santé et sécurité, ainsi qu’il est indiqué dans l’affidavit Sully, pièce 8, page 000053). L’Opposante soutient que les services de formation et d’éducation des parties relèvent dans les deux cas de la santé et de la sécurité au travail (plaidoyer écrit de l’Opposante, para 44). Toutefois, je ne considère pas qu’il s’agit là d’un facteur déterminant, car cette catégorie est très large et le recoupement entre les intérêts spécifiques des parties est limité.

[35]  En ce qui concerne les voies de commercialisation, il existe une preuve de recoupement en ce que les parties exécutent toutes deux des services pour de grandes institutions, dont les suivantes : BC Housing, District de Squamish, Ville de Chilliwack, Ville de Coquitlam, Ville de Surrey, New Westminister [sic], Caserne des pompiers de Richmond, HSBC, Banque Scotia, BC Biomedical Lab, Association canadienne pour la santé mentale, Squamish General Hospital, Poets Cove Resort, Safeway, Shangri-La Hotel, Telus, Village des Valeurs, Aquarium de Vancouver, Protrans BC et Skytrain (affidavit Sully, para 51; pièce 49).

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[36]  Lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faut considérer les marques de commerce dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée 2006 CSC 23, au para 20].

[37]  Il existe une ressemblance significative entre les marques en cause dans la présentation et dans le son, car la Marque incorpore la totalité de la marque de commerce déposée ON SIDE de l’Opposante. Cependant, en ce qui concerne les idées suggérées, le degré de ressemblance est considérablement moindre, car la Marque en elle-même suggère un milieu de travail au sein duquel chacun respecte les règles du jeu.

Circonstance de l’espèce : Les services d’éducation et d’information de l’Opposante

[38]  La marque de commerce ON SIDE de l’Opposante n’est pas enregistrée en liaison avec les services qui sont décrits dans la déclaration d’opposition comme [Traduction] « l’offre d’éducation et d’information dans le domaine de la santé et de la sécurité en milieu de travail ». L’Opposante soutient, toutefois, que sa marque de commerce a acquis un caractère distinctif du fait de son emploi au Canada en liaison avec ces services supplémentaires.

[39]  La preuve de M. Sully à cet égard indique que l’Opposante exploite, depuis 2008, un centre de formation dont l’enseigne arbore la marque de commerce ON SIDE RESTORATION (affidavit Sully, pièce 39). Les formations offertes comprennent le nettoyage de tapis ainsi que des formations intitulées « Fire & Smoke Restorer » [Maître-restaurateur - Feu et fumée], « Master Water Restorer » [Maître-restaurateur - Dégâts d’eau], « Health & Safety Technician »[Technicien en santé et sécurité] et « Health & Safety Equivalent » [Équivalent de technicien en santé et sécurité] (affidavit Sully, pièce 8, page 000053). Le site Web de l’Opposante indique que son centre de formation [Traduction] « est consacré à la formation continue de nos employés… et à celle des visiteurs membres de notre industrie » (affidavit Sully, pièce 8, page 000053). L’Opposante offre également à son centre de formation des cours menant à l’obtention d’un certificat donnés par l’Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification; de tels cours ont été donnés en juillet 2010, en août 2010, en septembre [2010], en avril 2011, en mai 2011, en février 2013, en avril 2013 et en septembre 2013. Le nom commercial et la marque de commerce de l’Opposante figurent sur des présentations portant sur l’amiante remises à des tiers, dont Accredited Condominium Management Services, le Service d’incendie de Burnaby, Claims Pro et SCM Company, et Wawanesa Assurance (affidavit Sully, pièces 40 à 43).

[40]  M. Sully fournit également des exemples de conférences qui portaient sur la santé et la sécurité au travail, y compris dans le domaine de la construction/du bâtiment, auxquelles la Requérante a participé (para 52 à 54, pièces 51 à 55) et de publicités que la Requérante a fait paraître dans le magazine WorkSafe, publié par le Workers Compensation Board of BC (pièces 56 à 61). M. Sully fournit également la preuve que l’Opposante a reçu un « Certificate of Recognition for safety excellence » [certificat de reconnaissance de l’excellence en matière de sécurité] de WorkSafeBC et qu’elle a consulté le service des règlements et politiques en matière de SST de cet organisme (affidavit Sully, para 41 et 48).

[41]  L’Opposante fait valoir ce qui suit dans son plaidoyer écrit [Traduction] :

(au para 44) Le fait est que les deux entités offrent de l’éducation et de l’information, y compris de la formation, dans le domaine de la sécurité en milieu de travail. De plus, tous ces services relèvent de la santé et de la sécurité au travail…

(au para 45) Arete Safety et On Side ont toutes deux des liens avec WorkSafeBC… 

(au para 46) … les entreprises offrent toutes deux des services d’éducation et d’information dans le domaine de la sécurité en milieu de travail, donnent toutes deux des présentations sur la sécurité en milieu de travail lors de conférences et d’événements, et donnent ces présentations dans des industries qui se recoupent. ...

[42]  Je conviens avec l’Opposante que les parties exercent toutes deux des activités qui relèvent du domaine de la santé et de la sécurité au travail. Cela étant dit, un examen de divers numéros du magazine WorkSafe a révélé que ce domaine est extrêmement vaste puisqu’il englobe des choses aussi variées que des dispositifs personnalisés de protection auditive, des évaluations des risques et dangers, de l’éducation sur la santé cardiovasculaire, une formation d’opérateur de chariot élévateur, une formation de sauvetage dans les espaces clos, la sensibilisation aux avalanches, l’ergonomie, la prévention de la violence et l’amélioration de l’efficacité des comités (affidavit Sully, pièces 56 à 61). J’estime donc que ce facteur favorise l’Opposante, mais seulement dans une mesure limitée, compte tenu de la grande diversité des activités qui relèvent du domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Circonstance de l’espèce : Appartenance de l’Opposante à la BCARC

[43]  M. Sully explique que l’Opposante est l’un des membres fondateurs de la BC Association of Restoration Contractors (BCARC), qui a pour mission d’améliorer la santé et la sécurité en milieu de travail dans l’industrie de la restauration (para 49; pièce 47). Son affidavit comprend également une copie d’un courriel, annonçant les Services de Requérante et mentionnant la Marque, que la BCARC a reçu de M. Pelmore (para 57; pièce 62). Je ne considère pas que le fait que la Requérante fasse la promotion de la Marque et des Services auprès de la BCARC accroît la probabilité de confusion.

Circonstance de l’espèce : Preuve relative à l’absence de confusion

[44]  Dans son affidavit, M. Pelmore affirme qu’il n’y a aucune possibilité de confusion entre la Marque et les marques de l’Opposante parce que les parties offrent des services différents (para 4). À l’appui, M. Pelmore joint une lettre de Mme Carie Sandferd, gestionnaire de la santé et de la sécurité à la Ville de New Westminister [sic], qui insiste sur les différences entre la Requérante et l’Opposante, et indique ne pas voir comment il serait possible de les confondre (affidavit Pelmore, para 7, pièce C). Cette lettre tient du ouï-dire et n’est pas admissible, sans compter qu’elle n’est pas particulièrement utile pour déterminer si la confusion est probable à la première impression.

Conclusion

[45]  L’article 6(2) de la Loi ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur la confusion quant à la source des services. En outre, comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans Mattel, supra, au para 57, il faut attribuer un certain mérite au consommateur moyen [Traduction] :

… je souscris entièrement à l’opinion formulée par le juge Linden dans Pink Panther selon qui, dans l’appréciation de la probabilité de confusion sur le marché, « il faut accorder une certaine confiance au consommateur moyen » (par. 54). Une idée semblable a été exprimée dans Michelin & Cie c. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. (1982), 69 CPR (2d) 260 (C.F. 1^re inst.), p. 263 :

. . . on ne doit pas procéder en partant du principe que les clients éventuels ou les membres du public en général sont complètement dénués d’intelligence ou de mémoire, ou sont totalement inconscients ou mal informés au sujet de ce qui se passe autour d’eux.

[46]  En l’espèce, l’évaluation de la confusion exige de déterminer si, à la vue de la Marque employée en liaison avec les Services, un consommateur croirait à tort que les Services sont fournis par l’Opposante, une entreprise de restauration après sinistre, mais qui offre des formations au sein du marché de la Requérante. Selon la prépondérance des probabilités, j’estime que ce ne serait pas le cas.

[47]  Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce et, en particulier, des différences dans le genre des services et des entreprises des parties, de la grande diversité des formations offertes dans la catégorie générale de la santé et de la sécurité au travail, et des différences dans les idées suggérées par les marques, je conclus que la Requérante s’est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait d’établir qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre sa Marque et les marques de commerce ON SIDE de l’Opposante. En conséquence, je rejette ce motif d’opposition.

Motifs d’opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 16(3)c)

[48]  L’Opposante allègue également que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement suivant les articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi, parce que la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce ON SIDE et le nom commercial ON SIDE de l’Opposante. À l’égard de ces motifs d’opposition, l’Opposante a le fardeau initial de démontrer qu’elle employait déjà ses marques de commerce et son nom commercial à la date de production de la demande de la Requérante et qu’elle n’avait pas abandonné ses marques de commerce et son nom commercial à la date d’annonce de la demande de la Requérante [article 16(5) de la Loi].

L’Opposante s’acquitte de son fardeau de preuve

[49]  La preuve de l’Opposante résumée au paragraphe 29 est suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard de ces motifs d’opposition pour ce qui est des services visés par les enregistrements de l’Opposante.

[50]  La preuve de l’Opposante résumée au paragraphe 39 est suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard de ces motifs d’opposition pour ce qui est de son offre d’éducation et d’information dans le domaine de la santé et de la sécurité en milieu de travail.

La Requérante s’acquitte de son fardeau ultime à l’égard des services visés par les enregistrements de l’Opposante

[51]  Ce motif d’opposition est rejeté dans la mesure où il est fondé sur les services visés par les enregistrements de l’Opposante, pour les raisons exposées dans l’analyse du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d).

La Requérante s’acquitte de son fardeau ultime à l’égard des services d’éducation et d’information de l’Opposante

[52]  L’Opposante s’étant acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de l’offre d’éducation et d’information dans le domaine de la santé et de la sécurité en milieu de travail, je dois maintenant déterminer si, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce et le nom commercial de l’Opposante invoqués par l’Opposante.

Caractère distinctif inhérent, degré de ressemblance et preuve d’absence de confusion

[53]  Mes conclusions exposées dans l’analyse du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) en ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, le degré de ressemblance et la preuve de la Requérante quant à l’absence de confusion s’appliquent également ici et ne seront pas examinées plus avant.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[54]  Ce facteur favorise l’Opposante, qui a établi l’emploi de sa marque de commerce et de son nom commercial ON SIDE en liaison avec l’offre d’éducation et d’information dans le domaine de la santé et de la sécurité en milieu de travail depuis environ 2008 (affidavit Sully, para 45; pièce 39). En ce qui concerne la mesure dans laquelle la marque de commerce ON SIDE de l’Opposante a été employée en liaison avec ces services, la preuve d’emploi de l’Opposante à la date pertinente comprend des enseignes à l’extérieur de son centre de formation ainsi que quelques cours de formation et présentations (affidavit Sully, para 45 à 47; pièces 39 à 44). De plus, la preuve de l’Opposante démontre que sa marque de commerce et son nom commercial sont très bien connus en liaison avec ses services principaux, c’est-à-dire ses services de rénovation et de restauration de bâtiments, dont les ventes en liaison avec la marque de commerce et le nom commercial ON SIDE s’élevaient à plus de 100 millions de dollars à la date pertinente (affidavit Sully, para 23 et 24). La demande, en revanche, a été produite sur la base de l’emploi projeté.

Genre de services et d’entreprises, et voies de commercialisation

[55]  Les Services sont limités à une gamme très restreinte de formations dans le domaine des conflits en milieu de travail. De même, les services de formation de l’Opposante semblent se limiter directement à ses services de rénovation et de restauration de bâtiments et à des formations permettant d’obtenir le titre de technicien en santé et sécurité ou l’équivalent. Ainsi, bien que les services des parties soient similaires ou se recoupent en ce qu’ils concernent, dans les deux cas, des formations dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, l’usage que les parties font ou projette de faire de leurs marques semble cibler des créneaux commerciaux très différents à l’intérieur de ce vaste domaine et être axé sur des services différents destinés à des clientèles cibles différentes. En outre, je considère qu’il n’y a au dossier aucune preuve que les Services se situent dans la zone naturelle d’expansion de l’Opposante, une entreprise de rénovation et de restauration de bâtiments qui fournit des services d’éducation et d’information dans une mesure limitée.

Circonstance de l’espèce : Marque de l’Opposante telle qu’elle est employée

[56]  Il m’est également permis de tenir compte, à titre de circonstance de l’espèce, de la façon dont les parties emploient ou projettent d’employer leurs marques [voir United Artists Pictures Inc c Pink Panther Beauty Corp (1998), 80 CPR (3d) 247, aux para 36 et 37 (CAF)]. J’estime qu’il est particulièrement pertinent de le faire sachant que l’article 16 de la Loi porte sur le droit à l’enregistrement à la lumière de l’emploi véritable qu’un opposant fait des marques de commerce et des noms commerciaux qu’il invoque. À ce titre, je souligne que la marque de commerce ON SIDE de l’Opposante, telle qu’elle est employée, figure presque toujours conjointement avec RESTORATION et que le nom commercial de l’Opposante, tel qu’il est employé, prend presque toujours la forme suivante : On Side Restoration Services. Cet usage tend à atténuer la ressemblance entre la marque de commerce de l’Opposante et la Marque.

Conclusion

[57]  Lorsque j’ai appliqué le test en matière de confusion, j’ai considéré la Marque et les marques de commerce et le nom commercial de l’Opposante sous l’angle de la première impression et du souvenir imparfait. Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce et, en particulier, du fait que les services de formation des parties sont d’un genre différent et de la façon dont les marques de commerce sont véritablement employées, je suis convaincue que la Requérante s’est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les marques de commerce et le nom commercial de l’Opposante. En conséquence, ces motifs d’opposition sont rejetés.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2

[58]  L’Opposante a formulé son motif d’opposition fondé sur l’article 38(2)d) de la manière suivante [Traduction] :

Suivant l’article 38(2)d) de la Loi, la [Marque] n’est pas distinctive au sens de l’article 2 parce qu’elle ne distingue pas véritablement, et n’est pas adaptée à distinguer, les [Services] en liaison avec lesquels la Requérante projette de l’employer, eu égard à l’emploi et à l’annonce des Marques de commerce ON SIDE et du nom commercial ON SIDE de l’Opposante.

[59]   Les services mentionnés dans la déclaration d’opposition comprennent les services visés par les enregistrements de l’Opposante ainsi que ses services décrits comme l’offre d’éducation et de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité en milieu de travail.

[60]  Dans Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd 2006 CF 657, aux para 33 et 34, la Cour fédérale a indiqué qu’une marque peut faire perdre à une autre marque son caractère distinctif si elle est connue au moins dans une certaine mesure et si sa réputation au Canada est importante, significative ou suffisante ou, subsidiairement, si elle est bien connue dans une région précise du Canada. La vente de produits ou de services au Canada n’est pas le seul facteur que l’on puisse invoquer à l’appui d’une objection fondée sur l’absence de caractère distinctif.

L’Opposante ne s’acquitte pas de son fardeau de preuve à l’égard de ses services d’éducation et d’information

[61]  Ce motif est rejeté dans la mesure où il est fondé sur les services de l’Opposante décrits comme l’offre d’éducation et d’information dans le domaine de la santé et de la sécurité en milieu de travail, parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de ces services.

[62]  À cet égard, la preuve de l’Opposante concernant ses services de formation se limite à des enseignes à l’extérieur de son centre de formation, à quelques présentations, à une page sur son site Web et à sa présence à des conférences. En l’absence de renseignements plus précis sur le nombre de consommateurs qui connaissent les marques de commerce ON SIDE de l’Opposante en liaison avec l’offre d’éducation et d’information, il m’est impossible de conclure que la réputation des marques de commerce et du nom commercial ON SIDE de l’Opposante en liaison avec l’offre d’éducation et d’information dans le domaine de la santé et de la sécurité au Canada était importante, significative ou suffisante ou, subsidiairement, que les marques de commerce et le nom commercial de l’Opposante étaient bien connus dans une région précise du Canada en liaison avec ces services.

L’Opposante s’acquitte de son fardeau de preuve à l’égard des services visés par ses enregistrements et la Requérante s’acquitte de son fardeau ultime

[63]  La preuve de l’Opposante résumée au paragraphe 29 est suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard des services visés par les enregistrements de l’Opposante.

[64]  Le reste de ce motif d’opposition est donc rejeté pour les mêmes raisons que celles exposées dans l’analyse du motif fondé sur l’article 12(1)d), car j’estime qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les services visés par les enregistrements de l’Opposante et les Services.

 

Décision

[65]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Judith Lemire, trad.

 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2017-04-04

COMPARUTIONS

Melissa L. Heywood	POUR L’OPPOSANTE
Tessa Seager Norman Cameron	POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Richards Buell Sutton LLP	POUR L’OPPOSANTE
Cameron IP	POUR LA REQUÉRANTE