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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2017 COMC 108

Date de la décision : 2017-08-23

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Andrews Robichaud	Partie requérante
et
	Entechnevision Inc.	Propriétaire inscrite
	LMC807,375 pour la marque de commerce TWENTY THOUSAND LEAGUES UNDER THE SEA	Enregistrement

[1]  Le 26 septembre 2014, à la demande d’Andrews Robichaud (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Entechnevision Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC807,375 de la marque verbale TWENTY THOUSAND LEAGUES UNDER THE SEA (la Marque).

[2]  La Marque est enregistrée en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

(1) Bijoux, nommément bagues, bracelets, colliers, pendentifs, boucles d’oreilles, épinglettes, montres-bracelets, horloges, chaînes porte-clés, épingles à cheveux, barrettes, pinces pour cheveux, boutons de manchettes, broches et pinces à billets,
(2) Articles en papier et imprimés, nommément cartes à échanger, cartes à jouer, autocollants, articles de papeterie, nommément enveloppes, faire-part, carnets, blocs, papier à notes, cartes de correspondance, étiquettes, affiches et cartes de souhaits; livres et dépliants,
(3) Jouets et jeux, nommément figurines d’action jouets et accessoires connexes; poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée, jouets multiactivités pour enfants, jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines jouets en plastique et en vinyle, figurines jouets, jouets musicaux, jouets gonflables, casse-tête, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des jeux de plateau, à des jeux de société, à des jeux d’adresse et d’action, à des jeux de cartes et à des jeux de rôles ainsi que consoles électroniques de poche pour jouer à des jeux,
(4) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, chemisiers, débardeurs, gilets de corps, vestes, manteaux, robes, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes, pantalons d’entraînement, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, culottes, vêtements de bain, maillots de bain, chemises de nuit, peignoirs, robes de nuit, pyjamas, collants, caleçons longs, jambières, cravates, nœuds papillon, ascots, pochettes, foulards, gants, mitaines, serre-poignets, ceintures, écharpes, chaussettes, chaussures, bottes, chaussures d’entraînement, pantoufles, chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, capuchons, costumes d’Halloween, costumes de mascarade, vêtements pour bébés, nommément. [sic]

[3]  La Marque est également enregistrée en liaison avec les services suivants [Traduction] :

(1) Services de divertissement, nommément offre de divertissement dans le domaine des jeux interactifs sur un réseau informatique mondial; offre d’un site Web contenant des jeux, des contes, du matériel éducatif et des activités éducatives interactives pour le niveau primaire et le niveau secondaire,
(2) Octroi de licences d’utilisation de logiciels, nommément logiciels de jeux interactifs,
(3) Services d’octroi de licences d’utilisation de personnages et de scénarios, nommément octroi de licences d’utilisation de certains personnages et scénarios de programmes de jeux informatiques interactifs,
(4) Services informatiques, nommément offre d’un site Web sur un réseau informatique mondial permettant aux utilisateurs de jouer de façon interactive; offre d’accès à des programmes informatiques interactifs en ligne contenant des jeux d’action et d’aventure.

[4]  L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant que la Marque a été employée au Canada, en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, à un moment quelconque entre le 26 septembre 2011 et le 26 septembre 2014. Dans le cas où la Marque n’avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d’emploi depuis cette date.

[5]  Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.

[7]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Jeff Lord, souscrit le 26 octobre 2015 à Montréal, au Québec. Seule la Partie requérante a produit des représentations écrites; cependant, les deux parties étaient représentées à l’audience qui a été tenue le 26 avril 2017. L’audience a été tenue conjointement avec des procédures de radiation sommaire de trois enregistrements liés, nommément, les enregistrements nos LMC807,353 (JUNGLE BOOK), LMC807,362 (RAPUNZEL) et LMC807,376 (SWISS FAMILY ROBINSON). Bien que l’affidavit en l’espèce soit essentiellement le même que celui présenté dans le cadre de ces procédures, une décision distincte sera rendue relativement à chacun des enregistrements.

La preuve de la Propriétaire

[8]  Dans son affidavit, M. Lord atteste qu’il est le directeur de la Propriétaire.

[9]  M. Lord atteste que des Canadiens ont accédé aux jeux, aux contes et au matériel éducatif en ligne de la Propriétaire au cours de la période pertinente. Plus précisément, M. Lord atteste que des Canadiens ont profité des services suivants :

Services de divertissement, nommément offre de divertissement dans le domaine des jeux interactifs sur un réseau informatique mondial; offre d’un site Web contenant des jeux, des contes, du matériel éducatif et des activités éducatives interactives pour le niveau primaire et le niveau secondaire; services informatiques, nommément offre d’un site Web sur un réseau informatique mondial permettant aux utilisateurs de jouer de façon interactive; offre d’accès à des programmes informatiques interactifs en ligne contenant des jeux d’action et d’aventure.

[10]  Ces services correspondent essentiellement aux services (1) et (4) de l’enregistrement.

[11]  À l’appui, comme pièce A de son affidavit, M. Lord joint des imprimés de quatre pages Web qui, indique-t-il, ont été consultées par des Canadiens au cours de la période pertinente. Les pages semblent correspondre à la page d’accueil d’un site Web ayant pour thème RAPUNZEL [RAIPONCE] et des pages d’accueil semblables pour les sites Web ayant pour thème WIZARD OF OZ [LE MAGICIEN D’OZ], JUNGLE BOOK [LE LIVRE DE LA JUNGLE], et SWISS FAMILY ROBINSON [LES ROBINSON DES MERS DU SUD], respectivement. M. Lord explique que les pages Web produites en pièce ont été imprimées après la période pertinente, mais il atteste qu’elles sont représentatives des pages Web telles qu’elles figuraient au cours de la période pertinente.

[12]  Cependant, la Marque ne figure sur aucune de ces pages Web.

[13]  M. Lord explique plutôt que, en 2012, il a obtenu le mandat de créer et de produire une mise en scène de Twenty Thousand Leagues Under the Sea [Vingt mille lieues sous les mers]. Il atteste que, en juillet 2015, la pièce a été jouée pour la première fois à Toronto au PANAMANIA, le festival d’arts et de culture des Jeux panaméricains. Des photographies d’une conférence de presse tenue dans le cadre des Jeux panaméricains en avril 2014 et un extrait du site Web d’un tiers décrivant la production sont joints comme pièce B à l’affidavit de M. Lord.

[14]  Un extrait du site Web du spectacle est également joint comme pièce B. La Marque figure dans l’ensemble de la page, qui décrit la pièce comme une [Traduction] « adaptation théâtrale de la classique aventure sous les mers de Jules Verne ». Au bas de la page, figurent les notes suivantes : « TM/MC EnTechnevision Inc. lic. Use/usager lic. KIDOONS Inc. » Cependant, la marque de commerce qui figure au-dessus de cette note est WIZARD OF OZ.

[15]  En ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement, M. Lord atteste que [Traduction] « la vente de produits arborant les marques de commerce a commencé peu après la production des déclarations d’emploi », mais il indique que ces ventes ont [Traduction] « cessé » à un certain moment non précisé.

[16]  M. Lord affirme que [Traduction] « la vision originale était d’activer toutes les marques de commerce d’un seul coup [mais que], en 2010, la sortie du film Tangled [Raiponce] de Disney ayant pour thème Rapunzel [Raiponce] a étouffé le marché et fait en sorte que la démarche dans son ensemble, telle qu’elle était prévue à l’origine, n’était pas viable ». Il affirme que, de ce fait, il a décidé de [Traduction] « réajuster » sa stratégie.

[17]  Il explique que, dès 2012, il a commencé à mettre en œuvre une nouvelle stratégie liant la Marque avec des productions en studio et, comme susmentionné, a obtenu le mandat de produire un spectacle Twenty Thousand Leagues Under the Sea [Vingt mille lieues sous les mers].

[18]  Cependant, M. Lord atteste que, avant la première du spectacle, il a eu de graves problèmes de santé qui ont finalement mené à deux interventions chirurgicales. À la suite de la première, M. Lord a également souffert d’un autre grave problème de santé, qui a mené à une troisième intervention chirurgicale, de laquelle il est toujours en convalescence. Jointe comme pièce C se trouve une lettre non signée que M. Lord affirme être une [Traduction] « copie conforme d’une note de la part de mon employé de confiance Craig Francis ». La note décrit les obstacles à la réalisation de la « vision » de M. Lord, soulignant la réalisation d’une [Traduction] « production de scène ambitieuse », les absences de M. Lord pour des raisons de santé et les efforts déployés pour établir des contacts avec divers organismes sans but lucratif.

[19]  M. Lord affirme qu’il a toujours eu [Traduction] « l’intention d’établir un incroyable réseau canadien ayant pour mandat d’éduquer et de divertir les jeunes Canadiens et de renforcer leur autonomie » et d’employer la Marque d’une manière socialement positive et éthique.

Analyse – Emploi en liaison avec les Produits

[20]  En ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement, M. Lord ne fournit aucune preuve de transfert de l’un quelconque des produits au cours de la période pertinente ou autrement. De plus, M. Lord ne fournit aucune preuve de la manière dont la Marque et l’un quelconque des produits visés par l’enregistrement étaient liés.

[21]  Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[22]  La question de savoir s’il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque sera examinée ci-dessous.

Analyse – Emploi en liaison avec les Services (1) et (4)

[23]  Bien que M. Lord fournisse une certaine preuve relative à une production théâtrale en liaison avec la Marque, une telle production ne correspond à aucun des services visés par l’enregistrement.

[24]  Comme je l’ai déjà mentionné, aucune des pages Web jointes comme pièce A ne présente la Marque. Contrairement à ses autres propriétés, la Propriétaire ne semble pas avoir exploité un site Web « Twenty Thousand Leagues Under the Sea » [Vingt mille lieues sous les mers] présentant des jeux et des contes au cours de la période pertinente.

[25]  Bref, je ne dispose d’aucune preuve indiquant que la Propriétaire a déjà employé la Marque en liaison avec les services (1) et (4) visés par l’enregistrement.

[26]  Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec ces services au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Analyse – Emploi en liaison avec les Services (2) et (3)

[27]  De façon similaire, il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque en liaison avec les services d’octroi de licence visés par l’enregistrement, à savoir des [Traduction] (2) « Services d’octroi de licences d’utilisation de logiciels... » et (3) « Services d’octroi de licences d’utilisation de personnages et de scénarios... ».

[28]  Bien qu’il soit fait mention d’une licence octroyée à Kidoons Inc. sur la page Web de la production théâtrale jointe comme pièce B, à première vue, la marque de commerce mentionnée est WIZARD OF OZ. Quoi qu’il en soit, la présentation de la Marque dans l’exécution de productions théâtrales ne constitue pas une présentation de la Marque en liaison avec les services précis d’octroi de licence visés par l’enregistrement. De plus, M. Lord ne mentionne pas directement les services (2) et (3) dans son affidavit et ne présente pas de copie d’accord de licence, de papier à en-tête, de correspondance ni de tout autre document démontrant que la Marque était présentée dans l’annonce et/ou l’exécution des services d’octroi de licence de la Propriétaire.

[29]  Par conséquent, je ne suis pas non plus convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les services (2) et (3) au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Analyse - Circonstances spéciales

[30]  En l’absence d’une preuve d’emploi de la Marque, la question qui se pose est celle de savoir si, aux termes de l’article 45(3) de la Loi, il existait des circonstances spéciales justifiant ce défaut d’emploi.

[31]  En règle générale, le défaut d’emploi doit être sanctionné par la radiation, mais il peut être fait exception à cette règle lorsque le défaut d’emploi est attribuable à des circonstances spéciales [Scott Paper Ltd c Smart & Biggar, 2008 CAF 129, 65 CPR (4th) 303].

[32]  Pour déterminer si l’existence de circonstances spéciales a été démontrée, le registraire doit en premier lieu déterminer la raison pour laquelle la marque de commerce n’a pas été employée au cours de la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales [Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. Les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^re inst)].

[33]  Si le registraire détermine que les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit cependant déterminer si ces circonstances justifient la période de défaut d’emploi. Cette détermination repose sur l’examen de trois critères : (i) la durée de la période au cours de laquelle la marque n’a pas été employée; (ii) si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (iii) s’il existe une intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque à court terme [selon Harris Knitting Mills, supra].

[34]  L’intention de reprendre l’emploi à court terme doit être corroborée par un [Traduction] « fondement factuel suffisant » [NTD Apparel Inc c Ryan, 2003 CFPI 780, 27 CPR (4th) 73, au paragraphe 26; voir aussi Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^re inst)].

[35]  Ces critères sont tous trois pertinents, mais la satisfaction du deuxième critère est essentielle pour conclure à l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi [selon Scott Paper, supra].

[36]  En l’espèce, la Propriétaire soutient que le défaut d’emploi de la Marque au cours de la période pertinente était lié à la maladie de M. Lord, dont il a été question précédemment.

[37]  Cependant, la Partie requérante souligne que M. Lord admet essentiellement, au paragraphe 6 de son affidavit, que la décision originale de cesser l’emploi de la Marque était due à [Traduction] « ma décision de réajuster ma stratégie ». La Partie requérante souligne également que, bien que M. Lord allègue divers problèmes de santé personnels, il indique tout de même que la Propriétaire a poursuivi ses activités, sans donner de raisons claires expliquant le retard de la Propriétaire à reprendre l’emploi de la Marque. .

[38]  En effet, je conviens avec la Partie requérante que la chronologie des événements présentée par M. Lord est un peu vague, considérant qu’en aucun moment il ne présente de preuve de vente des produits visés par l’enregistrement. On peut donc inférer que la Propriétaire n’a enregistré aucune vente de ses produits de marque TWENTY THOUSAND LEAGUES UNDER THE SEA, même avant que M. Lord ne commence à éprouver des problèmes de santé.

[39]  Il a été confirmé que des conditions de marché défavorables et des décisions d’affaires volontaires ne constituent pas le type de circonstances spéciales inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles qui constituent des circonstances spéciales [voir Harris Knitting, supra; Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^re inst)]. Dans des cas où le propriétaire inscrit n’avait pas l’intention d’abandonner sa marque de commerce au Canada, mais n’avait reçu aucune commande pour ses produits au cours de la période pertinente, il a été déterminé qu’une telle situation n’était pas, en soi, suffisante pour maintenir l’enregistrement en question [voir Garrett c Langguth Cosmetic GMBH (1991), 39 CPR (3d) 572 (COMC) et Bereskin & Parr c Magnum Marine Corp, 2011 COMC 68, 93 CPR (4th) 327].

[40]  Par conséquent, selon la preuve, il semble que les raisons du défaut d’emploi étaient au moins en partie liées aux décisions d’affaires et aux efforts de commercialisation de la Propriétaire. En l’espèce, M. Lord présente une preuve en ce qui concerne plusieurs autres marques et sites Web de la Propriétaire, ainsi que de sa production théâtrale Twenty Thousand Leagues Under the Sea [Vingt mille lieues sous les mers]. Il n’apparaît pas clairement que le défaut d’emploi était dû à la maladie de M. Lord plutôt qu’aux décisions d’affaires volontaires de la Propriétaire, comme le choix de la Propriétaire de se concentrer sur ses autres marques de commerce plutôt que sur la marque de commerce en l’espèce au cours de la période pertinente. Comme l’a souligné la Partie requérante, la production théâtrale de Twenty Thousand Leagues Under the Sea [Vingt mille lieues sous les mers] semble indiquer que l’accent a été mis sur des services qui ne sont pas visés par l’enregistrement.

[41]  Je souligne l’observation suivante formulée par la Cour fédérale dans Plough, supra, au paragraphe 10 [Traduction] :

Il n’est pas permis à un propriétaire inscrit de garder sa marque s’il ne l’emploie pas, c’est-à-dire s’il ne l’emploie pas du tout ou s’il ne l’emploie pas à l’égard de certaines des marchandises pour lesquelles cette marque a été enregistrée.

[42]  Comme la raison du défaut d’emploi semble relever de décisions d’affaires volontaires de la Propriétaire, j’estime que la Propriétaire n’a pas établi que les raisons du défaut d’emploi constituaient des circonstances spéciales. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que je détermine si ces circonstances justifient la période de défaut d’emploi. Il suffit de dire que les décisions d’affaires volontaires de la Propriétaire ayant contribué au défaut d’emploi de la Marque n’étaient pas indépendantes de la volonté de la Propriétaire.

Décision

[43]   Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Nathalie Tremblay, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2017-04-26

COMPARUTIONS

Steven Leach	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Michael Andrews Steven Andrews	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Ridout & Maybee LLP	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Andrews Robichaud	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE