Référence : 2017 COMC 155

Date de la décision : 2017-11-21

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Universal Protein Supplements Corporation	Partie requérante
et
	H. Young (Operations) Limited	Propriétaire inscrite
	LMC448,527 et LMC512,970 pour les marques de commerce ANIMAL (Dessin) et ANIMAL (Dessin)	Enregistrements

Introduction

[1]  Le 8 juillet 2015, à la demande de Universal Protein Supplements Corporation (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à H. Young (Operations) Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite des enregistrements n^os LMC448,527 et LMC512,970 pour les marques de commerce ANIMAL (Dessin) et ANIMAL (Dessin).

[2]  Les marques de commerce et leurs états déclaratifs des produits correspondants sont reproduits ci-dessous :

LMC448,527

LMC512,970

Produits [Traduction] : (1) Bracelets de montre. (2) Casquettes de sport, nommément casquettes de baseball; et vêtements de sport, nommément tee-shirts, vestes, ceintures, chemises et chaussures de plage; et vêtements de plage, nommément pulls, shorts et pantalons.

Produits [Traduction] : (1) Montres; articles fabriqués de cuir et d’imitation cuir, sacs, sacs à dos, havresacs, portefeuilles et sacs à main, ceintures; vêtements, nommément sous-vêtements, maillots de bain, chaussettes, shorts, chemises, vestes, pantalons, jeans, pantalons de jogging, jupes, robes, pulls, tee-shirts; chapeaux; vêtements de sport, nommément tee-shirts de sport, chapeaux de sport, shorts de sport, pulls de sport; chaussures, nommément souliers; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

[3]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 8 juillet 2012 au 8 juillet 2015.

[4]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [voir Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi soit peu élevé [voir Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [voir Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [voir John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6]  En réponse aux avis du registraire, la Propriétaire a fourni dans les deux cas le même affidavit de Richard Tape, souscrit le 29 janvier 2016, dans le comté de Dorset, au Royaume-Uni. Les deux parties ont produit des représentations écrites; seule la Partie requérante a faits des observations à l’audience qui a été tenue.

Remarque préliminaire

[7]  À titre préliminaire, les deux parties soutiennent que comme les deux marques figuratives ci-dessus sont essentiellement identiques dans leur présentation, elles devraient être réputées constituer la même marque de commerce. J’en conviens.

[8]  Par conséquent, sauf indication contraire, elles seront désignées comme une seule marque de commerce et appelées collectivement la Marque.

La preuve de la Propriétaire

[9]  Dans son affidavit, M. Tape atteste qu’il est le directeur financier de [Traduction] « Animal, une division de [la Propriétaire] ». [para 2 de l’affidavit]

[10]  M. Tape explique d’abord les activités de la division Animal de la Propriétaire. Il affirme que Animal exerce, entre autres, des activités de sourçage, de distribution, de vente et de commercialisation d’une vaste gamme de vêtements et d’accessoires et se concentre principalement sur les vêtements et accessoires de style sport d’action qui sont vendus et distribués dans plus de 25 pays dans le monde entier, y compris au Canada. [para 4 de l’affidavit]

[11]  M. Tape aborde ensuite l’emploi de la Marque. Il affirme que la Propriétaire emploie la Marque en lien avec la distribution, la vente et la commercialisation d’une gamme de produits de la division Animal, y compris [Traduction] « des vêtements, des chaussures et des couvre-chefs, des montres, de la lunetterie, des bagages et des accessoires de haute qualité de style sport d’action ». Il affirme que la Marque est apposée sur l’ensemble de ces produits. Plus précisément, la Marque est présentée sur ces produits, sur les étiquettes et/ou les étiquettes volantes fixées à ces produits, et/ou sur les emballages de ces produits. [para 6 de l’affidavit]

[12]  M. Tape explique que les Directives sur l’image de marque de la Propriétaire, qui s’appliquaient à la fabrication de tous les produits de la division Animal, y compris les produits qui étaient offerts en vente et qui étaient vendus au cours de la période pertinente, exigeaient que [Traduction] « ces produits arborent un “dessin de produit authentique” qui comprend la Marque ». Cette exigence est en vigueur depuis aussi tôt que septembre 2005. [para 7 de l’affidavit et pièce B : des copies des Directives sur l’image de marque actuelles de Animal (en date de mai 2015) et des versions antérieures de ces Directives qui étaient en vigueur au cours de la période pertinente (en date de novembre 2013, de juin 2013, de février 2013, d’octobre 2012 et d’avril 2012).

[13]  Comme le montrent ces Directives sur l’image de marque, le [Traduction] « dessin de produit authentique » qui était en vigueur au cours de la période pertinente prenait la forme de l’un ou l’autre des trois dessins ci-dessous (ci-après appelés collectivement le Dessin de produit authentique) :

[14]  M. Tape affirme que, au cours de la période pertinente, l’exigence décrite ci-dessus était généralement satisfaite en présentant la Marque bien en vue sur les étiquettes et les étiquettes volantes des produits en cause. En ce qui concerne les portefeuilles, les havresacs/sacs à dos et ce genre de produits, la Marque était également présentée sur la doublure intérieure de ces produits. [para 8 de l’affidavit et pièce C : des photographies d’échantillons d’étiquettes, d’étiquettes volantes et de doublures intérieures des produits suivants, qui, affirme M. Tape, [Traduction] « sont actuellement en usage » : « portefeuille (noir) »; « portefeuille (brun) »; « havresac/sac à dos (noir) »; « havresac/sac à dos (rouge) »; « chemise (écossaise) »; « pantalons (havane) »; « pantalons de survêtement (gris) »; « souliers (noir) »; « chandail à capuchon (gris) »; « Tee-shirt (blanc) »; « sandales de plage (mauve et blanc) »; « veste/manteau (pour femmes, gris) », « bonnet à pompon/tuque (bleu et vert) »; et « sac à main (brun) »]. À l’annexe A de ma décision, sont reproduites deux des doublures intérieures mentionnées par M. Tape. À cet égard, je souligne que les prix sur les étiquettes sont indiqués en livres sterling.

[15]  M. Tape affirme que la Marque est également présentée sur les emballages de certains produits de la division Animal. [para 9 de l’affidavit et pièce D : des photographies de [Traduction] « un échantillon d’emballage d’une montre de la gamme de produits Animal »; pièce C, qui comprend également des photographies d’échantillons d’emballages des portefeuilles mentionnés ci-dessus]

[16]  En ce qui concerne les échantillons d’étiquettes, d’étiquettes volantes et de doublures mentionnés ci-dessus, M. Tape allègue que les emballages présentés sur les photographies produites aux pièces C et D sont représentatifs des emballages de l’ensemble des montres et des portefeuilles qui étaient vendus et distribués au Canada au cours de la période pertinente.

[17]  M. Tape aborde ensuite la distribution et la vente des produits arborant la Marque. Il affirme ce qui suit :

Au cours de la période pertinente, les produits de marque ANIMAL, y compris les catégories de produits mentionnées aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus et présentées aux pièces C et D, ont été vendus par [la Propriétaire] à un détaillant tiers de Châteauguay, au Québec. [para 10 de l’affidavit]

[18]  M. Tape joint comme pièce E à son affidavit des factures [Traduction] « établissant, entre autres, des ventes des produits suivants par la division Animal de [la Propriétaire] à un détaillant de Châteauguay, au Québec, en 2014 » : « chemises à manches courtes »; « vestes »; « tee-shirt »; « chandail à capuchon »; « souliers fermés »; « sac à dos »; « sacoche (sac à dos) »; « montre »; « chandail »; « pull », « chapeau »/« tuque »; « casquette de baseball »; « veste »; « tee-shirt à manches longues »; « pantalons de survêtement »; « portefeuilles ». [para 11 de l’affidavit]

[19]  M. Tape joint également comme pièce F des [Traduction] « dessins » des produits mentionnés au paragraphe 11 ci-dessus qui font partie des dossiers commerciaux de [la Propriétaire]. À cet égard, M. Tape affirme ce qui suit :

Comme [la Propriétaire] ne tient en stock aucun de ces produits, aucune photographie de ces produits n’est disponible. Je peux confirmer, toutefois, que chacun de ces produits vendus au détaillant de Châteauguay, au Québec, en 2014 était conforme aux Directives sur l’image de marque de Animal qui étaient en vigueur au cours de la période pertinente. Autrement dit, le [Traduction] « dessin de produit authentique » qui comprend la [Marque] et/ou la [Marque elle-même], aurait été présenté sur les étiquettes volantes et/ou les étiquettes, les doublures intérieures et/ou les emballages (selon le cas) de ces produits tels qu’ils sont décrits aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus et présentés aux pièces C et D. [para 12 de l’affidavit]

Analyse

[20]  La Partie requérante a fait de nombreuses observations en ce qui concerne l’affidavit Tape et les pièces qui l’accompagnent. Ses arguments principaux sont les suivants :

• Au mieux, la preuve établit que la Marque n’est pas employée telle qu’elle est enregistrée, mais plutôt telle qu’elle est comprise dans des variations inacceptables.
• Les photographies des produits présentées ne sont pas représentatives des produits qui auraient été soi-disant vendus au Canada au cours de la période pertinente, ayant été contredites par la preuve même de la Propriétaire, ne laissant au registraire que de simples allégations d’emploi qui sont vagues et ambiguës.
• Pour certains produits, la Propriétaire ne présente absolument aucune preuve.
• Toute preuve d’emploi constitue un emploi sans licence par « Animal », une entité sans licence distincte de la Propriétaire.
• Toute preuve d’emploi constitue un simple emploi symbolique qui ne correspond pas à un emploi dans la pratique normale du commerce au sens de l’article 4(1) de la Loi.

Variation

Le point de vue de la Partie requérante

[21]  La Partie requérante soutient qu’il ressort clairement de la preuve dans son ensemble que la Propriétaire a abandonné la Marque et ne l’a pas employée au Canada au cours de la période pertinente, l’ayant remplacée par les marques de commerce illustrées ci-dessous. Elle souligne que les Directives sur l’image de marque (13 novembre 2013) produites à la pièce B indiquent que [Traduction] « les seuls quatre logos d’entreprise » sont ceux illustrés ci-dessous :

[22]  La Partie requérante soutient également que les pièces C et D se composent de photographies établissant que la Marque elle-même n’est pas employée, mais qu’elle est plutôt comprise dans un Dessin de produit authentique et, pour certains portefeuilles et sacs à dos (mais pas pour tous), sur la doublure intérieure de ces produits. La Partie requérante soutient que cet emploi ne permet pas de distinguer les produits de la Propriétaire de ceux de tiers, et ne constitue donc pas un emploi à titre de marque de commerce. À titre subsidiaire, la Partie requérante soutient que cela constitue des variations inacceptables de la Marque telle qu’elle est enregistrée et ne constitue pas un emploi de la Marque en soi.

Emploi de la Marque telle qu’elle est comprise dans le Dessin de produit authentique

[23]  À l’appui de son point de vue, la Partie requérante invoque les décisions souvent citées que sont Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), de même que la décision du registraire dans Andrews Robichaud c Clio/Oz Division of Mainline Fashions Inc, 2015 COMC 210.

[24]  La Partie requérante soutient que même si rien n’empêche un propriétaire de marque de commerce d’employer plus d’une marque de commerce sur les mêmes produits, lorsque la marque telle qu’elle est enregistrée est comprise dans un dessin qui comprend d’autres marques de commerce et/ou d’autres éléments graphiques, la caractéristique dominante du dessin qui en résulte a été considérée comme la combinaison de différentes marques et/ou de différents éléments. Par conséquent, les caractéristiques dominantes de la marque telle qu’elle est enregistrée n’ont pas été préservées.

[25]  La Partie requérante soutient que comme dans la décision Clio/Oz dans laquelle le registraire a statué que le dessin suivant ne constituait pas un emploi de la marque verbale OZ telle qu’elle est enregistrée, la Marque telle qu’elle est enregistrée a perdu son identité en étant comprise dans le Dessin de produit authentique :

[26]  La Partie requérante soutient que la caractéristique dominante de la Marque telle qu’elle est enregistrée est le mot ANIMAL en lettres moulées stylisées, à savoir la lettre majuscule « A » (deux fois), les lettres minuscules « n », « i » et « l » et un « M » stylisé formé de trois griffes aux extrémités recourbées qui se distinguent des autres griffes. La caractéristique dominante du Dessin de produit authentique (dans toutes ses variations), pour sa part, est la combinaison de quatre éléments :

1. la Marque telle qu’elle est enregistrée;
2. le logo soi-disant de [Traduction] « griffe ovale »;
3. la combinaison du mot « animal » en lettres minuscules et du logo de griffe ovale;
4. l’expression « Animal® Genuine Product » [produit Animal^MD authentique].

[27]  La Partie requérante soutient que comme dans Clio/OZ, les bordures lient les divers éléments : une première série de bordures relie les éléments (i) à (iii), et une bordure plus large relie les éléments (i) à (iii) à l’élément (iv) dans un tout unique et cohérent.

[28]  La Partie requérante soutient que l’ajout de l’élément (ii) à (iv) modifie de façon importante la Marque dans la présentation, le son et les idées qu’elle suggère, de sorte que l’impression commerciale donnée par le Dessin de produit authentique n’est pas la même que l’impression commerciale donnée par la Marque. Par conséquent, la Marque a perdu son identité et n’a pas été employée telle qu’elle est enregistrée.

Emploi de la Marque telle qu’elle est comprise sur la doublure intérieure de certains portefeuilles et sacs à dos

[29]  À titre préliminaire, la Partie requérante souligne que les photographies de la doublure intérieure des trois produits en particulier illustrés à la pièce C, à savoir les [Traduction] « portefeuille (noir) », « portefeuille (brun) » et « havresac/sac à dos (noir) », sont de piètre qualité, puisque des ombrages obscurcissent en grande partie la doublure intérieure, particulièrement en ce qui concerne les deux portefeuilles, il est difficile de déterminer si la Marque est présentée dans sa totalité ou dans quelle mesure d’autres éléments graphiques sont entremêlés à la Marque. Elle soutient que, suivant Plough, supra, cette ambiguïté doit être résolue à l’encontre de la Propriétaire.

[30]  Cependant, je souligne que les photographies en couleurs produites à la pièce C jointe à la version originale de l’affidavit Tape produit auprès du registraire semblent être plus claires que celles présentées à la Partie requérante. Je confirme que les photographies de la doublure intérieure du [Traduction] « portefeuille (noir) » et du « havresac/sac à dos (noir) » présentent toutes les deux la Marque telle qu’elle est enregistrée, quoiqu’elle soit entremêlée à d’autres éléments (comme indiqué ci-dessous).

[31]  En ce qui concerne la doublure intérieure du [Traduction] « portefeuille (brun) » reproduite à l’annexe A de ma décision, la Partie requérante soutient que la Marque telle qu’elle est enregistrée semble être comprise à l’intérieure d’une large bordure ovale, et y être reliée, et qu’il y a deux demi-lunes de chaque côté de l’ovale. Appliquant les principes établis dans Honeywell Bull et Promafil, supra, elle soutient que l’ajout de ce dessin est une caractéristique dominante de la Marque qui est absente de la Marque telle qu’elle est enregistrée et, à ce titre, le dessin qui en résulte constitue une variation inacceptable de la Marque telle qu’elle est enregistrée.

[32]  En ce qui concerne les trois produits, la Partie requérante soutient également que la Marque n’est jamais présentée seule sur la doublure intérieure des portefeuilles et des sacs à dos, mais plutôt entremêlée à d’autres éléments et perdue parmi un grand nombre d’éléments graphiques différents qui composent l’élément décoratif de la doublure intérieure dans son ensemble. Appliquant là encore les principes établis dans Honeywell Bull et Promafil, supra, elle soutient que cet emploi de la Marque constitue une variation inacceptable de la Marque telle qu’elle est enregistrée, puisque la Marque a perdu son identité parmi la myriade d’éléments qui composent l’élément décoratif de la doublure intérieure. S’appuyant sur Bereskin & Parr LLP c Chanel S de RL, 2012 COMC 34, la Partie requérante soutient qu’une marque de commerce si entremêlée à d’autres éléments perd son identité, et que cette présentation constitue une variation inacceptable de la Marque telle qu’elle est enregistrée.

Emploi de la nouvelle marque figurative ANIMAL

[33]  Finalement, la Partie requérante soutient que l’emploi de la nouvelle marque figurative « Animal » telle qu’elle est illustrée ci-dessous dans les Directives sur l’image de marque (pièce B), ainsi que sur divers produits, ne constitue pas un emploi de la Marque.

[34]  La Partie requérante soutient qu’on peut déduire de l’affidavit Tape que M. Tape lui-même ne considère pas cette marque de commerce comme étant la Marque.

[35]  La Partie requérante soutient que la caractéristique dominante de la nouvelle marque figurative « Animal » est le mot « animal » en lettres minuscules, dans une police de caractères fort différente de celle de la Marque, dans lequel la lettre « m » est stylisée de façon très différente. À cet égard, elle ne se compose pas de griffes, mais plutôt de trois lignes verticales parallèles légèrement recourbées.

Le point de vue de la Propriétaire

[36]  En réponse, la Propriétaire soutient respectueusement que la Partie requérante fait fausse route dans ses observations.

[37]  S’appuyant sur la décision dans AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^re inst) (et sur les décision mentionnées au paragraphe 43 ci-dessous), la Propriétaire soutient qu’il est bien établi en droit que rien n’interdit l’emploi simultané de deux marques de commerce ou plus en liaison avec les mêmes produits.

[38]  À titre préliminaire, la Propriétaire soutient qu’il ne fait aucun doute que la Marque comprise dans le Dessin de produit authentique correspond à la Marque telle qu’elle est enregistrée. Elle souligne que la Partie requérante ne contredit pas ce point. Autrement dit, il n’y avait aucune variation dans la façon dont la Marque était présentée dans le Dessin de produit authentique.

[39]  La Propriétaire soutient également que les éléments des trois formes du Dessin de produit authentique, tels que mentionnés ci-dessus, sont des marques de commerce de la Propriétaire qui sont distinctes du fait a) de l’emplacement de ces marques (côte à côte ou empilées); b) des bordures qui démarquent clairement ces marques sur le plan visuel; c) des dessins distinctifs de ces marques; et d) de l’utilisation du symbole ® [^MD] à côté de certaines de ces marques. Par conséquent, en ce qui concerne la première impression du Dessin de produit authentique, le public percevrait facilement la Marque comme étant distincte des autres éléments, plutôt que de considérer le Dessin de produit authentique comme une seule marque de commerce mixte.

[40]  La Propriétaire soutient que la cause en l’espèce se distingue également de Clio/OZ, supra en se fondant sur les faits. Dans Clio/Oz, le registraire devait examiner si l’emploi de la marque figurative CLIO OZ constituait un emploi de la marque verbale OZ telle qu’elle est enregistrée (c.-à-d. si une variation inacceptable avait eu lieu en raison de l’emploi de la marque figurative) après avoir établi les faits suivants à partir de la preuve de la propriétaire inscrite : a) le nom commercial de la propriétaire était « CLIO/OZ Division of Mainline Fashions Inc. » [CLIO/OZ, une division de Mainline Fashions Inc.] et il était présent dans toute sa preuve; b) CLIO/OZ semblait être la dénomination commerciale de la propriétaire; c) la preuve a établi que CLIO était toujours présentée avec la marque OZ; et d) la partie CLIO de la marque figurative ne se distinguait pas de la partie OZ, puisque le lien visuel entre les deux parties était renforcé par le fait que la marque figurative était toujours présentée en référence au nom commercial de la Propriétaire.

[41]  La Propriétaire soutient que la série unique de faits dans Clio/Oz a mené au test de variation appliqué par le registraire, ainsi qu’à la conclusion spécifiant que l’emploi de la marque figurative CLIO OZ ne constituait pas un emploi de la marque verbale OZ. La Propriétaire soutient que le fait que CLIO/OZ soit le nom commercial et la dénomination commerciale du propriétaire de la marque de commerce a eu une incidence importante sur la décision du registraire. À ce titre, elle soutient que Clio/Oz ne peut pas être raisonnablement comparée à la cause en l’espèce en se fondant sur les faits.

[42]  En résumé, la Propriétaire soutient que la question de variation n’est tout simplement pas en cause dans cette procédure.

[43]  À l’appui de son point de vue, la Propriétaire cite les décisions suivantes :

• Sim & McBurney c Les Espaces Memoria Inc, 2016 COMC 24, dans laquelle l’emploi du dessin suivant constituait un emploi de la marque verbale déposée MEMORIA :

• Method Law Professional Corporation c Black & Decker Corporation, 2015 COMC 225, dans laquelle l’emploi des dessins suivants constituait un emploi de la marque verbale déposée PIRANHA :

• Laboratoires Contapharm c Origins Natural Resources Inc, 2014 COMC 165, dans laquelle l’emploi du mot ORIGINS [origines] en combinaison avec le dessin de deux arbres constituait un emploi de la marque verbale déposée ORIGINS;

• Brooks c Ranpro Inc, 2011 COMC 74, dans laquelle l’emploi de divers dessins sur des étiquettes cousues sur des vêtements, y compris le dessin ci-dessous, constituait un emploi de la marque verbale déposée FLAME-GARD :

[44]  La Propriétaire soutient que, en l’espèce, la Marque se distingue davantage des autres éléments du Dessin de produit authentique, étant donné que la Marque est une marque figurative plus facilement discernable que les marques verbales. La Propriétaire soutient que puisqu’il a été conclu dans ces décisions que l’emploi réel établissait l’emploi des marques de commerce déposées, il est raisonnable de conclure que l’emploi par la Propriétaire du Dessin de produit authentique établit l’emploi de la Marque par la Propriétaire.

[45]  En ce qui concerne les observations de la Partie requérante relatives à l’intégration de la Marque sur la doublure intérieure des portefeuilles et des sacs à dos, la Propriétaire soutient que les observations ci-dessus s’appliquent également à cet emploi et, par conséquent, la preuve relative à la doublure intérieure établit également l’emploi de la Marque par la Propriétaire.

Analyse concernant la variation

[46]  À titre préliminaire, je souligne que la Propriétaire ne semble pas contester que la Marque telle qu’elle est enregistrée n’est jamais présentée seule, mais semble plutôt comprise dans le Dessin de produit authentique ou sur la doublure intérieure de certains portefeuilles et sacs à dos. En effet, la Propriétaire ne semble pas contester le fait que cet emploi de l’un ou l’autre des logos d’entreprise présentés ci-dessus au paragraphe 21 de ma décision ne constitue pas un emploi de la Marque.

[47]  Je souligne également que les observations de la Partie requérante spécifiant que la présentation de la Marque telle qu’elle est comprise sur la doublure intérieure de ces portefeuilles et sacs à dos est décorative ou ornementale, et que le Dessin de produit authentique ne sert pas à distinguer les produits de la Propriétaire, et n’est, par conséquent, pas employé à titre de marque de commerce dépassent les limites de la procédure prévue à l’article 45 [voir Digital Attractions Inc c L.N.W. Enterprises Ltd (2007), 64 CPR (4th) 418 (COMC); et United Grain Growers Ltd c Lang Michener (2001), 2001 CAF 66), 12 CPR (4th) 89 (CAF)]. En effet, je dois simplement déterminer, en ce qui concerne les produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque, telle qu’elle est enregistrée, était employée au cours de la période pertinente.

[48]  La véritable question en l’espèce est celle de savoir si la façon de présenter la Marque telle qu’elle est comprise dans le Dessin de produit authentique ou sur la doublure intérieure de certains portefeuilles et sacs à dos constitue une présentation de la Marque telle qu’elle est enregistrée.

[49]  Afin de répondre à cette question, je dois d’abord déterminer si cette façon de présenter constitue une présentation d’une seule marque de commerce mixte ou si la Marque serait facilement perçue comme étant distincte des autres éléments. Comme l’ont souligné la Partie requérante et la Propriétaire, il est bien établi que deux marques de commerce peuvent être employées simultanément dans la mesure où elles ne sont pas combinées de façon à rendre indiscernables les marques individuelles [voir AW Allen, supra].

[50]  En l’espèce, je conviens avec la Propriétaire que la Marque serait perçue comme étant une marque au sein d’un groupe de marques de commerce distinctes qui sont employées dans le Dessin de produit authentique de la Propriétaire, et qu’elle demeure reconnaissable à titre de marque de commerce en soi. Il y a une division marquée entre chacune des marques de commerce présentées dans le Dessin de produit authentique. La Marque est présentée dans son propre encadré/cadre et n’est pas autrement reliée/associée/intégrée au reste. La répétition de ANIMAL, le dessin de griffe et ses variations, ainsi que la présence de quelques symboles ® [^MD] dans cette présentation renforcent l’impression que la Marque est présentée avec d’autres marques de commerce et ne fait pas simplement partie intégrante d’une seule marque de commerce mixte. Le fait qu’il existe des variations du Dessin de produit authentique, et que la plupart des produits illustrés à la pièce C présentent également un ou plusieurs des logos d’entreprise (là encore, présentés ci-dessus au paragraphe 21 de ma décision) seuls, renforce également cette impression. À ce titre, la cause en l’espèce se distingue de Cio/Oz.

[51]  Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire que je détermine si la présentation de la Marque telle qu’elle est comprise sur la doublure intérieure de certains portefeuilles et sacs à dos constitue une présentation de la Marque telle qu’elle est enregistrée. À cet égard, les étiquettes et les étiquettes volantes de ces portefeuilles et sacs à dos présentent la Marque telle qu’elle est comprise dans le Dessin de produit authentique.

Emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement

[52]  Étant donné les observations de la Partie requérante selon lesquelles les photographies aux pièces C et D ne sont pas représentatives des produits qui auraient été soi-disant vendus au Canada au cours de la période pertinente, la Partie requérante est d’avis que [Traduction] « les affirmations de M. Tape à cet égard sont ambiguës et contredites par les dessins produits à la pièce F » et que « il ne ressort pas clairement que les produits qui auraient été soi-disant vendus […] au cours de la période pertinente étaient, dans les faits, soi-disant vendus en liaison avec la [Marque] ».

[53]  En premier lieu, la Partie requérante soutient qu’il en ressort clairement que les photographies présentées aux pièces C et D ne sont pas des photographies des produits qui auraient été soi-disant vendus au Canada au cours de la période pertinente, puisque M. Tape mentionne des [Traduction] « produits qui sont actuellement en usage » [je souligne] et que les prix sur les étiquettes sont indiqués en livres sterling, ce qui suggère que ces produits sont actuellement vendus au Royaume-Uni. De plus, M. tapes [sic] affirme au paragraphe 12 de son affidavit que [Traduction] « aucune photographie des [produits vendus au Canada au cours de la période pertinente] n’est disponible » puisque la Propriétaire ne tient pas ces produits en stock, malgré le fait qu’elle les aurait soi-disant vendus au Canada moins de 15 mois avant la souscription de l’affidavit.

[54]  En deuxième lieu, la Partie requérante soutient que les affirmations qui visent à lier les pièces C et D aux produits qui auraient été soi-disant vendus au Canada au cours de la période pertinente sont délibérément vagues et ambiguës puisque, à la fin du paragraphe 8 de son affidavit, M. Tapes [sic] affirme ce qui suit [Traduction] : « Ces échantillons d’étiquettes, d’étiquettes volantes et de doublures intérieures sont représentatifs de la présentation des étiquettes, des étiquettes volantes et des doublures intérieures qui étaient employées pour ce qui est des mêmes catégories de produits, lesquels étaient vendus et distribués au Canada au cours de la période pertinente » [je souligne]. Plutôt que d’affirmer que les photographies sont représentatives des produits eux-mêmes qui auraient été soi-disant vendus au Canada au cours de la période pertinente, M. Tape ne mentionne que les [Traduction] « catégories » de produits. De même, la Partie requérante soutient qu’en raison de la répétition de [Traduction] « et/ou » au paragraphe 12 de l’affidavit Tape (reproduit ci-dessus au paragraphe 19 de ma décision), il est impossible de dire exactement quelle forme la Marque prenait et à quel endroit elle était présentée sur chacun des différents produits qui auraient été soi-disant vendus au Canada au cours de la période pertinente, en particulier si elle était simplement comprise dans le Dessin de produit authentique ou si elle faisait partie d’un dessin décoratif de la doublure intérieur, ou autrement. La Partie requérante soutient également que l’utilisation du conditionnel [Traduction] « aurait été présenté » est également ambiguë; M. Tape aurait pu utiliser le passé de l’indicatif [Traduction] « était présenté » pour plus de certitude et pour une plus grande clarté.

[55]  En troisième lieu, la Partie requérante soutient que le [Traduction] « dessin » des produits qui auraient été soi-disant vendus au Canada au cours de la période pertinente produit à la pièce F indique que les pièces C et D ne sont pas représentatives des produits en cause. À cet égard, elle soutient qu’une comparaison des dessins (dont les codes de style correspondent aux produits énumérés sur les factures produites à la pièce E) et des photographies produites aux pièces C et D révèle que les photographies présentent des produits complètement différents des produits énumérés à la pièce E et illustrés à la pièce F.

[56]  En réponse, la Propriétaire soutient respectueusement que les arguments de la Partie requérante à cet égard découlent d’une [Traduction] « incompréhension totale et/ou d’une mauvaise interprétation » de la preuve.

[57]  La Propriétaire soutient que, comme l’affidavit Tape l’a clairement indiqué, la Propriétaire ne tenait plus en stock aucun des produits vendus au détaillant de Châteauguay, au Québec, en 2014. Par conséquent, elle n’était pas en position de présenter des photographies de l’un ou l’autre de ces produits. Ont été présentées aux pièces C et D des photographies d’échantillons d’emballages, d’étiquettes volantes, d’étiquettes et de doublures intérieures qui étaient utilisés à la date de la souscription de l’affidavit, dans le but d’établir comment la Marque et le Dessin de produit authentique étaient employés/présentés en ce qui concerne les types de produits présentés sur les photographies. L’affidavit Tape dans son ensemble indique clairement que ces échantillons sont représentatifs a) de la présentation des emballages de l’ensemble des montres et des portefeuilles, et b) des étiquettes, des étiquettes volantes et des doublures intérieures qui étaient utilisées à l’égard des mêmes types de produits qui étaient vendus et distribués au Canada au cours de la période pertinente (c.-à-d. les produits vendus au détaillant de Châteauguay, dont les dessins ont été fournis à la pièce F).

[58]  La Propriétaire soutient également que l’affidavit Tape confirme aussi ce qui suit : a) chacun des produits vendus par la division Animal de la Propriétaire au détaillant de Châteauguay en 2014 était conforme aux Directives sur l’image de marque qui étaient en vigueur au cours de la période pertinente, lesquelles, comme il a été souligné ci-dessus, exigent que tous les produits de la division Animal arborent le Dessin de produit authentique; et b) le Dessin de produit authentique et/ou la Marque auraient été présentés sur les étiquettes volantes, les étiquettes, les doublures intérieures et/ou les emballages (selon le cas) des produits vendus au détaillant de Châteauguay, tels qu’ils sont décrits dans l’affidavit et qu’ils sont présentés sur les photographies produites aux pièces C et D.

[59]  La Propriétaire souligne qu’il n’est indiqué nulle part dans l’affidavit que les produits présentés sur les photographies correspondent aux produits vendus par la Propriétaire au Canada au cours de la période pertinente ou qu’ils en sont représentatifs. Elle soutient qu’il n’y a pas d’incohérence entre les affirmations faites dans l’affidavit Tape et les pièces.

[60]  De plus, la Propriétaire soutient que de tirer une conclusion négative de l’absence de photographies des produits réellement vendus, malgré une explication légitime de cette absence, comme le demande la Partie requérante au registraire en l’espèce, impose à la Propriétaire un fardeau de preuve trop élevé. Elle soutient qu’un fardeau de preuve si élevé est contraire à l’objet de la procédure en vertu de l’article 45 et de la jurisprudence applicable.

[61]  De façon générale, je suis d’accord avec les observations de la Propriétaire.

[62]  Cela m’amène à aborder les observations de la Partie requérante spécifiant que, pour certains produits, la Propriétaire ne présente aucune preuve.

[63]  À cet égard, je reproduis ci-dessous l’état déclaratif des produits de chaque enregistrement avec certains produits en caractères gras, soulignés ou marqués d’un astérisque. L’explication suivra.

LMC448,527

LMC512,970

Produits [Traduction] : (1) Bracelets de montre. (2) Casquettes de sport, nommément casquettes de baseball; et vêtements de sport, nommément tee-shirts, vestes, ceintures, chemises et chaussures de plage; et vêtements de plage, nommément pulls, shorts et pantalons.

Produits [Traduction] : (1) Montres; articles fabriqués de cuir et d’imitation cuir*, sacs*, sacs à dos, havresacs*, portefeuilles et sacs à main, ceintures; vêtements, nommément sous-vêtements, maillots de bain, chaussettes, shorts, chemises, vestes, pantalons*, jeans, pantalons de jogging, jupes, robes, pulls*, tee-shirts*; chapeaux*; vêtements de sport, nommément tee-shirts de sport, chapeaux de sport, shorts de sport, pulls de sport; chaussures, nommément souliers; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

[64]  En ce qui concerne les produits en caractères gras, la Partie requérante soutient que l’emploi de la Marque n’a pas du tout été étayé par la preuve. J’en conviens. Il n’y a aucune mention dans l’affidavit Tape, ni aucune preuve datant de la période pertinente en ce qui concerne ces produits. Je souligne également que la Propriétaire ne semble pas contester cette conclusion [voir les paragraphes 5 et 19 de ses représentations écrites].

[65]  En ce qui concerne les produits marqués d’un astérisque, la Partie requérante soutient que ces produits ne peuvent être appuyés par une preuve d’emploi en liaison avec des produits distincts ou plus précis. Elle soutient que, étant donné que la Propriétaire a établi une distinction dans son état déclaratif des produits concernant l’enregistrement n^o 512,970, elle est tenue de présenter une preuve d’emploi de la Marque à l’égard de chacun de ces produits [voir John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al (1984) 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Pour que la Propriétaire puisse maintenir l’enregistrement en liaison avec des catégories plus générales (p. ex., des [Traduction] « articles fabriqués de cuir et d’imitation cuir »), elle devrait démontrer l’emploi en liaison avec ces produits autrement qu’en mentionnant des produits précis (p. ex., des [Traduction] « portefeuilles ») [voir Stikeman Elliott LLP c Parmx Cheese Co Ltd, 2015 COMC 102 au para 18]. J’en conviens. Les factures produites à la pièce E et les dessins produits à la pièce F concernent des produits distincts ou plus précis.

[66]  En ce qui concerne les casquettes de baseball, la Partie requérante soutient qu’elles figuraient sur les factures produites à la pièce E, mais que absolument aucune photographie n’a été présentée, [Traduction] « ce qui aurait été essentiel pour voir comment la Marque est présentée sur ces produits, dans le contexte d’un [a]ffidavit ambigu ». Je ne suis pas d’accord.

[67]  J’estime qu’il est raisonnable de déduire de l’affidavit Tape dans son ensemble que la Marque était employée en liaison avec des casquettes de baseball, de même qu’avec chacun des autres produits du tableau ci-dessus au cours de la période pertinente. Même si les dessins produits à la pièce F (qui ne comprend pas de dessin de casquettes de baseball) n’établissent pas la façon dont la Marque était liée à ces produits, l’affidavit Tape indique clairement que tous les produits vendus au cours de la période pertinente devaient arborer un Dessin de produit authentique qui comprend la Marque. Les codes de style décrits sur les factures produites à la pièce E indiquent que ces produits sont des produits « ANIMAL » et les échantillons d’étiquettes et d’étiquettes volantes illustrés sur les photographies produites aux pièces C et D sont représentatifs de la présentation des étiquettes et des étiquettes volantes qui étaient utilisées en ce qui concerne les mêmes catégories de produits qui étaient vendus et distribués au Canada au cours de la période pertinente.

[68]  À cet égard, je souligne que la preuve produite dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 doit être considérée dans son ensemble et que le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels et de considérer ces derniers isolément n’est pas la bonne approche [voir Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)]. De plus, il est permis de faire des inférences raisonnables de la preuve présentée [voir Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen (2005), 2005 CAF 64, 48 CPR (4th) 223 (CAF)].

[69]  Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que l’emploi de la Marque au cours de la période pertinente a été établi en liaison avec les produits suivants :

• En ce qui concerne l’enregistrement n^o LMC448,527 [Traduction] :

Casquettes de sport, nommément casquettes de baseball; et vêtements de sport, nommément tee-shirts, vestes, chemises; et vêtements de plage, nommément pulls et pantalons.

• En ce qui concerne l’enregistrement n^o LMC512,970 [Traduction] :

Montres; sacs à dos, portefeuilles; vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons de jogging; vêtements de sport, nommément tee-shirts de sport, chapeaux de sport, pulls de sport; chaussures, nommément souliers; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

[70]  Cependant, je ne suis pas convaincue que l’emploi de la Marque au cours de la période pertinente a été établi en liaison avec les produits suivants et la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec ces produits :

• En ce qui concerne l’enregistrement n^o LMC448,527 [Traduction] :

« bracelets de montre », « ceintures », « chaussures de plage », « shorts ».

• En ce qui concerne l’enregistrement n^o LMC512,970 [Traduction] :

« articles fabriqués de cuir et d’imitation cuir », « sacs », « havresacs », « sacs à main », « ceintures », « sous-vêtements », « maillots de bain », « chaussettes », « shorts », « pantalons », « jeans », « jupes », « robes », « pulls », « tee-shirts », « chapeaux », « shorts de sport ».

Emploi sans licence

[71]  Comme l’a résumé la Propriétaire dans ses représentations écrites, la Partie requérante soutient que la preuve n’indique pas clairement si la division Animal et la Propriétaire étaient la même entité au cours de la période pertinente puisque : a) l’affidavit Tape n’indique pas expressément que la division Animal fait partie de la même entité juridique que la Propriétaire, et b) un des synonymes de « division » est [Traduction] « filiale ». Par conséquent, la Partie requérante soutient que la division Animal doit être considérée comme une entité juridique distincte de la Propriétaire, et que tout emploi de la Marque par la première au cours de la période pertinente était sans licence et ne peut donc pas être attribué à la dernière.

[72]  La Propriétaire soutient respectueusement que ce raisonnement n’est ni raisonnable ni logique.

[73]  La Propriétaire soutient que la définition qu’a trouvé la Partie requérante du mot « division » est [Traduction] « une section importante d’une organisation, ayant des responsabilités dans un domaine d’activité particulier ». La signification du mot est claire : une division fait partie d’une entité plus vaste. Tous les autres synonymes de « division » qu’a trouvés la Partie requérante, à savoir [Traduction] « service, succursale, branche, aile, secteur, section, section secondaire, sous-division, détachement, office, bureau, ramification, satellite, extension », sont également des parties d’un ensemble ou d’une organisation plus vaste. Faire prévaloir un synonyme sur tous les autres, et de manière plus significative, permettre à un synonyme de primer sur la définition du dictionnaire d’un mot est manifestement déraisonnable.

[74]  La Propriétaire soutient également qu’étant donné la définition de dictionnaire du mot « division », il n’y avait aucune raison d’affirmer formellement dans sa preuve que la division Animal est ou non une entité juridique distincte de la Propriétaire, et qu’il est inutile d’examiner si une licence d’utilisation de marques de commerce est nécessaire ou non entre la division Animal et la Propriétaire.

[75]  Je suis d’accord avec la Propriétaire.

Emploi symbolique

[76]  Comme l’a résumé la Propriétaire dans ses représentations écrites, la Partie requérante demande au registraire de conclure que tout emploi de la Marque établi par la preuve constitue un [Traduction] « emploi symbolique » et donc pas un emploi dans la pratique normale du commerce comme l’exige l’article 4(1) de la Loi.

[77]  J’estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner cette question à fond.

[78]  Je me contenterai de dire que je conviens avec la Propriétaire qu’étant donné l’affidavit Tape dans son ensemble, y compris les faits établissant que des ventes ont été faites à un détaillant tiers, le nombre de ventes et la quantité de l’ensemble des produits vendus, il ne peut raisonnablement être conclu que ces ventes étaient autre chose que de véritables transactions commerciales. Il n’y a pas de preuve qui permet de croire que les ventes établies étaient des ventes faites de bonne foi dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire [voir Osler, Hoskin, & Hartcourt c United States Tobacco Co (1997), 77 CPR (3d) 475 (CF 1^re inst)]. La preuve d’une seule vente peut suffire pourvu qu’elle n’ait pas été faite uniquement pour protéger l’enregistrement de la marque de commerce [voir Philip Morris Inc c Imperial Tobacco et al (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^re inst)].

Décision en ce qui concerne LMC448,527

[79]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants selon dispositions de l’article 45 de la Loi [Traduction] : « bracelets de montre », « ceintures », « et chaussures de plage », « shorts ». L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

Casquettes de sport, nommément casquettes de baseball; et vêtements de sport, nommément tee-shirts, vestes, chemises; et vêtements de plage, nommément pulls et pantalons.

Décision en ce qui concerne LMC512,970

[80]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants selon dispositions de l’article 45 de la Loi [Traduction] : « articles fabriqués de cuir et d’imitation cuir », « sacs », « havresacs », « et sacs à main », « ceintures », « sous-vêtements », « maillots de bain », « chaussettes », « shorts », « pantalons », « jeans », « jupes », « robes », « pulls », « tee-shirts », « chapeaux », « shorts de sport ». L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

Montres; sacs à dos, portefeuilles; vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons de jogging; vêtements de sport, nommément tee-shirts de sport, chapeaux de sport, pulls de sport; chaussures, nommément souliers; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Nathalie Tremblay, trad.

Annexe A

Extrait de la pièce C - Doublure intérieure d’un portefeuille (brun)

Extrait de la pièce C – Doublure intérieure d’un havresac/sac à dos

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2017-10-24

COMPARUTIONS

Aucune comparution	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Catherine Bergeron	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt LLP	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Robic	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE