Référence : 2017 COMC 141

Date de la décision : 2017-10-17

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	POSITEC GROUP LIMITED	Opposante
et
	ORANGE WORKS KITCHEN & HOME CORP.	Requérante
	1,626,625 pour la marque de commerce ORANGE WORKS	Demande

Contexte

[1]  Le 14 mai 2013, la Requérante a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce ORANGE WORKS (la Marque), pour emploi en liaison avec une vaste gamme de produits dont du café, du thé et de l’équipement, des fournitures et des accessoires connexes; des articles de cuisine; des articles de bar; de petits appareils électriques; de petits électroménagers; des produits pour barbecue; des produits de salle de bain; des produits de nettoyage; de la literie; des produits d’éclairage; des articles de décoration; des produits santé; du mobilier; et des aliments. Sa demande vise également des services se rapportant à l’exploitation d’un site Web d’information à propos des produits susmentionnés, ainsi que des services d’entretien, de réparation, d’installation et de formation liés aux électroménagers, aux cafetières automatiques et à l’équipement de traitement de l’eau.

[2]  Dans la demande relative à la Marque, la Requérante revendique les dates de premier emploi du 19 novembre 2011 et du 1^er octobre 2012 au Canada en liaison avec certains des produits et services; dans le cas des autres produits et services, la demande est fondée sur l’emploi projeté. Une liste de tous les produits et services visés par la demande est jointe comme annexe « A »; cette liste indique également à l’égard de quelles catégories de produits et/ou services la demande est fondée sur l’emploi projeté ou sur l’emploi depuis une date spécifique.

[3]  L’Opposante se spécialise dans la production d’outils électriques et de matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses. Elle est propriétaire d’un certain nombre de marques de commerce formées du mot WORX ou comprenant ce mot, qu’elle prétend employer au Canada en liaison avec des outils électriques, du matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses et d’autres produits connexes depuis une date antérieure à la date de production de la demande de la Requérante relative à la Marque, et depuis une date antérieure aux dates de premier emploi revendiquées par la Requérante dans sa demande relative à la Marque. Les produits de marque WORX de l’Opposante présentent la couleur orange sur les produits eux-mêmes ou sur les emballages ou les étiquettes liés aux produits.

[4]  La demande relative à la Marque a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 31 décembre 2014, et l’Opposante s’y est opposée le 25 mai 2015 par la voie d’une déclaration d’opposition produite en vertu de l’article 38(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi).

[5]  L’Opposante a invoqué un certain nombre de motifs d’opposition, y compris les suivants : i) la non-conformité aux articles 30b), 30e) et 30g) de la Loi; ii) la non-enregistrabilité suivant l’article 12(1)d) de la Loi; iii) l’absence de droit à l’enregistrement suivant les articles 16(1)a), 16(1)b),16(3)a) et 16(3)b) de la Loi; et iv) l’absence de caractère distinctif (article 2 de la Loi).

[6]  Comme preuve au soutien de son opposition, l’Opposante s’appuie sur l’affidavit de Marta Tandori Cheng, souscrit le 24 novembre 2015 (l’affidavit Cheng), sur l’affidavit de Philip Fitzpatrick, souscrit le 17 décembre 2015 (l’affidavit Fitzpatrick) et sur des copies certifiées des enregistrements n^os LMC780,142, LMC727,239, LMC900,383 et LMC735,908 des marques WORX de l’Opposante.

[7]  Comme preuve au soutien de sa demande, la Requérante s’appuie sur l’affidavit de Robertus Timmerman, souscrit le 8 avril 2016 (l’affidavit Timmerman).

[8]  Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit. Les parties étaient toutes deux présentes à l’audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve

[9]  C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p 298].

Dates pertinentes

[10]  Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

• articles 38(2)a)/30b)/30e)/30g) – la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475];
• articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
• articles 38(2)c)/16(1)a)/16(1)b) – la date de premier emploi alléguée dans la demande [voir l’article 16(1) de la Loi]. Cependant, lorsqu’un opposant conteste avec succès la date de premier emploi alléguée, la date pertinente à l’égard des produits ou des services en question devient la date de production de la demande [Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c Dollar Plus Bargain Centre Ltd (1998), 86 CPR (3d) 269 (COMC)];
• articles 38(2)c)/16(3)a)/16(3)b) – la date de production de la demande relative à la Marque [voir l’article 16(3)]; et
• articles 38(2)d)/2 – la date de production de la déclaration d’opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motifs d’opposition

Article 30g)

[11]  L’Opposante allègue que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30g) de la Loi parce qu’elle n’inclut pas l’adresse du siège ou de l’établissement de la Requérante. La demande relative à la Marque inclut une adresse, et l’Opposante n’a produit aucune preuve donnant à penser qu’il ne s’agit pas de l’adresse du siège ou de l’établissement de la Requérante. L’Opposante n’a pas non plus présenté d’observations écrites ou orales à l’égard de cette question. En conséquence, ce motif d’opposition est rejeté.

Article 30b)

[12]  L’Opposante allègue que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30b) de la Loi, parce que la Requérante n’a pas employé la Marque en liaison avec les produits désignés dans la demande comme étant les produits (1), (2), (4), (5), (6) et (12) ni avec les services désignés comme étant les services (1) et (2) depuis la date de premier emploi revendiquée du 19 novembre 2011, ou en liaison avec les produits (16) depuis la date de premier emploi revendiquée du 1^er octobre 2012 (voir l’annexe A).

[13]  Le fardeau de preuve qui incombe à un opposant relativement à la question de la non-conformité d’un requérant à l’article 30b) de la Loi est léger, car il est difficile pour l’opposant d’établir le défaut d’emploi, et le requérant est généralement mieux à même de produire une preuve relative à l’emploi de sa propre marque. Pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial, un opposant peut s’appuyer aussi bien sur sa propre preuve que sur la preuve du requérant [Labatt Brewing Co Ltd c Molson Breweries, A Partnership (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^re inst), à la p 230; Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd, 2014 CF 323 (CanLII), aux para 33 à 38]. Il suffit à l’opposant de produire une preuve suffisante permettant de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de son motif d’opposition. Une fois que l’opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve, il revient au requérant de démontrer qu’il employait sa marque à la date revendiquée.

[14]  L’article 4 de la Loi définit ce qui constitue l’« emploi » d’une marque de commerce en liaison avec des produits et des services. Il est libellé comme suit :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[15]  En l’espèce, l’Opposante invoque à la fois sa propre preuve, à savoir l’affidavit Cheng, et la preuve de la Requérante, à savoir l’affidavit Timmerman, à l’appui de son motif d’opposition fondé sur l’article 30b). À mon avis, cette preuve est suffisante pour établir le bien-fondé du motif d’opposition fondé sur l’article 30b) à l’égard des produits (1), (2), (4), (5), (6), (12) et (16) et des services (1).

[16]  Des instantanés d’écran de la page d’accueil du site Web de la Requérante accessible au http://orangeworks.ca, qui présentent les diverses catégories de produits offerts par la Requérante, sont joints à l’affidavit Cheng. Ces catégories comprennent « Espresso and Coffee » [expresso et café], « Cookware » [batteries de cuisine], « Table and Glassware » [articles de table et de verrerie], « Blenders » [mélangeurs], « Knives and Cutlery » [couteaux et coutellerie], « Prep, Gadgets and Other » [préparation, gadgets et autres]. Chacune de ces catégories comprend une liste des marques spécifiques qui sont offertes dans chaque catégorie. Aucune de ces marques n’est ORANGE WORKS. Les produits semblent plutôt tous être des produits de marque de tiers, comme Breville, Le Creuset, Zwilling, Royal Doulton, Vitamix, etc. [affidavit Cheng, para 7; pièce B]. Un imprimé semblable tiré du site Web de la Requérante accessible au http://orangeworks.ca est joint comme pièce C à l’affidavit Timmerman [affidavit Timmerman, para 13; pièce C]. Il présente la catégorie de produits « Espresso and Coffee » [expresso et café] et les marques offertes dans cette catégorie. Chacune des marques énumérées semble être liée à des produits de marque de tiers. Je souligne que les imprimés joints à l’affidavit Cheng sont postérieurs à la date de production de la demande du 14 mai 2013, car ils ont été obtenus le 20 octobre 2015. M. Timmerman n’indique pas à quel moment il a obtenu l’imprimé joint comme pièce C à son affidavit. Cependant, son affidavit a été souscrit le 8 avril 2016.

[17]  Mme Cheng a également joint des instantanés d’écran de pages Web tirées du site Web accessible au http://orangeworkskitchenandhome.com, obtenues à partir du site d’archives Internet WayBack Machine [affidavit Cheng, para 11 à 14; pièces E et F]. Ces pages sont datées du 9 janvier 2012 et du 21 juin 2013, et elles comportent au moins une inscription qui est antérieure à la date pertinente du 19 novembre 2011 qui s’applique à certains des produits visés par la demande, et plusieurs inscriptions qui sont antérieures à la date pertinente du 1^er octobre 2012 qui s’applique à d’autres produits. Les pages tirées de ce site Web mentionnent, elles aussi, uniquement des produits de marque de tiers. Mme Cheng explique que, lorsqu’elle a tenté de cliquer sur les dates correspondant aux pages archivées du site Web de la Requérante accessible au http://orangeworks.ca, elle a été redirigée vers le site Web accessible au http://orangeworkskitchenandhome.com. Ce site Web présente la Marque de la Requérante sous la même forme distinctive, et l’adresse de la Requérante qui figure dans l’avis de droit d’auteur est la même sur les deux sites. Dans son plaidoyer écrit et à l’audience, l’Opposante a décrit ce site Web comme étant une version antérieure du site Web actuel de la Requérante. J’estime qu’il s’agit là d’une inférence raisonnable.

[18]  Comme l’a fait observer l’Opposante, M. Timmerman n’affirme expressément nulle part dans l’affidavit Timmerman que la Requérante vend ou a vendu au Canada, depuis les dates de premier emploi revendiquées dans la demande, de quelconques articles de cuisine, articles de table, batteries de cuisine et coutellerie ou de l’équipement pour café et expresso et des accessoires connexes ou autres produits commercialisés sous la Marque. Il affirme plutôt simplement que la Requérante se spécialise dans la vente de certaines catégories de produits. En outre, M. Timmerman n’a fourni aucune photographie montrant la Marque apposée sur un produit quelconque ou liée à un produit quelconque ni fourni de factures ou de reçus faisant état de ventes de l’un quelconque des produits de marque ORANGE WORKS.

[19]  M. Timmerman a fourni des photographies de la devanture d’un de ses points de vente au détail qui, affirme-t-il, a ouvert ses portes à Calgary, en Alberta, le 19 novembre 2011, la date de premier emploi revendiquée au Canada à l’égard des produits désignés comme étant les produits (1), (2), (4), (5), (6) et (12) et des services (1) et (2) [affidavit Timmerman, para 4 et 5; pièce B]. La Marque est présentée bien en vue sur l’enseigne extérieure du point de vente.

[20]  L’Opposante soutient que le fait que la Requérante vend ses produits dans les magasins de détail ORANGE WORKS n’établit pas l’emploi de la Marque en liaison avec des produits, étant donné que les produits vendus dans les magasins de la Requérante semblent être des produits de tiers commercialisés sous leurs marques de commerce respectives plutôt que sous la Marque de la Requérante. Autrement dit, l’Opposante prétend que la Requérante n’est pas la source des produits vendus, mais qu’elle ne fait plutôt qu’exploiter un magasin de détail qui vend des produits de tiers. Dans ce contexte, l’Opposante soutient que les consommateurs associeraient la Marque aux services de magasin de détail de la Requérante, mais non aux produits vendus par la Requérante.

[21]  L’agente d’audience Barnett s’est récemment penchée sur une question semblable dans l’affaire McMillan LLP c April Cornell Holdings, 2015 COMC 111 (CanLII), au para 24, dans laquelle elle a affirmé ce qui suit [Traduction] :

Il est vrai que la présence d’une marque de commerce sur une affiche qui se trouve à proximité immédiate des produits au moment du transfert de la possession ou de la propriété de ses [sic] produits peut satisfaire aux exigences de l’article 4(1) de la Loi. Voir, par exemple, l’utilisation d’affichettes d’étagère, d’affichettes de comptoir et d’autres éléments d’affichage ou de présentation dans les affaires suivantes : Loblaws Ltd c Richmond Breweries Ltd (1983), 73 CPR (2d) 258 (COMC); General Mills Canada Ltd c Procter& Gamble Inc (1985), 6 CPR (3d) 551 (COMC); Canadian Council of Professional Engineers c Randolph Engineering Inc (2001), 19 CPR (4th) 259, p. 262 (COMC); Lafco Enterprises Inc c Canadian Home Publishers, 2013 COMC 44 (CanLII); Fogler, Rubinoff LLP c Blistex Inc, 2014 COMC 181 (CanLII). Chaque affaire doit cependant être jugée en fonction des faits qui lui sont propres et lorsqu’il s’agit de déterminer si un avis de liaison est donné « de toute autre manière », le contexte est important. Par exemple, la question de savoir si d’autres marques de commerce sont présentes et, dans l’affirmative, s’il s’agit de marques de commerce de tiers, compte parmi les facteurs à considérer [voir, à titre d’exemple, Clark, Wilson c Myriad Innovative Designs Inc, 2001 CanLII 37728 (CA COMC), 2001 CanLII 37728 (COMC); et Batteries Plus, LLC c La Source (Bell) Electronics Inc, 2012 COMC 202 (CanLII)]. En d’autres termes, la présence d’une marque de commerce sur une affiche qui se trouve à proximité immédiate de produits n’est pas nécessairement déterminante. En réalité, lorsqu’il s’agit de la vente de produits de tiers, elle est souvent non pertinente.

[22]  La question de l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des produits de marque de tiers a aussi été examinée plus récemment par la Cour fédérale dans Mcdowell c Laverana GmbH & Co KG, 2016 CF 1276 (CanLII). L’affaire Mcdowell concernait la marque de commerce HONEY, sous forme nominale et figurative. Dans Mcdowell, la Cour a conclu que l’agent d’audience avait tiré plusieurs conclusions contestées concernant les éléments de preuve présentés par Mme McDowell. Parmi celles-ci figuraient les questions de savoir si la marque de Mme McDowell était en fait [Traduction] « apposé[e] sur les produits mêmes », si les étiquettes volantes arborant la marque « HONEY » étaient essentiellement des étiquettes de prix et, par conséquent, ne distinguaient pas les produits, mais seulement les services du détaillant, et si la présentation de la marque de Mme McDowell sur des sacs à provisions et des boîtes, des enseignes à l’extérieur et à l’intérieur du magasin, des fiches publicitaires, des cartes professionnelles et des cartes de fidélité et dans la partie supérieure des reçus donnait l’avis de liaison requis au titre de l’art 4(1) de la Loi ou constituait un emploi en liaison uniquement avec les services de magasin de vente au détail.

[23]  La Cour a statué que ces conclusions de fait et de droit de l’agent d’audience étaient des questions litigieuses qui ne se prêtaient pas à une résolution dans le cadre de la procédure sommaire prévue à l’article 45 de la Loi, compte tenu, en particulier, de l’existence d’un litige distinct et non résolu entre les parties mettant en cause une marque de commerce concurrente enregistrée au nom de la partie requérante.

[24]  La Cour a déclaré ce qui suit aux para 22 et 23 [Traduction] :

[22]   L’agent d’audience a conclu que la preuve présentée par Mme McDowell était ambigüe et que cette ambiguïté devait être résolue à l’encontre des intérêts de la propriétaire :

 

Au mieux, la preuve est ambiguë à savoir si l’un ou l’autre des produits vendus dans les magasins HONEY étaient des produits HONEY plutôt que des produits de tiers. Suivant Plough [Plough (Canada) Ltd v Aerosol Fillers Inc, 1980 CanLII 2739 (CAF), [1981] 1 FC 679 (CA)], cette ambiguïté doit être résolue à l’encontre des intérêts de la Propriétaire.

 

[23]   Cette conclusion est entachée d’erreur flagrante. Toute ambiguïté en matière de preuve aurait dû être réglée en faveur de la propriétaire inscrite Mme McDowell (décision Black & Decker Corporation v. Method Law Professional Corporation, 2016 FC 1109 (CanLII), au paragraphe 15, citant la décision Fraser Sea Food Corp. c. Fasken Martineau Dumoulin LLP, 2011 FC 893 (CanLII), au paragraphe 19; voir aussi la décision Fairweather Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce), 2006 CF 1248 (CanLII), au paragraphe 41, conf. 2007 CAF 376 (CanLII)).

[25]  Dans la mesure où l’on peut considérer que la décision rendue dans l’affaire Mcdowell signifie qu’on peut estimer qu’un détaillant qui vend les produits de marque d’autres fabricants [Traduction] « emploie » sa propre marque en liaison avec ces produits, du moment, par exemple, qu’il y appose des étiquettes de prix ou des étiquettes volantes arborant sa marque, je suis d’avis que cette affaire se distingue de la présente espèce.

[26]  En l’espèce, j’estime que la preuve ne présente aucune ambiguïté. À première vue, il ressort clairement de la preuve que la Requérante offre des produits de marque de tiers, et il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer la prétention selon laquelle la Marque a été employée en liaison avec l’un quelconque des produits de la Requérante ou selon laquelle l’avis de liaison requis au titre de l’art 4(1) de la Loi a été donné de manière à étayer une prétention d’emploi en liaison avec de quelconques produits de marque de tiers.

[27]  À mon avis, la preuve dont je dispose étaye par conséquent l’allégation de l’Opposante selon laquelle la Marque n’a pas été employée au Canada au sens de l’article 4 de la Loi depuis la date de premier emploi revendiquée du 19 novembre 2011 à l’égard des produits (1), (2), (4), (5), (6) et (12) ou depuis la date de premier emploi revendiquée du 1^er octobre 2012 à l’égard des produits (16). J’estime qu’elle est suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve d’établir le bien-fondé du motif d’opposition fondé sur l’article 30b) à l’égard de ces produits spécifiques.

[28]  L’Opposante s’étant acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard des produits (1), (2), (4), (5), (6), (12) et (16), c’est à la Requérante que revient maintenant le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle employait (au sens de l’article 4 de la Loi) la Marque en liaison avec ces produits à la date de production de sa demande, et ce, depuis les dates de premier emploi revendiquées. Les seuls éléments de preuve établissant une présentation de la Marque sont le site Web et l’enseigne du point de vente de la Requérante. En l’absence de tout autre témoignage ou de toute autre preuve documentaire à l’appui, comme une preuve que la Marque figure sur les produits eux-mêmes, sur des étiquettes de prix, etc., il m’est impossible de conclure que la Marque a été employée au sens de l’article 4 de la Loi. La Requérante n’a pas produit une preuve suffisante pour s’acquitter de son fardeau. En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) est accueilli à l’égard des produits (1), (2), (4), (5), (6), (12) et (16).

[29]  Pour s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard des services (1) et (2) énoncés dans la demande et à l’égard desquels la date de premier emploi du 19 novembre 2011 est revendiquée, l’Opposante s’appuie également à la fois sur l’affidavit Cheng et sur l’affidavit Timmerman.

[30]  Par souci de commodité, ces services sont reproduits ci-dessous [Traduction] :

(1) Entretien et réparation de machines à expresso, de cafetières automatiques, de moulins à café et de petits électroménagers; installation de machines à expresso, de cafetières automatiques et de moulins à café; formation sur l’utilisation de machines à expresso, de cafetières automatiques et de moulins à café; installation d’équipement de traitement de l’eau.

(2) Exploitation d’un site Web d’information dans les domaines des articles de cuisine, des petits électroménagers, des articles ménagers, des machines à expresso, des cafetières automatiques, des moulins à café, de la décoration intérieure, du thé et des accessoires pour le thé.

[31]  En ce qui concerne les services (2), l’Opposante fait observer que l’affidavit Timmerman mentionne le site Web accessible au http://orangeworks.ca [affidavit Timmerman, para 12; pièce C]. L’Opposante souligne également que la pièce A de l’affidavit Cheng établit que le site Web de la Requérante accessible au http://orangeworks.ca a été créé le 13 avril 2013, soit après la date de premier emploi du 19 novembre 2011 revendiquée dans la demande. L’Opposante soutient par conséquent que la Requérante ne pouvait pas fournir ses services de site Web à la date de premier emploi revendiquée.

[32]  J’ai de la difficulté à admettre cet argument, étant donné que Mme Cheng a fourni des pages Web archivées tirées du site Web accessible au http://orangeworkskitchenandhome.com remontant au 9 janvier 2012, comportant au moins une inscription remontant au 20 octobre 2011 [affidavit Cheng, pièce F]. Comme je l’ai indiqué précédemment, l’Opposante elle-même a décrit ce site Web dans ses observations écrites comme étant une [Traduction] « version antérieure » du site Web de la Requérante et elle s’est appuyée sur les pages Web tirées de ce site Web pour étayer ses observations selon lesquelles la Marque n’était pas employée aux dates pertinentes du 19 novembre 2011 et du 1^er octobre 2012 qui s’appliquent à certains des produits visés par la demande.

[33]  En ce qui concerne les services d’entretien et de réparation compris dans les services (1), l’Opposante souligne qu’aucune des pages Web archivées obtenues à partir du site d’archives Internet WayBack Machine ne mentionne la fourniture de services d’entretien ou de réparation par la Requérante [affidavit Cheng, pièces E et F]. L’Opposante souligne également que, bien que M. Timmerman affirme dans son affidavit que la Requérante entretient et répare de l’équipement pour café et expresso, il n’indique pas qu’elle l’a fait depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande. Je souligne que, contrairement aux pages Web obtenues à partir du site d’archives Internet WayBack Machine, celles qui ont été tirées du site Web http://orangeworks.ca après la date pertinente mentionnent bel et bien des services [Traduction] « d’entretien et de réparation ». Aucune des pages Web jointes aux affidavits Cheng ou Timmerman ne fait mention de quelconques services d’installation et de formation, et l’affidavit de M. Timmerman est muet en ce qui concerne l’emploi de la Marque en liaison avec ces services à un moment quelconque.

[34]  À l’appui de son allégation portant que la Requérante n’a pas employé la Marque en liaison avec les services (1) depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande, l’Opposante invoque également la pièce A de l’affidavit Timmerman. La pièce A est une copie du permis d’exploitation de la Requérante, émis par la ville de Calgary. La date d’entrée en vigueur indiquée sur le permis est le 30 novembre 2012 [sic]. L’Opposante souligne que cette date est postérieure de onze jours à la date de premier emploi alléguée par la Requérante à l’égard de ses services. L’Opposante soutient que cela aurait rendu la Requérante incapable d’offrir et d’exécuter l’un quelconque de ses services à la date de premier emploi revendiquée du 29 novembre 2011. Cette déclaration peut ou peut ne pas être exacte. Cependant, j’estime que cette preuve, lorsqu’on la considère conjointement avec le fait que la preuve de la Requérante ne comporte aucune allégation quant à un véritable emploi en liaison avec l’un quelconque des services depuis la date de premier emploi revendiquée, le fait que la preuve ne fait aucune mention de services de formation quelconques et le fait que les versions archivées du site Web antérieur de la Requérante ne semblent pas mentionner de services liés à des réparations, alors que de tels services sont mentionnés dans la version plus récente, est suffisante pour établir le bien-fondé du motif fondé sur l’article 30b) à l’égard des services (1). Par conséquent, c’est à la Requérante que revient maintenant le fardeau de démontrer qu’elle a employé la Marque en liaison avec ces services depuis la date de premier emploi revendiquée. Étant donné que la Requérante n’a pas produit de preuve pour établir l’emploi de la Marque en liaison avec ces services de la date de premier emploi revendiquée à la date de production de la demande, le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) est accueilli à l’égard des services (1).

[35]  En résumé, le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) est accueilli à l’égard des produits (1), (2), (4), (5), (6), (12) et (16) et des services (1), mais il est rejeté à l’égard des services (2).

Article 30e)

[36]  L’Opposante allègue que la demande relative à la Marque n’est pas conforme aux exigences de l’article 30e) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque en liaison avec les produits (3), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), (15), (17), (18) et (19) ou en liaison avec les services (3), qui sont énoncés dans la demande.

[37]  En ce qui concerne les produits, je suis d’avis que la preuve invoquée par l’Opposante pour s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard des produits au titre du motif d’opposition fondé sur l’article 30b) est également suffisante pour lui permettre de s’acquitter de son fardeau à l’égard de ce motif d’opposition. Rien ne permet d’inférer que la Requérante aurait eu l’intention d’employer la Marque sur ses produits visés par l’emploi projeté d’une façon différente de la façon dont elle l’a employée en liaison avec les produits qu’elle a vendus à ce jour. Par conséquent, j’estime que la preuve en l’espèce est également suffisante pour mettre en doute l’intention de la Requérante d’employer la Marque, au sens de l’article 4 de la Loi, en liaison avec ses produits visés par l’emploi projeté. Comme dans le cas du motif d’opposition fondé sur l’article 30b), c’est donc à la Requérante que revient maintenant le fardeau de démonter, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle avait bel et bien, dans les faits, l’intention d’employer la Marque (au sens de l’article 4 de la Loi) en liaison avec ces produits à la date à laquelle elle a produit sa demande. La Requérante n’a pas produit une preuve suffisante à cet égard. En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) est accueilli à l’égard des produits (3), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), (15), (17), (18) et (19).

[38]  En ce qui concerne les services (3) (reproduits ci-dessous), il n’y a aucune preuve qui donne à penser que la Requérante n’avait pas l’intention d’offrir ces services en liaison avec la Marque au moment où elle a produit sa demande ou que, en date d’aujourd’hui, elle n’a pas l’intention de le faire dans l’avenir.

[Traduction]
(3) Exploitation d’un site Web d’information dans les domaines des produits pour barbecue, du mobilier, de l’éclairage intérieur, des produits ménagers, des aliments, des aliments santé et de l’équipement de traitement de l’eau.

[39]  Au contraire, la preuve démontre que la Requérante exploitait déjà un site Web depuis un certain temps. En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) est rejeté à l’égard des services (3).

Article 12(1)d)

[40]  L’Opposante allègue que la Marque n’est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l’article 12(1)d) de la Loi, parce qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce WORX de l’Opposante, qui font l’objet des enregistrements n^os LMC727,239 (WORX & dessin), LMC735,908 (WORX), LMC780,142 (WORX & DESSIN) et LMC900,383 (WORX DESSIN). Il convient de souligner que toutes ces marques sont des marques figuratives. Elles sont présentées à l’annexe B de ma décision.

[41]  Un opposant s’acquitte de son fardeau de preuve initial à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) si l’enregistrement invoqué dans la déclaration d’opposition est en règle à la date de la décision. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence d’un enregistrement invoqué par un opposant [Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. En l’espèce, j’ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que les enregistrements de l’Opposante existent tous et sont en règle. Je souligne que l’Opposante a également produit des copies certifiées de ces enregistrements dans le cadre de sa preuve. L’Opposante s’est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l’égard de ce motif. Par conséquent, je dois maintenant déterminer si la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’existe pas de probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

Test en matière de confusion

[42]  Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi porte que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[43]  Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC)].

[44]  Dans Masterpiece (supra), au para 49, la Cour suprême du Canada a formulé les observations suivantes quant à l’analyse de la confusion au titre de l’article 6(5) de la Loi [Traduction] :

[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce, même s’il est mentionné en dernier lieu au par. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l’analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. [C]es autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...]. En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l’étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l’analyse relative à la confusion.

[45]  Dans cet esprit, j’ai choisi de commencer mon analyse de la confusion en l’espèce par l’évaluation du degré de ressemblance entre les marques des parties.

Examen des facteurs énoncés à l’article 6(5)

Degré de ressemblance

[46]  Lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faut considérer les marques de commerce dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23 (CanLII), CarswellNat 1402, au para 20].

[47]  Dans Masterpiece (supra), au para 64, la Cour suprême indique en outre qu’il est préférable, lorsqu’il s’agit de comparer des marques, de se demander d’abord si l’un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[48]  En l’espèce, la Marque est constituée de ORANGE et de WORKS [travaux], qui sont tous deux des mots du dictionnaire d’usage courant. J’estime que ni l’un ni l’autre de ces mots n’est plus frappant ou unique que l’autre. Les marques de commerce de l’Opposante sont constituées du mot stylisé WORX partiellement entouré d’une bordure rectangulaire. L’aspect graphique fait partie intégrante des marques de commerce, mais il n’ajoute ou n’enlève pas grand-chose au mot WORX dont sont formées les marques. Compte tenu de ce qui précède, j’estime qu’il est pertinent en l’espèce de considérer les marques des parties dans leur ensemble, tout en gardant à l’esprit le principe selon lequel le premier mot ou la première syllabe d’une marque de commerce est souvent la partie la plus importante aux fins de la distinction [Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^re inst)].

[49]  L’Opposante soutient que les marques des parties sont semblables sur les plans visuel et sonore. Elle fait valoir que le fait que le premier mot de la Marque soit ORANGE ne permet pas de la distinguer, étant donné que « orange » est un adjectif qui sert à modifier « works » [travaux]. L’Opposante soutient en outre que, étant donné que son matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses présente la couleur orange sur les produits eux-mêmes et sur les étiquettes et les emballages des produits, les similitudes entre les marques des parties seraient accentuées à la première impression [affidavit Fitzpatrick, para 15]. Un exemple de la manière dont l’Opposante emploie la couleur orange en liaison avec ses produits est présenté à la pièce B de l’affidavit Fitzpatrick. Par souci de commodité, j’ai reproduit cet exemple à l’annexe C de ma décision.

[50]  Comme je l’ai souligné précédemment, les marques de commerce déposées invoquées par l’Opposante en l’espèce sont toutes des marques figuratives, et aucun de ses enregistrements ne comporte de revendication de couleur comme caractéristique de la marque. Par conséquent, j’estime qu’il est plus approprié de tenir compte de l’emploi que fait l’Opposante de la couleur orange en tant que circonstance pertinente de l’espèce, plutôt que dans le cadre de mon évaluation du degré de ressemblance. Dans l’éventualité où j’aurais tort de procéder ainsi, je tiens à ajouter que cela n’aurait en rien changé ma conclusion à l’égard de ce motif d’opposition.

[51]  Étant donné que le mot WORX dont sont formées les marques de commerce de l’Opposante est semblable au mot WORKS [travaux] présent dans la Marque, on peut dire qu’il existe une certaine ressemblance entre les marques des parties dans la présentation, le son et l’idée suggérée. Cependant, compte tenu du fait que le mot ORANGE occupe la première position dominante de la Marque et que les marques de commerce de l’Opposante présentent également un élément graphique et une orthographe altérée du mot WORX, on peut également dire que les marques diffèrent les unes des autres dans la présentation, le son et l’idée suggérée. En ce qui concerne l’observation de l’Opposante selon laquelle le mot ORANGE sert simplement à modifier WORKS [travaux] et ne distingue pas la Marque, je souligne que ORANGE peut à la fois être un nom (un fruit) et un adjectif (une couleur). Ces deux significations engendrent une impression visuelle forte et une idée associée qui sont différentes de celles créées par les marques de commerce de l’Opposante. Dans l’ensemble, j’estime que les marques des parties présentent légèrement plus de différences que de ressemblances.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[52]  Bien que la Marque soit formée de termes du dictionnaire d’usage courant, j’estime qu’elle possède un certain caractère distinctif inhérent, car la signification que pourrait avoir la combinaison des mots ORANGE et WORKS [travaux] dans le contexte des produits et services de la Requérante n’apparaît pas clairement.

[53]  Étant donné que les produits de l’Opposante sont des outils et du matériel pour faire des travaux (c.-à-d. aménagement paysager et jardinage), on peut dire que ses marques de commerce WORX, qui sont essentiellement constituées d’une orthographe altérée du mot WORKS [travaux], sont assez suggestives.

[54]  Dans l’ensemble, j’estime que les marques de commerce WORX de l’Opposante possèdent un caractère distinctif inhérent légèrement moins marqué que celui de la Marque.

[55]  En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques des parties sont devenues connues, la preuve démontre que la marque de commerce de l’Opposante est devenue plus connue que la Marque.

[56]  L’affidavit Timmerman traite de l’emploi de la Marque. Selon M. Timmerman :

·  La Requérante est une société de vente au détail qui a ouvert son premier magasin à Calgary, en Alberta, le 19 novembre 2011 [para 4]. Une copie du permis d’exploitation de la Requérante qui, comme je l’ai déjà souligné, présente la date d’entrée en vigueur du 30 novembre 2011, est jointe comme pièce A. Deux photographies de la devanture du magasin sont jointes comme pièce B. On peut voir que la Marque est présentée bien en vue sur la devanture du magasin. Il convient de souligner que la lettre « O » de « WORKS » [travaux] est stylisée et prend la forme d’une orange (c.-à-d. le fruit);

·  La Requérante se spécialise dans la vente d’articles de cuisine, d’articles de table, de batteries de cuisine et de coutellerie haut de gamme et, en particulier, d’équipement pour café et expresso et d’accessoires connexes [para 7];

·  Pour les années 2011 à 2015, l’équipement pour café et expresso et les accessoires connexes ont représenté entre 18,3 % (2011) et 44,9 % (2015) des ventes de la Requérante, et les mélangeurs ont représenté entre 0,8 % (2011) et 29,4 % (2013 et 2014) des ventes de la Requérante [para 8 et 9]. Aucun chiffre de ventes n’a été fourni;

·  La Requérante assure également l’entretien et la réparation d’équipement pour café et expresso [para 10]; et

·  La Requérante exploite un site Web accessible au orangeworks.ca [para 12; pièce C]. Aucun renseignement n’a été fourni quant à savoir depuis combien de temps ce site Web ou le site Web orangeworkskitchenandhome.com mentionné dans l’affidavit Cheng sont opérationnels ou combien de visiteurs canadiens ils ont eus chaque année. Aucun renseignement supplémentaire n’a été fourni en ce qui concerne les autres activités et dépenses publicitaires et promotionnelles possibles de la Requérante.

[57]  Cette preuve, considérée seule ou conjointement avec l’affidavit Cheng produit par l’Opposante, ne démontre pas que la Marque est devenue connue en liaison avec l’un quelconque des produits énumérés dans la demande. En ce qui concerne les services liés à des réparations (services (1)), M. Timmerman affirme simplement que la Requérante offre ces services. Cependant, aucun renseignement n’est fourni quant à la manière dont la Requérante annonce et exécute ces services, et aucun chiffre concernant les recettes ou les dépenses publicitaires associées à ces services n’a été fourni. Il en va de même pour les services liés au site Web de la Requérante (services (2) et (3)). À l’exception d’une indication selon laquelle la Requérante a exploité un site Web, la Requérante n’a fourni aucun renseignement me permettant de tirer quelque conclusion significative que ce soit en ce qui concerne la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue en liaison avec les services (2) et (3).

[58]  L’affidavit Fitzpatrick traite de la question de la promotion et de l’emploi par l’Opposante de ses marques de commerce. Selon M. Fitzpatrick :

·  L’Opposante est connue au Canada pour ses outils électriques et son matériel pour le jardinage et l’entretien des terrains de marque WORX (les produits de marque WORX) [para 2 et 3];

·  Depuis juillet 2006, l’Opposante vend, par l’entremise de filiales, des souffleuses-aspirateurs, des cisailles à haies, des coupe-bordures et des tondeuses de pelouses de marque WORX (le matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses de marque WORX) à divers détaillants nationaux comme Canadian Tire, Home Hardware, Sears et Rona [para 9 à 13];

·  Depuis juillet 2006, les ventes réalisées au Canada du matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses de marque WORX de l’Opposante ont dépassé 53,6 millions de dollars. Les ventes annuelles des produits de marque WORX (y compris, mais sans s’y limiter, le matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses de marque WORX) ont varié de 1 308 950 $ (2007) à 11 448 315 $ (2015). Bien que les chiffres des ventes au Canada concernant uniquement le matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses de marque WORX ne soient pas disponibles, environ 90 % des ventes susmentionnées se rapporteraient au matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses de marque WORX [para 14];

·  Depuis le lancement du matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses de marque WORX sur le marché canadien, la couleur orange a toujours été présentée en liaison avec ce matériel, sur le matériel lui-même, sur des accessoires connexes ou sur les emballages et les étiquettes [para 15 à 20]. Des exemples de cet emploi de la couleur orange sont joints comme pièces B à E à l’affidavit de M. Fitzpatrick [voir l’annexe C de ma décision, qui présente l’exemple fourni à la pièce B de l’affidavit Fitzpatrick];

·  L’Opposante a engagé des dépenses de plus de 155,7 millions de dollars pour la publicité télévisée et le marketing de son matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses de marque WORX en Amérique du Nord depuis 2007 (aucune répartition par pays n’est disponible) [para 27 à 30; pièces I et J];

·  L’Opposante fait la promotion de son matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses de marque WORX de l’Opposante à l’occasion de salons commerciaux tenus au Canada et aux États-Unis [para 31 et 32; pièces K et L];

·  Le matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses de marque WORX de l’Opposante est annoncé et/ou présenté dans divers magazines canadiens, y compris House and Home, Canadian Living, etc. [para 33; pièce L]; et

·  De 2006 à novembre 2015, les dépenses de publicité non télévisée et de promotion au Canada des produits de marque WORX de l’Opposante ont été de l’ordre de plus de 7,3 millions de dollars [para 35].

[59]  Ce qui précède m’amène à conclure que les marques de commerce de l’Opposante sont devenues mieux connues que la Marque en liaison avec son matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[60]  Il n’apparaît pas clairement que la Marque a déjà été employée (au sens de l’article 4 de la Loi) en liaison avec l’un quelconque des produits visés par la demande. Même si la Requérante revendique la date de premier emploi du 19 novembre 2011 à l’égard des services (1), on ne sait pas si elle a commencé à l’employer à cette date ou à une date ultérieure. Bien que l’Opposante n’ait pas produit une preuve suffisante pour mettre en doute la date de premier emploi revendiquée par la Requérante à l’égard des services (2) ou son intention d’employer la Marque en liaison avec les services (3), la preuve ne permet pas non plus d’avoir une idée claire de la période pendant laquelle la Marque a été en usage en liaison avec ces services. Quoi qu’il en soit, étant donné que l’Opposante a établi l’emploi d’une ou de plusieurs de ses marques de commerce depuis juillet 2006, j’estime que ce facteur favorise l’Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises et nature du commerce des parties

[61]  Pour évaluer ces facteurs, je dois comparer l’état déclaratif des produits et des services qui figure dans la demande de la Requérante avec les produits visés par les enregistrements de l’Opposante [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktein c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); Mr. Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); et Miss Universe Inc c Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381 (CAF)].

[62]  En ce qui concerne le genre des produits et des services des parties, j’estime qu’il n’y a aucun recoupement direct.

[63]  La demande relative à la Marque vise des services d’entretien, de réparation, de formation et d’installation se rapportant à du café et à des produits liés à la cuisine, ainsi que des services d’installation d’équipement de traitement de l’eau. Elle vise également des services liés à un site Web d’information dans le domaine des cafetières automatiques/équipement pour café et d’autres produits visés par la demande relative à la Marque.

[64]  On peut catégoriser de façon générale les produits visés par la demande relative à la Marque comme comprenant des produits et des accessoires liés au café et au thé; des accessoires de cuisine; des articles de bar; des produits alimentaires et des boissons; de petits électroménagers; de petits appareils électriques; des produits liés au barbecue; des produits de salle de bain; de la literie; du mobilier; des articles de décoration; des produits d’éclairage; des produits d’entretien ménager; et de l’équipement et des fournitures de traitement de l’eau.

[65]  En revanche, l’Opposante est une société de fabrication d’outils qui se spécialise dans la production d’outils électriques et de matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses [affidavit Fitzpatrick, para 2]. Il s’agit des types de produits qui sont visés par les enregistrements de l’Opposante.

[66]  À l’audience, l’Opposante a fait valoir qu’il y aurait, à tout le moins, un recoupement entre les [Traduction] « aspirateurs » visés par la demande relative à la Marque et un des produits de l’Opposante, à savoir la souffleuse-aspirateur Trivac. Selon M. Fitzpatrick, la souffleuse-aspirateur Trivac est multifonctionnelle, car il s’agit d’une souffleuse, d’un aspirateur et d’une déchiqueteuse, et elle peut par conséquent être utilisée tant à l’extérieur et qu’à l’intérieur, dans des endroits comme le garage [affidavit Fitzpatrick, para 21; pièce F]. Il n’apparaît pas clairement que ce produit spécifique entre dans les catégories de produits énoncées dans les enregistrements de l’Opposante. Quoi qu’il en soit, bien que cet article spécifique puisse théoriquement être utilisé à l’intérieur, par exemple dans un garage, j’estime néanmoins qu’il n’est pas du même genre que les produits ménagers qui sont visés par la demande relative à la Marque. Je souligne que, à la pièce F, il est décrit comme étant un [Traduction] « puissant aspirateur pour l’entretien des terrains », équipé d’un [Traduction] « bec en angle pour faciliter l’accès sous les terrasses et les arbustes », qui peut permettre de [Traduction] « faciliter votre prochain nettoyage extérieur ». Dans ce contexte, j’estime qu’il n’est pas du même genre que les aspirateurs qui sont présentés comme étant de [Traduction] « petits appareils électriques », au même titre que les [Traduction] « fers à repasser », dans la demande relative à la Marque.

[67]  En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, je souligne que les produits de l’Opposante sont vendus par l’intermédiaire de détaillants nationaux comme Canadian Tire, Home Hardware, Sears et Rona, de même qu’en ligne [affidavit Fitzpatrick, para 13 à 20; pièces B à E]. Selon M. Timmerman, la Requérante vend ses produits dans son propre magasin de détail. Cependant, étant donné que la demande relative à la Marque ne comporte aucune restriction, ses produits pourraient être vendus par des voies identiques ou semblables à celles de l’Opposante.

Circonstances de l’espèce

Emploi de marques de tiers en liaison avec des produits ménagers et des produits d’aménagement paysager

[68]  Selon M. Fitzpatrick, un certain nombre de sociétés fabriquent et vendent au Canada une diversité de produits, y compris de petits électroménagers, de petits appareils électriques, du matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses ainsi que des outils électriques. Bosch et Black & Decker sont deux de ces sociétés. Un imprimé du site Web de Canadian Tire qui présente une cafetière automatique BOSCH et divers outils électriques et accessoires de marque BOSCH est joint comme pièce G à l’affidavit de M. Fitzpatrick. Un imprimé du site Web de Canadian Tire présentant de petits électroménagers BLACK & DECKER ainsi que divers outils électriques et accessoires et du matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses de marque BLACK & DECKER est joint comme pièce H.

[69]  En plus de la preuve présentée dans l’affidavit Fitzpatrick, l’Opposante a produit, par la voie de l’affidavit Cheng, une preuve de l’état du registre pour établir que BLACK & DECKER et BOSCH sont des marques de commerce enregistrées en liaison avec des outils électriques, des électroménagers, de petits appareils électriques, du matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses, etc. [para 15 à 20; pièces G à J].

[70]  L’Opposante soutient que cette preuve étaye son point de vue selon lequel les consommateurs au Canada s’attendraient à ce qu’une société qui fabrique et vend du matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses comme l’Opposante élargisse sa gamme de produits pour inclure d’autres produits comme de petits appareils électriques, des électroménagers, etc.

[71]  Bien qu’une preuve de cette nature puisse être pertinente, l’Opposante a fourni seulement deux exemples de sociétés qui semblent offrir des outils et du matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses en plus de petits électroménagers. Étant donné que seulement deux exemples ont été fournis, et en l’absence de toute indication quant à la part de marché que ces sociétés détiennent, il est difficile de tirer quelque conclusion significative que ce soit au sujet de ce que pourraient être les perceptions des consommateurs ou leurs attentes par rapport aux produits de la Requérante.

[72]  L’Opposante fait également observer qu’elle détient une demande relative à la marque WORX Dessin (n^o 1,690,631) qui vise de [Traduction] « petits appareils électroménagers ». Cependant, je souligne que cette demande a été produite après que la Requérante a produit sa demande relative à la Marque, et il n’y a aucune preuve que l’Opposante a dans les faits employé ses marques de commerce en liaison avec de tels produits.

Emploi de la couleur orange sur les produits, les emballages et les étiquettes de l’Opposante

[73]  Comme je l’ai indiqué précédemment, à titre de circonstance additionnelle de l’espèce, l’Opposante souligne que, depuis que ses produits ont été lancés sur le marché canadien en juillet 2006, la couleur orange a toujours été présente sur le matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses et les accessoires connexes de marque WORX de l’Opposante, ainsi que sur leurs emballages et étiquettes (affidavit Fitzpatrick, para 15; pièce B). L’Opposante soutient que, étant donné que son matériel pour le jardinage et l’entretien des pelouses présente la couleur orange sur les produits eux-mêmes et sur les étiquettes et les emballages des produits, les similitudes entre les marques des parties seraient accentuées à la première impression. Je conviens qu’il s’agit là d’une circonstance pertinente de l’espèce à prendre en considération. Cependant, il s’agit seulement d’un des nombreux facteurs qui doivent être pris en compte dans l’analyse relative à la confusion.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[74]  Le test à appliquer est celui de la première impression que produit la vue de la Marque employée en liaison avec les produits et les services de la Requérante dans l’esprit du consommateur ordinaire [Traduction] « plutôt pressé » qui n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce WORX de l’Opposante employées en liaison avec les produits visés par ses enregistrements et qui ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée et al., 2006 CSC 23 (CanLII), au para 20].

[75]  La question qu’il faut se poser en l’espèce est celle de savoir si, à la vue de la Marque employée en liaison avec les produits et les services de la Requérante, un consommateur risquerait de croire à tort que ceux-ci proviennent de l’Opposante.

[76]  Selon la prépondérance des probabilités, j’estime que ce ne serait pas le cas. Je suis d’avis que les différences entre les marques de commerce des parties en l’espèce sont suffisantes pour éviter toute confusion, malgré le fait que la couleur orange accompagne les marques de commerce de l’Opposante sur ses produits, ses emballages et ses étiquettes. Je reconnais que les marques de commerce de l’Opposante sont employées depuis plus longtemps que la Marque et qu’elles possèdent un caractère distinctif acquis plus marqué. Cependant, je considère que la Marque possède un caractère distinctif inhérent plus marqué et, compte tenu du genre très distinct des produits et des services des parties et du fait qu’il n’y a pas de recoupement direct entre eux, j’estime que les différences entre les marques de commerce des parties dans la présentation, dans le son et dans l’idée suggérée sont suffisantes pour éliminer toute probabilité raisonnable de confusion.

• [77] En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est rejeté.

Articles 16(1)a) et 16(3)a)

[78]  L’Opposante allègue que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque suivant les articles 16(1)a) et 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de production de la demande, à savoir le 14 mai 2013, ou aux dates de premier emploi revendiquées, selon le cas, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce WORX et les logos WORX de l’Opposante, énoncés à l’annexe B de la déclaration d’opposition. J’ai reproduit ces marques de commerce à l’annexe D de ma décision.

[79]  Étant donné que l’Opposante a obtenu gain de cause à l’égard de son motif d’opposition fondé sur l’article 30b), la date pertinente pour l’évaluation des motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(3)a) est la date de production de la demande relative à la Marque pour tous les produits et les services, à l’exception des services (2), pour lesquels la date pertinente qui s’applique relativement au motif fondé sur l’article 16(1)a) demeure la date de premier emploi revendiquée, à savoir le 19 novembre 2011.

[80]  Peu importe la date pertinente à laquelle la confusion est évaluée, ces motifs d’opposition sont rejetés pour des raisons semblables à celles énoncées dans mon analyse relative au motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d).

[81]  Je reconnais qu’une des marques invoquées par l’Opposante à l’appui de ses motifs d’opposition fondés sur l’article 16 présente la couleur orange et que je dois par conséquent en tenir compte dans l’évaluation du degré de ressemblance entre cette marque de commerce et la Marque. Cependant, j’estime que cela n’entraîne pas un résultat différent; ma conclusion quant à la probabilité de confusion demeure la même.

[82]   Bien que l’Opposante ait allégué un emploi en liaison avec certains produits recoupant ses produits à l’appui de ses motifs d’opposition fondés sur l’article 16, elle n’a pas établi l’emploi de ses marques de commerce en liaison avec l’un quelconque de ces produits. Je demeure d’avis que les différences entre les marques de commerce des parties dans la présentation, dans le son et dans l’idée suggérée sont suffisantes pour éliminer toute probabilité raisonnable de confusion, compte tenu en particulier du genre distinct des produits et services des parties et du fait qu’il n’y a pas de recoupement direct entre eux.

[83]  En conséquence, les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(3)a) sont rejetés.

Articles 16(1)b) et 16(3)b)

[84]  L’Opposante allègue que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque compte tenu de ses demandes n^os 1,171,658 (WORX), 1,232,192 (WORX & DESSIN), 1,426,461 (WORX DESSIN) et 1,495,553 (WORX DESSIN) produites antérieurement.

[85]  Étant donné que l’Opposante a obtenu gain de cause à l’égard de son motif d’opposition fondé sur l’article 30b), la date pertinente pour l’évaluation des motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)b) et 16(3)b) est la date de production de la demande relative à la Marque pour tous les produits et les services, à l’exception des services (2), pour lesquels la date pertinente qui s’applique relativement au motif fondé sur l’article 16(1)b) demeure la date de premier emploi revendiquée, à savoir le 19 novembre 2011.

[86]  Un opposant ne peut pas invoquer une demande produite antérieurement si la demande n’était pas en instance à la date de l’annonce de la marque visée par l’opposition [article 16(4) de la Loi]. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre en l’espèce et je confirme que seules les demandes n^os 1,426,461 (WORX DESSIN) et 1,495,553 (WORX DESSIN) étaient toujours en instance à la date de l’annonce, à savoir le 31 décembre 2014.

[87]  Au moment où elles ont été produites, ces deux demandes visaient des produits qui peuvent être considérés comme étant apparentés à certains des produits de la Requérante ou comme recoupant certains des produits de la Requérante, par exemple, les articles comme les [Traduction] « cafetières électriques », les « fours grille-pain » et les « machines électriques de cuisine » et les « aspirateurs ». Cependant, tous les produits recoupant ceux de la Requérante ont ensuite été retirés des demandes lorsque les déclarations d’emploi ont été produites. Pour l’évaluation de la probabilité de confusion à l’égard des services (2), j’ai l’obligation de tenir compte des demandes telles qu’elles existaient à la date de premier emploi revendiquée du 19 novembre 2011, et à l’égard des autres produits et services, j’ai l’obligation de tenir compte des demandes telles qu’elles existaient à la date de production de la demande relative à la Marque, soit le 14 mai 2013, car il s’agit là des dates pertinentes qui s’appliquent. À ces deux dates, les demandes visaient encore des produits recoupant ceux de la Requérante ou pouvant être considérés comme apparentés à ceux de la Requérante. Il convient de souligner que ces produits étaient également encore visés par les demandes à la date de l’annonce de la demande relative à la Marque.

[88]  L’analyse relative à ces motifs d’opposition est par conséquent quelque peu différente de mon analyse au titre de l’article 12(1)d). Cependant, j’arrive à la même conclusion. La Marque possède un caractère distinctif inhérent plus marqué que celui des marques de commerce de l’Opposante. Bien que certains des produits visés par les demandes de l’Opposante recoupent ceux de la Requérante, il n’y a aucune preuve que l’Opposante a déjà employé ses marques de commerce WORX en liaison avec ces produits, avec ou sans la couleur orange. Par conséquent, la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues et la période pendant laquelle elles ont été en usage ne favorisent pas l’Opposante à l’égard de l’un quelconque des produits qui recoupent ceux de la Requérante. Lorsque je tiens compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, je demeure d’avis que les différences entre les marques des parties dans la présentation, dans le son et dans l’idée suggérée sont suffisantes pour éliminer toute probabilité raisonnable de confusion.

[89]  En conséquence, les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)b) et 16(3)b) sont rejetés.

Article 2

Absence de caractère distinctif – article 2

[90]  L’Opposante allègue que la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi, parce qu’elle ne distingue pas ni n’est adaptée à distinguer les produits et les services de la Requérante des produits et des services de l’Opposante.

[91]  Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles de tiers partout au Canada, l’Opposante n’en doit pas moins s’acquitter du fardeau de preuve initial d’établir les faits invoqués à l’appui du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif [voir Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[92]  Pour s’acquitter de son fardeau de preuve, l’Opposante est tenue de démontrer que, à la date de production de la déclaration d’opposition, une ou plusieurs de ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [voir Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd 2006 CF 657 (CanLII), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

• [93] Comme je l’ai expliqué plus en détail dans mon analyse du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), l’Opposante a établi qu’une ou plusieurs de ses marques de commerce étaient devenues suffisamment connues à la date de production de la déclaration d’opposition. L’Opposante s’est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l’égard de ce motif d’opposition.

• [94] La différence entre les dates pertinentes n’a pas d’incidence et, pour les raisons exposées ci-dessus dans mon analyse du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), je suis convaincue que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties.

• [95] En conséquence, le motif fondé sur l’absence de caractère distinctif est rejeté.

Décision

[96]   Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement à l’égard de tous les produits et à l’égard des services (1), et je rejette l’opposition à l’égard des services (2) et (3), selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi [voir Produits Ménagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^re inst) à titre d’autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

Lisa Reynolds

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Marie-Pierre Hétu, trad.

Annexe A

Demande n^o 1,626,625
[Traduction]

Produits :

(1) Machines à expresso; machines à expresso pour la cuisinière; cafetières automatiques; infuseurs à café; cafetières à piston; moulins à café; produits de nettoyage et d’entretien pour cafetières et machines à expresso, nommément produits de nettoyage et détergents, brosses et filtres aveugles pour le lavage à contre-courant; accessoires pour le café, nommément tasses à café, grandes tasses de voyage, contenants de rangement pour le café, cuillères à moka, presse-mouture, filtres à expresso, pots à mousser le lait et récipients pour mouture.

(2) Café et café en grains.

(3) Torréfacteurs; distributeurs de café; tasses à café jetables.

(4) Feuilles de thé et thé en sachets; accessoires pour le thé, nommément bouilloires, théières, tasses à thé, verres à thé et infuseurs à thé.

(5) Accessoires de cuisine, nommément ustensiles de cuisson au four, batteries de cuisine, coutellerie, vaisselle, articles de table, couverts, ustensiles de cuisine, livres de cuisine, planches à découper, ustensiles à main pour la préparation des aliments, contenants pour aliments ainsi que contenants et supports de rangement pour la cuisine; articles de bar, nommément mélangeurs à cocktails, tire-bouchons, verres, carafes à boisson et sous-verres.

(6) Petits électroménagers, nommément batteurs, robots culinaires, mélangeurs, centrifugeuses, appareils à crème glacée, bouilloires électriques, grille-pain, presse-panini, autocuiseurs, mijoteuses et gaufriers.

(7) Petits appareils électriques, nommément fers à repasser et aspirateurs.

(8) Barbecues et ustensiles pour barbecue; foyers extérieurs; briquettes de charbon de bois.

(9) Produits de salle de bain, nommément serviettes de bain, tapis de baignoire, éponges de bain, savons de bain, rideaux de douche, porte-savons, porte-brosses à dents, brosses à toilette, distributeurs de papier-mouchoir et distributeurs de papier hygiénique.

(10) Literie, couvre-lits, housses de couette, matelas, couvre-matelas et oreillers.

(11) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, de chambre, de salle à manger, de cuisine, de salle de séjour, de bureau et de jardin.

(12) Articles de décoration, nommément bols, vases, lampes en vitrail et lampes diffusant des parfums.

(13) Articles de décoration, nommément bougies, horloges, cadres, carpettes, sculptures, figurines décoratives, miroirs, tapisseries et coussins décoratifs; linge de maison, nommément linge de cuisine, de salle de bain, de lit et de table; boîtes et paniers de rangement ainsi que paniers à linge.

(14) Produits d’éclairage pour l’intérieur, nommément luminaires, ventilateurs de plafond et plafonniers.

(15) Produits d’entretien ménager, nommément produits nettoyants tout usage, détergents, liquides nettoyants pour le plancher, liquides à vaisselle, parfums pour la maison, lotions pour le cuir, gants domestiques à usage général, chiffons de nettoyage, brosses de nettoyage, serviettes en tissu, bacs à ordures et poubelles.

(16) Aliments emballés, nommément biscuits secs, biscuits, bonbons, chocolat et maïs éclaté.

(17) Aliments, nommément jus de fruits, thé non alcoolisé et boissons à base de café, pain, gâteaux, muffins, produits laitiers, desserts, craquelins, viande, poissons et fruits de mer, noix comestibles, fruits et légumes, fruits et légumes marinés, soupes et ragoûts préparés, nouilles, sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, grignotines à base de céréales, grignotines à base de pommes de terre, assaisonnements et épices; vin.

(18) Aliments santé, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, protéines en poudre, suppléments à base de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général, céréales transformées et non transformées pour la consommation ainsi que suppléments vitaminiques et minéraux.

(19) Équipement et fournitures de traitement de l’eau, nommément adoucisseurs d’eau, filtres à osmose inverse et filtres à eau.

Services :

(1) Entretien et réparation de machines à expresso, de cafetières automatiques, de moulins à café et de petits électroménagers; installation de machines à expresso, de cafetières automatiques et de moulins à café; formation sur l’utilisation de machines à expresso, de cafetières automatiques et de moulins à café; installation d’équipement de traitement de l’eau.

(2) Exploitation d’un site Web d’information dans les domaines des articles de cuisine, des petits électroménagers, des articles ménagers, des machines à expresso, des cafetières automatiques, des moulins à café, de la décoration intérieure, du thé et des accessoires pour le thé.

(3) Exploitation d’un site Web d’information dans les domaines des produits pour barbecue, du mobilier, de l’éclairage intérieur, des produits ménagers, des aliments, des aliments santé et de l’équipement de traitement de l’eau.

Employée au CANADA depuis le 19 novembre 2011 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6), (12) et en liaison avec les services (1), (2).

Employée au CANADA depuis le 1^er octobre 2012 en liaison avec les produits (16).

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), (15), (17), (18), (19) et en liaison avec les services (3).

 

Annexe B

Numéro d’enregistrement	Marque de commerce	Produits [Traduction]
LMC727,239		(1) Tondeuses à gazon, coupe-gazon, taille-haie; machines à travailler le bois; scies (machines); marteaux électriques; outils mécaniques à main, nommément tournevis électriques.
LMC735,908		(1) Tondeuses à gazon, coupe-gazon, taille-haie; machines à travailler le bois; scies (machines); foreuses; mèches pour perceuses, lames de scies; perceuses.
LMC780,142		(1) Trousses à outils, boîtes à outils; chargeurs de pile, blocs-piles.
LMC900,383		1) Dérouleuses, nommément raboteuses et toupies; machines à graver; marteaux électriques; machines et appareils électriques de polissage, nommément polissoirs; outils à main, autres qu’à commande à main, nommément tournevis électriques, meuleuses électriques, cisailles électriques, ponceuses électriques, clés électriques; machines et appareils électriques de nettoyage, nommément nettoyeurs à haute pression; instruments de ponçage (instruments manuels), nommément disques à couper diamantés; pistolets à air chaud; nettoyeurs à haute pression; accessoires pour outils électriques, nommément embouts de tournevis, papier émeri; disques de ponçage, disques à couper; établi-étau.

 

 

Annexe C

 

 

Annexe D

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2017-08-10

COMPARUTIONS

Michael Adams	POUR L’OPPOSANTE
Robertus Timmerman

AGENT(S) AU DOSSIER

Riches McKenzie & Herbert LLP	POUR L’OPPOSANTE
Aucun agent nommé	POUR LA REQUÉRANTE