Référence : 2018 COMC 65

Date de la décision : 2018-06-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	McMillan LLP	Partie requérante
et
	UR-CAN Inc.	Propriétaire inscrite
	LMC783,419 pour la marque de commerce ECO PUMP	Enregistrement

 

[1]  Le 22 janvier 2016, à la demande de McMillan LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Eco-Cop Inc. (l’Inscrivante), qui était alors la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC783,419 de la marque de commerce ECO PUMP (la Marque).

[2]   La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] : « Pompes portatives électriques ou manuelles, utilisées pour introduire des liquides dans un contenant sous pression ».

[3]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 22 janvier 2013 au 22 janvier 2016.

[4]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 1996 CanLII 17297 (FC), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.

[6]  En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit la déclaration solennelle de Bruce Dawson, faite le 15 septembre 2016. Je souligne que, suivant la production de la preuve, l’enregistrement a été cédé à UR-CAN Inc. (la Propriétaire actuelle); la cession n’est pas en cause dans la présente procédure.

[7]  Aucune des parties n’a produit de représentations écrites; seule la Propriétaire était représentée à l’audience qui a été tenue.

Résumé de la preuve — La déclaration de Bruce Dawson

[8]  M. Dawson atteste qu’il est le président d’Eco-Cop Inc. (paragraphe 1).

[9]  M. Dawson affirme qu’UFILL Systems est la division marketing d’Eco-Cop Inc. et que la Marque a été employée par UFILL Systems et Eco-Cop Inc. (paragraphe 2).

[10]  M. Dawson affirme que les pièces A, B et C jointes sont des [Traduction] « images des deux versions actuelles de l’Eco Pump que nous vendons et louons, ainsi qu’une image d’un groupe de quatre Eco Pumps qui sont utilisées pour le remplissage des Eco Cans » (paragraphe 3).

[11]  Je souligne que les pièces A et B sont légèrement floues, mais semblent être des images de deux appareils différents, les mots ECO PUMP [pompe écologique] séparés par ce qui semble être un trait d’union figurant sur la base de chacun d’entre eux. Si j’applique les principes établis par la Cour d’appel fédérale [selon Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) et Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)], je suis convaincue que, malgré l’inclusion d’un trait d’union, les caractéristiques dominantes de la marque de commerce telle qu’elle est enregistrée (les mots ECO [écologique] et PUMP [pompe]) ont été préservées et que tout emploi établi de la marque de commerce ECO-PUMP constituerait un emploi de la Marque.

[12]  En ce qui concerne la pièce C, les pompes montrées dans cette photographie sont trop éloignées pour permettre de déterminer si la Marque figure sur les produits.

[13]  Je souligne en outre que les photographies produites aux pièces A à C ne sont pas datées.

Analyse

[14]  Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que l’Inscrivante n’a pas établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi pendant la période pertinente :

Aucune preuve de la présentation de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente

• a) Si M. Dawson indique que la Marque [Traduction] « a été employée » et fournit des images des [Traduction] « deux versions actuelles de l’Eco Pump que nous vendons et louons » (italique ajouté), sa déclaration ne dit rien au sujet de l’emploi de la Marque pendant la période pertinente. En l’absence d’autres renseignements concernant la pratique normale du commerce ou les activités de l’Inscrivante pendant la période pertinente, je ne suis pas disposée à tirer des inférences favorables à la Propriétaire à cet égard.

 

Aucune preuve de transfert des produits visés par l’enregistrement dans la pratique normale du commerce

b)  En ce qui concerne un transfert quelconque des produits visés par l’enregistrement dans la pratique normale du commerce, si M. Dawson indique que [Traduction] « nous vendons et louons », il n’y a aucune preuve de la vente ou du transfert réels des produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente au Canada.

c)  Bien qu’il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à l’avis prévu à l’article 45 [Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^re inst)], une certaine preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Une telle preuve peut prendre la forme de factures ou de rapports de ventes, mais peut également être présentée sous la forme de déclarations claires faites sous serment. Cependant, comme c’est le cas en l’espèce, il n’est pas suffisant de simplement affirmer que les produits ont été [Traduction] « vendus et loués » [voir Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC); et Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner’s Supply Inc, 2012 COMC 211, CarswellNat 5229].

Décision

[15]   En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Jennifer Galeano

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Marie-Pierre Hétu, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE : 2018-05-31

COMPARUTIONS

Stephen Walters	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Aucune comparution	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Stephen Walters Professional Corporation	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
McMillan LLP	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE