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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence: 2018 COMC 88

Date de la décision: 2018-08-01

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

	J. Benny Inc. et 88766 Canada Inc.	Opposante
et
	Les Placements 1360 Inc.	Requérante
	1,500,514 pour LES RÔTISSERIES BENNY	Demande

 

Introduction

[1]  J. Benny Inc. (J. Benny) et 88766 Canada Inc. (ci-après collectivement désignés «l’Opposante») s’opposent à l’enregistrement de la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY (la Marque) faisant l’objet de la demande n^o 1,500,514 au nom de Les Placements 1360 Inc. (la Requérante), pour les produits et services décrits comme suit:

Poulets; salades; pâtisseries; frites; poutines; breuvages non-alcoolisés, nommément boissons gazeuses, eau embouteillée, jus de fruit, jus de légume, lait, café, thé, chocolat chaud; sandwiches; pains; sauces.(ci-après collectivement référés les «Produits»); et

Services d'opération de restaurant et livraison de plats préparés (ci-après collectivement référés les «Services»).

 

[2]  La demande d’enregistrement, produite le 20 octobre 2010, et amendée à deux reprises, est fondée sur un emploi au Canada par la Requérante elle-même depuis au moins aussi tôt qu’octobre 1981 en liaison avec les Produits et les Services.

[3]  L’Opposante fonde son opposition sur la non-conformité de la demande d’enregistrement (article 30b) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi)) et l’absence de caractère distinctif de la Marque (article 2 de la Loi).

[4]  J’estime qu’il y a lieu de repousser la demande d’enregistrement.

Le dossier

[5]  La déclaration d’opposition fut produite le 23 février 2016. La Requérante a produit, le 5 juillet 2016, une contre-déclaration niant les motifs d’opposition plaidés par l’Opposante.

[6]  Au soutien de son opposition, l’Opposante a produit à titre de preuve en chef :

• copie authentique de l’enregistrement de la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS dessin, numéro d’enregistrement LMC442,852;

• copie authentique de la lettre du registraire en date du 15 janvier 2014, provenant du dossier de l’enregistrement de la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS dessin, numéro d’enregistrement LMC442,852;

• copie authentique de la demande originale à l’enregistrement de la Marque datée du 20 octobre 2010 ainsi que de la demande révisée datée du 10 septembre 2012;

• copie authentique de la lettre de Bélanger, Sauvé en date du 9 mai 1990 et pièces jointes de même que la lettre du registraire en date du 12 septembre 1990 produites dans le dossier demande à l’enregistrement de la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS dessin, enregistrée sous le numéro LMC444,852;

• copie authentique de la lettre du registraire à De Grandpré Chait datée du 10 avril 2014 provenant du dossier de la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS dessin enregistrée sous le numéro LMC444,852;

• copie authentique de la demande originale en date du 23 mai 1989, ainsi que la lettre de Bélanger Sauvé en date du 9 mai 1990 de même que la lettre corrigée du registraire en date du 17 mai 1994 provenant du dossier de la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS dessin, enregistrée sous le numéro LMC444,852;

• copie authentique de la déclaration statutaire de Pierre Benny, président de la Requérante, datée du 18 juillet 2011 provenant du dossier pour l’enregistrement de la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS dessin, demande n^o  633,365 enregistrée sous le numéro LMC444,852;

• Déclaration solennelle de Nicolas Filiatrault du 4 novembre 2016 et les pièces NF-1 à NF-8;

• Déclaration solennelle d’Yves Benny du 7 novembre 2016 et les pièces YB-1 à YB-17.

[7]  La Requérante n’a pas produit de preuve.

[8]  Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit et était représentée lors de l’audience.

Remarques préliminaires

[9]  J’ai pris connaissance de toute la preuve au dossier. Cependant, compte tenu du volume de la preuve produite par l’Opposante, de l’absence de preuve produite par la Requérante, de l’absence de plaidoyer écrit de sa part, et de son absence lors de l’audience, je me limiterai à décrire que des extraits de la preuve de l’Opposante qui m’apparaissent les plus pertinents pour trancher le seul motif d’opposition à être abordé dans cette décision.

[10]  Je tiens à souligner que l’enregistrement LMC444,852 pour la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS dessin fut radié le 10 avril 2014 pour défaut de démontrer son emploi, subséquemment à l’envoi d’un avis par le registraire en vertu des dispositions de l’article 45 de la Loi.

[11]  La Requérante a mentionné dans sa contre-déclaration que l’opposition devrait être rejetée au motif qu’elle a été formulée par «deux opposantes agissant conjointement, ce qui est contraire aux dispositions prévues à l’article 38(1) de la Loi». Le registraire a rejeté cet argument dans le dossier J Benny Inc et 88766 Canada Inc c Les Placements 1360 Inc, 2017 COMC 63 (CanLII), opposant les mêmes parties au présent dossier.

[12]  Finalement, je tiens à souligner que, tel qu’il appert de la preuve versée au dossier, les parties ont été impliquées dans divers litiges tant devant le registraire (oppositions et procédures sous l’article 45 de la Loi) que devant la Cour supérieure du Québec. Ainsi, elles ne sont pas étrangères l’une de l’autre.

Analyse du motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi

[13]  L’Opposante plaide, entre autres, six différents volets fondés sur l’article 30b) de la Loi. Toutefois pour les fins de cette décision, je traiterai uniquement du second volet, à savoir que:

• la Requérante a omis de désigner un prédécesseur en titre et ce contrairement aux dispositions de l’article 30b) de la Loi (paragraphe 1.2 de la déclaration d’opposition).

 

Le fardeau qui repose sur les parties

[14]  C’est à l’Opposante qu’il appartient au départ d’établir le bien-fondé de son opposition. Le fardeau ultime de démontrer que la Marque est enregistrable repose toutefois sur la Requérante, selon la prépondérance de preuve [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst); et Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

[15]  Dans le contexte d’un motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi, une opposante a un fardeau initial de preuve qualifié de léger [voir Loblaws Inc c NoFrills Auto Truck Rental Ltd, 2006 FC 537]. L’Opposante soutient que, sous ce motif d’opposition, elle n’a qu’à présenter une preuve qui remet en question («put into issue») le bien-fondé des allégations contenues dans la présente demande d’enregistrement [voir Friedman and Soliman Entreprises, LLC c Hunky Haulers Inc, 2017 COMC 11].

Date pertinente

[16]  La date pertinente pour analyser ce motif d’opposition est la date de production de la demande d’enregistrement (le 20 octobre 2010) [voir Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd, 3 CPR (1984), (3d) 469 (COMC)].

Arguments de l’Opposante

[17]  La présente demande d’enregistrement a été produite par Les Placements 1360 Inc. Or, plaide l’Opposante, il s’agit d’une société de portefeuille tel qu’indiqué au relevé obtenu du Registraire des entreprises (CIDERQ) concernant cette entreprise, produit comme pièce P-1 au soutien de la déclaration statutaire de M. Pierre Benny (président de la Requérante) datée du 18 juillet 2011 qui elle-même fut produite dans le cadre d’une procédure suite à l’émission d’un avis du registraire sous l’article 45 de la Loi concernant l’enregistrement LMC444,852 pour la marque de commerce LES ROTISSERIES BENNY EXPRESS dessin. Toute cette documentation a été produite par l’Opposante par voie de certificats d’authenticité émis par le registraire.

[18]  L’Opposante souligne qu’il n’est aucunement mention dans ce relevé CIDREQ que la Requérante serait ou aurait été impliquée dans le domaine de la restauration. Ainsi, dans un premier temps, il existerait un sérieux doute quant à la véracité de la déclaration de la Requérante dans sa demande d’enregistrement à l’effet qu’elle aurait elle-même employé la Marque depuis octobre 1981, étant une société de portefeuille.

[19]  De plus, l’Opposante plaide que la Requérante a omis de désigner un prédécesseur en titre et ce contrairement aux dispositions de l’article 30b) de la Loi. En effet, la présente demande d’enregistrement est fondée sur un emploi de la Marque par la Requérante elle-même et ce depuis au moins aussi tôt qu’octobre 1981 sans référence à un prédécesseur en titre.

[20]  Or, soutient, l’Opposante, tel qu’il appert de la copie authentique de la demande originale pour l’enregistrement de la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS dessin, produite le 30 mai 1989, dossier n^o 633,365 et enregistrée subséquemment sous le numéro LMC444,852, c’est la société Les Rôtisseries Benny Inc. qui a produit cette demande d’enregistrement en y alléguant un emploi de cette marque de commerce.

[21]  L’Opposante se réfère également à la demande d’enregistrement produite par Les Rôtisseries Benny Inc. le 23 mai 1989 pour la marque de commerce graphique LES RÔTISSERIES BENNY dans laquelle cette dernière y allègue un emploi de cette marque de commerce. À ce sujet il y a lieu de consulter la copie authentique de la demande originale datée du 23 mai 1989 pour l’enregistrement de cette marque de commerce et portant le n^o 632,691, laquelle marque a été enregistrée le 21 février 1992 sous le numéro LMC394,413.

[22]  L’Opposante souligne que la preuve au dossier démontre que ces deux demandes d’enregistrement (n^os 633,365 et 632,691) ont été cédées en 1990 à la Requérante [voir à ce sujet les lettres de Bélanger Sauvé en date du 9 mai 1990 produites dans les dossiers n^os 633,365 et 632,691 qui font partie des certificats d’authenticité émis par le registraire concernant .ces dossiers].

[23]  Par conséquent, souligne l’Opposante, comment la Requérante pouvait-elle prétendre avoir employée la Marque depuis octobre 1981, alors que les marques graphiques LES RÔTISSERIES BENNY et LESRÔTISSERIES BEENY EXPRESS ont été employées par Les Rôtisseries Benny Inc. selon les demandes d’enregistrement les concernant.

[24]  En conséquence, selon l’Opposante, la Requérante aurait dû désigner un prédécesseur en titre ou encore revendiquer une date de premier emploi en excluant toute période où les Rôtisseries Benny Inc. alléguait un emploi pour les marques graphiques LES RÔTISSERIES BENNY et LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS.

[25]  L’Opposante soulève également que la présente demande d’enregistrement a été amendée à au moins deux reprises pour y modifier la date de premier emploi de la Marque et le nom de la Requérante puisqu’une erreur cléricale s’était glissée à ce sujet lors de la production de la demande d’enregistrement initial. Or, en aucun temps, lors de la production de ces demandes révisées, la Requérante n’a cru bon d’amender sa demande d’enregistrement initiale pour y identifier le ou les prédécesseurs en titre qui aurait(ent) employé la Marque depuis la date de premier emploi alléguée dans la présente demande d’enregistrement et ce jusqu’à la date de production de la demande d’enregistrement.

[26]  L’Opposante soutient que la Requérante n’a apporté aucune preuve pour répondre à la question suivante :

Comment la Requérante a-t-elle pu affirmer en 2010 qu’elle employait la Marque au Canada depuis octobre 1981 alors qu’en 1989, Les Rôtisseries Benny Inc. alléguait employer les marques graphiques LES RÔTISSERIES BENNY et LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS?

[27]  Selon l’Opposante, toute cette preuve serait suffisante pour satisfaire son léger fardeau de preuve et de remettre en question l’affirmation de la Requérante qu’elle aurait elle-même employé la Marque depuis octobr1981.

[28]  Je suis parfaitement conscient que toute cette preuve concerne les marques graphiques LES RÔTISSERIES BENNY et LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS. Toutefois, tel que souligné par l’Opposante lors de l’audience, il existe une forte similarité entre ces deux marques de commerce et la Marque. D’ailleurs, dans la déclaration statutaire de Pierre Benny, président de la Requérante, en date du 18 juillet 2011, et produite dans le cadre de la procédure sous l’article 45 concernant la marque de commerce LES RÔTISSERIES BENNY EXPRESS dessin, ce dernier a produit des échantillons de boîtes de livraison comme pièce P-4, pour prouver l’emploi de cette marque. Or l’une de ces boîtes porte, non pas la marque en cause dans ledit dossier, mais bien la Marque.

[29]  Toute cette preuve m’amène à conclure que je suis satisfait que l’Opposante a remis en question l’emploi de la Marque par la Requérante elle-même et qu’au surplus, elle a omis d’identifier dans sa demande d’enregistrement le prédécesseur en titre Les Rôtisseries Benny Inc.

[30]  L’Opposante s’étant déchargée de son léger fardeau initial de preuve, il revenait à la Requérante de démonter qu’elle avait employé elle-même la Marque depuis au moins octobre 1981 en liaison avec les Produits et les Services.

[31]  La Requérante n’ayant produit aucune preuve au dossier, elle ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve.

Conclusion

[32]  Il y a donc lieu d’accueillir ce motif d’opposition pour les motifs ci-haut décrits.

Autres motifs d’opposition

[33]  Puisque la Requérante n’a pas produit de preuve, de plaidoyer écrit et n’a pas participé à l’audience, j’estime qu’il n’y a pas lieu de traiter des autres motifs d’opposition.

 

Disposition

En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement en application de l’article 38(8) de la Loi.

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Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE: 2017-07-09

COMPARUTIONS

Barry Gamache	POUR LES OPPOSANTES
Aucune comparution	POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Robic	POUR LES OPPOSANTES
De Granpré Chait	POUR LA REQUÉRANTE