Référence : 2018 COMC 81

Date de la décision : 2018-07-24

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	BCF LLP	Partie requérante
et
	Conair Corporation	Propriétaire inscrite
	LMC307,990 pour la marque de commerce MILK ’N HONEE	Enregistrement

Introduction

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC307,990 de la marque de commerce MILK ’N HONEE (la Marque), détenu par Conair Corporation (la Propriétaire).

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit [Traduction] :

(1) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, colorants, gels et lotions de mise en plis; et savons nettoyants.

(2) Produits de soins capillaires, nommément permanents;

(collectivement appelés « les Produits »).

[3]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de radier l’enregistrement.

La procédure

[4]  Le 29 janvier 2016, à la demande de BCF LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis (l’Avis) prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à la Propriétaire.

[5]  L’avis prévu à l’article 45 enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu’elle a employé la Marque au Canada en liaison avec les Produits à un moment quelconque entre le 29 janvier 2013 et le 29 janvier 2016 (la Période pertinente). Si la Marque n’avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d’emploi depuis cette date.

[6]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est libellée comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Les critères pour établir l’emploi ne sont pas exigeants et il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve. Il n’en faut pas moins, cependant, présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement à un moment quelconque pendant la période pertinente [voir Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi de la marque de commerce [voir Aerosol Fillers Inc c Plough (Canada) Ltd (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8]  Comme preuve, la Propriétaire a produit l’affidavit de M. Alan Stockman, daté du 26 août 2016, accompagné des pièces A et B.

[9]  Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites et étaient toutes deux présentes à l’audience qui a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[10]  M. Stockman est le directeur général, Division des produits professionnels de la Propriétaire. Il affirme que les déclarations et les renseignements contenus dans son affidavit sont fondés sur sa connaissance personnelle ou sur les renseignements contenus dans les dossiers de la Propriétaire, auxquels il a accès.

[11]  Après avoir décrit de façon générale les activités commerciales de la Propriétaire, M. Stockman fait une simple déclaration quant à l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits pendant la Période pertinente.

[12]  À l’appui de cette déclaration, M. Stockman joint à son affidavit ce qu’il décrit comme étant [Traduction] « un spécimen d’étiquette qui est représentatif des étiquettes qui figuraient sur les Produits lorsque les Produits ont été vendus au Canada pendant la Période pertinente ». Cependant, ce qui est joint comme pièce A et reproduit ci-dessous, semble être un dépliant publicitaire illustrant une bouteille et trois tubes, lesquels arborent tous les marques de commerce MILK ’N HONEY et SUDDENLY SMOOTH.

[13]  J’examinerai ces marques de commerce dans mon analyse ci-dessous. Enfin, la bouteille porte la mention « Body Wash » [savon liquide pour le corps], tandis que les trois tubes portent l’une des mentions suivantes : « Body Scrub » [exfoliant pour le corps], « Body Butter » [beurre corporel] ou « Body Lotion » [lotion pour le corps].

[14]  Quant aux ventes des Produits, M. Stockman affirme que, pendant la Période pertinente, les Produits ont été vendus par la Propriétaire à Sally Holdings Inc. (« Sally Beauty É.-U. »), qui a à son tour vendu les Produits à Sally International, Inc. (« Sally Beauty Canada »). Il ajoute que, en 2013, environ 249 unités des Produits arborant la Marque ont été vendues au Canada, pour une valeur nette de l’ordre de 738,84 $ CA. Cependant, comme on le verra plus loin, ce chiffre inclut des ventes de produits qui ne sont pas visés par l’enregistrement.

[15]  M. Stockman affirme ensuite ce qui suit [Traduction] : « En raison de problèmes avec les dossiers informatiques, Sally Beauty Canada n’a pas été en mesure de récupérer les factures démontant les ventes des Produits au Canada en liaison avec la marque. Cependant, des registres de ces ventes ont été conservés, et c’est sur ces renseignements que je me suis appuyé dans le présent Affidavit pour démontrer que la [Propriétaire] maintient son engagement à l’égard de la Marque et qu’elle l’a employée dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la Période pertinente. »

[16]  À l’appui de cette déclaration, il joint comme pièce B à son affidavit un échange de courriels entre la Propriétaire et Sally Beauty É.-U. qui présente un tableau concernant les unités vendues au Canada pendant l’année financière 2013 et la valeur de ces ventes.

Les arguments de la Partie requérante

[17]  La Partie requérante soulève quatre questions principales :

• La preuve produite se rapporte à la marque de commerce MILK ’N HONEY et non à MILK ’N HONEE;

• La marque de commerce prétendument employée n’est pas employée comme marque de commerce;

• Il n’y a pas la moindre preuve de vente de produits quelconques réalisée en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente;

• La preuve produite à l’appui des chiffres de vente allégués par M. Stockman constitue une preuve par ouï-dire inadmissible.

 

Examen des arguments de la Partie requérante

MILK ’N HONEY par rapport à la Marque

[18]  La Partie requérante soutient que les contenants de la pièce A jointe à l’affidavit de M. Stockman présentent la marque MILK ’N HONEY et non la Marque telle qu’elle est enregistrée. Elle prétend que, en raison de cette variation, la Marque a perdu sa caractéristique dominante, à savoir le mot inventé « honee ». Elle ajoute que, avec cette modification, la marque MILK ’N HONEY devient essentiellement descriptive, surtout lorsqu’on considère qu’une illustration de miel est présente sur le contenant. Par conséquent, cette variation équivaut au défaut d’emploi de la Marque pendant la Période pertinente, et il y a donc lieu de radier l’enregistrement de la Marque.

[19]  En revanche, la Propriétaire fait valoir que la variation est mineure et qu’elle n’enlève rien au caractère distinctif de la Marque. Une telle variation se situerait dans les limites des paramètres énoncés dans la décision Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF). Elle cite l’extrait suivant à la page 71 [Traduction] :

... des variations prudentes peuvent être apportées sans que cela n’ait de conséquences fâcheuses, si les mêmes caractéristiques dominantes sont conservées et si les différences sont à ce point minimes qu’elles ne peuvent pas induire en erreur un acheteur non averti.

[20]  La Propriétaire fait valoir que les caractéristiques dominantes de la Marque ont été conservées, car le terme HONEY [miel] est l’équivalent phonétique de HONEE, et les consommateurs ne seraient pas induits en erreur par la différence d’une lettre.

[21]  Je suis d’accord avec la Propriétaire. La variation est mineure. Même si le mot HONEE est un mot inventé, lorsqu’il est employé dans l’expression MILK ’N HONEE, il s’agit seulement d’une orthographe fautive du mot du dictionnaire « honey » [miel].

[22]  Par conséquent, si j’applique les principes énoncés dans Promafil, j’estime que l’emploi de MILK ’N HONEY constitue un emploi de la Marque.

Emploi de MILK ’N HONEY comme marque de commerce

[23]  La Partie requérante prétend que la marque MILK ’N HONEY telle qu’elle figure en pièce A n’est pas employée comme marque de commerce, mais bien en tant que description de l’odeur et/ou des ingrédients particuliers du produit de savon/lotion.

[24]  La Partie requérante fait valoir que la marque de commerce employée par la Propriétaire pour distinguer ses produits de ceux de tiers est la marque stylisée SUDDENLY SMOOTH qui figure au haut de la bouteille. L’expression « body wash » [savon liquide pour le corps] qui figure au bas indique la nature du produit, tandis que MILK ’N HONEY, qui figure au milieu, fournit les renseignements pertinents quant à l’odeur du produit.

[25]  La Propriétaire soutient qu’il est bien établi qu’un produit peut présenter plusieurs marques de commerce sans que cela ne porte atteinte à la validité de ces marques de commerce [voir Rothmans, Benson & Hedges c Imperial Tobacco Products, 2012 COMC 226]. Le fait que la Propriétaire ait choisi d’identifier ses produits au moyen de la marque de commerce SUDDENLY SMOOTH en plus de la Marque ne signifie pas que la Marque n’est plus employée comme marque de commerce.

[26]  Je suis d’accord avec la Propriétaire. Cette dernière peut employer une ou plusieurs marques de commerce pour identifier ses produits et, en réalité, c’est ce qu’elle fait en l’espèce. J’estime que l’emploi de MILK ’N HONEY en l’espèce n’est pas qu’une simple indication de l’odeur du produit. La marque MILK ’N HONEY peut suggérer une odeur mais, en l’espèce, je suis convaincu qu’elle est présentée comme marque de commerce.

Aucune preuve de ventes des Produits

[27]  Comme l’a souligné la Partie requérante, M. Stockman emploie le terme défini [Traduction] « Produits » pour désigner les produits visés par l’enregistrement. Il décrit la pièce A comme étant constituée de spécimens représentatifs d’étiquettes apposées sur les [Traduction] « Produits ». Comme le montre l’image reproduite ci-dessus, les produits illustrés à la pièce A sont les suivants : savon liquide pour le corps, exfoliant pour le corps, beurre corporel et lotion pour le corps. La Partie requérante qualifie ces produits de [Traduction] « produits de soins corporels », par opposition à des [Traduction] « produits de soins capillaires ». De plus, comme l’a indiqué la Partie requérante, la pièce B jointe à l’affidavit de M. Stockman, que j’examinerai plus en détail plus loin, mentionne les produits suivants : exfoliant au sucre, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps et beurre corporel. Là encore, il n’y a aucune mention de [Traduction] « produits de soins capillaires ».

[28]  Dans son plaidoyer écrit, la Partie requérante reconnaît qu’on pourrait sans doute considérer que le [Traduction] « savon liquide pour le corps » appartient à la catégorie des [Traduction] « savons nettoyants », et je suis d’accord avec cette interprétation. Cependant, elle adopte la position selon laquelle, même s’il existe une preuve d’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « savons nettoyants », la Propriétaire n’a pas démontré que des ventes de [Traduction] « savons nettoyants » ont eu lieu au Canada pendant la Période pertinente. J’examinerai cette question à la section suivante.

[29]  Par conséquent, à ce stade-ci, il y a lieu, selon la Partie requérante, de supprimer de l’enregistrement tous les produits à l’exception des [Traduction] « savons nettoyants ».

[30]  La Propriétaire ne dit rien dans son plaidoyer écrit quant à l’absence d’une preuve d’emploi de la Marque en liaison avec des produits de soins capillaires, nommément des shampooings, des revitalisants, des colorants, des gels et lotions de mise en plis; et des produits de soins capillaires, nommément des permanentes. Cependant, à l’audience, la Propriétaire a admis qu’il y avait lieu de modifier l’enregistrement pour supprimer ces produits.

[31]  Ainsi, dans le meilleur des cas pour la Propriétaire, l’enregistrement serait modifié afin de supprimer les produits suivants [Traduction] :

Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, colorants, gels et lotions de mise en plis; et produits de soins capillaires, nommément permanents.

 

Emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente et preuve par ouï-dire

[32]  Tel que décrit ci-dessus, M. Stockman n’a pas pu attester personnellement les chiffres de ventes liés aux produits vendus au Canada en liaison avec la Marque pendant la Période pertinente. M. Stockman a produit comme pièce B un échange de courriels à l’appui de son allégation selon laquelle des ventes de Produits arborant le Marque ont été réalisées au Canada en 2013.

[33]  Il importe d’examiner cet échange de courriels. En premier lieu, un courriel a été envoyé par une certaine Debra Adams à Mme Annie Banasik, qui semble être une employée de la Propriétaire. M. Stockman ne fournit aucun renseignement quant à savoir qui sont Mme Adams et Mme Banasik. À l’exception de l’adresse de courriel de Mme Adams, qui est DebraAdams@Sallybeauty.com, il n’est nulle part fait mention d’une quelconque entité. Nous ne disposons d’aucun renseignement quant à savoir quelle entité est exploitée à l’adresse Sallybeauty.com. S’agit-il de Sally Beauty Holdings Inc. ou de Sally Beauty International, Inc. (avantageusement désignées Sally Beauty É.-U. et Sally Beauty Canada, respectivement, par M. Stockman), ou encore d’une autre entité qui n’est pas identifiée dans l’affidavit de M. Stockman?

[34]  De plus, le courriel, qui a été envoyé par Mme Adams le 2 août 2016 à 9 h 33, est rédigé comme suit [Traduction] :

Nous ne sommes pas en mesure de réunir ce genre de renseignements. Je pourrais vous dire si l’un quelconque de ces numéros d’article a été vendu au Canada pendant cette période, mais nos systèmes ne sont pas aussi perfectionnés.

[35]  Il est évident que ce courriel n’était pas le point de départ de l’échange de courriels produit. Nous ne savons pas quel genre de renseignements Mme Banasik voulait obtenir. Il semble qu’elle ait clairement mentionné des numéros d’article, mais M. Stockman ne les mentionne pas dans son affidavit. Enfin, et plus important encore, à quelle période Mme Adams fait-elle référence lorsqu’elle affirme [Traduction] « …pendant cette période… »?

[36]  Mme Banasik a également envoyé à Mme Adams un courriel daté du 2 août 2016 à 12 h 59 dans lequel elle demande si [Traduction] « …l’un quelconque de ces produits a été vendu au Canada en 2013… ». Il n’y a aucun renseignement quant aux produits auxquels Mme Banasik fait référence.

[37]  Enfin, Mme Adams a envoyé à Mme Banasik un troisième courriel daté du 2 août 2016 à 3 h 36, lequel est reproduit ci-dessous [Traduction] :

[38]  Cet échange de courriels, qui constitue le fondement de la preuve de la Propriétaire quant à l’emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente, soulève plusieurs questions également invoquées par la Partie requérante à l’appui de sa position selon laquelle il n’y a aucune preuve d’un tel emploi de la Marque en liaison avec l’un quelconque des Produits.

[39]  Le fait qu’aucune facture n’ait été produite n’est pas fatal à la cause de la Propriétaire. Comme l’a fait valoir la Propriétaire, il lui suffit de démontrer qu’un transfert de la propriété des Produits a eu lieu au Canada pendant la Période pertinente au sens de l’article 4(1) de la Loi.

[40]  Ainsi qu’il ressort du dernier courriel, reproduit ci-dessus, et comme l’a fait valoir la Propriétaire dans son plaidoyer écrit, les registres des ventes fournis par Mme Adams se rapportent à l’année financière 2013, et non à l’année civile. Seulement 75 unités de [Traduction] « savon liquide pour le corps » ont été vendues pendant cette année financière pour un total de 213,60 $.

[41]  Dans son plaidoyer écrit et à l’audience, la Propriétaire a fait valoir que l’année financière s’étendait du 1^er avril 2013 au 31 mars 2014 et, par conséquent, toutes ces ventes auraient eu lieu pendant la Période pertinente. Cependant, comme je l’ai mentionné à l’audience, il n’y a aucune preuve au dossier de ce fait allégué. Contrairement aux observations de la Propriétaire, il s’agit là de bien plus qu’une ambiguïté qui devrait être interprétée en sa faveur. C’est à la Propriétaire qu’il incombe de démontrer que des ventes ou des transferts des Produits ont eu lieu au Canada pendant la Période pertinente.

[42]  Je reconnais que M. Stockman pourrait s’appuyer sur des renseignements qui lui ont été fournis par un représentant de la Propriétaire. Cependant, en l’espèce, cette personne, à savoir Mme Banasik, s’est appuyée sur des renseignements qui lui ont été fournis par un représentant d’un tiers, à savoir Mme Adams. Il s’agit donc de double ouï-dire et cela va au-delà des critères de l’admissibilité de la preuve par ouï-dire établis par la Cour suprême dans R c Khan [1990] 2 R.C.S. 531.

[43]  Quoi qu’il en soit, à partir de renseignements obtenus de manière indirecte, M. Stockman mentionne les chiffres de ventes alléguées de savon liquide pour le corps qui auraient eu lieu en « 2013 » et non pendant la Période pertinente. Je souligne que, dans son affidavit, il renvoie de façon générale à la [Traduction] « Période pertinente » telle qu’elle est définie dans la présente décision. Par contre, lorsqu’il fait état de chiffres de vente précis, M. Stockman mentionne l’année « 2013 ».

[44]  La Période pertinente débute le 29 janvier 2013. Les ventes faites par Sally Beauty International, Inc auraient pu avoir eu lieu entre le 1^er janvier et le 28 janvier 2013, surtout compte tenu de la faible quantité vendue, car Sally International, Inc est une grossiste des Produits. Là encore, le premier courriel de Mme Adams ne fait pas référence à une période précise, malgré le fait qu’il comporte la mention [Traduction] « …pendant cette période… ».

[45]  Dans l’affaire Grapha-Holding AG c Illinois Tool Works Inc (2008), 68 CPR (4th) 180 (CF), qui concernait une situation analogue, le juge Beaudry a affirmé ce qui suit au paragraphe 22 [Traduction] :

De plus, la mention de l’emploi à des dates qui sont comprises à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la période pertinente ne constitue pas une preuve claire parce qu’on ne peut pas déterminer s’il y a eu emploi au cours de la période pertinente. Le juge Pinard a souligné ce point dans 88766 Canada Inc. c. Monte Carlo Restaurant Ltd., 2007 CF 1174 (CanLII), 63 C.P.R. (4th) 391, au paragraphe 9 :

La demanderesse prétend que l’affidavit de monsieur Galli n’établit pas l’emploi de la marque pour la période pertinente, et ce, en regard tant des services que des marchandises concernées. Je suis du même avis. La seule période établie par l’affidavit, à cet égard, est l’affirmation de monsieur Galli voulant que les circulaires aient été distribuées dans les derniers cinq ans. Or, la période pertinente est celle des derniers trois ans. Il n’y a aucune preuve qui démontre que les circulaires ont été distribuées durant cette dernière période. […]

[46]  Enfin, la Propriétaire mentionne la déclaration faite par M. Stockman dans son affidavit selon laquelle les Produits ont été vendus au Canada pendant la Période pertinente (voir le paragraphe 9 de son affidavit). Comme je l’ai mentionné précédemment, cette allégation constitue une simple déclaration quant à l’emploi de la Marque. Cette déclaration doit être étayée par des faits et des documents.

[47]  En somme, M. Stockman n’a pas affirmé que l’une quelconque des ventes mentionnées dans le courriel de Mme Adams a eu lieu précisément pendant la Période pertinente. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a établi qu’il y a eu emploi de la Marque en liaison avec l’un quelconque des Produits au Canada pendant la Période pertinente.

[48]  Étant donné qu’il n’y a aucune preuve au dossier de faits qui pourraient constituer des [Traduction] « circonstances spéciales » justifiant le défaut d’emploi de la Marque au sens de l’article 45(3) de la Loi, il y a lieu de radier l’enregistrement de la Marque.

Décision

[49]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Marie-Pierre Hétu, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2018-06-19

COMPARUTIONS

Marie Lussier	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Frédéric Dionne	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Chitiz, Pathak	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
BCF S.E.N.C.R.L./ BCF LLP	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE