Citation: 2018 COMC 77

Date de la décision: 2018-07-16

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

	Protech Chemicals Ltd./Protech Chimie Ltée.	Opposante
et
	PROTECH S.A.M.	Requérante
	1,601,601 pour PROTECH Dessin	Demande

Introduction

[1]  Protech Chemicals Ltd./Protech Chimie Ltée. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce PROTECH Dessin (telle qu’illustrée ci-dessous) (la Marque) faisant l’objet de la demande no 1,601,601 au nom de PROTECH S.A.M. (la Requérante) :

[2]  Depuis la production de la demande d’enregistrement, la Requérante a volontairement amendé sa demande de sorte que l’état déclaratif des produits et services se lit maintenant comme suit :

(1) Produits chimiques utilisés dans l'industrie, à savoir compositions chimiques pour la protection des vernis et peintures pour tous véhicules automobiles, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; compositions chimiques pour la protection des tissus et textiles.

(2) Produits de nettoyage, de lustrage, de polissage, nommément nettoyants, cires, chamois, shampoings, brillants, rénovateurs, détachants pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; produits pour la rénovation et restauration de surfaces peintes et vernies, nommément nettoyants, lustrants, cires, shampoings, brillants, rénovateurs, détachants pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; produits pour la rénovation et restauration de carrosseries de véhicules automobiles, de coques de bateaux et de carlingues d'avions, nommément nettoyants, lustrants, shampoings, brillants, rénovateurs, détachants, anti-goudron, anti-résine et colle, apprêts en aérosol, peinture, décapant, solvants de nettoyage, scellant à joint, masques jetables, mastics à carrosserie, nettoyeurs à vitre, cires, destructeurs d'odeur; nettoyants pour tissus, textiles, cuirs, simili-cuirs et plastiques; produits pour conditionner et protéger le cuir, produits pour protéger les simili-cuirs, nommément nettoyants, soins nourrissants, détachants, crèmes, lubrifiants et cirages, éponges; produits pour retirer les taches de goudron, de graisse et paraffine, nommément huiles, aérosols, nettoyants, décapants; nettoyants et agents de lustrage pour les vitres; nettoyants pour pneus des véhicules; produits pour faire briller et lustrer les pneus, nommément silicones, dégraissants, brillants, nettoyants; nettoyants à moteurs; nettoyants à jantes de véhicules; mousses nettoyantes pour polisseuses et lustreuses; produits de protection pour moteurs contre la saleté et l'humidité, nommément lustrants, cires, nettoyants.

(1) Prestation de services de nettoyage, lustrage, cirage pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; prestation de services de préparation, de nettoyage, de lustrage, d'entretien des peintures et vernis de carrosseries de véhicules automobiles, de coques de bateaux, de carlingues d'avions; prestation de services de nettoyage et de protection des tissus et textiles, tapis et moquettes, cuirs, simili-cuirs et toutes parties en plastique d'intérieurs de véhicules; nettoyage de véhicules, nettoyage de moteurs de véhicules; vernissage et lustrage de moteurs de véhicules; application de films sur des vitres, des surfaces métalliques et des surfaces vitrées.

 (2) Coloration des vitres par traitement de surface; application de couches de protection des surfaces vernies et peintes; traitement de surfaces vernies et peintes; application de couches de protection et traitement de peintures et vernis sur les carrosseries de véhicules automobiles, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; traitement et application de revêtements de surfaces notamment application de films en matières plastiques, en pvc ou en polyester sur des surfaces vitrées et métalliques, films colorés pour métal et vitre, films de protection pour surfaces vitrées et vitres, films en matière pvc ou polyester collant; traitement et application de films en polyuréthane sur les carrosseries de véhicules automobiles, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques.

[3]  À moins d’indication contraire, l’emploi de «Produits» dans la décision est une référence collective aux produits énoncés à (1) et (2) ci-dessus. Également, l’emploi de «Services» est une référence collective aux services énoncés à (1) et (2) ci-dessus.

[4]  La demande d’enregistrement, produite originalement le 8 novembre 2012, est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada et sur l’emploi et l’enregistrement de celle-ci à Monaco.

[5]  L’Opposante fonde son opposition sur les articles 30(b), (e) et (i), 16(2)(a) et (c), 16(3)(a) et (c) et 2 (caractère distinctif) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[6]  J’estime qu’il y a lieu de repousser en partie la demande d’enregistrement.

Le Dossier

[7]  La déclaration d’opposition fut produite le 4 septembre 2015. La Requérante a produit le 16 novembre 2015 une contre-déclaration niant les motifs d’opposition plaidés par l’Opposante.

[8]  Au soutien de son opposition, l’Opposante a produit un affidavit de David Ades auquel sont annexées les pièces A à M.

[9]  Pour sa part, la Requérante a produit l’affidavit de Thomas James ainsi auquel est annexé la pièce TJ-1.

[10]  Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit et aucune audience n’a été tenue.

Remarques préliminaires

[11]  J’ai pris connaissance de toute la preuve versée au dossier. Je référerai dans ma décision aux seuls éléments qui m’apparaissent pertinents pour trancher les questions en litige.

Fardeau de la preuve

[12]  C’est à l’Opposante qu’il appartient au départ d’établir le bien-fondé de son opposition. Le fardeau ultime de démontrer que la Marque est enregistrable repose toutefois sur la Requérante, selon la prépondérance de preuve [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^ere inst); et Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Dates pertinentes

[13]  Les dates pertinentes pour analyser les motifs d’opposition soulevés par l’Opposante sont :

·  la date de production de la demande d’enregistrement (8 novembre 2012) pour ce qui est des motifs fondés sur les articles 30(b), (e) et (i) de la Loi [voir Canadian National Railway Co c Schwauss (1991), 35 CPR (3d) 90 à la p 94 (COMC) et Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 CPR (3d) 428 (COMC)];

·  la date de production de la demande d’enregistrement (8 novembre 2012) pour ce qui est des motifs fondés sur les articles 16(2) et (3) de la Loi [voir les articles 16(2) et (3) de la Loi]; et

·  la date de production de la déclaration d’opposition (4 septembre 2015) pour le motif fondé sur l’article 2 de la Loi (absence de caractère distinctif de la Marque) [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

 

Motifs d’opposition rejetés sommairement

[14]  Pour ce qui est des motifs d’opposition fondés sur les articles 30(b) et (e) de la Loi, il est reconnu que l’Opposante peut se décharger de son fardeau initial de preuve en se référant à la preuve produite par la Requérante [voir Labatt Brewing Company c Molson Breweries, Partnership (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1^ere inst)]. Toutefois, il faut que cette preuve soulève des doutes sérieux [voir York Barbell Holdings Ltd c ICON Health and Fitness, Inc (2001), 13 CPR (4th) 156 (COMC)].

[15]  Dans le présent dossier, la preuve de l’Opposante se limite à ses activités commerciales . Il n’y a aucun élément de sa preuve qui pourrait supporter les motifs d’opposition fondés sur les articles 30(b) et (e) de la Loi.

[16]  Quant à la preuve de la Requérante, telle que plus amplement décrite plus tard, elle se limite à une preuve tirée du registre canadien des marques de commerce. Ainsi, elle ne peut être d’aucune utilité pour l’Opposante au soutien de ces motifs d’opposition.

[17]  En conséquence, les motifs d’opposition fondés sur les articles 30(b) et (e) de la Loi sont rejetés puisque l’Opposante ne s’est pas déchargée de son fardeau initial de preuve.

[18]  Quant au motif d’opposition fondé sur l’article 30(i) de la Loi, cet article exige seulement que la Requérante se déclare convaincue d’avoir le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les Produits et les Services. Cette déclaration est comprise dans la présente demande d’enregistrement.

[19]  Cet article de la Loi peut toutefois être soulevé au soutien d’un motif d’opposition dans des cas bien particuliers; par exemple, lorsque cette déclaration de la Requérante aurait été faite de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)].

[20]  Or, il n’y a aucune preuve de cette nature au dossier. Je rejette donc ce motif d’opposition car l’Opposante ne s’est pas déchargée de son fardeau initial de preuve.

Motifs d’opposition fondés sur les articles 16 (droit à l’enregistrement) et 2 (caractère distinctif) de la Loi

[21]  Pour satisfaire son fardeau de preuve initial sous les articles 16(2) et (3) de la Loi, l’Opposante devait démontrer l’emploi au Canada de ses marques de commerce et de ses noms commerciaux avant la date de production de la présente demande d’enregistrement (8 novembre 2012) et qu’elle ne les avait pas abandonnées à la date de publication de la demande d’enregistrement de la Requérante (8 avril 2015) [voir les articles 16(2) et 16(3) de la loi et Optic Nerve Art & Design Ltd c Optic Nerve Design, 2005 CanLII 78205, 2005 CarswellNat 4726 (COMC)].

[22]  Pour satisfaire son fardeau de preuve initial sous le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque, l’Opposante devait démontrer que ses marques de commerces ou noms commerciaux étaient connus au Canada ou bien connus dans une région précise du Canada à la date de production de sa déclaration d’opposition, de telle sorte que la Marque ne pouvait être distinctive des Produits et Services à cette date [voir Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[23]  La différence entre les dates pertinentes associées à ces motifs d’opposition n’aura aucune incidence sur le sort de ces motifs d’opposition tel qu’il apparaîtra de leur analyse.

[24]  Je tiens à souligner que ces motifs d’opposition, tels que plaidés dans la déclaration d’opposition, font référence aux marques de commerce suivantes :

• PROTECH

• PROTECH/OXYPLAST

• PROTECH/OXYPLAST & Dessin

• PROTECH POWDER

• PROTECH GROUP

(collectivement désignées «les marques PROTECH de l’Opposante»);

ainsi qu’aux noms commerciaux suivants :

• Protech/Oxyplast

• Protech Powder

• Protech Group

(collectivement désignés les «noms commerciaux PROTECH de l’Opposante»).

 

La preuve de l’Opposante

[25]  M. Ades est le directeur-général de l’Opposante et ce depuis 1994. Il déclare avoir accès aux livres de l’Opposante et avoir une connaissance personnelle des faits ci-après décrits ou qu’ils ont été tirés des archives de l’Opposante.

[26]  M. Ades explique que l’Opposante fut constituée en 1976 et est un leader mondial dans le développement et la fabrication de revêtements en poudre. Elle a des installations aux États-Unis, en Belgique et en République Tchèque.

[27]  M. Ades affirme que l’Opposante vend ses revêtements en poudre à travers le monde, incluant au Canada. Il ajoute que, depuis sa création en 1976, l’Opposante a employé le mot PROTECH à titre de marque de commerce et de nom commercial et a employé au cours des années les marques PROTECH de l’Opposante.

[28]  M. Ades affirme que l’Opposante a son siège social à Montréal, Québec et a des places d’affaires un peu partout dans le monde.

[29]  À ce stade-ci, je désire faire la remarque suivante : M Ades décrit en détails les activités commerciales de l’Opposante à travers le monde, incluant l’emploi des marques PROTECH de l’Opposante. Or, comme l’a souligné la Requérante, seul l’emploi des marques PROTECH de l’Opposante au Canada, ainsi que l’emploi au Canada des noms commerciaux PROTECH de l’Opposante, sont pertinents pour les fins de ce dossier. Je me bornerai donc à résumer les faits décrits par M. Ades concernant les activités commerciales de l’Opposante au Canada. En ce faisant, une bonne partie de l’affidavit de M. Ades ne sera pas ainsi résumée, bien que, de temps à autre, je fasse référence à certaines allégations concernant l’emploi des marques PROTECH de l’Opposante à travers le monde, ce qui pourrait inclure le Canada.

[30]  M. Ades décrit les produits de l’Opposante comme étant des revêtements en poudre thermodurcis ou thermoplastiques. Il ajoute que les revêtements en poudre thermodurcis sont généralement appliqués sur les surfaces de produits de métal incluant, les châssis et les dessous de caisse d’automobiles, les pièces de train, meubles et appareils d’éclairage. Les revêtements en poudre thermoplastique sont généralement appliqués sur une variété de produits métalliques incluant l’ameublement urbain, tuyauterie d’infrastructure et les ressorts d’automobiles.

[31]  M. Ades ajoute, qu’au cours des années, les produits de l’Opposante ont été vendus et livrés dans des boîtes portant les marques PROTECH de l’Opposante et le nom commercial Protech, accompagnés d’un feuillet d’information portant ces mentions. Il a produit comme Pièce D à son affidavit des photographies de boîtes dans lesquels sont empaquetés des revêtements en poudre vendus au Canada et aux États-Unis. Nous apercevons effectivement sur les boîtes le logo suivant :

[32]  Toutefois, M. Ades n’indique pas depuis quand précisément ces boîtes ont été utilisées au Canada pour empaqueter les produits de revêtements en poudre de l’Opposante. Ainsi, il est impossible de conclure que ces boîtes ont été utilisées antérieurement aux dates pertinentes. De plus, les photographies produites comme Pièce D à l’affidavit de M. Ades, ont été prises le 10 mars 2016, soit postérieurement aux dates pertinentes associées aux motifs d’opposition sous étude.

[33]  M. Ades affirme que l’Opposante, depuis 1976, emploie de façon continue les marques PROTECH de l’Opposante et son nom commercial Protech en les apposant sur les emballages de ses produits, ainsi que sur son en-tête de lettre, ses enveloppes, factures, feuillets d’information, et sur son site web. Il a produit un échantillonnage de ces derniers, comme Pièce E à son affidavit.

[34]  Il est bon de reproduire les deux différents graphismes qui apparaissent sur les enveloppes et les en-têtes de lettres produites au dossier :

et

[35]  On y aperçoit le mot «PROTECH» et un dessin. La distinction entre les deux graphismes n’aura aucune influence sur cette décision. J’emploierai toutefois l’expression PROTECH & Dessin pour désigner la première de ces marques de commerce.

[36]  La Pièce E à l’affidavit de M. Ades comprend un en-tête de lettre sur lequel apparaît le nom commercial Protech Coatings Inc., mais il s’agit d’une entité située aux États-Unis. Je présume qu’il est employé dans ce pays et non au Canada. Je ne tiendrai donc pas compte de cet élément de preuve au dossier.

[37]  Il y a également une brochure portant la mention «THE PROTECH GROUP». Toutefois, M. Ades ne nous indique pas si elle a été distribuée au Canada, et si c’était le cas depuis quand, et finalement le nombre de copies distribuées.

[38]  M. Ades fournit les chiffres annuels des ventes au Canada et ce depuis 2010, des revêtements en poudre en liaison avec la marque de commerce et le nom commercial PROTECH. Ces chiffres de ventes excèdent annuellement les 30 millions de dollars canadiens.

[39]  M. Ades affirme que les produits portant la marque de commerce et le nom commercial PROTECH ont été vendus à des clients industriels au Canada directement par le service des ventes ainsi que par l’entremise des vendeurs sur la route de l’Opposante. Il a produit à cet effet, comme Pièce F à son affidavit, une liasse de factures démontrant la vente et l’expédition de produits de revêtements en poudre de l’Opposante à des clients canadiens et américains. On y aperçoit le nom commercial Protech Chemicals Ltd./Protech Chimie Ltée. ainsi que la marque de commerce PROTECH & Dessin.

[40]  M. Ades fournit le volume annuel d’unités vendues au Canada qui se situe entre quatre à cinq mille tonnes de revêtements en poudre.

[41]  M. Ades ajoute que les revêtements en poudre de l’Opposante, et ce depuis plusieurs années, et bien avant le 8 novembre 2012, ont fait l’objet de campagnes de promotion au Canada lors de foires commerciales et d’événements spéciaux. De plus, ces produits sont publicisés sur le site web de l’Opposante. Il a produit comme Pièce G à son affidavit, des extraits de ce site décrivant les différents produits de l’Opposante qui sont offerts pour la vente et livraison aux clients canadiens et ceux situés à travers le monde. Or, la marque de commerce qui y apparaît est PROTECH/OXYPLAST et dessin.

[42]  M. Ades fournit une liste des foires commerciales auxquelles a participé ou va participer l’Opposante afin de promouvoir ses revêtements en poudre. Toutefois, comme le souligne la Requérante dans son plaidoyer écrit, aucune de ces activités ne s’est déroulée ou se déroulera  au Canada. Ainsi, il est inutile de décrire les allégations de M. Ades à leur sujet, incluant la description des kiosques de l’Opposante à ces foires.

[43]  M. Ades fournit les sommes dépensées par l’Opposante mondialement pour la promotion de ses ventes de revêtements en poudre en liaison avec les marques PROTECH de l’Opposante et son nom commercial Protech. Néanmoins, aucune information n’est fournie concernant les sommes d’argent consacrées à la promotion au Canada.

[44]  M. Ades ajoute que l’Opposante fait la promotion de ses revêtements en poudre et de sa société par l’entremise des médias sociaux tel que Twitter et il a produit des extraits du site web de l’Opposante montrant des tweets récents.

[45]  M. Ades a produit, comme Pièce K à son affidavit, des copies de publicité parues dans des magazines et journaux circulant au Canada et aux États-Unis. Toutefois, aucune information n’est fournie quant au nombre de copies en circulation au Canada de ces magazines ou journaux. De plus, seulement les marques de commerce PROTECH & Dessin et PROTECH/OXYPLAST et Dessin y apparaissent.

[46]  Finalement, M. Ades affirme qu’en 2016, l’Opposante a fêté ses 40 ans d’existence. Il a produit à cet effet, comme Pièce M à son affidavit, une affiche employée pour la promotion de cet événement sur laquelle apparaît la marque de commerce PROTECH & Dessin.

La preuve de la Requérante

[47]  M. Thomas James est un analyste en marques de commerce de la firme Thomson CompuMark, une société spécialisée dans les recherches en matière de marques de commerce. À la demande des agents de la Requérante, il a effectué une recherche de dilution du registre des marques au Canada pour «PROTEC» sous diverses orthographes (PROTEC, PROTECK, PROTEK, PROTEX, PROTEQUE, PROTEQ, PROTECT, PROTEKT, PROTEQT OU PROTECHT) en liaison avec des produits anti rouille, de la peinture, vernis, produits de nettoyage, huile de dégraissage, etc.

[48]  M. James a produit les résultats de cette recherche qui démontrent la présence au registre d’un nombre important de marques de commerce comportant le mot «PROTEC» sous diverses orthographes, avec ou sans graphisme, en liaison avec de tels produits. Je reviendrai plus loin et en détails sur cette preuve de l’état du registre.

Analyse de la preuve au dossier

[49]  Je remarque que l’Opposante n’a pas identifié dans sa déclaration d’opposition, parmi la liste de ses noms commerciaux, le nom commercial Protech Chemicals Ltd./Protech Chimie Ltée. qui apparaît sur certaines pièces produites par M. Ades. Ainsi, je ne peux pas en tenir compte dans mon analyse à venir [voir Massif Inc c Station Touristique Massif du Sud (1993) Inc 2011 CF 424, 95 CPR (4th) 249 (CF 1^ere inst)].

[50]  M. Ades a produit des photos de boîtes d’emballage portant la marque PROTECH & Dessin. Cependant, je n’ai pas de preuve que ces boîtes ont été employées au Canada antérieurement aux dates pertinentes, tel que discuté auparavant.

[51]  M. Ades a produit des factures pour la vente de produits au Canada. Je conviens avec la Requérante que les factures ne font pas état de la vente de produits en liaison avec la marque PROTECH. Toutefois, ces factures portent la marque PROTECH & Dessin. Ainsi, l’Opposante a prouvé l’emploi de la marque de commerce PROTECH & Dessin en liaison avec les services de vente de revêtements en poudre. Aux factures produites portant la marque de commerce PROTECH & Dessin, s’ajoutent les en-têtes de lettres et enveloppes portant la marque PROTECH & Dessin.

[52]  Cependant, je n’ai aucune preuve au dossier de l’emploi des marques de commerce PROTECH ou PROTECH & Dessin en liaison avec des produits. En effet, tel que souligné par la Requérante dans son plaidoyer écrit, les pamphlets publicitaires, brochures ou extraits du site Internet de l’Opposante, ne font pas foi de l’emploi de ces marque de commerce en liaison avec des produits au sens de l’article 4(1) de la Loi.

[53]  À la lumière de la preuve de l’Opposante précédemment décrite, et malgré le fait que je sois d’accord avec la Requérante que l’Opposante a mis l’accent sur ses activités internationales, j’estime que l’Opposante s’est déchargée de son fardeau de prouver l’emploi antérieur au 8 novembre 2012 des marques PROTECH & Dessin, PROTECH OXYPLAST et PROTECH OXYPLAST et Dessin en liaison avec les services de vente de revêtements en poudre que celles-ci étaient connues au Canada en date du 4 septembre 2015.

[54]  Je considère toutefois que l’emploi de la marque PROTECH & Dessin constitue un emploi de la marque vocable PROTECH [voir CPSA Sales Institute c Groupe Conseil Parisella Vincelli Associés Inc, 2005 CarswellNat 2788(COMC)].

[55]  Il incombait donc à la Requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits ne causait pas de la confusion avec les marques de commerce PROTECH, PROTECH & Dessin, PROTECH OXYPLAST et PROTECH OXYPLAST et Dessin de l’Opposante.

Analyse des critères énumérés à l’article 6(5) de la Loi

[56]  Le test à appliquer en matière de confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi. Ce test ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais plutôt la confusion quant à l’origine des Produits. Ainsi, je dois déterminer si un consommateur, ayant un souvenir imparfait des marques PROTECH, PROTECH & Dessin, PROTECH OXYPLAST et/ou PROTECH OXYPLAST et Dessin de l’Opposante et, qui voit la Marque employée en liaison avec les Produits et Services, croirait que ceux-ci sont offerts par l’Opposante ou sont autorisés par cette dernière.

[57]  J’évalue que l’Opposante a de meilleures chances de succès avec sa marque PROTECH en liaison avec ses services, puisque d’une part les marques PROTECH OXYPLAST et PROTECH OXYPLAST et Dessin comportent le mot «OXYPLAST» qui sert à distinguer ces marques de la Marque, et que la marque de commerce PROTECH & Dessin comporte un élément graphique distinctif.

[58]  Je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et il n’est pas nécessaire d’accorder le même poids à chacun de ces facteurs [voir Mattel Inc c 3894207 Canada Inc 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée [2006] 1 RCS 824, 2006 CSC 23, et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc et al 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une analyse plus approfondie des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Degré de ressemblance

[59]  La ressemblance est certes plus prononcée lorsque je compare la Marque avec la marque PROTECH qu’avec les autres marques de l’Opposante. En effet, les marques en présence sont identiques tant phonétiquement que dans les idées qu’elles suggèrent. Quant à la comparaison de la Marque avec les marques PROTECH OXYPLAST et PROTECH OXYPLAST et Dessin de l’Opposante, il y a des différences tant visuelles que phonétiques avec l’ajout du terme «Oxyplast».

[60]  Ce facteur favorise donc l’Opposante pour ce qui est de la comparaison entre la Marque et la marque PROTECH de l’Opposante. Dans les circonstances, l’analyse des autres critères pertinents sera déterminante pour le sort de cette opposition.

Caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

[61]  Il va de soi que le mot «PROTECH» est pour le moins hautement suggestif, sinon descriptif de la qualité des produits et services des parties. La Requérante prétend que la Marque possède un caractère distinctif inhérent en raison de son visuel, soit l’emploi d’une police particulière et du T majuscule. Je ne crois pas que la portion graphisme de la Marque ajoute un apport important au faible degré de caractère distinctif de la Marque. Il s’agit donc d’une marque de commerce très faible.

[62]  Quant à la marque PROTECH de l’Opposante, elle est également hautement suggestive, sinon descriptive des services de vente de produits de revêtement en poudre. Elle jouit également d’un caractère distinctif très faible.

[63]  Le caractère distinctif d’une marque peut cependant être rehaussé par son emploi et sa promotion.

[64]  Il n’y a aucune preuve au dossier de l’emploi ou la promotion de la Marque au Canada.

[65]  Tel que ci-haut décrit, l’Opposante a fait la preuve de l’emploi de sa marque PROTECH en liaison avec les services de vente de produits de revêtements en poudre.

[66]  Dans les circonstances, ce facteur favorise l’Opposante.

La période d’emploi des marques de commerce ou noms commerciaux

[67]  Tel qu’il appert de la preuve ci-haut résumée, ce facteur favorise également l’Opposante qui a prouvé l’emploi de sa marque de commerce PROTECH  depuis janvier 1976, alors qu’il n’y a aucune preuve d’emploi de la Marque au Canada.

Le genre de produits, services ou entreprises et la nature du commerce

[68]  La Requérante plaide que les revêtements de poudre de l’Opposante se distinguent des Produits qui sont très précisément décrits dans la présente demande d’enregistrement. Je ne suis pas d’accord avec l’interprétation très restrictive de la Requérante pour ce qui est de certains des Produits et Services.

[69]  M. Ades affirme dans son affidavit, tel que ci-haut mentionné, que l’Opposante offre des services de vente de revêtements en poudre de l’Opposante, qui sont appliquées sur des surfaces de métal, tels que les carrosseries d’automobiles et les dessous des automobiles, les pièces de train, les appareils de toute sorte, meubles et appareils d’éclairage.

[70]  Tel qu’il appert de l’état déclaratif des Produits et Services, dans la plupart des cas, il s’agit de produits chimiques, soit des compositions chimiques, des vernis et peintures pour différents types de véhicules. J’estime qu’il y a chevauchement entre les services de vente de revêtements en poudre de l’Opposante et les Produits et les Services, sauf pour ce qui est des produits et services suivants :

Produits de nettoyage, nommément chamois, shampoings pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; produits pour la rénovation et restauration de surfaces peintes et vernies, nommément shampoings pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; produits pour la rénovation et restauration de carrosseries de véhicules automobiles, de coques de bateaux et de carlingues d'avions, nommément shampoings, masques jetables, mastics à carrosserie, nettoyeurs à vitre, et destructeurs d'odeur; nettoyants pour tissus, textiles, cuirs, simili-cuirs; produits pour conditionner et protéger le cuir, produits pour protéger les simili-cuirs, nommément éponges; nettoyants et agents de lustrage pour les vitres;

(1) Prestation de services de nettoyage des tissus et textiles, tapis et moquettes, cuirs, simili-cuirs et toutes parties en plastique d'intérieurs de véhicules; nettoyage de véhicules, nettoyage de moteurs de véhicules; application de films sur des vitres et des surfaces vitrées.

(2) Traitement et application de revêtements de surfaces notamment application de films de protection pour surfaces vitrées et vitres.

[71]  À moins d’indication contraire l’emploi de «Produits non-similaires» dans la décision est une référence collective aux produits ci-haut énumérés. Également, l’emploi de «Services non-similaires» est une référence collective aux services ci-haut énumérés à (1) et (2).

[72]  La Requérante plaide que les Produits ne sont pas susceptibles de se retrouver dans les mêmes créneaux de distribution que ceux de l’Opposante car, comme fournisseur de services liés à ses Produits, la Requérante vendra ses Produits sous sa propre bannière et ne vendra, en aucun cas, les Produits de l’Opposante.

[73]  Il n’y a aucune preuve au dossier pour soutenir un tel argument. La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve concernant ses activités commerciales. Dans les circonstances, on doit s’en remettre à la description des produits et services des parties. Tel que mentionné ci-haut, j’estime qu’il y a chevauchement entre les services de vente de produits de revêtements en poudre de l’Opposante et les Produits et Services de la Requérante, sauf pour ce qui est des Produits non-similaires et des Services non-similaires.

[74]  La Requérante argumente également que l’Opposante n’a allégué ni mis en preuve l’emploi de la marque PROTECH ou de ses noms commerciaux en liaison avec des services. Selon elle, il ne serait donc être question de chevauchement concernant les Services.

[75]  Avec tout respect pour l’opinion contraire, ce raisonnement ne tient pas la route. Tout d’abord, l’Opposante a allégué dans sa déclaration d’opposition l’emploi de ses différentes marques PROTECH en liaison avec des services. De plus, elle a prouvé l’emploi de ses marques de commerce PROTECH et PROTECH & Dessin en liaison avec les services de vente de revêtements en poudre. À ce sujet, je réfère à titre d’exemple aux factures produites au dossier (Pièce F à l’affidavit de M. Ades). Il y a connexité entre les services de vente de produits de revêtements en poudre et les Produits et Services de la Requérante, à l’exception des Produits non-similaires et des Services non-similaires.

 

Autres facteurs pertinents

État du registre

[76]  Tel que mentionné ci-haut, la Requérante a produit une preuve de l’état du registre. Dans son plaidoyer écrit, elle a reproduit 33 des 101 citations, jugées les plus pertinentes. Je suis d’accord avec la Requérante qu’il existe au moins une dizaine de citations pertinentes dont celles-ci :

Marque commerce	Numéro d’enregistrement	Produits et services
PROTEX	LMC740,249	Chemical automotive fuel system cleaners
PROTEK	LMC564,859	Interior and exterior surface sealers
	LMC558,260	Interior and exterior surface sealers
PROTEK	LMC835,484	Nettoyants pour toutes surfaces lavables
PROTEX	LMC924,820	Paint protection film for use on new and used vehicles, motorbikes, boats and planes.
PROTECT	LMC646,069	Remise à neuf, réparation, entretien courant, démantèlement, nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, de moteurs et de leurs pièces, y compris, réparation de véhicules dans le cadre d'un service pour pannes de véhicule.
PROTEX	LMC728,279	Stratifié de tissu polymérique utilisé comme barrière intermédiaire pour empêcher l'infiltration massive d'humidité dans les enveloppes de bâtiments et de véhicules
PROTEX	LMC264,053	Chemical composition to be applied to a metal surface preventing adherence of slag or metal spatter during cutting, gouging, or welding operations, preventing scaling of metal surfaces during heat treating or stress relieving treatment, and improving arc stability and preventing excessive spatter loss during arc welding operations.
PROTECT IT ALL	LMC656,614	Peintures d'extérieur, nommément produits de finition pour le bois à base d'huile naturelle, produits de finition pour terrasses et revêtements pour toitures sous forme de peintures d'extérieur, nommément revêtements anti-graffiti. Peintures d'extérieur, nommément bouche-pores transparents pour béton et bois. Nettoyants pour tous types de surface servant à apprêter les surfaces en prévision de l'application de peintures ou revêtements. Peintures d'extérieur, nommément produit de finition pour le bois à base d'huile naturelle, produits de finition pour terrasses, revêtements de toiture sous forme de peintures, revêtements anti-graffiti et bouche-pores transparents pour béton et bois.
PROTECT-IT	LMC768,637	Pellicule plastique adhésive utilisée pour protéger temporairement les surfaces de travail.

[77]  Ces dix marques déposées sont la propriété de neuf entités distinctes.

[78]  La preuve de l’état du registre doit démontrer un nombre suffisant d’enregistrements pertinents pour conclure qu’il existe sur le marché de nombreuses marques de commerce comportant cette caractéristique commune de telle sorte que le consommateur canadien moyen est habitué à faire la distinction entre des marques comportant une telle caractéristique commune [Voir Welch Foods Inc c Del Monte Corp (1993), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^ere inst) et Ports International Ltd c Dunlop Ltd (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC)].

[79]  La preuve du registre démontre qu’il existe un nombre suffisant de marques comportant la particule PROTEC ou PROTEX en liaison avec des produits et/ou services de nettoyage ou de protection de diverses surfaces. J’estime que, dans les circonstances, la preuve de l’état du registre est un facteur pertinent important qui favorise la Requérante. Dans ce cas, l’addition d’un autre élément à PROTECH et/ou une différence au niveau des produits et services des parties serait suffisant pour distinguer l’origine des produits ou services liés à ces marques de commerce.

[80]  Ainsi, le consommateur est habitué à distinguer toutes ces marques de commerce comprenant la particule «PROTEC» en liaison avec des produits de protection ou des services de vente ou d’application de produits de protection. En d’autres mots, l’addition d’un autre élément à PROTECH et/ou une différence au niveau de la nature des produits et services de sparties peuvent s’avérer suffisante pour distinguer l’origine des produits ou services liés à ces marques de commerce.

[81]  Toutefois, je juge que ce facteur est amoindri dans le cas présent puisque la Requérante a pris la totalité de la marque de commerce PROTECH. La portion graphique de la Marque, soit la police employée et le T majuscule sont des ajouts ou modifications bien minimes et insuffisantes dans les circonstances, lorsque la Marque est employée avec les Produits et Services autres que les Produits non-similaires et les Services non-similaires.

[82]  Je suis parfaitement conscient que le Registraire a mentionné dans le passé qu’un commerçant qui emploie, à titre de marque de commerce, un mot ordinaire couramment utilisé dans l’industrie ne peut s’attendre à ce que ce mot jouisse d’une protection étendue. Ainsi, dans ces cas, des différences relativement mineures entre les marques s’avèrent suffisantes pour les distinguer. Or, en l’espèce, les différences ci-haut mentionnées, ne sont pas suffisantes quant à moi pour permettre de distinguer la Marque de la marque de commerce PROTECH, sauf lorsque la Marque est employée en liaison avec les Produits non-similaires et les Services non-similaires.

[83]  Chaque cas d’opposition fondé sur une allégation de confusion entre deux marques de commerce est une question mixte de faits et de droit. C’est sur la base de la preuve versée au dossier que la question de confusion doit être tranchée. Il ne faudrait pas interpréter un maintien en partie de la présente opposition comme une reconnaissance d’un monopole accordé à l’Opposante sur la composante «PROTECH» de ses marques de commerce ou de ses noms commerciaux associés à des produits de revêtements.

Conclusion

[84]  Je suis d’avis que la Requérante ne s’est pas déchargée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne causait pas de confusion avec la marque PROTECH de l’Opposante lorsqu’elle est employée en liaison avec les Produits et Services, sauf en ce qui concerne les Produits non-similaires et les Services non-similaires, et ce à chacune des dates pertinentes associées à ces motifs d’opposition.

[85]  Quant à la confusion avec les marques PROTECH OXYPLAST et PROTECH OXYPLAST et Dessin, je suis d’avis que la Requérante s’est déchargée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne causait pas de confusion avec celles-ci. En effet, la présence du terme «OXYPLAST» sert à distinguer ces marques de la Marque.

[86]  Dans les circonstances, les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(3) et 2 de la Loi sont maintenus en partie.

Disposition

[87]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement en ce qui a trait :

(1) Produits chimiques utilisés dans l'industrie, à savoir compositions chimiques pour la protection des vernis et peintures pour tous véhicules automobiles, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; compositions chimiques pour la protection des tissus et textiles.

(2) Produits de nettoyage, de lustrage, de polissage, nommément nettoyants, cires, shampoings, brillants, rénovateurs, détachants pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; produits pour la rénovation et restauration de surfaces peintes et vernies, nommément nettoyants, lustrants, cires, shampoings, brillants, rénovateurs, détachants pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; produits pour la rénovation et restauration de carrosseries de véhicules automobiles, de coques de bateaux et de carlingues d'avions, nommément nettoyants, lustrants, shampoings, brillants, rénovateurs, détachants, anti-goudron, anti-résine et colle, apprêts en aérosol, peinture, décapant, solvants de nettoyage, cires; nettoyants pour pneus des véhicules; produits pour faire briller et lustrer les pneus, nommément silicones, dégraissants, brillants, nettoyants; nettoyants à moteurs; nettoyants à jantes de véhicules; produits de protection pour moteurs contre la saleté et l'humidité, nommément lustrants, cires, nettoyants.

(1) Prestation de services de nettoyage, lustrage, cirage pour véhicules automobiles, véhicules utilitaires sports et camionnettes, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; prestation de services de préparation, de nettoyage, de lustrage, d'entretien des peintures et vernis de carrosseries de véhicules automobiles, de coques de bateaux, de carlingues d'avions; prestation de services de nettoyage et de protection des tissus et textiles, tapis et moquettes, cuirs, simili-cuirs et toutes parties en plastique d'intérieurs de véhicules; nettoyage de véhicules, nettoyage de moteurs de véhicules; vernissage et lustrage de moteurs de véhicules; application de films sur des surfaces métalliques.

(2) Application de couches de protection des surfaces vernies et peintes; traitement de surfaces vernies et peintes; application de couches de protection et traitement de peintures et vernis sur les carrosseries de véhicules automobiles, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques; traitement et application de revêtements de surfaces notamment application de films en matières plastiques, en pvc ou en polyester sur des surfaces métalliques, films colorés pour métal; traitement et application de films en polyuréthane sur les carrosseries de véhicules automobiles, véhicules nautiques et véhicules aéronautiques.

 et je rejette l’opposition en ce qui a trait aux produits et services suivants :

(2) Produits de nettoyage, de lustrage, de polissage, nommément chamois; produits pour la rénovation et restauration de carrosseries de véhicules automobiles, de coques de bateaux et de carlingues d'avions, nommément scellant à joint, masques jetables, mastics à carrosserie, nettoyeurs à vitre, destructeurs d'odeur; nettoyants pour tissus, textiles, cuirs, simili-cuirs et plastiques; produits pour conditionner et protéger le cuir, produits pour protéger les simili-cuirs, nommément nettoyants, soins nourrissants, détachants, crèmes, lubrifiants et cirages, éponges; produits pour retirer les taches de goudron, de graisse et paraffine, nommément huiles, aérosols, nettoyants, décapants; nettoyants et agents de lustrage pour les vitres; mousses nettoyantes pour polisseuses et lustreuses.

(1) Application de films sur des vitres, et des surfaces vitrées.

(2) Coloration des vitres par traitement de surface; traitement et application de revêtements de surfaces notamment application de films en matières plastiques, en pvc ou en polyester sur des surfaces vitrées, films colorés pour vitre, films de protection pour surfaces vitrées et vitres, films en matière pvc ou polyester collant.

Le tout en vertu de l’article 38(8) de la Loi [voir Produits Ménagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^ere inst) en tant qu’autorité en matière de décision partagée].

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Osler Hoskin & Harcourt	POUR L’OPPOSANTE
Fasken Martineau DuMoulin	POUR LA REQUÉRANTE