Référence : 2018 COMC 101

Date de la décision : 2018-09-27

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Hill & Schumacher	Partie requérante
et
	Kabushiki Kaisha Fernandes a/t/a Fernandes Co., Ltd.	Propriétaire inscrite
	LMC578,795 pour la marque de commerce HIWATT	Enregistrement

 

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC578,795 de la marque de commerce HIWATT (la Marque), appartenant à Kabushiki Kaisha Fernandes a/t/a Fernandes Co., Ltd.

[2]  La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec des [Traduction] « amplificateurs pour guitares électriques ».

[3]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

La procédure

[4]  Le 22 janvier 2016, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Kabushiki Kaisha Fernandes a/t/a Fernandes Co., Ltd. (la Propriétaire). L’avis a été donné à la demande de Hill & Schumacher (la Partie requérante).

[5]  L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu’elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 22 janvier 2013 et le 22 janvier 2016 en liaison avec les produits spécifiés dans l’enregistrement. Dans le cas où la Marque n’avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d’emploi depuis cette date.

[6]  La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1)  Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]  La procédure prévue à l’article 45 est considérée comme une procédure sommaire et expéditive pour débarrasser le registre des marques de commerce qui ne sont plus employées. L’expression « éliminer le bois mort » a souvent été employée pour décrire cette procédure [Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^re inst)]. Bien qu’il soit vrai que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst); Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec les produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Simon Giles, souscrit le 17 août 2016, accompagné des pièces A à E.

[9]  Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux présentes à l’audience qui a été tenue dans cette affaire.

La preuve

[10]  M. Giles, un résident du Royaume-Uni, atteste qu’il est l’un des deux partenaires principaux d’une entreprise de marketing et de vente d’équipement audio, dont des amplificateurs et des accessoires pour guitares.

[11]  M. Giles atteste que, le 8 juillet 2013, la Propriétaire a cédé, vendu et transféré tous ses intérêts à l’égard de l’enregistrement en cause à lui-même et à son partenaire d’affaires, Justin Harrison (l’Entreprise). Il atteste également que l’Entreprise s’occupe du marketing et de la vente d’amplificateurs et d’accessoires pour guitares HIWATT, lesquels sont accessibles sur son site Web au www.hiwatt.com.

[12]  M. Giles atteste que les produits HIWATT sont fabriqués au R.-U. au nom de l’Entreprise et que l’Entreprise a autorisé Hiwatt Amplification LLC, une société américaine, aux termes d’une licence à vendre les produits visés par l’enregistrement au Canada. Il affirme que les produits visés par l’enregistrement sont vendus par Hiwatt Amplification LLC au détaillant canadien The Guitar Shop, ainsi que directement aux consommateurs canadiens en ligne, et que de telles ventes ont été réalisées pendant la période pertinente. Il fournit, comme pièce A jointe à son affidavit, un imprimé du site Web de l’Entreprise qui dresse une liste des détaillants autorisés des produits de marque HIWATT, laquelle liste comprend The Guitar Shop au Canada. Il fournit également, comme pièce B jointe à son affidavit, un imprimé du site Web de The Guitar Shop annonçant des amplificateurs pour guitares HIWATT. Il atteste que ces imprimés sont représentatifs de la façon dont les sites Web respectifs étaient présentés pendant la période pertinente. M. Giles affirme que, en tout temps, l’Entreprise a exercé un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des produits visés par l’enregistrement fabriqués en son nom aux R.-U. et vendus au Canada sous la Marque par l’entremise de sa licenciée, Hiwatt Amplification LLC.

[13]  Quant à la façon dont la Marque a été présentée sur les produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente, M. Giles fournit, comme pièce C jointe à son affidavit, des images représentatives d’amplificateurs pour guitares et d’emballages connexes qui, affirme-t-il, ont été vendus au Canada pendant la période pertinente. La Marque est clairement visible sur les produits. Il atteste que la Marque a figuré bien en vue sur les produits vendus au Canada en liaison avec la Marque pendant la période pertinente, et ce, directement sur les amplificateurs ainsi que sur les emballages.

[14]  En ce qui concerne les transactions commerciales relatives aux produits visés par l’enregistrement, M. Giles affirme que, pendant la période pertinente, les ventes réalisées au Canada d’amplificateurs pour guitares de marque HIWATT se sont élevées en moyenne à 20 000 $ US chaque année. Il fournit également, comme pièce D jointe à son affidavit, une facture représentative émise par Hiwatt Amplification LLC à l’intention de The Guitar Shop datée du 6 février 2014 pour des produits visés par l’enregistrement vendus et livrés au Canada pendant la période pertinente. Il identifie, par type d’article sur la facture, les produits visés par l’enregistrement, et relie ces produits à ceux illustrés dans la pièce C. Il confirme que ces produits ont été livrés à The Guitar Shop au Canada pendant la période pertinente.

[15]  Enfin, M. Giles explique que les produits visés par l’enregistrement arborant la Marque sont annoncés sur le site Web de l’Entreprise ainsi que dans des publications imprimées et en ligne de l’industrie, comme les magazines Guitar Player et Vintage Guitar. À l’appui, il fournit, comme pièce E jointe à son affidavit, un spécimen représentatif d’annonces présentant des produits de marque HIWATT visés par l’enregistrement qui ont été publiées dans le magazine Guitar Player pendant la période pertinente.

Analyse et motifs de décision

[16]  La Partie requérante soutient que l’affidavit de M. Giles doit être écarté, puisqu’il n’est pas le propriétaire inscrit de la Marque et que l’affidavit n’inclut pas d’entente de cession entre la Propriétaire et l’Entreprise, ni ne mentionne un véritable document signé par toutes les parties. En outre, la Partie requérante soutient que, à ce jour, aucun acte de cession n’a été inscrit au Bureau des marques de commerce concernant la Marque. La Partie requérante soutient que, en l’absence de renseignements sur une cession ou d’une preuve claire à cet égard, ces ambiguïtés doivent être interprétées à l’encontre des intérêts de la Propriétaire [Gowling Lafleur Henderson LLP c Midland Walwyn Capital Inc (2011), 90 CPR (4th) 181 (COMC)].

[17]  De plus, la Partie requérante soutient que l’affidavit de M. Giles n’établit pas la nature de la relation entre lui et M. Harrison, puisqu’aucune preuve n’est fournie concernant leur relation de travail. Tout bien considéré, la Partie requérante soutient que certaines parties de l’affidavit de M. Giles constituent du ouï-dire. M. Giles n’a pas indiqué expressément que cette information était fondée sur ses connaissances personnelles; l’information fournie à l’égard de ces paragraphes provient plutôt d’un tiers, Hiwatt Amplification LLC, la licenciée de l’Entreprise non nommée de M. Giles. En outre, la Partie requérante soutient qu’aucun accord de licence n’a été produit. La Partie requérante soutient qu’une preuve doit être produite par le propriétaire inscrit, et que la loi indique très clairement que l’emploi ne peut pas être établi par n’importe qui [Star-Kist Foods Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) (1998), 20 CPR (3d) 46; Seaby, Proulx & Palmer c Astatic Corporation 1994 CanLII 10026 (COMC)].

[18]  Quoi qu’il en soit, la Partie requérante soutient que l’affidavit de M. Giles ne contient que de simples allégations d’emploi sans preuve à l’appui. À cet égard, la Partie requérante soutient que l’affidavit n’inclut pas de bons de commandes, de factures, de catalogues, etc. démontrant que des ventes des produits visés par l’enregistrement ont été réalisées. La Partie requérante soutient que la pièce D n’est pas une facture, mais plutôt un simple bon d’achat, de sorte qu’aucune preuve n’a été présentée quant à la vente et au transfert de propriété des produits de marque HIWATT visés par l’enregistrement. En outre, la Partie requérante soutient que, contrairement aux allégations de M. Giles, il n’y a aucune preuve que des consommateurs canadiens peuvent commander des produits directement à partir du site Web de l’Entreprise; l’imprimé de site Web produit comme pièce A, soutient la Partie requérante, comprend simplement une liste de détaillants à qui M. Giles et M. Harrisson auraient prétendument expédié des produits.

[19]  En revanche, la Propriétaire soutient que la question à trancher dans le cadre de cette procédure est celle de savoir si la Marque constitue du « bois mort » au registre, ce qui n’est clairement pas le cas. La Propriétaire soutient que, bien qu’aucune cession de la Marque ne soit inscrite auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et qu’aucun accord de licence n’ait été produit comme preuve, ni l’un ni l’autre de ces documents ne sont requis [voir Sim & McBurney c Buttino Investments Inc (1996) 66 CPR (3d) 77 (CF 1^re inst) concernant les cessions].

[20]  La Propriétaire soutient que, même si la preuve aurait peut-être pu être plus claire, contrairement à ce qui était le cas dans Midland Walwyn, supra, et Astatic Corporation, supra, la preuve est néanmoins suffisante pour étayer le fait qu’il y a eu une cession de la Marque. Plus précisément, la Propriétaire soutient que M. Giles a attesté que les droits à l’égard de la Marque ont été transférés à lui ainsi qu’à son partenaire d’affaires, M. Harrison. En effet, la Propriétaire soutient que la décision rendue dans Midland Walwyn étaye le fait que l’inscription d’une cession n’est pas nécessaire, puisque les détails de la cession suffisent à démontrer qu’il y a eu un transfert. En l’espèce, soutient la Propriétaire, l’affidavit indique une date précise, les noms de l’auteur et du bénéficiaire du transfert, à savoir « l’Entreprise », qui est formée de M. Harrison et de M. Giles, des partenaires d’affaires (deux partenaires principaux dans le domaine du marketing et de la vente d’équipement audio, dont des amplificateurs et des accessoires pour guitares). Tous ces détails réunis sont suffisants, soutient la Propriétaire, pour démonter qu’il y a eu un transfert des droits à l’égard de la Marque.

[21]  La Propriétaire soutient que, en ce qui concerne l’emploi sous licence de la Marque au Canada par Hiwatt Amplification LLC, comme M. Giles a fait une déclaration sous serment relativement à l’existence d’une licence en vertu de laquelle la Propriétaire exerce un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des produits visés par l’enregistrement, il n’est pas nécessaire de joindre l’accord de licence comme pièce à l’affidavit. Je suis d’accord. En effet, il est bien établi que la production d’une copie de l’accord de licence n’est pas obligatoire, à condition que la preuve établisse que le propriétaire exerce un contrôle sur la qualité et les caractéristiques des produits arborant la Marque. À cet égard, il peut y avoir une preuve du contrôle exigé au titre de l’article 50(1) de la Loi, dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45, si le propriétaire ou le licencié fournit une déclaration claire dans l’affidavit ou la déclaration solennelle portant qu’un contrôle direct ou indirect est exercé sur la qualité des produits [Gowling, Strathy & Henderson c Samsonite Corp (1996), 66 CPR (3d) 560 (COMC) et Mantha & Associates c Central Transport Inc (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF)]. M. Giles a fourni une telle preuve et je n’ai aucune raison de douter de ses déclarations sous serment à cet égard [Rubicon Corp c Comalog Inc (1990), 33 CPR (3d) 58 (COMC)].

[22]  Enfin, en ce qui concerne l’observation de la Partie requérante portant que l’affidavit de M. Giles ne contient que de simples allégations d’emploi, sans preuve à l’appui indiquant que des ventes des produits ont été réalisées, la Propriétaire soutient que M. Giles a fait une déclaration sous serment portant que le document de la pièce D est en fait une facture [voir Rubicon, supra]. Quoi qu’il en soit, la Propriétaire soutient, et j’en conviens, que les factures ne sont pas requises [Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF)]. Pour étayer davantage les ventes, comme je l’ai indiqué précédemment dans le résumé de la preuve, M. Giles a fourni des chiffres de vente pour la période pertinente, s’élevant à 20 000 $ US en moyenne chaque année pour les amplificateurs de guitares de marque HYATT au Canada. Par conséquent, je suis convaincue, eu égard à la preuve dans son ensemble, que des ventes des produits visés par l’enregistrement ont été réalisées au Canada pendant la période pertinente.

[23]  Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « amplificateurs pour guitares électriques » pendant la période pertinente au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[24]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Sophie Ouellet, trad.a.

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2018-05-01

COMPARUTIONS

Michael O’Neil	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
John H. Simpson	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowlings WLG (Canada) LLP	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Shift Law	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE