Référence : 2018 COMC 79

Date de la décision : 2018-07-19

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Oyen Wiggs Green & Mutala LLP	Partie requérante
et
	Atari Interactive, Inc.	Propriétaire inscrite
	LMC289,514 pour la marque de commerce WARLORDS	Enregistrement

 

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC289,514 de la marque de commerce WARLORDS (la Marque) appartenant à Atari Interactive, Inc.

[2]  La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

Appareils de divertissement électroniques à pièces de monnaie; machines à boules à pièces de monnaie; appareils informatiques, cartouches de programme pour ordinateur, cassettes de programme pour ordinateur; appareils de divertissement électroniques avec et sans écran vidéo.

 

[3]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement en partie.

La procédure

[4]  Le 7 janvier 2016, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Atari Interactive, Inc. (la Propriétaire). L’avis a été donné à la demande d’Oyen Wiggs Green & Mutala LLP (la Partie requérante).

[5]  L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu’elle a employé la Marque au Canada, à un moment quelconque entre le 7 janvier 2013 et le 7 janvier 2016, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement. Dans le cas où la Marque n’avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d’emploi depuis cette date.

[6]  La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1)  Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]  La procédure prévue à l’article 45 est considérée comme une procédure sommaire et expéditive ayant pour but de débarrasser le registre des marques de commerce qui ne sont plus en usage. L’expression « éliminer le bois mort » a souvent été employée pour décrire cette procédure [Philip Morris Inc. c Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^re inst)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst); Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Todd Shallbetter, souscrit le 4 novembre 2016 et accompagné des pièces A et B.

[9]  Les parties ont toutes deux produit des observations écrites. La tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

La preuve

[10]  M. Shallbetter est le directeur de l’exploitation de la Propriétaire.

[11]  M. Shallbetter décrit la Propriétaire comme une entreprise bien connue spécialisée dans l’édition et la fabrication de consoles de jeux vidéo, dont les activités incluent la vente en ligne et au détail de jeux vidéo et de consoles de jeux vidéo dans le monde entier, y compris au Canada.

[12]  Il atteste qu’un des produits les plus populaires de la Propriétaire ces dernières années, y compris pendant la période pertinente, est la console de jeux vidéo classique ATARI FLASHBACK dans laquelle des jeux vidéo tels que WARLORDS sont préinstallés. Il atteste que, pendant la période pertinente, la Marque était présente sur l’emballage de la console de jeux vidéo ATARI FLASHBACK, comme le montrent les images de la boîte contenant la console de jeux vidéo qui sont jointes comme pièce A. Je souligne que la Marque figure sur l’emballage de la console, qui indique que WARLORDS est l’un des jeux préinstallés dans la console.

[13]  Il atteste que, dans la pratique normale du commerce, pendant la période pertinente, la Propriétaaire a vendu la console ATARI FLASHBACK en liaison avec la Marque à des détaillants canadiens tels que Bed Bath & Beyond (par l’entremise de son distributeur autorisé pour le Canada), qui ont, à leur tour, vendu la console à des consommateurs canadiens dans des points de vente au détail et en ligne. À l’appui, il joint comme pièce B des imprimés tirés du site Web canadien de Bed Bath & Beyond (www.bedbathandbeyond.ca) qui sont représentatifs de la façon dont la console ATARI FLASHBACK a été annoncée et offerte en vente en liaison avec la Marque au Canada pendant la période pertinente. L’emballage de la console présenté sur le site Web semble être le même que celui montré en pièce A.

[14]  Enfin, il fournit les chiffres approximatifs des ventes de la console ATARI FLASHBACK qui ont été réalisées en liaison avec la Marque auprès de Bed Bath & Beyond pour la revente aux consommateurs du Canada au cours de chacune des années de la période pertinente.

Analyse et motifs de décision

[15]  D’entrée de jeu, je souligne, comme l’a fait valoir la Partie requérante, que la preuve est muette en ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement énumérés ci-dessous [Traduction] :

Appareils de divertissement électroniques à pièces de monnaie; machines à boules à pièces de monnaie; [...]; cartouches de programme pour ordinateur, cassettes de programme pour ordinateur; [...].

En outre, la Propriétaire n’a pas présenté la moindre observation au sujet de ces produits. Par conséquent, ces produits seront supprimés de l’enregistrement, et l’exposé présenté ci-dessous portera uniquement sur la question de savoir si l’emploi de la Marque a été établi en liaison avec des [Traduction] « appareils informatiques » et des « appareils de divertissement électroniques avec ou sans écran vidéo ».

[16]   En ce qui concerne les [Traduction] « appareils informatiques » et les « appareils de divertissement électroniques avec ou sans écran vidéo », la Partie requérante soutient que la Propriétaire n’a pas fourni de preuve de ventes véritables de la console ATARI FLASHBACK arborant la Marque au Canada pendant la période pertinente.

[17]  Plus précisément, la Partie requérante soutient que, bien que la preuve inclue des chiffres approximatifs de ventes en dollars américains de la console ATARI FLASHBACK à Bed Bath & Beyond, une société américaine ayant des magasins de détail au Canada, il n’y a aucune preuve que de telles ventes ont eu lieu au Canada ou que des ventes véritables ont été réalisées auprès de consommateurs canadiens, en ligne ou autrement. La Partie requérante soutient que, en l’absence d’une telle preuve, la déclaration de M. Shallbetter portant que Bed Bath & Beyond a vendu des consoles ATARI FLASHBACK en liaison avec la Marque à des consommateurs canadiens pendant la période pertinente équivaut à une simple affirmation.

[18]  En outre, la Partie requérante soutient que M. Shallbetter ne fait qu’alléguer que les consommateurs canadiens peuvent acheter les consoles ATARI FLASHBACK en liaison avec la Marque par l’intermédiaire du site Web de Bed Bath & Beyond. Qui plus est, la Partie requérante soutient non seulement qu’il n’y a aucune preuve de ventes à des consommateurs canadiens par l’intermédiaire du site Web pendant la période pertinente, mais qu’il n’y a aucune preuve que la Marque était affichée sur le site Web de Bed Bath & Beyond pendant la période pertinente.

[19]  Pour toutes ces raisons, la Partie requérante soutient que la Propriétaire n’a pas établi l’emploi de la Marque en liaison avec des [Traduction] « appareils informatiques » et des « appareils de divertissement électroniques avec ou sans écran vidéo ».

[20]  La Propriétaire, en revanche, soutient que si l’on examine la preuve dans son ensemble, laquelle comprend une explication détaillée de la pratique normale du commerce, y compris le nom du distributeur et détaillant canadien et la façon dont la Marque est affichée sur les produits visés par l’enregistrement et sur leur emballage, ainsi que des renseignements concernant les ventes réalisées au Canada pendant la période pertinente, on constate que la preuve réfute clairement l’affirmation de la Partie requérante voulant qu’il s’agisse d’une simple allégation d’emploi.

[21]  Plus particulièrement, la Propriétaire s’appuie sur ce qui suit :

·  le jeu vidéo WARLORDS est préinstallé dans la console ATARI FLASHBACK et l’emballage de la console arbore la marque de commerce WARLORDS, comme le montre la pièce A.

·  M. Shallbetter atteste la pratique normale du commerce relative aux consoles ATARI FLASHBACK. Plus précisément, il affirme que des consoles arborant la Marque ont été vendues à des détaillants au Canada par l’entremise d’un distributeur autorisé (AtGames Digital Media Inc.) pendant la période pertinente.

·  M. Shallbetter fournit des données de vente, à la fois en unités vendues et en dollars, qui corroborent la vente de consoles arborant la Marque au Canada pendant la période pertinente. La preuve montre également comment les consoles ont été annoncées et offertes en vente en ligne par des détaillants au Canada.

[22]  En résumé, la Propriétaire soutient, et je suis d’accord avec elle, que l’affidavit fournit les renseignements factuels requis pour établir l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente, ainsi que des documents représentatifs qui établissent l’emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente.

[23]  Le fait que la Marque ne figure pas sur le site Web n’est pas pertinent. La Marque figure clairement sur l’emballage de la console ATARI FLASHBACK en pièce A, lequel, atteste M. Shallbetter, est représentatif de la façon dont la Marque était affichée en liaison avec des consoles de jeux vidéo au Canada pendant la période pertinente. Comme je l’ai souligné précédemment, l’emballage de la console qu’on peut voir sur les imprimés tirés du site Web en pièce B semble être le même que celui montré en pièce A.

[24]  À mon avis, le fait que Bed Bath & Beyond exerce également des activités aux États-Unis n’est pas davantage pertinent. M. Shallbetter a clairement attesté que des ventes ont été réalisées auprès de détaillants canadiens tels que Bed Bath & Beyond, par l’entremise de son distributeur autorisé au Canada, AtGames Digital Media Inc. Là encore, la preuve concorde à cet égard, car les consoles sont offertes en vente sur le site Web canadien de Bed Bath & Beyond.

[25]  J’ajouterais que je conviens également avec la Propriétaire que, en l’absence d’une preuve contraire, il convient d’admettre sans réserve une déclaration faite sous serment par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 [Rubicon Corp c Comalog Inc (1990), 33 CPR (3d) 58 (COMC)]. Il faut tenir compte de la preuve dans son ensemble; le fait de décortiquer un affidavit en l’analysant d’une façon excessivement technique, comme l’a fait la Partie requérante, n’est pas une approche compatible avec l’objet de la procédure prévue à l’article 45.

Décision

[26]  Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu en partie selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

[27]  L’état déclaratif des produits sera maintenant libellé comme suit [Traduction] :

Appareils informatiques; appareils de divertissement électroniques avec et sans écran vidéo.

Kathryn Barnett

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Judith Lemire, trad.

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Oyen Wiggs Green & Mutala LLP	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE