Référence : 2018 COMC 104

Date de la décision : 2018-09-28

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

 

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Ilze Kaulins-Plaskacz	Partie requérante
et
	Alibaba Group Holding Limited	Propriétaire inscrite
	LMC594,255 pour la marque de commerce ALIBABA.COM	Enregistrement

 

 

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC594,255 de la marque de commerce ALIBABA.COM (la Marque) appartenant à Alibaba Group Holding Limited.

[2]  La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les services suivants [Traduction] :

(1) Services d’affaires, nommément facilitation des transactions d’affaires au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; fourniture de services informatisés de commande en ligne; publicité de biens et de services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; fourniture d’un site Web interactif permettant à des tiers d’afficher de l’information, de répondre aux demandes de renseignements et d’exécuter les commandes de produits, de services et d’occasions d’affaires; services d’encan en ligne; fourniture de services d’importation et d’exportation internationaux, services d’informatique, nommément création d’une communauté en ligne pour l’exécution de transactions entre des tiers, fourniture d’un site Web sur un réseau informatique mondial au moyen duquel les tiers peuvent offrir des biens et des services, passer des commandes et conclure des contrats et effectuer des transactions; services de commerce électronique; fourniture de services de sélection, d’échantillonnage, d’inspection et de contrôle de la qualité des produits; fourniture d’un répertoire de sites Web de tiers afin de faciliter les transactions commerciales; fourniture de liaisons vers les sites Web de tiers afin de faciliter le commerce électronique et les transactions commerciales; fourniture de babillards électroniques pour l’affichage et la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs en ce qui concerne les produits, services et occasions d’affaires; fourniture de services de clavardage; fourniture d’une fonction électronique d’agenda, de carnet d’adresses et de notes à laquelle les utilisateurs peuvent accéder et qu’ils peuvent utiliser au moyen de réseaux informatiques locaux mondiaux; fourniture de services de courrier électronique et d’acheminement de courrier électronique.

(2) Services d’affaires, nommément facilitation de la conduite des affaires au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux en trouvant et en fournissant des références pour la livraison d’une vaste gamme de produits destinés aux entreprises et aux consommateurs et par la diffusion de publicités de biens et services de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; fourniture d’un site Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel les tiers peuvent offrir et obtenir des biens et services, passer et exécuter les commandes, conclure des contrats et conduire des affaires; services d’encan en ligne; fourniture d’un répertoire de sites Web de tiers pour faciliter les transactions commerciales; exploitation d’un cybermarché pour les acheteurs et les vendeurs de biens et/ou de services sur un réseau informatique mondial; fourniture d’un site Web interactif sur un réseau informatique mondial pour permettre à des tiers d’afficher de l’information, répondre aux demandes de renseignements et passer et exécuter les commandes de produits, de services et d’occasions d’affaires; fourniture de babillards électroniques pour l’affichage et la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs en ce qui concerne des produits, services et occasions d’affaires; fourniture de services de courrier électronique et d’acheminement de courrier électronique.

[3]  Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement dans son intégralité.

La procédure

[4]  Le 23 mars 2016, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Alibaba Group Holding Limited (la Propriétaire). L’avis a été donné à la demande d’Ilze Kaulins-Plaskacz (la Partie requérante).

[5]  L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu’elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 23 mars 2013 et le 23 mars 2016 en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement. Si la Marque n’avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d’emploi depuis cette date.

[6]  La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(2) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu’à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Li, Ka Ming Angela, souscrit le 24 octobre 2016, accompagné des pièces 1 à 52.

[9]  Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[10]  Mme Li est l’avocate-conseil principale, responsable de la PI soft de la Propriétaire.

[11]  Dans l’ensemble de son affidavit, Mme Li appelle collectivement la Propriétaire et ses sociétés affiliées le « groupe Alibaba », qu’elle décrit comme une famille de sociétés sur Internet dont la mission est de faciliter pour tous l’achat et la vente en ligne partout dans le monde, y compris au Canada.

[12]  Mme Li explique qu’une répartition détaillée de la structure juridique organisationnelle du groupe Alibaba figure dans le rapport annuel de la Propriétaire pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2016, dont une copie est jointe comme pièce 1 à son affidavit. Elle affirme que, comme le montre cette pièce, toutes les filiales et les entités consolidées du groupe Alibaba hors de la Chine appartiennent entièrement à la Propriétaire, directement ou indirectement.

[13]  Mme Li affirme que la Propriétaire autorise toutes les sociétés et les entreprises affiliées au groupe Alibaba à employer la Marque; cet emploi étant attribué à la Propriétaire. Elle atteste également que la Propriétaire exerce un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des produits et services fournis en liaison avec la Marque par les sociétés et entreprises affiliées au groupe Alibaba.

[14]  Mme Li atteste que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a, en liaison avec la Marque, annoncé, vendu et offert l’ensemble des services en liaison avec lesquels la Marque est déposée.

Emploi de la Marque sur le site Web Alibaba.com

[15]  Mme Li explique que la Propriétaire exploite deux marchés interentreprises (B2B). (1) un marché international en ligne pour les importateurs et les exportateurs au Alibaba.com, et (2) un marché chinois en ligne pour le commerce intérieur au Alibaba.com.cn et au 1688.com, le tout en liaison avec la Marque.

[16]  Mme Li atteste que des entreprises du monde entier, y compris du Canada, utilisent les marchés en ligne pour s’approvisionner en produits, et des vendeurs du monde entier utilisent les marchés en ligne de la Propriétaire pour établir une présence en ligne et commercialiser des produits et des services à l’intention de millions de clients et d’autres entreprises. Elle explique que les vendeurs comprennent généralement des distributeurs grossistes, des revendeurs et/ou des fabricants d’une vaste gamme de produits et que les acheteurs comprennent généralement des agents commerciaux, des grossistes, des revendeurs, des fabricants et des petites et moyennes entreprises œuvrant dans le domaine de l’importation et de l’exportation.

[17]  Mme Li atteste que le nom de domaine Alibaba.com a été enregistré en 1999, et joint comme pièces 3 et 4 à son affidavit des captures d’écran d’un rapport WHOIS pour le nom de domaine et la page d’accueil du site Alibaba.com; la Marque figure bien en vue dans le coin supérieur gauche de la page d’accueil, ainsi qu’à plusieurs autres endroits dans le corps du texte de la page d’accueil. La page d’accueil comprend la phrase « The World’s Leading Platform for Global Trade » [La principale plateforme mondiale de commerce international]. Mme Li confirme que la page d’accueil du site Web arborait bien en vue la Marque tout au long de la période pertinente, essentiellement de la façon montrée par la capture d’écran jointe comme pièce 4.

[18]  Mme Li explique que les vendeurs payent une cotisation pour l’hébergement d’une vitrine virtuelle sur le site Web de la Propriétaire. Elle fournit comme pièces 7 et 8 des captures d’écran tirées du site Web de la Propriétaire annonçant les cotisations et l’achat de pages, les deux captures d’écran arborant la Marque bien en vue; elle confirme que la Marque figurait essentiellement de la façon montrée au cours de la période pertinente.

[19]  En ce qui concerne l’activité canadienne sur le site Web ou sur des versions du site Web ciblant les Canadiens, elle fournit des captures d’écran (pièces 5, 6, 9 et 13), lesquelles montrent que la Marque figurait bien en vue sur le site. De nouveau, elle confirme que ces pages arboraient la Marque au cours de la période pertinente, essentiellement de la façon montrée sur ces pièces.

[20]  Mme Li fournit ensuite des statistiques concernant le nombre d’utilisateurs inscrits dans le monde entier (y compris des Canadiens), le nombre de membres payants (des vendeurs qui payent une cotisation pour l’utilisation du site Web de la Propriétaire), ainsi que le nombre de vitrines virtuelles entre mars 2006 et mars 2012. Elle atteste que même si le nombre d’utilisateurs inscrits depuis mars 2012, le nombre de vitrines virtuelles depuis mars 2012 et le nombre de membres payants entre mars 2012 et mars 2015 sont confidentiels, elle est en mesure de confirmer que ces chiffres ont augmenté au cours de la période pertinente. Elle fournit ensuite d’importants chiffres d’affaires annuels approximatifs enregistrés par le groupe Alibaba pour l’ensemble de ses produits et services vendus entre avril 2010 et mars 2016, ainsi que les revenus générés par le groupe Alibaba sur le site Web de la Propriétaire entre janvier 2011 et mars 2016.

[21]  Mme Li atteste que, dans le monde entier, plus de 136 000 membres (en 2015) et 137 000 membres (en 2016) (y compris des membres canadiens payants) étaient inscrits sur le site Web de la Propriétaire en mars 2015 et en mars 2016, respectivement.

[22]  Mme Li explique que la Marque figure bien en vue en liaison avec l’ensemble des caractéristiques, des fonctionnalités et des outils du site Web de la Propriétaire, lesquels étaient tous accessibles au cours de la période pertinente pour les acheteurs et les vendeurs canadiens. Ces caractéristiques, fonctionnalités et outils comprennent la capacité de fournir des catalogues de produits, des fonctionnalités de recherche, des outils de facilitation de commande et de devis, des outils de gestion des commandes, une messagerie instantanée, des services de répertoire, etc. Je souligne que les caractéristiques, fonctionnalités et outils fournis par la Propriétaire aux consommateurs par l’intermédiaire de son site Web sont conformes aux services visés par l’enregistrement. À l’appui, Mme Li fournit de nombreuses captures d’écran tirées du site Web de la Propriétaire, y compris certaines s’adressant spécifiquement aux consommateurs canadiens, aux pièces 13 à 35. De nouveau, elle confirme que la Marque figurait bien en vue sur ces pages Web au cours de la période pertinente, essentiellement de la façon montrée sur ces pièces.

Emploi de la Marque sur l’application Alibaba

[23]  Mme Li atteste que le groupe Alibaba permet de télécharger des versions pour appareils Android et iPhone des applications mobiles du marché international Alibaba.com, grâce auxquelles les acheteurs et les vendeurs se connectent et font des affaires à l’échelle mondiale.

[24]  Mme Li atteste que selon le site Web GooglePlay, la version Android de l’application mobile a été installée entre 1 000 000 et 5 000 000 fois par des utilisateurs du monde entier (dont du Canada) et a fait l’objet de plus de 35 000 critiques. À l’appui, elle fournit comme pièces 36 à 39, des captures d’écran de l’application Alibaba.com telle qu’elle est offerte en téléchargement sur GooglePlay, ainsi qu’au moment du téléchargement et de l’installation, la Marque y figurant bien en vue.

[25]  Mme Li atteste que l’application fournit essentiellement les mêmes fonctionnalités que le site Web de la Propriétaire. À l’appui, elle fournit comme pièces 40 à 47 des captures d’écran de l’application, et confirme que les caractéristiques, fonctionnalités et outils montrés dans les captures d’écran étaient accessibles aux consommateurs du monde entier, y compris du Canada, au cours de la période pertinente. Comme pour les captures d’écran tirées du site Web jointes comme pièces 13 à 35, certaines des captures d’écran de l’application indiquent clairement que des services sont destinés aux consommateurs canadiens, et les caractéristiques, fonctionnalités et outils fournis par la Propriétaire aux consommateurs par son application sont conformes aux services visés par l’enregistrement.

Emploi de la Marque sur le matériel publicitaire et promotionnel

[26]  Mme Li atteste que le groupe Alibaba annonce abondamment ses produits et services en liaison avec la Marque par divers moyens, y compris des vidéos sur YouTube, auxquelles les Canadiens avaient accès au cours de la période pertinente. Elle explique que ces vidéos fournissent des renseignements aux consommateurs sur les produits et services offerts sur le marché Alibaba.com. Mme Li fournit ensuite les liens vers plusieurs de ces vidéos présentées au cours de la période pertinente, lesquelles, atteste-t-elle, arboraient la Marque bien en vue. Elle fournit également des chiffres approximatifs de vente et de dépenses de marketing à l’échelle mondiale (y compris au Canada) du groupe Alibaba pour chaque année entre avril 2010 et mars 2016.

Emploi de la Marque sur les médias sociaux

[27]  Finalement, à l’appui de l’emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement, Mme Li explique que le groupe Alibaba a une importante présence sur les médias sociaux, y compris une page Facebook (pièce 49), un compte Twitter (pièce 50), une page LinkedIn (pièce 51) et un compte YouTube (pièce 52); les Canadiens peuvent accéder à l’ensemble de ces médias sociaux qui arborent la Marque bien en vue.

 

Analyse et motifs de décision

[28]  Il est bien établi qu’il faut interpréter l’« exécution de services au Canada » aux fins de l’article 4(2) de façon assez large. Du moment que les services [traduction] « sont exécutés sans que le consommateur canadien ait à quitter le Canada » et que la marque de commerce est employée en liaison avec les services, cela suffit à établir l’« emploi » (Saks & Co. c Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^re inst.)); voir également Bedwell c Mayflower (1999), 2 CPR (4th) 543 (COMC) et Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c Venice Simplon-Orient-Express, Inc (2000), 9 CPR (4th) 443 (CF 1^re inst.), conf. par 64 CPR (3d) 87]. Cependant, il doit y avoir « exécution » des services au Canada; à tout le moins, les services doivent être rendus disponibles pour pouvoir être exécutés au Canada. L’annonce au Canada ne suffit pas à établir l’emploi. L’emploi d’une marque de commerce dans l’annonce au Canada de services offerts uniquement ailleurs ne satisfait pas aux dispositions de l’article 4(2) de la Loi [Porter c Don the Beachcomber (1966), 48 CPR 280 (C de l’É)]. Cependant, l’emploi d’une marque de commerce dans l’annonce de services satisfait aux exigences de l’article 4(2) dans la mesure où le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les exécuter (voir Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20).

[29]  En l’espèce, la preuve établit clairement que la Propriétaire ciblait les consommateurs canadiens en ce qui concerne l’exécution des services visés par l’enregistrement. En effet, plusieurs des captures d’écran tirées du site Web de la Propriétaire montrent des services destinés spécifiquement aux consommateurs canadiens, y compris des captures d’écran montrant des entreprises canadiennes annonçant leurs produits. De plus, la Marque figure bien en vue sur les captures d’écran, lesquelles, atteste Mme Li, montrent la Marque essentiellement de la même façon qu’au cours de la période pertinente. Tous les services sont montrés comme fournis de façon appropriée dans l’ensemble des pièces jointes.

[30]  Finalement, en ce qui concerne tout emploi montré par Mme Li en liaison avec le groupe Alibaba, je suis convaincue qu’un tel emploi est attribuable à la Propriétaire. À cet égard, Mme Li définit clairement le groupe Alibaba et atteste que la Propriétaire exerce un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des services fournis en liaison avec la Marque par les sociétés et entreprises affiliées au groupe Alibaba. Ces déclarations sont suffisantes pour établir que le contrôle exigé par l’article 50(1) de la Loi est exercé [Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248 au para 84].

[31]  Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque dans l’exécution de chacun des services au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

décision

[32]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu dans son intégralité selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Nathalie Tremblay, trad.

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : S/O

AGENT(S) AU DOSSIER

Smart & Biggar	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Robic	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE