Référence : 2018 COMC 106

Date de la décision : 2018-09-28
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Scotch & Soda B.V.	Opposante
et
	Sweat & Soda Barcafe Ltd.	Requérante
	1,641,659 pour la marque de commerce SWEAT & SODA	Demande

Introduction

[1]  Le 30 août 2013, Sweat & Soda Barcafe Ltd. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce SWEAT & SODA (la Marque) fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec les produits et les services suivants (dans leur version révisée) [Traduction] :

Produits

Café; vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, chaussures, casquettes de baseball, chapeaux, chemises, chemises de nuit, chandails, jerseys, pulls, vestes, kimonos, pantalons; survêtements, nommément pantalons d’entraînement, shorts d’entraînement, chaussettes d’entraînement, blousons d’entraînement, pulls d’entraînement, ensembles d’entraînement; vêtements de sport, nommément tee-shirts, shorts, survêtements et pulls d’entraînement; tenues de détente, costumes tout-aller, tenues de tennis, robes, robes de tennis, jupes, gants, tuques, débardeurs, maillots d’exhibition, ceintures, sangles de poignet, protège-poignets, bandages pour genoux, chaussettes, maillots de bain, peignoirs, chaussures, bottes et boucles de ceinture; sacs de sport, fourre-tout et sacs à dos; pantalons de rugby, pantalons de survêtement, shorts de course; vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux et chapeaux coupe-vent et imperméables, chemises, chandails, pantalons et vestes; ceintures d’haltérophilie, sous-verres, grandes tasses, verres, lunettes de soleil, chaînes porte-clés, disques volants jouets à lancer, colophane, craie, poids pour chevilles, poids pour poignets, cordes à sauter, porte-cartes professionnelles, cadres de plaque d’immatriculation, portefeuilles, affiches, stylos, crayons, carnets, rubans à mesurer, sous-main, tapis, bijoux et autocollants pour pare-chocs.

Services

Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de casse-croûte; offre de salles de banquet et de réception pour les occasions spéciales; services de traiteur d’aliments et de boissons.

[2]  La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 29 juillet 2015.

[3]  Le 29 décembre 2015, Scotch & Soda Barcafe Ltd. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition invoqués sont résumés ci-dessous :

a) la Requérante n’avait pas véritablement l’intention d’employer la Marque en liaison avec l’ensemble des produits et des services visés par la demande, en violation de l’article 30e) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi);

b) la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce SCOTCH & SODA, enregistrement n^o LMC671,475, et SCOTCH & SODA AMSTERDAM COUTURE, enregistrement n^o LMC814,320, de l’Opposante (les Marques de l’Opposante), en violation de l’article 12(1)d) de la Loi;

c) la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques de l’Opposante employées par l’Opposante, en violation de l’article 16(3)a) de la Loi;

d) la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial Scotch & Soda B.V. de l’Opposante, qui avait été employé antérieurement par l’Opposante au Canada dans les industries de la vente au détail, des vêtements, des articles chaussants et des accessoires, en violation de l’article 16(3)c) de la Loi; et

e) la Marque n’est pas distinctive de la Requérante, pas plus qu’elle n’est adaptée à distinguer les produits et les services de la Requérante de i) ceux de l’Opposante et de ii) ceux de tiers, en violation de l’article 2 de la Loi.

[4]  La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante. Au soutien de son opposition, l’Opposante a produit les affidavits d’Ynse Stapert et de Jo-Anne McConnery, ainsi que des copies certifiées des Marques de l’Opposante. La Requérante a produit l’affidavit de Guy Ozeny [sic]. Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit et était présente à l’audience qui a été tenue le 27 août 2018.

FARDEAU DE PREUVE ET DATES PERTINENTES

[5]  C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p 298].

[6]  Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

·  articles 38(2)a)/30 de la Loi – la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la p 475].

·  articles 38(2)b)/12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

·  articles 38(2)c)/16(3) de la Loi – la date de production de la demande; et

·  article 38(2)d) de la Loi – la date de production de la déclaration d’opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 2004 CF 1185 (CanLII), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motif d’opposition fondé sur l’article 30

[7]  L’article 30e) de la Loi exige que le requérant d’une marque de commerce projetée déclare qu’il a l’intention d’employer la marque de commerce, au Canada, lui-même ou par l’entremise d’un licencié, ou lui-même et par l’entremise d’un licencié.

[8]  En l’espèce, étant donné que la demande renferme une déclaration portant que la Requérante a l’intention d’employer la marque de commerce au Canada, elle-même et/ou par l’entremise d’un licencié, elle est conforme à l’article 30e) quant à la forme. Par conséquent, la question qui se pose est celle de savoir si la demande était conforme à l’article 30e) quant au fond; en d’autres termes, la déclaration de la Requérante portant qu’elle avait l’intention d’employer la Marque était-elle véridique? [Home Quarters Warehouse, Inc c Home Depot, USA, Inc (1997), 76 CPR (3d) 219 (COMC); Jacobs Suchard Ltd c Trebor Bassett Ltd (1996), 69 CPR (3d) 569 (COMC).]

[9]  Étant donné que les faits se rapportant aux intentions de la Requérante relèvent essentiellement de la connaissance de la Requérante, le fardeau de preuve initial qui incombe à l’Opposante est moins contraignant qu’à l’habitude en ce qui concerne l’article 30e) [Molson Canada c Anheuser-Busch, supra]. Cependant, si l’Opposante s’appuie sur la preuve de la Requérante pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial, l’Opposante doit démontrer que la preuve de la Requérante est clairement incompatible avec les revendications de la Requérante [York Barbell Holdings Ltd c ICON Health & Fitness Inc (2001), 13 CPR (4th) 156 (COMC)].

[10]  En l’espèce, je ne suis pas convaincue que l’Opposante s’est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l’égard de l’article 30e) pour les raisons qui suivent. En premier lieu, comme je l’ai souligné ci-dessus, la Requérante n’est pas tenue d’établir l’emploi de sa Marque avant que celle-ci ait été admise [Molson Canada c Anheuser Busch, supra]. Par conséquent, le fait que la preuve de la Requérante ne démontre pas que la Requérante a employé la Marque à ce jour autrement qu’en liaison avec des services dans le domaine des aliments et des boissons n’est pas pertinent. En second lieu, le fait que la fabrication ou la vente de vêtements, de sacs, de bijoux, d’accessoires de mode, de rubans à mesurer, de lunettes de soleil de marque, etc. ne fassent pas intervenir, dans la pratique normale du commerce, des services de café, de bar, de bar-salon et de de traiteur ne constitue pas une preuve que la Requérante n’a pas véritablement l’intention d’employer la Marque en liaison avec les autres produits et services visés par la demande.

[11]  En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[12]  J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que les enregistrements invoqués par l’Opposante et énumérés à l’annexe A existent [Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif.

[13]  J’évaluerai la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce SCOTCH & SODA de l’Opposante, car j’estime que cette marque représente l’argument le plus solide de l’Opposante, étant donné qu’elle ressemble davantage à la Marque que la marque SCOTCH & SODA AMSTERDAM COUTURE de l’Opposante et qu’elle vise des produits et des services qui recoupent ceux de la Requérante ou qui leur sont apparentés. S’il s’avère que la confusion n’est pas probable entre la Marque et la marque SCOTCH & SODA de l’Opposante, il n’y aura alors pas davantage de probabilité de confusion entre la Marque et la marque SCOTCH & SODA AMSTERDAM COUTURE de l’Opposante.

Le test en matière de confusion

[14]  Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui porte que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Aux fins de cette appréciation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris celles énumérées à l’article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

[15]  Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22 (CanLII), [2006] 1 RCS 772 (CSC) au para 54]. Je m’appuie également sur l’arrêt Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361 (CSC), dans lequel la Cour suprême du Canada a indiqué, au para 49, que le critère énoncé à l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[16]  En l’espèce, la Marque intègre la même caractéristique distinctive « & SODA » que la marque SCOTCH & SODA de l’Opposante. Par conséquent, j’estime qu’il existe une certaine ressemblance entre les marques dans la présentation et le son.

[17]  Cependant, en ce qui concerne les idées suggérées, j’estime que les marques sont plus différentes que semblables. À cet égard, la marque SCOTCH & SODA de l’Opposante suggère un type de boisson alcoolisée. La Marque, en revanche, suggère des produits et des services liés à une boisson prise après avoir fait de l’exercice.

[18]  Tout bien considéré, j’estime que ce facteur énoncé à l’article 6(5) favorise légèrement l’Opposante, surtout parce que la Marque intègre essentiellement la deuxième partie très distinctive de la marque SCOTCH & SODA de l’Opposante. Par conséquent, compte tenu de la ressemblance entre les marques de commerce en cause, les autres facteurs ont une importance accrue [Masterpiece, supra].

Caractère distinctif inhérent des marques

[19]  L’affidavit McConnery démontre que le mot « soda » n’est pas un mot employé couramment en lien avec des vêtements. J’estime par conséquent que la marque de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent marqué, parce qu’elle est formée de mots du dictionnaire qui ne suggèrent pas les produits ou les services auxquels elle est liée. Bien que la Marque soit aussi formée de mots du dictionnaire, elle possède un caractère distinctif légèrement moins marqué que la marque de l’Opposante, parce qu’elle suggère en quelque sorte les services de restaurant et les services de casse-croûte de la Requérante.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[20]  On peut résumer comme suit la preuve de M. Stapert, l’avocat général de l’Opposante :

·  L’Opposante est une société de vêtements, d’articles chaussants et d’accessoires fondée il y a plus de 30 ans à Amsterdam, aux Pays-Bas;

·  Les produits et les services de l’Opposante sont vendus ou fournis dans plus de 7 000 magasins dans le monde entier, y compris aux Pays-Bas, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Suède, en Italie, en Espagne, en Suisse et en Belgique;

·  L’Opposante fournit ses produits et ses services au moyen de ventes réalisées en ligne par l’intermédiaire du site Web accessible au https://www.scotch-soda.com, dans les magasins de marque SCOTCH & SODA et chez des détaillants tiers;

·  Tous les produits de l’Opposante portent des étiquettes et/ou des étiquettes volantes arborant les Marques SCOTCH & SODA ainsi que des étiquettes sur lesquelles sont présentés le nom et l’adresse de la société de l’Opposante; des photos de spécimens représentatifs d’étiquettes et d’étiquettes volantes apposées sur les produits de l’Opposante vendus au Canada depuis au moins aussi tôt que 2006 sont jointes comme pièces A et B;

·  L’Opposante a commencé à vendre ses produits au Canada avant 2006 par l’intermédiaire de détaillants tiers, y compris des magasins à rayons nationaux comme La Baie, Winners et Holt Renfrew; une liste de magasins de détail qui vendent les produits de l’Opposante au Canada est jointe comme pièce C;

·  Les clients peuvent aussi commander et obtenir les produits et les services de l’Opposante au Canada par l’intermédiaire du site Web de l’Opposante depuis novembre 2009;

·  Les produits de l’Opposante sont également vendus dans ses magasins de marque, dont le premier a ouvert ses portes au centre commercial Chinook Centre de Calgary, en Alberta, en 2011;

·  De 2011 à 2015, le total des revenus générés par les ventes canadiennes des produits de l’Opposante a dépassé 47 millions de dollars;

·  Les Marques de l’Opposante sont annoncées dans les magasins de détail sur des présentoirs aux points de vente, sur les enseignes extérieures et intérieures des magasins de marque de l’Opposante et par l’intermédiaire du magasin en ligne de l’Opposante; des exemples des types d’affichages sont joints comme pièces E, F et H;

·  De l’année financière 2012 (du 1^er juillet 2011 au 30 juin 2012) à l’année financière 2016 (du 1^er juillet 2015 au 30 juin 2016), le budget consacré au marketing de l’Opposante pour le Canada a dépassé 905 000 $; et

·  Le nombre de visites faites au magasin canadien en ligne de l’Opposante de 2012 à 2015 a varié de 5 548 à 202 341.

[21]  Bien que la preuve de l’Opposante se rapporte à ses deux marques, compte tenu des ventes et des dépenses publicitaires considérables, je suis convaincue que la marque SCOTCH & SODA de l’Opposante est devenue connue dans une mesure significative au Canada.

[22]  Même si la Marque est fondée sur l’emploi projeté, la Requérante a fourni certains éléments de preuve de l’emploi de sa Marque depuis la date de production de sa demande. À cet égard, on peut résumer comme suit la preuve de M. Ozery, le copropriétaire de la Requérante :

·  la Requérante est un café et un centre de conditionnement physique communautaire qui est exploité depuis mai 2016;

·  en plus de servir des aliments et des boissons, la Requérante organise et dirige des activités physiques dont des courses, des promenades et des balades à vélo pour les participants de la région, dans le but de favoriser et d’encourager de saines habitudes de vie;

·  la Requérante exploite un site Web accessible au http://sweatandsoda.com, dont des extraits sont joints à son affidavit comme pièce 1;

·  depuis mai 2016, les ventes des services de la Requérante au Canada ont permis de générer des revenus de plus de 80 000 $;

·  les services de la Requérante sont offerts sur les lieux du café de la Requérante situé à Toronto depuis mai 2016;

·  la Marque est présentée bien en vue dans la vitrine du café et à l’intérieur du café depuis mai 2016; et

·  la Requérante a été présentée dans un article en ligne du Toronto Star Touch, daté du 11 juillet 2016, ainsi que dans un article en ligne de BlogTO, daté du 29 juin 2016, dont des copies sont jointes comme pièces 2 et 3 à l’affidavit de M. Ozery.

[23]  Compte tenu de la preuve fournie par la Requérante, j’estime que la Marque est seulement devenue connue dans une mesure limitée au Canada, en majeure partie, sinon en totalité, à Toronto.

[24]  Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la marque de l’Opposante est devenue connue dans une plus grande mesure au Canada et qu’elle est également employée depuis plus longtemps que la Marque de la Requérante. Par conséquent, ces facteurs favorisent l’Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises; nature du commerce

[25]  En ce qui concerne les produits et les commerces des parties, je dois comparer l’état déclaratif des produits et des services de la Requérante qui figure dans sa demande d’enregistrement avec l’état déclaratif des produits et des services de l’Opposante qui figure dans son enregistrement : Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3, aux p 10 et 11 (CAF); Henkel Kommanditgesellschaft c Super Dragon (1986), 12 CPR (3d) 110, à la p 112 (CAF) et Miss Universe, Inc c Dale Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381, aux p 390 à 392 (CAF). L’examen de ces états déclaratifs doit cependant être effectué dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l’ensemble des commerces que le libellé est susceptible d’englober. À cet égard, une preuve des commerces véritablement exercés par les parties est utile : voir la décision rendue dans l’affaire McDonald’s Corporation c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 CPR (3d) 168, à la p 169 (CAF).

[26]  En ce qui concerne les produits, ce facteur favorise principalement l’Opposante. À cet égard, l’enregistrement relatif à la marque SCOTCH & SODA de l’Opposante vise des articles vestimentaires, des articles chaussants et des accessoires, tandis que les produits visés par la demande comprennent du café, des vêtements, des accessoires, des articles chaussants, des articles ménagers et divers articles de fantaisie. Je conviens avec l’Opposante que presque tous les produits de la Requérante, à l’exclusion du café, recoupent les produits visés par l’enregistrement de l’Opposante ou leur sont apparentés.

[27]  En ce qui concerne les services, cependant, j’estime que ce facteur favorise la Requérante. À cet égard, il n’y a aucun recoupement évident entre des services de restaurant, de bar et de bar-salon, des services de casse-croûte, l’offre de salles de banquet et de réception pour les occasions spéciales ou des services de traiteur d’aliments et de boissons et les services visés par l’enregistrement de l’Opposante, y compris des services de magasin de détail et des services de publicité et d’affaires.

[28]  En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, l’Opposante soutient que les voies de commercialisation des produits de l’Opposante et des produits de la Requérante se recoupent directement. Je suis d’accord en ce qui concerne tous les produits visés par la demande à l’exception du café (j’en expliquerai en détail les raisons ci-dessous). Cependant, l’Opposante soutient également que, étant donné que la demande ne comporte aucune restriction quant aux lieux où la Requérante peut vendre ses produits, et compte tenu que les voies de commercialisation de l’Opposante comprennent tous les aspects des ventes au détail (y compris par l’intermédiaire de magasins de marque, de magasins à rayons et de boutiques), il est possible que les produits des parties puissent être vendus dans les mêmes magasins et à proximité immédiate. L’Opposante prétend que, pour cette raison, le consommateur moyen voyant la Marque liée à des services de café et à d’autres services croira que ces derniers constituent un prolongement naturel des produits et des services de l’Opposante.

[29]  Il ressort clairement de la jurisprudence, cependant, que pour déterminer si l’acheteur ordinaire moyen confondrait une marque avec une autre, on doit examiner la manière dont les marques de commerce sont employées dans le cours des affaires. À cet égard, le juge MacKay expose le postulat suivant dans Joseph E. Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd (1990), 33 CPR (3d) 454, aux p. 468 et 469 (CF 1^re inst) [Traduction] :

...La question est celle de savoir si l’emploi de la marque de commerce et du nom commercial de la défenderesse est susceptible de créer de la confusion avec ceux des appelantes, en ce sens qu’un tel emploi est susceptible de faire conclure que le service offert par la défenderesse provient de la même source que les produits offerts par les appelantes. Pour qu’une telle conclusion soit tirée, il doit être démontré que la défenderesse a adopté une copie véritable ou substantielle de la marque de commerce ou du nom commercial des appelantes, ou les caractéristiques essentielles ou une imitation déguisée de la marque des appelantes. Cependant, il faut comparer les marques telles qu’elles sont employées dans le cours des affaires et tel qu’on s’en souviendra selon un souvenir imparfait; il ne faut pas simplement les considérer côte à côte et favoriser ainsi un examen critique de leurs moindres détails. Une marque de commerce ne tient pas à chacune de ses parties particulières mais à la combinaison de chacune d’elles. Il est bien établi que c’est l’impression que crée la marque dans son ensemble que la Cour doit examiner : voir British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals (1944), 4 C.P.R. 48, aux p. 57 et 58, [1944] 4 D.L.R. 577, [1944] R. C. de l’É. 239 (selon Thorson P.) (non souligné dans l’original).

En l’espèce, la preuve de la Requérante démontre qu’elle exploite un café et un centre de conditionnement physique communautaire sur la rue Queen Est à Toronto, en Ontario, sous la Marque depuis mai 2016 [Ozery, para. 2]. En plus de servir des aliments et des boissons, la Requérante organise et dirige des activités physiques dont des courses, des promenades et des balades à vélo pour les participants de la région, dans le but de favoriser et d’encourager de saines habitudes de vie [Ozery, para. 3].

[30]  L’Opposante, en revanche, est une société bien connue du secteur de la mode qui vend des vêtements, des articles chaussants et des accessoires dans différents types de points de vente au détail. Aucun des services visés par l’enregistrement de l’Opposante ne comprend l’exploitation d’un restaurant ou d’un café. En outre, il n’y a aucune preuve que les magasins de détail de l’Opposante pourraient vendre du café. En l’absence d’une telle preuve, et compte tenu de la preuve d’emploi de la Requérante à ce jour, j’estime que le consommateur moyen ne considèrerait pas que le café de la Requérante ou l’un quelconque des services visés par sa demande constitue un prolongement naturel des activités de l’Opposante. Par conséquent, j’estime que les voies de commercialisation des parties ne se recouperaient pas pour du café ou l’un quelconque des services visés par la demande.

Conclusion

[31]  Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce SCOTCH & SODA de l’Opposante et la Marque dans le contexte d’un emploi en liaison avec l’ensemble des produits à l’exception du café. J’arrive à cette conclusion en raison de la ressemblance entre les marques de commerce et du recoupement considérable dans le genre des produits restants qui sont visés par la demande et des produits visés par l’enregistrement de l’Opposante. En conséquence, ce motif d’opposition est accueilli à l’égard de l’ensemble des produits à l’exception du café. Ce motif d’opposition est cependant rejeté en ce qui concerne les services visés par la demande, car les services et les services visés par l’enregistrement de l’Opposante sont d’un genre différent, ce qui fait pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante.

MOTIFS D’OPPOSITION FONDÉS SUR LES ARTICLES 16(3)A) & C)

[32]  L’Opposante allègue que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, parce que cette dernière crée de la confusion avec la marque de commerce déposée SCOTCH & SODA et le nom commercial SCOTCH & SODA B.V., qu’elle a antérieurement employés. La preuve de l’Opposante décrite ci-dessus est suffisante pour lui permettre de s’acquitter de son fardeau de démontrer que sa marque de commerce et son nom commercial étaient employés au Canada avant la date de production de la demande et qu’ils n’avaient pas été abandonnés à la date de l’annonce de la demande (article 16(5) de la Loi).

[33]  Pour les raisons exposées dans mon analyse du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), j’estime que la Requérante ne s’est pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce SWEAT & SODA ou le nom commercial SWEAT & SODA B.V. en ce qui concerne l’ensemble des produits à l’exception du café. Ces motifs d’opposition sont donc accueillis en ce qui concerne les produits, à l’exclusion du café, mais ils sont rejetés en ce qui concerne les services.

MOTIF D’OPPOSITION FONDÉ SUR LE CARACTÈRE DISTINCTIF

[34]  L’Opposante fait valoir que la Marque ne distingue pas ni n’est adaptée à distinguer les produits et les services visés par la demande de ceux de tiers, y compris ceux de l’Opposante. L’Opposante doit démontrer que sa marque de commerce SCOTCH & SODA était devenue suffisamment connue à la date du 29 décembre 2015 pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF), au para 34]. La preuve de l’Opposante décrite ci-dessus est suffisante pour lui permettre de s’acquitter de son fardeau de démontrer que sa marque était devenue suffisamment connue à la date pertinente pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif.

[35]  La conclusion à laquelle je suis parvenue à l’égard de la probabilité de confusion à l’issue de mon analyse des motifs d’opposition fondés sur les articles 12(1)d) et 16 s’applique également à ce motif d’opposition. En conséquence, le résultat est le même et ce motif d’opposition est accueilli en ce qui concerne les produits visés par la demande, à l’exclusion du café, mais il est rejeté en ce qui concerne les services.

Décision

[36]  Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement en ce qui concerne les produits suivants [Traduction] :

Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, chaussures, casquettes de baseball, chapeaux, chemises, chemises de nuit, chandails, jerseys, pulls, vestes, kimonos, pantalons; survêtements, nommément pantalons d’entraînement, shorts d’entraînement, chaussettes d’entraînement, blousons d’entraînement, pulls d’entraînement, ensembles d’entraînement; vêtements de sport, nommément tee-shirts, shorts, survêtements et pulls d’entraînement; tenues de détente, costumes tout-aller, tenues de tennis, robes, robes de tennis, jupes, gants, tuques, débardeurs, maillots d’exhibition, ceintures, sangles de poignet, protège-poignets, bandages pour genoux, chaussettes, maillots de bain, peignoirs, chaussures, bottes et boucles de ceinture; sacs de sport, fourre-tout et sacs à dos; pantalons de rugby, pantalons de survêtement, shorts de course; vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux et chapeaux coupe-vent et imperméables, chemises, chandails, pantalons et vestes; ceintures d’haltérophilie, sous-verres, grandes tasses, verres, lunettes de soleil, chaînes porte-clés, disques volants jouets à lancer, colophane, craie, poids pour chevilles, poids pour poignets, cordes à sauter, porte-cartes professionnelles, cadres de plaque d’immatriculation, portefeuilles, affiches, stylos, crayons, carnets, rubans à mesurer, sous-main, tapis, bijoux et autocollants pour pare-chocs;

et je rejette l’opposition en ce qui concerne le café et l’ensemble des services visés par la demande selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi [voir Produits Menagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1^re inst) à titre d’autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision partagée].

Cindy R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Marie-Pierre Hétu, trad.

ANNEXE A

Marques de l’Opposante

Marque de commerce	No d’enregistrement	Produits et services [Traduction]
SCOTCH & SODA	LMC671,475	Produits :   (1) Vêtements, nommément manteaux, vestes, chandails, chemises, tee-shirts, polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, cravates, chaussettes, maillots de bain, robes, jupes, pulls, chemisiers, vêtements sport, nommément tenues de jogging, survêtements, tenues de soirée, nommément smokings, robes élégantes, ceintures de smoking, cravates, vestes habillées, casquettes, gants, sous-vêtements; articles chaussants, nommément pantoufles, tongs.  (2) Marchandises en métaux précieux ou plaquées de ceux-ci, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles d’oreilles, broches, épinglettes, pendentifs, boucles, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate; instruments d’horlogerie et chronométriques, nommément montres, chronomètres, horloges; cuir et similicuir et marchandises faites de ces matériaux, nommément sacs en cuir et en similicuir, chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs d’école, sacs à livres, sacs fourre-tout; courroies de selles en cuir, malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles.   Services :   (1) Services de publicité et d’affaires, nommément administration des affaires commerciales de franchises, services de conseil ayant trait à la publicité pour les franchises et assistance aux franchises pour la mise sur pied et l’exploitation de franchises; services de vente au détail de vêtements et d’articles chaussants, de marchandises en métaux précieux et plaqués de ceux-ci, d’instruments d’horlogerie et chronométriques, de cuir et de similicuir, de sacs, de malles et de sacs de voyage, de parapluies, d’ombrelles.
SCOTCH & SODA AMSTERDAM COUTURE	LMC814,320	Produits :   (1) Marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles d’oreilles, broches, épingles, nommément épingles à cheveux, pinces à chapeau, épinglettes, épingles de sûreté, épingles à cravate, pendentifs, boucles, boutons de manchette, pinces à cravate; instruments d’horlogerie et chronométriques, nommément montres, chronomètres, horloges; cuir et similicuir, et marchandises faites de ces matières, nommément sacs en cuir et en similicuir, chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; sacs nommément sacs de sport tout usage, sacs d’école, sacs à livres, sacs fourre-tout; courroies de selles en cuir, malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, chandails, chemises, tee-shirts, polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, cravates, chaussettes, vêtements de bain, robes, jupes, chandails, chemisiers; vêtements sport, nommément ensembles de jogging; couvre-chefs, nommément casquettes; gants, pantoufles, tongs, sous-vêtements.  (2) Marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles d’oreilles, broches, épingles, nommément épingles à cheveux, pinces à chapeau, épinglettes, épingles de sûreté, épingles à cravate, pendentifs, boucles, boutons de manchette, pinces à cravate; instruments d’horlogerie et chronométriques, nommément montres, chronomètres, horloges; cuir et similicuir, et marchandises faites de ces matières, nommément sacs en cuir et en similicuir, chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; sacs nommément sacs de sport tout usage, sacs d’école, sacs à livres, sacs fourre-tout; courroies de selles en cuir, malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles; vêtements, nommément chasubles, pyjamas, manteaux, vestes, chandails, chemises, tee-shirts, polos, vestes, pantalons, costumes, shorts, foulards, cravates, chaussettes, vêtements de bain, robes, jupes, chandails, chemisiers; vêtements sport, nommément ensembles de jogging; couvre-chefs, nommément casquettes; gants, pantoufles, tongs, sous-vêtements.   Services :   (1) Services de publicité et d’affaires pour des tiers, nommément administration des affaires commerciales de franchises, services de conseil ayant trait à la publicité pour les franchises et assistance aux franchises pour la mise sur pied et l’exploitation de franchises; services de vente au détail de vêtements, de chaussures, de bijoux, d’instruments d’horlogerie et chronométriques, de sacs, d’accessoires de mode.

 

 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2018-08-27

COMPARUTIONS

Heidi Jensen	POUR L’OPPOSANTE
Aucune comparution	POUR LA REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Jensen & Company	POUR L’OPPOSANTE
Rideout & Maybee	POUR LA REQUÉRANTE