Référence : 2018 COMC 135

Date de la décision : 2018-11-05
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	AMVAC Chemical Corporation	Opposante
et
	DONGBU FARM HANNON CO., LTD.	Requérante
	1,727,764 pour la marque de commerce TERRAD’OR et Dessin	Demande

Introduction

[1]  AMVAC Chemical Corporation (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce TERRAD’OR et Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, qui fait l’objet de la demande n^o 1,727,764 produite par DONGBU FARM HANNON CO., LTD. (la Requérante) :

 

[2]  La demande, dans sa version initiale, était fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec les produits suivants [Traduction] : « insecticides; herbicides; fongicides; insectifuges; produits d’amendement des sols; produits d’amélioration des sols; oxydants chimiques pour le traitement des sols contaminés; acaricides; algicides; encens insectifuges; virucides; fumigants à usage agricole ». Dans une demande d’enregistrement révisée qui a été acceptée par le registraire, la Requérante a par la suite volontairement limité l’état déclaratif des produits à des [Traduction] « herbicides » uniquement.

[3]  L’opposition a été engagée en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), et les motifs d’opposition invoqués sont fondés sur les articles 2 (absence de caractère distinctif), 12 (non-enregistrabilité) et 16 (absence de droit à l’enregistrement) de la Loi. La question principale est de savoir s’il existe une probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce TERRACLOR de l’Opposante qui est enregistrée sous le n^o LMC118,193 en liaison avec [Traduction] « un fongicide pour sols ».

[4]  J’estime qu’il y a lieu de repousser la demande pour les raisons exposées ci-dessous.

Le dossier

[5]  La demande a été produite le 12 mai 2015 et la Requérante revendique la date de priorité conventionnelle du 17 novembre 2014. La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 19 octobre 2016.

[6]  Le 31 octobre 2016, l’Opposante s’est opposée à la demande en produisant une déclaration d’opposition au bureau du registraire.

[7]  Le 6 janvier 2017, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste les motifs d’opposition formulés dans la déclaration d’opposition. À la même date, elle a également modifié la demande d’enregistrement de manière à limiter la désignation des produits à des [Traduction] « herbicides » uniquement.

[8]  À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit ce qui suit :

• L’affidavit d’une adjointe administrative, Cindy Noel, à l’emploi de ses agents de marque de commerce, souscrit le 24 avril 2017 (l’affidavit Noel). L’affidavit Noel présente en preuve des recherches effectuées dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes ainsi qu’à l’aide du moteur de recherche Google.
• Des certificats d’authenticité relatifs à l’enregistrement n^o LMC118,193 susmentionné ainsi qu’à cinq autres marques de commerce déposées de l’Opposante énumérées à l’annexe A de la présente décision.

[9]  La Requérante a choisi de ne produire aucune preuve.

[10]  Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n’a été tenue.

Le fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[11]  C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst); et Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Remarque préliminaire concernant l’affidavit Noel

[12]  Je souligne que les pièces B à M qui accompagnent l’affidavit Noel ne sont pas datées. Toutefois, étant donné qu’elles sont présentées dans un cahier à reliure spirale avec onglets (et que la première pièce est datée), que chacune d’elle a été souscrite devant un notaire public de l’Ontario et que la Requérante n’a pas soulevé d’objection, je traiterai cette erreur comme une irrégularité technique ne portant pas à conséquence pour l’Opposante [Rickitt Benckiser N.V. c Iron Out, Inc (2005) 49 CPR (4th) 372 (COMC)].

Analyse

Article 12(1)d)

[13]  L’Opposante allègue que la Marque n’est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l’article 12(1)d) de la Loi en ce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée TERRACLOR de l’Opposante mentionnée ci-dessus.

[14]  L’Opposante a produit une copie certifiée de cet enregistrement; j’ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que cet enregistrement est en règle à la date d’aujourd’hui, laquelle est la date pertinente pour évaluer un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) [Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[15]  L’Opposante s’est donc acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l’égard de ce motif d’opposition. La Requérante doit par conséquent démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l’Opposante.

Le test en matière de confusion

[16]  Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[17]  Ainsi, cet article ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d’une source proviennent d’une autre source.

[18]  Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et il importe de tenir compte de tous les facteurs pertinents. En outre, le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401 (CSC); et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[19]  Les marques de commerce en cause sont toutes deux constituées d’un mot inventé commençant par le même préfixe suggestif « TERRA » et, par conséquent, elles ont un caractère distinctif inhérent de force similaire.

[20]  Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l’emploi. Or, il n’y a aucune preuve que l’une ou l’autre des marques des parties a été employée au Canada au sens de l’article 4 de la Loi ou est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.

[21]  Par conséquent, j’estime que l’évaluation globale du facteur énoncé à l’article 6(5)a), qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent des marques des parties et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, ne favorise aucune des parties de manière significative.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[22]  Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la demande est fondée sur l’emploi projeté et il n’y a aucune preuve que la Marque a fait l’objet d’un quelconque emploi depuis la production de la demande.

[23]  De même, l’enregistrement de l’Opposante est fondé uniquement sur l’emploi et l’enregistrement de la marque de commerce TERRACLOR aux États-Unis d’Amérique et l’Opposante n’a produit aucune preuve d’emploi de cette marque au Canada. Ainsi, je suis réticente à même inférer que cette marque a fait l’objet d’un emploi minimal [Gilmar S.p.A. c Entertainment Holdings, Inc, 2010 COMC 148].

[24]  Par conséquent, j’estime que le facteur énoncé à l’article 6(5)b) ne favorise aucune des parties de manière significative.

Le genre de produits, services ou entreprises; et la nature du commerce

[25]  Pour évaluer le genre des produits et la nature du commerce, je dois comparer l’état déclaratif des produits de la Requérante avec l’état déclaratif des produits qui figure dans l’enregistrement invoqué par l’Opposante [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce envisagé par les parties et non l’ensemble des commerces que le libellé est susceptible d’englober. Une preuve de la nature véritable des commerces exercés par les parties est utile à cet égard [McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 1996 CanLII 3963 (CAF), 68 CPR (3d) 168 (CAF); Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); et American Optional Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[26]  Comme je l’ai mentionné ci-dessus, l’enregistrement de l’Opposante vise [Traduction] « un fongicide pour sols », tandis que la demande vise des [Traduction] « herbicides ». L’Opposante soutient que ces deux termes sont généralement connus comme désignant des [Traduction] « pesticides » et fournit, à l’égard de cette catégorie de produits, la définition suivante tirée du dictionnaire consultable en ligne www.dictionary.com [Traduction] :

Produit chimique utilisé pour éliminer les plantes et animaux nuisibles. Les pesticides sont surtout utilisés en agriculture et autour des zones où vivent des humains. Certains sont nocifs pour les humains, soit par contact direct soit sous forme de résidus sur les aliments, ou sont dommageables pour l’environnement en raison de leur forte toxicité; c’est le cas notamment du DDT (qui est maintenant interdit dans de nombreux pays). Les pesticides comprennent les fongicides, les herbicides, les insecticides et les rodenticides. [Caractère gras ajouté par l’Opposante]

[27]  Sachant que je peux admettre d’office des définitions du dictionnaire [Tradall SA c Devil’s Martini Inc 2011 COMC 65, 92 CPR (4th) 408 (COMC)], je souligne que le terme « pesticide » est également défini dans le dictionnaire Oxford en ligne comme désignant : [Traduction] « une substance utilisée pour éliminer les insectes et les autres organismes nuisibles aux plantes cultivées ou aux animaux », une définition qui semble, en fait, suffisamment large pour vraisemblablement englober à la fois les « herbicides » (selon la même source [Traduction] : « substance toxique pour les plantes, utilisée pour éliminer la végétation non désirée » et les « fongicides » ([Traduction] « produit chimique qui détruit les champignons »).

[28]  Pour étayer davantage sa thèse voulant qu’il existe un recoupement entre les produits visés par la demande de la Requérante et les produits visés par l’enregistrement de l’Opposante, l’Opposante souligne qu’elle est également propriétaire de nombreuses marques de commerce employées en liaison avec d’autres produits pesticides tels que des insecticides, des molluscicides et des régulateurs de croissance, dont les marques de commerce AMVAC et SMARTBLOCK LOGO, respectivement enregistrées sous les n^os LMC773,255 et LMC931,431 toutes deux en liaison avec des fongicides et des herbicides [ainsi qu’il appert de l’annexe A jointe à la présente décision et de l’affidavit Noel qui s’accompagne d’imprimés tirés de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes concernant toutes les marques de commerce actives inscrites au nom de l’Opposante en liaison avec des herbicides, des fongicides ou des insecticides, ainsi que d’imprimés tirés du site Web de l’Opposante, au http://www.amvac-chemical.com, qui présentent le produit TERRACLOR « Non-Crop Fungicide » [fongicide non destiné aux cultures] de l’Opposante, de même que d’autres de ses produits tels que des insecticides, des herbicides, des régulateurs de la croissance des plantes, etc.].

[29]  Compte tenu de ce qui précède, je conviens avec l’Opposante que les produits visés par la demande de la Requérante recoupent ceux visés par l’enregistrement de l’Opposante. En l’absence de toute preuve contraire, il n’y a aucune raison de conclure que les produits des parties n’emprunteraient pas les mêmes voies de commercialisation et qu’ils ne seraient pas destinés aux mêmes types de clientèle.

[30]  Par conséquent, les facteurs énoncés aux articles 6(5)c) et d) favorisent l’Opposante.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[31]  Comme je l’ai mentionné précédemment, il est bien établi dans la jurisprudence que la probabilité de confusion est affaire de première impression et de souvenir imparfait. À cet égard, [Traduction] « [m]ême s’il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible [de s’attarder à] des caractéristiques particulières de la marque susceptibles d’avoir une influence déterminante sur la perception du public » [voir Pink Panther Beauty Corp c United Artists Corp (1998), 80 CPR (3d) 247 (CAF), au para 34]. Même si le premier mot ou la première partie d’une marque de commerce sont généralement les plus importants aux fins de la distinction, l’approche à privilégier consiste à se demander d’abord si la marque de commerce présente un aspect particulièrement frappant ou unique [Masterpiece, au para 64].

[32]  L’Opposante soutient que [Traduction] « [la Marque] et la marque TERRACLOR de l’Opposante comprennent toutes deux le même préfixe “TERRA” et le même suffixe “OR” et sont toutes deux constituées de deux syllabes ». Elle soutient que [Traduction] « la seule différence entre les marques respectives tient à la présence des lettres “CL” dans la marque de l’Opposante et de la lettre “d” dans [la Marque] ». S’appuyant sur la décision rendue dans Choice Hotels International Inc. c Hotels Confortel Inc. (1996), 67 CPR (3d) 340 (CF 1^re inst) et confirmée par 12 CPR (4th) 101 (CAF), l’Opposante soutient en outre que [Traduction] « [m]algré le fait que “TERRA” puisse être un élément faible, il n’en demeure pas moins l’élément dominant des marques des deux parties ainsi que leur première partie, laquelle est la plus importante aux fins de la distinction ».

[33]  Je conviens avec l’Opposante qu’il existe un degré de ressemblance assez élevé entre les marques des parties dans la présentation et dans le son. Cependant, en ce qui concerne les idées suggérées, j’estime que leurs suffixes respectifs (« CLOR » p/r « d’or ») véhiculent des idées passablement différentes.

[34]  À cet égard, je souligne que le préfixe « TERRA » peut renvoyer à la « planète Terre » ou à de la « terre » et que le suffixe français « d’or » peut se traduire en anglais par « of gold » ou « golden » [doré] [dictionnaire Collins en ligne au www.collinsdictionary.com]. Ainsi, dans le contexte des herbicides de la Requérante, il est permis de penser que la Marque suggère une « land of gold » [terre d’or, dorée] ou un sol de qualité supérieure. En comparaison, dans le contexte du fongicide pour sols de l’Opposante, on pourrait soutenir que le suffixe « CLOR » évoque le terme français « CHLORE », qui se traduit en anglais par « CHLORINE ». Ainsi, il est permis de croire que la marque de commerce TERRACLOR suggère quelque chose qui désinfecte.

[35]  Dans l’ensemble, j’estime que, lorsqu’on considère globalement les trois aspects de la ressemblance, les marques des parties sont à peu près aussi semblables qu’elles sont différentes.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[36]  Comme je l’ai indiqué ci-dessus, l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d’une source proviennent d’une autre source. En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si une personne, qui a un souvenir imparfait de la marque de commerce TERRACLOR de l’Opposante employée en liaison avec [Traduction] « un fongicide pour sols », serait portée à conclure, selon sa première impression et son souvenir imparfait, que les [Traduction] « herbicides » de la Requérante sont fabriqués ou vendus par l’Opposante.

[37]  Même si je reconnais que les marques de commerce en cause ne sont pas identiques, j’estime que les différences entre elles ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur le résultat global de l’évaluation, effectuée ci-dessus, des facteurs énoncés à l’article 6(5). En l’absence d’autres circonstances de l’espèce favorisant la Requérante (comme une preuve de l’état du registre), j’estime que la prépondérance des probabilités en ce qui concerne la probabilité de confusion quant à la source des produits des parties est également partagée entre la conclusion qu’il existe une probabilité de confusion et la conclusion qu’il n’en existe pas. Étant donné que le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion incombe à la Requérante, je dois trancher à l’encontre de la Requérante.

[38]  En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est accueilli.

Article 2

[39]  L’Opposante allègue que la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi parce qu’elle ne distingue pas et n’est pas adaptée à distinguer les produits de la Requérante de ceux de l’Opposante liés à la marque de commerce TERRACLOR.

[40]  Pour s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif d’opposition, l’Opposante doit démontrer que sa marque de commerce TERRACLOR était devenue connue au Canada à la date de production de la déclaration d’opposition de manière à faire perdre à la Marque son caractère distinctif [Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

[41]  Comme je l’ai mentionné précédemment, l’Opposante n’a produit aucun élément de preuve établissant la mesure dans laquelle sa marque de commerce TERRACLOR est devenue connue au Canada.

[42]  Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 2 est rejeté, parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Article 16(3)a)

[43]  L’Opposante allègue que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque à la lumière des dispositions de l’article 16(3)a) de la Loi, car, à la date de production de la demande (c’est-à-dire la date de priorité du 17 novembre 2014), la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce TERRACLOR de l’Opposante qui avait été antérieurement employée et révélée au Canada par l’Opposante.

[44]  Pour s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif, l’Opposante doit démontrer que, à la date de production de la demande de la Requérante, sa marque de commerce avait déjà été employée ou révélée au Canada et qu’elle n’avait pas été abandonnée à la date d’annonce de la demande de la Requérante [voir l’article 16(5) de la Loi].

[45]  Étant donné que l’Opposante n’en a rien fait, le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) est également rejeté.

Décision

[46]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, je repousse la demande d’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 38(8) de la Loi.

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Judith Lemire, trad.

 

ANNEXE A

Les cinq autres marques de commerce déposées de l’Opposante

Marque de commerce	Numéro d’enregistrement	Produits [Traduction]
YIELD ENHANCEMENT SOLUTIONS	LMC929,829	Insecticides, pesticides, nématocides, molluscicides et herbicides pour usage commercial, agricole et horticole; machines agricoles pour l’épandage de produits chimiques agricoles, nommément liquides et granulaires, pesticides, nématocides, molluscicides et herbicides.
AMBUSH	LMC229,407	Insecticides pour usage agricole, horticole et forestier et pour la protection des produits agricoles, horticoles et forestiers pendant leur transport ou leur entreposage.
THIMET	LMC104,973	Insecticides, acaricides, ovacides, fongicides et rodenticides.
SMARTBLOCK LOGO (reproduite ci-dessous)	LMC931,431	Produits chimiques utilisés en agriculture, en horticulture et en foresterie; régulateurs de la croissance du germe pour les cultures racines; régulateurs de la croissance des plantes pour usage agricole; pesticides; fongicides; herbicides, insecticides; préparations pour éliminer les ravageurs.
FRUITONE	LMC769,390	Régulateurs de la croissance des plantes; hormones sous forme solide ou liquide utiles pour le traitement des plantes, en particulier dans les vergers.

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP	POUR L’OPPOSANTE
DENNISON ASSOCIATES	POUR LA REQUÉRANTE