Référence : 2018 COMC 159

Date de la décision : 2018-12-20

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Hardex Brakes Corp.	Opposante
et
	Hardex Corporation Sdn. Bhd.	Requérante
	1,627,849 pour la marque de commerce HARDEX & Dessin	Demande

Dossier

[1] 

Le 23 mai 2013, Filtex Marketing Sdn. Bhd. (située en Malaisie) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce HARDEX & Dessin, reproduite ci-dessous :

 

[2]  La demande est produite sur la base d’un emploi projeté au Canada en liaison avec une longue liste de produits comprenant des produits pour joints d’étanchéité, nommément joints d’étanchéité moulants en silicone pour la réparation et l’entretien de voitures et de camions; différents produits lubrifiants; différents produits nettoyants; différents adhésifs; différents produits d’étanchéité et différentes colles. Seuls les produits pour joints d’étanchéité sont en lien avec l’industrie automobile. La demande a subséquemment été cédée à Hardex Corporation Sdn. Bhd. (également située en Malaisie), la requérante actuellement inscrite au dossier en date du 29 décembre 2016.

 

[3]  La présente demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 24 juin 2015, et Hardex Brakes Corp. (située à Vancouver en Colombie-Britannique) s’y est opposée le 24 novembre 2015. Le 22 décembre 2015, le registraire a transmis à la requérante une copie de la déclaration d’opposition, ainsi que l’exige l’art. 38(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch T-13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie l’ensemble des allégations contenues dans la déclaration d’opposition.

[4]  La preuve de l’opposante est constituée des affidavits de Rebecca Tinsley et d’Alireza Rasekh. La preuve de la requérante est constituée de l’affidavit de D. Jill Roberts. Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit. Seule la requérante était représentée à l’audience qui a été tenue.

 

Déclaration d’opposition

[5]  L’opposante allègue être la propriétaire des marques de commerce déposées HARDEX et HARDEX PREMIUM BRAKE PADS employées en liaison avec les plaquettes de frein d’automobile et accessoires d’automobile et avec la vente au détail de ces produits. L’opposante allègue également que ses marques [Traduction] « ont été employées et annoncées à grande échelle au Canada en liaison avec les produits et les services [de vente au détail] . . . ».

[6]  Il est allégué comme premier motif d’opposition, selon l’article 30a) de la Loi sur les marques de commerce, que la demande n’indique pas les produits de la requérante dans les termes ordinaires du commerce. Le premier motif peut être rejeté sommairement puisque le dossier ne contient aucune preuve à l’appui de l’allégation.

[7]  Il est allégué comme deuxième motif d’opposition, selon l’article 30e) de la Loi , que la requérante n’a pas employé et n’a pas l’intention d’employer la marque visée par la demande en liaison avec ses produits. Ici encore, le deuxième motif peut être rejeté sommairement puisque le dossier ne contient aucune preuve à l’appui de l’allégation.

[8]  Il est allégué comme troisième motif d’opposition que la requérante ne s’est pas conformée aux exigences de l’article 30i) de la Loi , c’est-à-dire que la requérante ne pouvait être convaincue d’avoir droit d’enregistrer la marque visée par la demande puisque la requérante avait connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, de la reconnaissance publique significative des marques HARDEX et HARDEX PREMIUM BRAKE PADS de l’opposante employées en liaison avec des plaquettes de frein d’automobile et des accessoires d’automobile. Le troisième motif d’opposition peut être également rejeté sommairement. À cet égard, les faits allégués par la requérante n’appuient pas un motif d’opposition fondé sur l’art. 30i). Pour démontrer la non-conformité à l’article 30i), il faut plutôt établir que le requérant a agi de mauvaise foi ou de façon frauduleuse ou encore qu’il contrevient à une loi fédérale : voir, à titre d’exemple, Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol‑Myers Co. (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155 et Société canadienne des postes c. le Registraire des marques de commerce (1991), 40 CPR (3d) 221 (CF 1^re inst).

[9]  La question déterminante à trancher soulevée par les autres motifs d’opposition est de savoir si la marque HARDEX & Dessin visée par la demande crée de la confusion avec la marque HARDEX de l’opposante employée en liaison avec des freins d’automobile, des plaquettes de frein et la vente au détail de ces produits. Les dates pertinentes pour évaluer la question de la confusion sont i) la date de production de la demande (23 mai 2013) en ce qui concerne le motif d’opposition portant que la requérante n’a pas droit à l’enregistrement de la marque visée par la demande; ii) la date de ma décision en ce qui concerne le motif d’opposition portant que la marque visée par la demande n’est pas enregistrable; et iii) la date de l’opposition (24 novembre 2015) en ce qui concerne le motif d’opposition portant que la marque visée par la demande n’est pas distinctive des produits de la requérante.

[10]  Je me pencherai sur la question de la confusion après l’examen de la preuve des parties.

 

Preuve de l’opposante

Rebecca Tinsley

[11]  Mme Tinsley atteste qu’elle est la vice-présidente des opérations au sein du cabinet qui représente l’opposante. Son affidavit vise à présenter en preuve les résultats d’une recherche effectuée dans le registre des marques de commerce afin de repérer les [Traduction] « demandes et enregistrements actifs de marques de commerce comprenant le mot ’HARDEX’ ». La recherche a permis de repérer (i) les deux enregistrements de l’opposante évoqués dans la déclaration d’opposition et (ii) la demande en question.

Alireza Rasekh

[12]  M. Rasekh atteste qu’il est le directeur général (bureau des exportations) de la société de l’opposante. Sa preuve, résumée ci-dessous, est faible et peu détaillée. Ceci n’étaye pas beaucoup la thèse de l’opposante.

[13]  L’opposante est une société canadienne située en Colombie-Britannique. L’opposante vend les accessoires d’automobile suivants : plaquettes de frein à disque, segments de frein, garnitures de frein, liquides de frein, liquides de transmission et produits lubrifiants. La marque HARDEX de l’opposante est employée en liaison avec ses accessoires d’automobile depuis juin 2009. La marque figure sur les emballages des accessoires d’automobile lorsque ces produits sont envoyés aux clients. L’opposante a également employé son nom commercial [Traduction] « Hardex depuis au moins aussi tôt que 2009 en lien avec la vente d’accessoires d’automobile ».

[14]  En l’absence de contre-interrogatoire, la preuve de M. Rasekh doit être prise au pied de la lettre. La preuve est toutefois loin d’étayer les allégations de la déclaration d’opposition portant que l’une ou l’autre des marques de l’opposante [Traduction] « a été employée et annoncée à grande échelle au Canada en liaison avec les produits et les services [de vente au détail] . . . ».

 

Preuve de la requérante

D. Jill Roberts

[15]  Mme Roberts atteste qu’elle est diplômée d’un programme universitaire de commis juridique. Son affidavit vise à présenter en preuve, sous la forme de pièces, des copies de captures d’écran du site Web de la requérante. La date des captures d’écran est le 20 décembre 2016. Les pièces montrent que les différents produits énoncés dans la demande en question ont été annoncés et étaient mis en vente. Sa preuve a peu de valeur probante et n’est guère utile à la cause de la requérante.

 

Signification de « confusion entre des marques de commerce »

[16]  Des marques de commerce sont réputées créer de la confusion lorsqu’il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l’art. 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, lequel est libellé comme suit :

 

L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits . . . liés à ces marques de commerce sont fabriqués . . . ou que les services liés à ces marques sont . . . exécutés par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

 

[17]  Ainsi, l’art. 6(2) ne porte pas sur la confusion entre les marques elles-mêmes, mais sur une confusion portant à croire que des produits ou des services provenant d’une source proviennent d’une autre source. En l’espèce, la question que soulève l’art. 6(2) est celle de savoir si des acheteurs des produits de la requérante vendus sous la marque HARDEX & Dessin croiraient que ces produits ont été fabriqués ou autorisés par l’opposante, ou font l’objet d’une licence concédée par l’opposante, qui vend ses produits d’automobile sous la marque HARDEX.

 

Test en matière de confusion et facteurs à considérer pour évaluer la confusion

[18]  Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer si deux marques créent de la confusion sont « toutes les circonstances de l’espèce, y compris » celles expressément énoncées aux articles 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi sur les marques de commerce, à savoir, le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chaque marque a été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et il importe de tenir compte de tous les facteurs pertinents. En outre, ces facteurs n’ont pas nécessairement tous le même poids, car le poids qu’il convient d’accorder à chacun varie selon les circonstances : voir Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce (1996), 66 CPR (3d) 308 (CF 1^re inst). Cependant, comme l’a souligné le juge Rothstein dans Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), le degré de ressemblance est souvent le facteur prévu par la Loi susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et ce, même s’il est mentionné en dernier lieu à l’article 6(5).

 

Examen des facteurs à considérer pour évaluer la confusion

Premier facteur — caractère distinctif inhérent et acquis

[19]  La marque HARDEX de l’opposante possède nécessairement un caractère distinctif inhérent considérable, car il s’agit d’un mot inventé ou fantaisiste plutôt qu’un mot du dictionnaire. Cependant, le caractère distinctif inhérent de la marque est amoindri dans la mesure où la marque HARDEX serait reconnue comme étant composée du mot courant du dictionnaire « hard » [dur] et de la préposition courante de la langue anglaise « ex ». Également, le premier élément HARD [dur], ainsi que la marque dans son ensemble, évoque la notion de robustesse et de durabilité en lien avec les produits de l’opposante, amoindrissant davantage le caractère distinctif inhérent de la marque.

[20]  Des considérations semblables s’appliquent à la marque HARDEX & Dessin de la requérante puisque l’élément dominant de la marque visée par la demande est le mot HARDEX. Les caractéristiques graphiques de la marque augmentent peu le caractère distinctif inhérent de la marque dans son ensemble.

[21]  Ni l’une ni l’autre des parties n’a établi que sa marque avait, à l’une ou l’autre des dates pertinentes, acquis une réputation significative quelconque au Canada par l’emploi ou l’annonce. Par conséquent, le premier facteur, qui concerne à la fois le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis, ne favorise aucune des parties de façon significative.

 

Deuxième facteur — période pendant laquelle les marques ont été en usage

[22]  La période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage favorise l’opposante puisque sa marque est employée depuis 2009 tandis que la preuve de la requérante indique, au mieux, que sa marque est employée depuis décembre 2016. Cependant, puisque la preuve de l’opposante n’étaye tout au plus qu’un emploi minimal de sa marque au cours de la période s’étendant de 2009 à 2016, l’avantage de l’opposante n’est pas important lorsque l’on considère l’ensemble des facteurs énoncés à l’article 6(5).

 

 

Troisième et quatrième facteurs — genre de marchandises et voies de commercialisation

[23]  Le troisième facteur favorise la requérante puisque les produits des parties sont, en grande partie, différents. À cet égard, la plupart des produits de la requérante ne sont pas en lien avec l’industrie automobile. En l’absence de preuve contraire, je m’attendrais également à ce que les voies de commercialisation des parties soient différentes, sauf en ce qui concerne les produits de la requérante qui sont en lien avec les voitures et les camions, nommément les [Traduction] « joints d’étanchéité moulants en silicone ». En l’absence de preuve contraire, je conclus que les produits de la requérante circuleraient par des voies de commercialisation différentes que les produits d’automobile de l’opposante, à l’exception des [Traduction] « joints d’étanchéité moulants en silicone » de la requérante qui circuleraient par les mêmes voies de commercialisation que les produits d’automobile de l’opposante. Par conséquent, le quatrième facteur favorise l’opposante en ce qui concerne les produits de la requérante que sont les [Traduction] « joints d’étanchéité moulants en silicone » mais, autrement, le quatrième facteur favorise la requérante en ce qui concerne les autres produits spécifiés dans la demande en question.

 

Cinquième facteur — degré de ressemblance entre les marques

[24]  Les marques des parties se ressemblent beaucoup sur le plan visuel, et encore plus sur le plan phonétique et dans les idées qu’elles suggèrent. À cet égard, la marque visée par la demande englobe complètement la marque de l’opposante et le terme HARDEX est l’élément dominant de la marque visée par la demande. Les marques des parties sont essentiellement identiques aux fins de l’appréciation de la question de la confusion entre les marques de commerce. Par conséquent, le cinquième facteur favorise largement l’opposante.

 

Décision

[25]  Compte tenu des facteurs qui précèdent et de leur appréciation dans leur ensemble, j’estime que, à toutes les dates pertinentes, il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties, sauf en ce qui concerne les produits de la requérante qui pourraient circuler par les mêmes voies de commercialisation que les produits de l’opposante. Par conséquent,

  (i) la demande est repoussée en ce qui concerne les produits [Traduction] « produits pour joints d’étanchéité, nommément, joints d’étanchéité moulants en silicone pour la réparation et l’entretien de voitures et de camions »,

  (ii) autrement, l’opposition est rejetée.

[26]  Cette décision est rendue dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu de l’art. 63(3) de la Loi sur les marques de commerce. Le pouvoir de rendre une décision partagée est reconnu dans la décision Produits Ménagers Coronet Inc c Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH (1986), 10 CPR (3d)

482 (CF 1^re inst).

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Myer Herzig

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Nathalie Tremblay, trad.

 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE : 2018-10-30

 

COMPARUTIONS

Aucune comparution	POUR L’OPPOSANTE
James Palmer	POUR LA REQUÉRANTE

 

AGENT(S) AU DOSSIER

Cameron IP	POUR L’OPPOSANTE
Moffat & Co.	POUR LA REQUÉRANTE