Référence : 2019 COMC 14

Date de la décision : 2019-02-22

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Nimbus Water Systems Inc.	Opposante
et
	La Galvanina S.P.A.	Requérante
	1,737,904 pour la marque de commerce GALVANINA BLÚ & DESSIN	Demande

[1]  Nimbus Water Systems Inc. (l’Opposante) s’oppose à la demande d’enregistrement de la marque de commerce GALVANINA BLÚ & Dessin (la Marque) produite par La Galvanina S.P.A (la Requérante). La Marque, reproduite ci-dessous, est constituée du mot GALVANINA écrit en lettres stylisées, suivi du mot BLÚ écrit en caractères plus petits et simples et d’un grand dessin de croissant surélevé :

[2]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l’opposition.

Le dossier

[3]  Le 17 juillet 2015, la Requérante a produit, à l’égard de la Marque, la demande d’enregistrement n^o 1,737,904 (la Demande).

[4]  La Demande est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis le 25 mai 2009 en liaison avec les produits [Traduction] « eaux plates; eaux gazéifiées; eaux minérales; eau minérale aromatisée; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; jus de fruits; jus de légumes » (les Produits).

[5]  La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 23 mars 2016.

[6]  Le 23 août 2016, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition. Les motifs d’opposition invoqués sont fondés sur les articles 30b) et 30i) (conformité), 16(1)a) (droit à l’enregistrement), 2 (caractère distinctif) et 12(1)d) (enregistrabilité) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

[7]  Le 4 octobre 2016, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chacun des motifs d’opposition invoqués.

[8]  Seule l’Opposante a produit une preuve, qui est constituée de la déclaration d’Andrew Ngo, datée du 6 février 2017, et d’une copie certifiée de l’enregistrement n^o LMC803,063 de l’Opposante relatif à la marque de commerce BLU, laquelle est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [Traduction] « eau embouteillée, nommément eau obtenue par osmose inverse et eau gazéifiée obtenue par osmose inverse ».

[9]  M. Ngo n’a pas été contre-interrogé relativement à sa déclaration.

[10]  Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit; la tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

Fardeau de preuve

[11]  C’est au requérant qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux dispositions de la Loi. L’opposant a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition. Une fois que l’opposant s’est acquitté de ce fardeau de preuve initial, le requérant doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155].

Aperçu de la preuve

[12]  L’Opposante a produit en preuve la déclaration d’Andrew Ngo, un stagiaire en droit à l’emploi du cabinet agissant à titre d’agent de l’Opposante dans cette affaire. M. Ngo explique qu’un avocat de son cabinet lui a demandé de consulter certaines pages Web et d’appeler divers magasins situés à Toronto ou de s’y rendre pour repérer des produits fabriqués ou emballés par la Requérante avec une étiquette présentant le terme BLÚ. Les résultats de sa recherche sont joints comme pièces à sa déclaration.

[13]  Plus particulièrement, M. Ngo joint comme pièce A à sa déclaration une série de pages Web qu’il a imprimées le 1^er février 2017 à partir de ce qui semble être le site Web de la Requérante, le site Web d’un distributeur situé à Brampton, en Ontario, et le magasin en ligne Amazon. Les sites Web présentent des images de ce qui semble être les eaux minérales plates et gazéifiées embouteillées de la Requérante.

[14]  M. Ngo joint comme pièce B à sa déclaration la première page des résultats d’une recherche d’images qu’il a effectuée dans Google le 1^er février 2017 à l’aide de la combinaison des mots clés « galvanina » et « blu ». Diverses bouteilles sont illustrées, dont certaines ressemblent à celles présentées dans la pièce A.

[15]  Comme pièce C, M. Ngo joint à sa déclaration des photographies d’eaux de source plates et gazéifiées embouteillées placées sur les tablettes d’un magasin situé dans la région de Toronto et de ces produits après les avoir achetés à ce magasin. Les bouteilles sont semblables à celles illustrées dans la pièce A et arborent la dénomination sociale de la Requérante sur l’étiquette arrière. M. Ngo atteste qu’il a fait son achat et a pris les photographies les 3 et 6 février 2017; il joint un reçu du magasin pour son achat. M. Ngo décrit également comment il a appelé huit autres magasins ou il s’y est rendu les 1^er et 2 février 2017, en plus de communiquer avec le distributeur susmentionné et de donner suite aux pistes trouvées, mais il explique qu’il n’a pas été en mesure de repérer les produits de la Requérante arborant la marque de commerce BLÚ, employée seule ou en combinaison, à un autre endroit quelconque.

[16]  Les pièces jointes à la déclaration Ngo présentent l’eau de la Requérante dans des bouteilles bleu foncé arborant une variante de la Marque comprenant seulement le mot BLÚ et un dessin de croissant au-dessus du nom des produits. Dans les photographies de la pièce C, on peut voir que l’élément GALVANINA est présenté sur l’étiquette arrière. M. Ngo confirme que son examen des résultats de la recherche d’images qu’il a effectuée dans Google produits dans la pièce B n’a révélé aucune image de l’eau embouteillée de la Requérante présentant l’élément GALVANINA adjacent à l’élément BLÚ. Cependant, je souligne que le reçu de magasin de la pièce C décrit les produits comme étant « GALVANINA BLU CRBNT SPRING W » [eau de source gazéifiée GALVANINA BLU] et « GALVANINA BLU NTRL SPRING W » [eau de source naturelle GALVANINA BLU], et que le produit est également décrit comme étant un produit GALVANINA BLU dans les pages Web produites en pièce tirées du site Amazon.

[17]  Je souligne également que, dans les images rapprochées des bouteilles, y compris celles tirées du site Web de la Requérante reproduites dans la pièce A et celles des bouteilles achetées par M. Ngo illustrées dans la pièce C, le dessin de croissant est présenté comme un mince croissant de lune dans sa phase décroissante. Le concept est particulièrement évident dans la première des pages Web de la Requérante produites dans la pièce A, qui présente une rangée d’eau embouteillée avec une scène de lune décroissante en arrière-plan.

[18]  Les pages Web jointes à la déclaration de M. Ngo constituent une preuve par ouï-dire. Au mieux, elles établissent que les pages Web existaient lorsque M. Ngo a effectué ses recherches et que certains produits y étaient présentés à ce moment. Cependant, elles ne démontrent pas que les produits illustrés étaient vendus au Canada à l’une quelconque des dates pertinentes ou même que les pages Web ont déjà été consultées par d’autres Canadiens que le déclarant. [Pour une conclusion semblable, voir Génération Nouveau Monde Inc c Teddy SPA (2006), 51 CPR (4th) 385 (COMC).]

[19]  En outre, la présentation d’une marque de commerce dans du matériel publicitaire et promotionnel du genre ne constitue pas en soi l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des produits au sens de l’article 4 de la Loi; un réel transfert des produits dans la pratique normale du commerce ou sur le marché d’exportation est nécessaire pour que l’emploi soit visé par les définitions énoncées dans cet article. En conséquence, la seule preuve d’emploi de la marque de commerce en l’espèce est la preuve de l’achat fait par M. Ngo, documentée dans la pièce C.

Analyse des motifs d’opposition

[20]  L’Opposante invoque cinq motifs d’opposition. Comme je l’ai souligné ci-dessus, ces motifs d’opposition sont fondés sur les articles suivants de la Loi : 30b) et 30i) (conformité), 16(1)a) (droit à l’enregistrement), 2 (caractère distinctif) et 12(1)d) (enregistrabilité).

Conformité à l’article 30b) de la Loi

[21]  L’Opposante allègue que la Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30b) de la Loi, parce que la Requérante n’a pas employé la Marque depuis la date de premier emploi revendiquée dans la Demande, à savoir depuis le 25 mai 2009, et qu’elle n’a pas employé la Marque de façon continue en liaison avec tous les Produits avant la date de production de la demande du 17 juillet 2015.

[22]  À cet égard, la conformité à l’article 30b) exige qu’une marque de commerce soit employée de façon continue dans la pratique normale du commerce de la date de premier emploi revendiquée à la date de production de la demande [voir Benson & Hedges (Canada) Ltd c Labatt Brewing Co (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1^re inst); Ivy Lea Shirt Co c Muskoka Fine Watercraft & Supply Co, 2001 CFPI 253, 11 CPR (4th) 489]. La conformité est évaluée à la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)].

[23]  Le fardeau de preuve initial qui incombe à un opposant à l’égard de l’article 30b) est léger, étant donné que les faits pertinents se rapportant à l’emploi sont plus facilement accessibles au requérant [Tune Masters c Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC)]. Si un opposant réussit à s’acquitter de son fardeau de preuve initial, le requérant doit alors, en réponse, prouver le bien-fondé de sa revendication d’emploi. Cependant, le requérant n’est pas tenu de le faire si la date de premier emploi n’a pas d’abord été mise en doute par un opposant s’acquittant de son fardeau de preuve [voir Kingsley c Ironclad Games Corp, 2016 COMC 19, 2016 CarswellNat 644].

[24]  Dans son plaidoyer écrit, l’Opposante prétend que, malgré [Traduction] « les recherches approfondies de M. Ngo, ce dernier n’a pas été en mesure de trouver une preuve que la Marque visée par l’opposition avait déjà été employée au Canada ou ailleurs en liaison avec l’un quelconque des produits énoncés dans la Demande à un quelconque moment. Une marque très différente a plutôt été employée, laquelle ne comprend pas le mot GALVANINA. » L’Opposante soutient que l’emploi d’une partie de la marque de commerce visée par une demande [Traduction] « séparément et de manière descriptive », ou autrement l’emploi d’une marque de commerce qui est différente de celle visée par la demande, entraîne la non-conformité à l’article 30b) [citant respectivement Molson Canada 2005 c Cardoso (2007), 64 CPR (4th) 215 (COMC); et Coastal Culture Inc c Wood Wheeler Inc, 2007 CF 472, 57 CPR (4th) 261 (CF 1^re inst)].

[25]  Je souligne que M. Ngo était un étudiant en droit à l’emploi du cabinet de l’agent de l’Opposante au moment de la signature de sa déclaration. En général, l’affidavit ou la déclaration d’un employé de l’agent d’une partie n’est admissible que dans la mesure où la preuve se rapporte à des points accessoires non litigieux [Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada, 2005 CF 1254 43 CPR (4th) 21, conf par 2006 CAF 133, 53 CPR (4th) 286]. En conséquence, la preuve se rapportant à la question de savoir si la Requérante a employé de façon continue la Marque telle qu’elle est visée par la demande depuis la date de premier emploi revendiquée aurait dû être présentée par un tiers.

[26]  Quoi qu’il en soit, la preuve de M. Ngo remonte à février 2017, soit environ un an et demi après la date de production de la demande du 17 juillet 2015. Il n’y a aucune preuve donnant à penser que la variante de la Marque repérée par M. Ngo a été employée entre le 25 mai 2009 et le 17 juillet 2015 ou, plus important encore, que la Marque telle qu’elle est visée par la demande n’a pas été employée au lieu de, ou en plus de, cette variante. De plus, la seule preuve concernant de réelles ventes de produits sous la Marque au Canada se limite à la région de Toronto; il est possible que la Marque telle qu’elle est visée par la demande soit employée ou ait été employée ailleurs au Canada. Ainsi, la preuve de l’Opposante est postérieure de près de huit ans à la date de premier emploi revendiquée et elle ne mettrait pas en doute la date de premier emploi revendiquée par la Requérante dans sa demande, même si je suis pleinement conscient que le fardeau de preuve de l’Opposante est peu exigeant.

[27]  Par conséquent, je rejette ce motif d’opposition, parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait.

Conformité à l’article 30i) de la Loi

[28]  L’Opposante allègue que la Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue de son droit à l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits. Plus précisément, l’Opposante allègue que, à la date de production de la demande, la Requérante savait que son emploi de la Marque serait susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce BLU de l’Opposante, que l’Opposante avait antérieurement employée au Canada.

[29]  L’article 30i) de la Loi exige uniquement qu’un requérant se déclare convaincu d’avoir droit d’employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et les services décrits dans la demande. La connaissance de l’existence d’une marque de commerce créant prétendument de la confusion n’empêche pas un requérant de faire la déclaration exigée, étant donné que le requérant peut néanmoins être convaincu de son propre droit à l’emploi de la marque de commerce visée par sa demande d’enregistrement en liaison avec les produits et les services décrits dans sa demande. En conséquence, lorsque, comme en l’espèce, la déclaration exigée est incluse dans la demande, un opposant ne peut invoquer l’article 30i) que dans des cas précis, comme lorsqu’il est allégué que le requérant est de mauvaise foi ou a commis une fraude, ou lorsqu’une loi fédérale empêche prétendument l’enregistrement de la marque [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC); et Interprovincial Lottery Corp c Western Gaming Systems Inc (2002), 25 CPR (4th) 572 (COMC)].

[30]  En l’espèce, il n’y a aucune allégation de cette nature dans la déclaration d’opposition ni aucune preuve au dossier à cet égard. L’Opposante n’a pas non plus présenté d’observations en ce qui concerne ce motif d’opposition dans son plaidoyer écrit.

[31]  En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi est rejeté.

Droit à l’enregistrement suivant l’article 16(1)a) de la Loi

[32]  L’Opposante allègue que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce que, à la date à laquelle la Requérante prétend avoir employé la Marque pour la première fois en liaison avec les Produits, à savoir le 25 mai 2009, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce BLU employée antérieurement au Canada par l’Opposante.

[33]  Pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif, un opposant doit établir non seulement l’emploi antérieur de sa marque de commerce conformément aux articles 16(1) à (3) de la Loi, mais également qu’il n’avait pas abandonné sa marque de commerce à la date de l’annonce de la demande du requérant, ainsi que le prescrit l’article 16(5).

[34]  En l’espèce, l’Opposante n’a pas établi l’emploi de sa marque de commerce BLU allégué dans la déclaration d’opposition. Bien que l’enregistrement de l’Opposante revendique l’emploi de la marque de commerce BLU depuis au moins aussi tôt que mars 2009, le simple fait de produire un certificat d’enregistrement n’est pas suffisant pour permettre à un opposant de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’article 16 [voir Rooxs Inc c Edit-SRL (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)].

[35]  En conséquence, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a) de la Loi, car l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Caractère distinctif de la Marque au sens de l’article 2 de la Loi

[36]  L’Opposante allègue que la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi, parce qu’elle ne distingue pas véritablement ni n’est adaptée à distinguer les Produits des produits et des services de tiers, et en particulier des produits de l’Opposante. À cet égard, l’Opposante invoque son propre emploi antérieur de la [Traduction] « marque de commerce BLU dont la similitude est susceptible de créer de la confusion ».

[37]  Pour que ce motif d’opposition soit accueilli, un opposant doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d’opposition, sa marque de commerce était devenue suffisamment connue pour faire perdre à la marque de la requérante son caractère distinctif [voir Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

[38]  En l’espèce, étant donné que l’Opposante n’a produit aucune preuve de l’emploi ou de l’annonce de sa marque de commerce, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition.

[39]  En conséquence, je rejette également le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de la Marque.

Enregistrabilité de la Marque suivant l’article 12(1)d) de la Loi

[40]  La question déterminante en l’espèce est celle de savoir si la Marque est enregistrable suivant l’article 12(1)d) de la Loi. L’Opposante allègue qu’elle ne l’est pas, parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée BLU de l’Opposante.

[41]  Dans son plaidoyer écrit, l’Opposante soutient que les marques de commerce en cause créent de la confusion, parce que la Requérante [Traduction] « a pris la totalité de la marque déposée BLU de l’Opposante, qui possède un caractère distinctif inhérent, comme élément dominant de la Marque visée par l’opposition, et ce, en liaison avec essentiellement les mêmes produits ».

[42]  La date pertinente pour l’analyse de ce motif d’opposition est la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[43]  Comme je l’ai mentionné précédemment, l’Opposante a produit une copie certifiée de son enregistrement n^o LMC803,063 de la marque de commerce BLU. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que cet enregistrement existe [voir Quaker Oats Co of Canada Ltd c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC) concernant le pouvoir discrétionnaire du registraire dans le contexte de l’article 12(1)d)]. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition. Par conséquent, afin que je puisse accueillir la Demande, je dois maintenant être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l’Opposante [Dior, supra].

[44]  Le test en matière de confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui porte que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à chacune de ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne.

[45]  Certaines des circonstances de l’espèce à prendre en considération pour évaluer la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont énoncées à l’article 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux n’est pas nécessairement le même [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361].

[46]  Le test en matière de confusion a été formulé en ces termes par le juge Binnie dans Veuve Clicquot, supra, au paragraphe 20 [Traduction] :

Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque de la requérante] alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce [de l’opposante] et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[47]  Comme l’a fait observer la Cour suprême du Canada dans Masterpiece,, supra, dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques en cause est le facteur qui revêt le plus d’importance. Il faut envisager le degré de ressemblance entre les marques du point de vue de leur présentation, de leur son et des idées qu’elles suggèrent. Il est préférable de se demander d’abord si l’un des aspects de chaque marque de commerce est [Traduction] « particulièrement frappant ou unique » [Masterpiece, supra, au paragraphe 64]. À cet égard, la première partie d’une marque de commerce est généralement considérée comme la plus importante aux fins de la distinction [voir Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^re inst)]. Cependant, il faut éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les examiner attentivement et d’en relever les similitudes ou les différences; chaque marque de commerce doit être considérée dans son ensemble [voir Veuve Clicquot, supra].

[48]  En l’espèce, l’Opposante soutient qu’il existe un degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce en cause, car la Marque englobe la totalité de la marque de commerce déposée BLU de l’Opposante. L’Opposante soutient que l’ajout des éléments graphiques et du [Traduction] « nom commercial GALVANINA » n’est pas suffisant pour distinguer la Marque, car BLU est [Traduction] « l’élément qui aurait une influence déterminante sur la perception qu’aurait le public de [la Marque] ». L’Opposante fait valoir que l’emploi de la Marque par la Requérante sans l’élément GALVANINA [Traduction] « souligne l’importance de l’élément BLU ».

[49]  À l’appui de sa position, l’Opposante cherche à faire une analogie entre la présente espèce et l’affaire Parade Publications Inc c Children’s Apparel Manufacturers’ Assn (1993), 52 CPR (3d) 107 (COMC), dans laquelle on a conclu à l’existence d’une probabilité de confusion entre les marques de commerce PARADE et CAMA PARADE.

[50]  Cependant, je suis d’avis que l’aspect frappant de la marque de commerce de l’Opposante est le fait qu’elle est uniquement constituée du mot de trois lettres BLU, tandis que j’estime que la Marque présente deux aspects frappants ou uniques, l’un étant le mot inventé GALVANINA écrit lettres stylisées de plus grande taille, l’autre étant l’idée d’une [Traduction] « lune bleue » véhiculée par la combinaison particulière du mot BLÚ et du dessin de croissant.

[51]  Si je considère la Marque dans son ensemble, j’estime que le mot inventé GALVANINA, soit le premier élément de la marque de commerce, qui est écrit dans une police de caractères stylisée de plus grande taille, réduit l’impact du mot BLÚ écrit en lettres plus petites et simples et diminue le degré de ressemblance entre les deux marques de commerce dans la présentation et dans le son. Sous l’angle de la première impression, les impacts visuels des marques en cause sont très différents, en raison des caractéristiques dominantes supplémentaires de la marque de la Requérante et de la différence dans la longueur des marques respectives.

[52]  De plus, les marques de commerce des parties se distinguent dans les idées qu’elles suggèrent. La Marque donne l’impression d’être écrite dans une langue étrangère, l’italien peut-être, et véhicule l’idée d’une [Traduction] « lune bleue », possiblement en pays étranger. La marque de commerce de l’Opposante ne suggère pas ces idées. La marque de commerce de l’Opposante suggère plutôt un acronyme ou une orthographe minimaliste du mot « blue » [bleu].

[53]  En ce qui concerne les observations de l’Opposante selon lesquelles l’emploi de la Marque par la Requérante sans le mot GALVANINA [Traduction] « souligne l’importance de l’élément BLU », je ne suis pas disposé à tirer une telle inférence d’après la preuve fournie en l’espèce. L’unique vente réalisée dans la région de Toronto n’est pas suffisante pour permettre de tirer des conclusions à propos de la perception du public au Canada. En ce qui concerne l’influence que peuvent avoir eu les sites Web produits en pièce, comme je l’ai souligné ci-dessus, il n’y a aucune preuve que d’autres Canadiens que M. Ngo les ont consultés ou que la variante de la Marque a autrement été portée à l’attention des Canadiens en ligne.

[54]  Quoi qu’il en soit, même si l’Opposante affirme à juste titre que la Requérante emploie GALVANINA en tant que nom commercial séparément de BLÚ et du dessin de croissant, la question de la confusion doit être tranchée à l’égard de la marque de commerce telle qu’elle est visée par la demande, et non telle qu’elle a dans les faits été employée [PEI Licensing Inc c Disney Online Studios Canada Inc, 2012 COMC 49, 2012 CarswellNat 837; Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[55]  Je soulignerais également que, lorsque la partie dominante d’une marque de commerce est un mot descriptif ou suggestif courant, son importance diminue [Park Avenue, supra; Vancouver Sushiman Ltd c Sushiboy Foods Co (2002), 22 CPR (4th) 107 (COMC)]. En conséquence, en l’espèce, on aurait tendance à minimiser l’importance du mot BLU présent dans les marques des parties, dans la mesure où il suggère une autre orthographe du mot descriptif courant « blue » [bleu]. Le fait que la Requérante intègre BLÚ au concept de [Traduction] « lune bleue » dans la Marque réduit davantage la probabilité que les consommateurs considèrent que les deux marques de commerce indiquent la même source.

[56]  Enfin, j’estime que la présente espèce se distingue de l’affaire Parade Publications. Dans Parade Publications, la marque de commerce PARADE de l’opposante possédait un caractère distinctif inhérent et était devenue connue au Canada. En outre, le mot PARADE était l’élément dominant de la marque de la requérante, qui différait de la marque de commerce de l’opposante seulement par l’ajout du court acronyme de quatre lettres « CAMA ». Ainsi, bien que CAMA soit le premier élément dans CAMA PARADE, si l’on considère les marques de commerce PARADE et CAMA PARADE dans leur ensemble, ces dernières [Traduction] « se ressemblent beaucoup dans la présentation et dans le son, ainsi que dans les idées qu’elles suggèrent » [Parade Publications, supra, au paragraphe 12]. En revanche, la Marque en l’espèce présente des éléments dominants de plus grande taille tant avant qu’après l’élément commun BLU, et la première impression globale que produit chacune des marques de commerce des parties, au plan visuel et phonétique et dans les idées suggérées, est très différente.

[57]  Dans l’ensemble, ce facteur favorise la Requérante.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[58]  L’Opposante soutient que sa marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent, car le mot BLU est inventé et il n’a pas de connotation descriptive claire en liaison avec de l’eau embouteillée.

[59]  Cependant, dans la mesure où BLU serait perçu comme un mot inventé prenant la forme d’un acronyme, je souligne qu’on considère généralement que les marques de commerce principalement constituées d’une ou de plusieurs lettres de l’alphabet possèdent un faible caractère distinctif inhérent [voir GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^re inst)].

[60]  En outre, dans la mesure où BLU serait perçu comme une orthographe fautive du mot « blue » [bleu] et serait ainsi prononcé, j’estime que la marque de commerce de l’Opposante pourrait créer un lien avec de l’eau. À cet égard, je suis disposé à admettre d’office le fait que l’eau est souvent illustrée au moyen de la couleur bleue.

[61]  En revanche, le premier élément et l’élément dominant de la marque de la Requérante, GALVANINA, semble être un mot inventé sans lien évident avec l’eau. Si GALVANINA devait créer dans l’esprit du consommateur canadien un lien quelconque avec la source géographique de l’eau de source de la Requérante, l’Opposante n’a fourni aucune preuve à cet égard. En outre, dans la mesure où le reste de la Marque véhicule l’idée d’une [Traduction] « lune bleue », la Marque ne présente pas de lien direct non plus avec de l’eau embouteillée.

[62]  De plus, la combinaison GALVANINA BLÚ a une connotation étrangère. Il a été établi que les mots appartenant à une langue étrangère possèdent un certain caractère distinctif inhérent, sauf si la preuve démontre que la signification du mot étranger est connue du consommateur canadien [voir Thai Agri Foods Public Co c Choy Foong Int’l Trading Co Inc, 2012 COMC 61, 2012 CarswellNat 1368]. Il n’y a aucune preuve de cette nature en l’espèce.

[63]  Le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être accru par l’emploi et la promotion au Canada [voir Sarah Coventry Inc c Abrahamian (1984), 1 CPR (3d) 238 (CF 1^re inst); GSW, supra]. Cependant, en l’absence d’une preuve d’emploi, il a été établi que le registraire peut seulement conclure à un emploi minimal d’une marque de commerce déposée à partir du certificat d’enregistrement [voir Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. Un emploi minimal ne permet pas de conclure que la marque de commerce est devenue connue dans une quelconque mesure significative, ni qu’elle a été employée de façon continue.

[64]  En l’espèce, il n’y a aucune preuve qui étaye l’emploi par l’Opposante de sa marque de commerce BLU tel que revendiqué dans le certificat d’enregistrement, pas plus qu’il n’y a de preuve que cette marque de commerce a autrement été annoncée ou portée à l’attention des consommateurs canadiens d’une manière qui pourrait accroître le caractère distinctif de la marque.

[65]  En ce qui concerne la marque de commerce de la Requérante, comme je l’ai souligné ci-dessus, les pages Web jointes à la déclaration de M. Ngo ne permettent pas d’établir que les produits illustrés ont été vendus au Canada, et il n’y a aucune preuve que les pages Web elles-mêmes ont déjà été consultées par d’autres Canadiens que M. Ngo. En conséquence, il n’est pas possible de déterminer la mesure dans laquelle la Marque, ou la variante de la Marque produite en pièce, est devenue connue au Canada.

[66]  Dans l’ensemble, ce facteur favorise la Requérante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[67]  Lorsqu’il évalue la période pendant laquelle une marque de commerce a été en usage, le registraire peut s’appuyer sur la date de premier emploi spécifiée dans le certificat d’enregistrement de l’opposant [voir Cartier Men’s Shops Ltd c Cartier Inc. (1981), 58 CPR (2d) 68 (CF 1^re inst)]. Cependant, en l’absence de toute autre preuve d’emploi, il ne peut conclure qu’à un emploi minimal [voir Entre Computer, supra]. En l’espèce, le certificat d’enregistrement de l’Opposante revendique l’emploi de la marque de commerce BLU depuis au moins aussi tôt que mars 2009; cependant, étant donné qu’aucune preuve n’a été fournie pour étayer cette revendication, on ne peut conclure qu’à un emploi minimal.

[68]  Quant à la Requérante, la preuve d’emploi de la Marque se limite, au mieux, à l’unique vente d’eaux plates et gazeuses embouteillées dont fait état la pièce C jointe à la déclaration Ngo. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, il y a lieu de se demander si la Marque est présentée telle qu’elle est visée par la demande sur les bouteilles vendues, compte tenu de la séparation du mot GALVANINA des autres éléments de la Marque. Quoi qu’il en soit, cependant, cette vente n’a eu lieu que le 3 février 2017.

[69]  En conséquence, ce facteur favorise légèrement l’Opposante. Quoi qu’il en soit, ce facteur ne sera pas déterminant dans l’issue de la présente affaire.

Genre des produits et nature du commerce des parties

[70]  S’agissant du genre des produits et de la nature du commerce des parties, l’appréciation de la probabilité de confusion repose sur l’examen de l’état déclaratif des produits du requérant qui figure dans sa demande et de l’état déclaratif des produits de l’opposant qui figure dans son enregistrement, eu égard aux voies de commercialisation qui seraient normalement liées à ces produits [voir Mr Submarine, supra; et Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF)]. L’examen de ces états déclaratifs doit être effectué dans l’optique de déterminer le genre probable d’entreprise ou la nature du commerce envisagé par les parties, et non l’ensemble des commerces que le libellé est susceptible d’englober; une preuve de la nature véritable des commerces des parties est utile à cet égard [voir McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[71]  La marque de commerce de l’Opposante est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [Traduction] « eau embouteillée, nommément eau obtenue par osmose inverse et eau gazéifiée obtenue par osmose inverse ». D’après une simple lecture de cet état déclaratif des produits et de l’état déclaratif des produits qui figure dans la Demande, il semble que le genre des produits des parties soit le même en ce qui concerne les [Traduction] « eaux plates », « eaux gazéifiées », « eaux minérales » et « eau minérale aromatisée » de la Requérante, et qu’il soit étroitement apparenté en ce qui concerne les [Traduction] « boissons aux fruits non alcoolisées », « boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits », « jus de fruits » et « jus de légumes » de la Requérante.

[72]  La déclaration Ngo fournit une preuve que les voies de commercialisation de la Requérante comprennent à l’heure actuelle la vente d’eau embouteillée dans des épiceries, mais elle ne fournit aucun renseignement en ce qui concerne les boissons et les jus de la Requérante. Il n’y a absolument aucune preuve du genre d’entreprise de l’Opposante ou de ses voies de commercialisation. Néanmoins, compte tenu du genre des produits en cause et de l’absence de preuve contraire, je suis disposé à inférer que les voies de commercialisation des eaux des parties seraient les mêmes ou seraient semblables et qu’il y aurait au moins un certain recoupement en ce qui concerne les autres boissons de la Requérante.

[73]  Par conséquent, ces facteurs favorisent l’Opposante.

Conclusion en ce qui concerne la confusion

[74]  Après analyse de tous les facteurs pertinents, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée BLU de l’Opposante. Les différences entre les marques, au plan visuel et phonétique et dans les idées suggérées, sont suffisantes pour éviter toute probabilité de confusion quant à la source des produits respectifs des parties, malgré le recoupement dans le genre des produits et également, pourrait-on soutenir, dans la nature du commerce des parties.

[75]  Je tire cette conclusion en tenant compte du fait que la Marque englobe la totalité de l’élément BLU, mais également que cet élément possède un caractère distinctif inhérent relativement faible, surtout en liaison avec de l’eau, et qu’il n’y a aucune preuve qu’il a acquis un quelconque caractère distinctif entre les mains de l’Opposante. S’il avait été démontré que la marque de commerce BLU de l’Opposante était devenue connue Canada en raison de ventes réalisées pendant une longue période, au contraire de la Marque, ma conclusion aurait peut-être été différente.

[76]  Pour ces raisons, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi.

Décision

[77]  Compte tenu de tout ce qui précède, et dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(8) de la Loi.

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Marie-Pierre Hétu, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.	POUR L’OPPOSANTE
Palmer IP Inc.	POUR LA REQUÉRANTE