Référence : 2019 COMC 47

Date de la décision : 2019-05-31
TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.	Partie requérante
et
	Workshop for Sustainable Living, Inc.	Propriétaire inscrite
	LMC864,848 pour la marque de commerce DIGNITI	Enregistrement

Introduction

[1]  Le 5 juin 2017, à la demande de Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Workshop for Sustainable Living, Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC864,848 de la marque de commerce DIGNITI (la Marque).

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants [Traduction] :

PRODUITS

Système intégré et modulaire de soins aux patients constitué d’un matelas réglable pour dormir et se nourrir, d’un baldaquin, d’un cadre de lit, d’une toilette formée d’un siège, d’une cuvette et de conduites de plomberie, d’un harnais de sécurité, d’un appareil d’alimentation formé d’une table pliante, d’un appareil de lavage formé d’articles, d’accessoires et de conduites de plomberie et d’un sèche-cheveux, d’un appareil de divertissement formé d’une radio, d’un téléviseur et d’un lecteur de CD, d’un appareil de levage formé d’un harnais, d’une élingue et d’un palan suspendu, d’un appareil de surveillance à distance constitué d’une caméra, d’un microphone et d’un appareil téléphonique formé d’un téléphone, d’un ordinateur, d’un téléphone cellulaire, de câbles d’ordinateur, de modems et de lignes téléphoniques.’

SERVICES

(1) Conception sur mesure de systèmes intégrés et modulaires de soins aux patients constitués d’un matelas réglable pour dormir et se nourrir, d’un baldaquin, d’un cadre de lit, d’une toilette formée d’un siège, d’une cuvette et de conduites de plomberie, d’un harnais de sécurité, d’un appareil d’alimentation formé d’une table pliante, d’un appareil de lavage formé d’articles, d’accessoires et de conduites de plomberie et d’un sèche-cheveux, d’un appareil de divertissement formé d’une radio, d’un téléviseur et d’un lecteur de CD, d’un appareil de levage formé d’un harnais, d’une élingue et d’un palan suspendu, appareils de surveillance à distance constitués d’une caméra, d’un microphone et d’un appareil téléphonique formé d’un téléphone, d’un ordinateur, d’un téléphone cellulaire, de câbles d’ordinateur, de modems et de lignes téléphoniques.’

(2) Location d’un système intégré et modulaire de soins aux patients constitué d’un matelas réglable pour dormir et se nourrir, d’un baldaquin, d’un cadre de lit, d’une toilette formée d’un siège, d’une cuvette et de conduites de plomberie, d’un harnais de sécurité, d’un appareil d’alimentation formé d’une table pliante, d’un appareil de lavage formé d’articles, d’accessoires et de conduites de plomberie et d’un sèche-cheveux, d’un appareil de divertissement formé d’une radio, d’un téléviseur et d’un lecteur de CD, d’un appareil de levage formé d’un harnais, d’une élingue et d’un palan suspendu, appareils de surveillance à distance constitués d’une caméra, d’un microphone et d’un appareil téléphonique formé d’un téléphone, d’un ordinateur, d’un téléphone cellulaire, de câbles d’ordinateur, de modems et de lignes téléphoniques.’

[3]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 5 juin 2014 au 5 juin 2017.

[4]  Les définitions pertinentes « d’emploi » en liaison avec des produits et des services sont énoncées à l’article 4 de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

4(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des produits ou sur les emballages qui les contiennent est réputée, quand ces produits sont exportés du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces produits.

[5]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[6]  En ce qui concerne les services, la présentation d’une marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services annoncés au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[7]  Le 20 juin 2017, la Propriétaire a fourni une lettre non solennelle et un CD-R en réponse à l’avis du registraire. Le 9 août 2017, la Propriétaire a été informée par le registraire que ces documents ne pouvaient pas être versés au dossier parce que, au titre de l’article 45 de la Loi, une preuve doit être déposée sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle. La Propriétaire a alors fourni la déclaration solennelle de Richard Moerman, faite le 4 août 2017, à Oliver en Colombie-Britannique. Seule la partie requérante a produit des représentations écrites. Aucune des parties n’a sollicité la tenue d’une audience.

La preuve de la Propriétaire

[8]  La déclaration Moerman est brève et indique seulement ce qui suit [Traduction] :

L’OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA (OPIC) EXIGE UNE PREUVE D’EMPLOI PUBLIC ET COMMERCIAL DE LA MARQUE DE COMMERCE DÉPOSÉE « DIGNITI » PENDANT DE LA PÉRIODE DE TROIS ANS PRÉCÉDANT LE 5 JUIN 2017. LA PREUVE PRODUITE RÉPOND À CETTE DEMANDE DE L’OPIC. LA PREUVE PRODUITE ÉTAYE L’EMPLOI ANTÉRIEUR ET ACTUEL DE LA MARQUE DE COMMERCE PAR LE PROPRIÉTAIRE DE LADITE MARQUE DE COMMERCE, RICHARD MOERMAN, WORKSHOP FOR SUSTAINABLE LIVING, INC.

[9]  La déclaration comprend plusieurs documents indiqués comme les pièces 1 à 21. Ces documents semblent être des présentations de format électronique, des dépliants et d’autres documents d’information relatifs aux activités de la Propriétaire. Ces documents sont rangés dans un classeur et divisés au moyen de plusieurs onglets intitulés 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et MISCELLANEOUS [divers]. Bon nombre des documents contiennent des notes manuscrites, habituellement sur les pages de couverture des documents, et ces notes semblent fournir un contexte quant à l’origine des documents. Les pièces ne sont pas approuvées par le commissaire qui a reçu la déclaration et ne sont pas mentionnées dans le texte de la déclaration.

[10]  Dans le classeur, on retrouve entre autres les documents suivants :

·  La pièce 1 est un imprimé de ce qui semble être une présentation électronique de diapositives au sujet des offres de soins à domicile de la Propriétaire, en date du 5 avril 2011. Une note manuscrite indique ceci : « USA MEDICAL CONFERENCE + CO VENTURE GERIATRIC CARE RESEARCH » [conférence médicale américaine + recherche collaborative en soins gériatriques]. Les mots « DIGNITI HOME-HOSPITAL » [domicile-hôpital DIGNITI] figurent dans la partie supérieure de chaque diapositive.

·  La pièce 2 est une brochure d’information datée du mercredi 4 mai 2011, dans laquelle on compare les [Traduction] « soins hospitaliers », les « soins en centres d’hébergement » et les « soins à domicile Digniti ». Une note manuscrite indique ceci : « Health Canada +BC, Ontario Health Ministry » [Santé Canada + C.-B., ministère de la Santé de l’Ontario] Les mots « DIGNITI HOME CARE » [soins à domicile DIGNITI] figurent sur chaque diapositive, accompagnés du symbole de marque de commerce déposée suivant le mot DIGNITI.

·  La pièce 3 est une brochure d’information datée du « 11/7/12 » intitulée « Digniti Care-bed Executive Summary » [Sommaire – lits de soins Digniti], contentant des renseignements sur une unité de lit et de soins mobiles pour personnes âgées. Le mot « Digniti » figure dans toute la présentation et dans le coin inférieur gauche de chaque page. Une note manuscrite indique ceci : « BANK + VENTURE CAPITAL PRESENTATIONS » [banque + présentations sur le capital de risque]

·  La pièce 4 comprend une partie d’une lettre datée du 1^er décembre 2012 décrivant le [Traduction] « bloc de soins Digniti » – qui semble faire référence à l’unité de lit mobile susmentionnée – à une personne intéressée ou à une éventuelle personne intéressée aux États-Unis. Le mot « Digniti » figure dans l’en-tête. Une facture, dans l’en-tête de laquelle figure le mot « Digniti », est également jointe. La facture est datée du « 12/5/12 » et indique l’achat d’un « V.I.P. Reservation Fee » [frais de réservation V.I.P.].

·  La pièce 5 semble être un document de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, daté d’octobre 2012 et intitulé « Select Standing Committee on Health, Interim Report 2011-2012 » [Comité permanent sur la santé, Rapport intérimaire 2011-2012]. Mis à part la couverture, une seule page de ce document est incluse, et porte le titre « Appendix A: Participants » [annexe A : participants]. Dans la liste des participants, on peut lire « Digniti Home-Hospital Project, Rees Moerman » [projet de domicile-hôpital, Rees Moerman]

·  La pièce 6 est constituée de deux photographies d’une enseigne arborant les mots « Digniti Age Lab » [laboratoire sur le vieillissement Digniti]. Une note manuscrite figurant sur la première page indique ceci : « Public Building Signage (9 years on Public Street) » [affichage sur les édifices publics (9 ans dans les rues)].

·  La pièce 7 est constituée de trois illustrations du mot Digniti à l’intérieur d’un ovale bleu, ainsi que les mots « May 28, 2013, Application for commercial use » [28 mai 2013, pour usage commercial] au bas de la page. Une note manuscrite indique ceci : « TRADE MARK APPLICATION GRAPHIC STYLE – LOGO » [demande de marque de commerce, style graphique – logo].

·  La pièce 8 est un document indiquant les coordonnées pour le projet de domicile-hôpital Digniti, et désignant Rees Moerman à titre de président. Une note manuscrite indique ceci : « TRADE PRESS, BUSINESS CARDS – 2004-2015 PERIOD » [presse spécialisée, cartes professionnelles – période de 2004 à 2015]. Sur le document, on peut lire le titre d’appel « Affordable Aging-In-Place Solutions » [solutions abordables pour vieillir à domicile], mais ne fournit aucun autre renseignement à propos des produits ou des services potentiels.

·  Les pièces 9 à 11 sont constituées de photographies montrant une unité de lit et de soins modulaires pour personnes âgées. La Marque figure sur l’unité. Des notes manuscrites indiquent ceci : « Product in Public Demonstration + USE – MEDIA PROFILES » [produit en démonstration publique + EMPLOI – PROFILS MÉDIATIQUES]. Sur la dernière page, la date « 2013 » est écrite à la main.

·  Les pièces 12 à 16 sont constituées de dépliants faisant la promotion des avantages des produits de soins à domicile Digniti. Une note manuscrite indique ceci : « TRADE BROCHURES » [dépliants promotionnels]. Les dépliants ne sont pas datés, mais sont inclus sous l’onglet intitulé « 2014 ».

·  La pièce 17 semble être la page couverture d’un manuel d’utilisateur pour le produit de domicile-hôpital Digniti. Des notes manuscrites indiquent ceci : « EDUCATIONAL + INSTRUCTIONAL MEDIA CLINICAL ORIENTATION PACKAGE » [trousse d’orientation clinique éducative et instructive à l’intention des médias], « USERS MANUALS » [manuels d’utilisateur], « SAFETY DATA » [renseignements sur la sécurité], « TROUBLE SHOOTING » [dépannage], et « ELECTRONIC MEDIA – TRAINING + ORIENTATION MANUALS Publically & Commercially Disbursed » [manuels d’orientation et de formation à l’intention des médias électroniques, distribution publique et commerciale]. Le document est daté de novembre 2015.

·  La pièce 18 est un document intitulé « CRA – SR&ED Application for fiscal year ended February 28, 2016 » [ARC – RS&DE pour l’exercice financier se terminant le 28 février 2016], et consiste en des réponses à des questions concernant les progrès technologiques et les obstacles touchant le produit Digniti. Une note manuscrite indique ceci : « Tax File: Public Documents – CRA Declarations & Annual Tax Filing + Scientific + TAX CREDITS ISSUED SINCE 2009 through 2016 PERIODS » [dossier fiscal : documents publics – déclarations à l’ARC et déclarations fiscales annuelles + scientifiques + crédits d’impôt accordés de 2009 à 2016]. Je souligne que ce document comprend plusieurs déclarations indiquant que le produit de la Propriétaire n’est pas encore sur le marché, par exemple « The current technology development cycle is now in an aggressive wrap-up phase... This is a critical prelude to securing prospective Canadian and foreign commercialization/licensing opportunities » [le cycle actuel de développement de la technologie est présentement dans une phase de conclusion dynamique... il s’agit d’une étape critique pour obtenir des occasions de commercialisation/licence au Canada et à l’étranger] et « commercial licensing agreements to be negotiated in 2017 » [accords de licence commerciale à négocier en 2017 ».

·  La pièce 19 semble être une série de diapositives intitulées « Briefing to the BC Standing Committee on Health Care Sustainability – Written & Oral Submissions » [séance d’information à l’intention du comité permanent sur la durabilité des soins de santé de la C.-B. – présentations écrites et orales]. Une note manuscrite indique ceci : « Health Care Public Presentations on Digniti Care System » [Présentations publiques en soins de santé concernant le système de soins Digniti]. Les diapositives sont datées de juillet 2016.

·  La pièce 20 est constituée d’instructions quant à la façon de placer le logo Digniti sur l’appareil de soins. Les instructions sont datées du 14 décembre 2017.

·  La pièce 21 est constituée d’une série de diapositives datées de 2017, expliquant le produit Digniti. Une note manuscrite indique ceci : « Co-venture manufacturing proposal with US company for export » [proposition de fabrication conjointe avec une entreprise américaine aux fins d’exportation ». Je souligne que la diapositive 63, intitulée « Health Canada Product Licensing Status » [état de la licence de produit de Santé Canada], indique ceci : « An Easy to Launch Product » [un produit facile à lancer] et « All aspects of Digniti-Pod remain as a “Class I” Medical Device in Canada, implying a low barrier constraint for product launch and a very low liability class for patient risk » [tous les aspects du bloc Digniti en font un appareil médical de classe 1 au Canada, ce qui suppose peu d’obstacles au lancement du produit et une très faible catégorie de responsabilité quant aux risques pour le patient].

Analyse

[11]  D’emblée, je souligne que la relation entre la Propriétaire et le déclarant, Richard Moerman, n’est pas expliquée. Les documents qui accompagnent la déclaration semblent indiquer que le président de la Propriétaire est une personne nommée Rees Moerman; même s’il peut s’agir de la même personne que le déclarant, je ne dispose d’aucune preuve me permettant de tirer une telle conclusion. Cependant, compte tenu de mes conclusions ci-dessous, il n’est pas nécessaire que j’aborde cette question.

[12]  La Partie requérante soutient que les documents produits par la Propriétaire sont inadmissibles. Bien que je souligne que le document signé par Richard Moerman est censé être une déclaration solennelle, la Partie requérante soutient [Traduction] « qu’aucun témoignage pertinent n’a été souscrit et qu’aucune attestation de preuve n’a été produite pour la pile de documents fournis ». La Partie requérante soutient que le registraire doit rejeter toute preuve alléguée n’ayant pas été souscrite, confirmée ou déclarée, citant à l’appui Porsche AG c Procycle Inc (1992), 45 CPR (3d) 432, et Grand Lodge c Lombard Scotch Whisky (1993), 49 CPR (3d) 394.

[13]  Il a été établi que les lacunes techniques de la preuve ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l’avis prévu à l’article 45, lorsque la preuve produite pourrait suffire à établir l’emploi [voir Baume & Mercier SA c Brown (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^re inst)]. Par exemple, le registraire admet en preuve des pièces qui n’ont pas été correctement approuvées si la preuve contenue dans ces pièces a clairement été identifiée et expliquée dans le corps de l’affidavit [voir, à titre d’exemple, Borden & Elliot c Raphaël Inc (2001), 16 CPR (4th) 96 (COMC)].

[14]  Cependant, en l’espèce, bien que les notes manuscrites sur les documents indiquent qu’il s’agit de « pièces » et fournissent un certain contexte, les documents ne sont pas mentionnés dans la déclaration Moerman, et ces documents n’ont pas été approuvés par le commissaire qui a reçu la déclaration; de plus, ils ne font pas non plus partie d’un affidavit ni d’une déclaration solennelle. Cela constitue bien plus qu’une simple lacune technique. Par conséquent, je conviens avec la Partie requérante que les documents joints désignés comme pièces ne sont pas admissibles en l’espèce [pour des conclusions semblables, voir Smart & Biggar c Terfloth Trade Marks Ltd, 2014 COMC 158 au para 11; Modern Warehouse Imports Inc c Sanginesi, 2017 COMC 18 aux para 11 et 12].

[15]  Même si je devais accepter les documents joints à la déclaration Moerman comme admissibles, je ne serais pas convaincu qu’ils établissent l’emploi de la Marque en liaison avec les produits et les services visés par l’enregistrement au sens des définitions énoncées à l’article 4 de la Loi. La plupart des documents sont antérieurs ou ultérieurs à la période pertinente. En outre, les documents datés de la période pertinente semblent présenter un produit n’ayant pas encore été mis sur le marché, comme l’indique le libellé des pièces 18 et 21. À titre d’exemple, comme je l’ai mentionné précédemment, la demande de crédit d’impôt produite comme pièce 18 indique que la Propriétaire espérait commercialiser et offrir sous licence son produit en 2017, et les diapositives de la proposition de fabrication datant de quelque part en 2017 qui figure à la pièce 21 semblent ne faire référence qu’à un lancement prospectif du produit. Rien n’indique, où que ce soit dans les documents, que cette commercialisation ou que ce lancement a eu lieu avant la fin de la période pertinente. En outre, il n’y a aucune preuve de ventes ou de transferts des produits visés par l’enregistrement au Canada, ni de l’exportation depuis le Canada, pendant de la période pertinente ou à tout autre moment.

[16]  Parallèlement, en ce qui a trait aux services, bien que certains documents pourraient raisonnablement être considérés comme des annonces, je souligne que la présence d’une marque dans l’annonce prélancement d’un service qui n’est pas encore offert ne constitue pas un emploi de la marque [Denman Place Investments Ltd c Hefru Food Services Ltd (1972), 8 CPR (2d) 199, au para 8; Express File Inc c HRB Royalty Inc, 2005 CF 542, au para 22]. En l’espèce, il n’y a aucune preuve qui me permette de conclure que la Propriétaire offrait et était prête à exécuter les services visés par l’enregistrement au Canada pendant la période pertinente. À titre d’exemple, bien que la note manuscrite sur la pièce 6 indique que l’affichage public pour « Digniti Age Labs » [laboratoires sur le vieillissement Digniti] a été présenté pendant neuf ans, rien n’indique si cette période recoupe la période pertinente et, quoi qu’il en soit, l’enseigne n’annonce aucun produit ou service en particulier. Parallèlement, rien n’indique si, ou à qui, les brochures présentées aux pièces 12 à 16 ont été distribuées. Au mieux, la pièce 21 semble indiquer que la Propriétaire était prête à exécuter certains services de fabrication au Canada en 2017, mais on ne sait pas si la Propriétaire était prête à concevoir et à fabriquer chacun des produits énumérés dans la description des services formulée dans l’enregistrement, et les documents produits en pièce n’indiquent pas si l’offre a été présentée avant la fin de la période pertinente.

[17]  Compte tenu de tout ce qui précède, j’estime que la propriétaire inscrite n’a pas établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits et les services visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[18]  De plus, je ne dispose d’aucune preuve de l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi.

Décision

[19]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Gregory Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Sophie Ouellet, trad. a.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

AGENT(S) AU DOSSIER

Aucun agent nommé	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE