Référence : 2019 COMC 45

Date de la décision : 2019-05-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Supreme Brands L.L.C.	Partie requérante
et
	Joy Group OY	Propriétaire inscrite
	LMC656,049 pour la marque de commerce TORSPO LMC707,775 pour la marque de commerce TORSPO et Dessin	Enregistrements

[1]  Le 6 juillet 2016, à la demande de Supreme Brands L.L.C. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné des avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Joy Group OY (la Propriétaire), la propriétaire inscrite des enregistrements n^o LMC656,049 de la marque de commerce TORSPO et n^o LMC707,775 de la marque de commerce TORSPO et Dessin, reproduite ci-dessous (TORSPO & Dessin) (collectivement les Marques) :

[2]  La marque de commerce TORSPO est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [traduction] :

(1) Bâtons de hockey.

(2) Lames de rechange pour bâtons de hockey.

(3) Sacs d’athlétisme.

[3]  La marque de commerce TORSPO & Dessin est constituée d’un dessin d’un joueur de hockey stylisé au-dessus du mot TORSPO et est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

Équipement de patin à roues alignées, de hockey sur glace et de patin sur glace, nommément culottes de hockey rembourrées, culottes de hockey, équipement de protection pour le haut du corps, épaulières, coudières, jambières, protège-avant-bras, protège-cou, gants de hockey, gants de protection pour le patin à roues alignées, gants de gardien de but, jambières de gardien de but, casques, masques protecteurs, patins à glace, patins à roues alignées, patins de hockey, patins de patinage artistique, bâtons de hockey, bâtons de gardien de but de hockey, palettes de rechange pour bâtons de hockey, manches de bâtons de hockey, rondelles et balles de hockey et de patin à roues alignées, protecteurs buccaux, protège-cou, protège-avant-bras, plastrons et protège-bras, gourdes, coquilles de protection, sacs d’équipement de hockey et de patin à roues alignées, porte-jarretelles de hockey ainsi que vêtements de hockey et de patin à roues alignées, nommément jerseys, chemises, pantalons, shorts et uniformes.

[4]  L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 6 juillet 2013 au 6 juillet 2016.

[5]  La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, qui est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (COMC) 62 (COMC)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (COMC) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (COMC) 56 (CF 1^re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (COMC) 228 (COMC)].

[7]  En réponse à chacun des avis du registraire, la Propriétaire a fourni la déclaration de son [Traduction] « propriétaire », le directeur général et président du conseil d’administration, Jussi Salonoja, faite le 1^er février 2017, en Finlande. Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; aucune audience n’a été tenue.

La preuve du Propriétaire

[8]  Dans sa déclaration, M. Salonoja affirme que la Propriétaire est une entreprise finnoise privée de placement en actions dans divers secteurs d’activités.

[9]  En ce qui concerne la Marque, M. Salonoja affirme que pendant la première moitié de 2012, il a été approché à propos d’un investissement potentiel dans l’entreprise du Minnesota Torspo Hockey International, Inc. (THI), propriétaire des marques de commerce TORSPO aux États-Unis, au Canada, en Russie, dans l’Union européenne (UE), en Suisse et en Norvège. Il explique que TORSPO est [Traduction] « une marque d’équipement de hockey sur glace originaire de Finlande ayant connu son heure de gloire dans les années 1970 et 1980 », quoique « [vers la fin] des années 1990, ses activités avaient presque cessé ». M. Salonoja affirme qu’il était évident que l’investissement [Traduction] « représentait un risque important », puisque les perspectives commerciales de THI étaient incertaines, mais qu’il était néanmoins très intéressé par le développement et l’exploitation de cette [Traduction] « marque traditionnelle » finnoise.

[10]  M. Salonoja décrit ensuite l’investissement de la Propriétaire dans THI et ce qui s’est ensuivi. Les points saillants en sont les suivants :

1. L’investissement de la Propriétaire s’est traduit par le financement de THI en retour de quoi la Propriétaire devait recevoir des actions de THI.
2. L’entente entre ces deux parties a été conclue le 18 mai 2012 et comprenait la cession à la Propriétaire de [Traduction] « tous les droits de propriété intellectuelle liés à la marque TORSPO », avec une « option de rachat » par THI suivant le remboursement du financement. Cependant, à l’insu de la Propriétaire, les droits de propriété intellectuelle avaient déjà été promis à deux banques du Minnesota. Ces garanties n’avaient pas été enregistrées auprès d’une autorité autre que le secrétaire d’État du Minnesota.
3. Aux termes de cette entente, THI était responsable de la direction commerciale en Amérique du Nord; cependant les ventes [Traduction] « n’ont pas connu l’essor escompté ».
4. La Propriétaire et sa filiale Torspo Finland Oy ont investi des centaines de milliers de dollars en financement par des prêts, en commercialisation et dans d’autres coûts, et pourtant, la Propriétaire [Traduction] « a eu de la difficulté à savoir comment était utilisé son financement ».
5. Dès l’automne 2012, la relation entre les entreprises [Traduction] « avait été rompue ».
6. Le 15 mai 2014, THI a demandé la protection de la loi sur les faillites, ce qui, [Traduction] « dans les faits, a suspendu les activités liées à TORSPO ». La Propriétaire a demandé au tribunal de repousser cette demande.
7. En lien avec cette procédure de faillite, THI a intenté une poursuite contre la Propriétaire afin que la cession des droits de propriété intellectuelle soit réputée sans effet, mais la poursuite a été rejetée le 4 mars 2015.
8. En mai 2015, les banques ont vendu leurs garanties de THI à la Partie requérante qui a par la suite informé la Propriétaire d’une vente de liquidation qui serait tenue le 23 septembre 2015.
9. Les garanties des banques n’avaient pas été enregistrées auprès du registraire des marques de commerce du Canada. Selon M. Salonoja, [Traduction] « [d]ans pratiquement tous les pays, l’omission d’enregistrer des garanties à l’égard d’une marque de commerce auprès de l’autorité concernée entraîne l’invalidité des garanties et/ou l’octroi à un acheteur de bonne foi subséquent d’une protection contre [les] garanties qui n’avaient pas été enregistrées ». Par conséquent, la Propriétaire est devenue la [Traduction] « propriétaire légitime » des enregistrements canadiens des Marques, et a été inscrite comme propriétaire en octobre 2015.
10. La Propriétaire a demandé une déclaration du tribunal de district du Minnesota aux États-Unis pour empêcher la vente de liquidation des marques de commerce TORSPO à l’extérieur des États-Unis, mais cette demande a été rejetée par le tribunal le 16 mai 2016. Le rejet était dû en partie à la [Traduction] « déclaration [de la Partie requérante] portant que les garanties ne toucheraient pas, dans les faits, les marques de commerce non américaines ».
11. À la date de la déclaration de M. Salonoja, la Propriétaire est la propriétaire inscrite des marques de commerce TORSPO au Canada, dans l’UE, en Russie et en Suisse, alors que la Partie requérante est la propriétaire inscrite des enregistrements américains et norvégiens. Cependant, la Partie requérante tente de faire radier sommairement les enregistrements canadiens et a porté en appel la décision du Bureau de la propriété intellectuelle de l’UE de maintenir la marque de commerce de l’UE au nom de la Propriétaire.

[11]  En ce qui concerne l’emploi des Marques au Canada, M. Salonoja affirme que la Propriétaire n’a pas accès aux documents comptables de THI pour vérifier à quel moment les Marques ont été employées en dernier lieu dans ce pays et, en raison des relations tendues entre les parties, une telle information ne peut être obtenue de la part de THI. M. Salonoja affirme que selon [Traduction] « la meilleure connaissance et estimation » de la Propriétaire, les Marques ont été employées en dernier lieu au Canada par THI [Traduction] « au moins en 2011 ou 2012 ».

[12]  M. Salonoja affirme que la Propriétaire elle-même n’a pas employé l’une ou l’autre des Marques au Canada, en raison des différends susmentionnés. Il affirme précisément ce qui suit [Traduction] :

La raison justifiant le défaut d’emploi est le risque d’aller de l’avant avec un investissement supplémentaire en temps et en argent dans la marque et l’entreprise TORSPO, étant donné le différend litigieux à l’égard de la propriété. Également, la répartition géographique potentielle de la propriété des marques de commerce TORSPO partout dans le monde, particulièrement en Amérique du Nord, complique davantage la création du potentiel commercial de la marque, ce qui se traduit par un arrêt de l’emploi des marques de commerce TORSPO au Canada, en attente de la résolution des questions en litige à l’échelle mondiale.

[13]  Cependant, M. Salonoja affirme également qu’il est toujours [Traduction] « très intéressé » par le développement et l’exploitation des droits de propriété intellectuelle de cette [Traduction] « marque traditionnelle finnoise d’équipement de hockey sur glace ».

[14]  À cet égard, M Salonoja affirme que, malgré la situation actuelle, la Propriétaire a l’intention de commencer à vendre les produits TORSPO—principalement les bâtons de hockey—au Canada avant la fin du mois d’août 2017. Il affirme que la Propriétaire est présentement à l’étape du développement de produits pour compléter son inventaire, précisant que des échantillons de nouveaux produits ont été fabriqués et qu’il existe [Traduction] « un plan de mise à jour du portefeuille ». Il affirme qu’il est prévu que toutes les ventes au Canada seront faites par l’intermédiaire de distributeurs locaux et d’une boutique virtuelle au www.torspo.fi, ajoutant que des négociations concernant une collaboration pour la distribution au Canada sont [Traduction] « en cours ».

[15]  M. Salonoja nomme des entreprises en Finlande et au Canada avec lesquelles la Propriétaire collabore au développement de produits, ainsi que [Traduction] « plusieurs fabricants en Asie », en plus des noms de deux entreprises avec lesquelles elle est en négociation en ce qui concerne la distribution.

[16]  Finalement, cinq pages intitulées « Composite Sticks » [Bâtons composites] sont jointes à la déclaration de M. Salonoja. Chacune des pages décrit un modèle différent de bâton de hockey, et présente un bâton de hockey arborant la marque de commerce TORSPO sur le manche et un dessin de joueur de hockey qui ressemble à celui de la marque TORSPO & Dessin sur le talon du bâton. Le bas de chaque page indique que ces bâtons de hockey représentent la [Traduction] « gamme de produits de hockey TORSPO 2017 ». Cependant, ces pages sont présentées après l’apostille jointe à l’affidavit et M. Salonoja n’en parle pas. Elles ne sont pas endossées par le notaire ayant reçu la déclaration ni autrement indiquées comme pièces et elles ne portent pas les initiales qui figurent sur les pages de la déclaration qui précèdent la page de signature.

Admissibilité de la preuve

[17]  En ce qui concerne l’admissibilité des documents joints à la déclaration de M. Salonoja, il a été établi que les lacunes techniques de la preuve ne devraient pas empêcher une partie de répondre de façon satisfaisante à l’avis prévu à l’article 45 lorsque la preuve produite pourrait suffire à établir l’emploi [voir Baume & Mercier SA c Brown (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^re inst)]. À titre d’exemple, le registraire a occasionnellement admis en preuve des pièces qui ne sont pas correctement souscrites si les documents sont clairement identifiés et expliqués dans le corps de l’affidavit ou de la déclaration solennelle [voir, à titre d’exemple, Borden & Elliot c Raphaël Inc (2001), 16 CPR (COMC) 96 (COMC)]. En l’espèce, cependant, la déclaration Salonoja ne fait aucunement référence aux documents joints.

[18]  Dans ses représentations écrites, la Propriétaire soutient que [Traduction] « la valeur probante de la preuve compense toute lacune technique à la présenter correctement » et que, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, le registraire a [Traduction] « un certain pouvoir discrétionnaire et une certaine latitude » en ce qui concerne l’admissibilité de la preuve et qu’il est [Traduction] « ouvert à une approche libérale plus large en ce qui concerne la nature et la forme de la preuve requise » — citant Baume & Mercier, supra, et Barrigar & Oyen c Canada (Registraire des marques de commerce) (1994), 54 CPR (COMC) 509 (CF 1^re inst) à l’appui.

[19]  Cependant, l’article 45 de la Loi requiert précisément que la preuve soit produite sous la forme d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, et le fait que les documents en l’espèce ne sont ni mentionnés par le déclarant ni désignés comme pièces jointes à la déclaration équivaut à plus qu’une simple lacune technique. [Pour des conclusions semblables, voir Bereskin & Parr c Teletronic Communications Ltd (1997), 78 CPR (COMC) 406 (COMC); et Smart & Biggar c Terfloth Trade Marks Ltd, 2014 COMC 158, 2014 CarswellNat 4069.]

[20]  Les affaires mentionnées par la Propriétaire se distinguent du fait que ni l’une ni l’autre ne parle d’une tentative de présenter une preuve qui ne figure nulle part dans l’affidavit ou la déclaration solennelle, tel que l’exige l’article 45.

[21]  Par contre, pour les raisons susmentionnées, j’estime que les documents supplémentaires en l’espèce n’ont pas été présentés dans le cadre d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Ils sont donc inadmissibles et je n’en tiendrai pas compte dans le cadre de cette procédure.

[22]  Quoi qu’il en soit, même si je considérais que les documents joints font partie de la déclaration Salonoja, ils ne changeraient pas ma décision en l’espèce, pour des raisons qui seront exposées ci-dessous.

Remarques préliminaires concernant la compétence du registraire

[23]  Dans ses représentations écrites, la Propriétaire soutient également que l’affaire en l’espèce [Traduction] « n’en est pas une qui devrait être tranchée dans le cadre d’une procédure de radiation sommaire au titre de l’article 45 de [la Loi] », à cause de « la nature complexe et litigieuse du différend entre les parties en ce qui concerne la propriété des marques et des enregistrements TORSPO au Canada ». La Propriétaire soutient que le registraire n’a pas compétence pour trancher la question en cause entre les parties, laquelle est, [Traduction] « en substance », celle de savoir si une inscription au registre devrait être radiée au motif qu’elle n’exprime pas exactement ou ne définit pas les droits actuels de la personne qui semble être la propriétaire inscrite. La Propriétaire soutient qu’il [Traduction] « ne s’agit pas d’une situation prévue à l’article 45 puisqu’il n’est pas dans l’intérêt du public de radier les enregistrements TORSPO en tenant dûment compte des faits de cette affaire et de l’intérêt continu des deux parties à l’égard de la propriété des marques au Canada ».

[24]  En effet, la portée de la procédure prévue à l’article 45 est limitée : l’article a pour objet d’offrir une procédure simple et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Il a été établi que la procédure prévue à l’article 45 ne vise pas à résoudre des différends ni à trancher les droits entre des parties ayant des intérêts commerciaux concurrents [voir Meredith & Finlayson c Canada (Registraire des marques de commerce) (1991), 40 CPR (3d) 409 (CAF)]. Une partie qui tente de faire radier une marque de commerce au titre de l’article 45 ne peut que présenter des arguments concernant l’emploi de la marque [voir United Grain Growers Ltd c Lang Michener, 2001 CAF 66, 12 CPR (4th) 89 (CAF); et Prince c Andrés Wines Ltd, 2004 CF 812, 38 CPR (4th) 424].

[25]  Par conséquent, une fois que l’avis prévu à l’article 45 a été donné, la motivation d’une partie requérante à demander que soit donné l’avis prévu à l’article 45 n’est pas pertinente. Ainsi, la seule question qui doit être tranchée est celle de savoir si la preuve fournie est suffisante pour maintenir l’enregistrement.

Remarques préliminaires concernant des faits non produits en preuve

[26]  Je souhaite souligner d’entrée de jeu que les représentations écrites de la Partie requérante comprennent des observations concernant sa propre recherche portant sur le site Web mentionné dans la déclaration de M. Salonoja. Les faits allégués par la Partie requérante à cet égard ne font pas partie de la preuve et ces observations seront par conséquent écartées.

Analyse

[27]   En l’absence d’une preuve d’emploi de la Marque, la question qui se pose est celle de savoir si, aux termes de l’article 45(3) de la Loi, il existait des circonstances spéciales justifiant ce défaut d’emploi. En règle générale, le défaut d’emploi doit être sanctionné par la radiation, mais il peut être fait exception à cette règle lorsque le défaut d’emploi est attribuable à des circonstances spéciales [Scott Paper Ltd c Smart & Biggar, 2008 CAF 129, 65 CPR (4th) 303].

[28]  Pour déterminer si l’existence de circonstances spéciales a été démontrée, le registraire doit en premier lieu déterminer la raison pour laquelle la marque de commerce n’a pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales [Registraire des marques de commerce c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. Les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^re inst)].

[29]  S’il détermine que les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances justifient la période de défaut d’emploi. Cette décision repose sur l’examen de trois critères : 1) la durée de la période pendant laquelle la marque n’a pas été employée; 2) la question de savoir si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et 3) la question de savoir s’il existe une intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque à court terme [selon Harris Knitting Mills, supra]. L’intention de reprendre l’emploi à court terme doit être corroborée par un [Traduction] « fondement factuel suffisant » [NTD Apparel Inc c Ryan, 2003 CFPI 780, 27 CPR (4th) 73 (CF 1^re inst), au paragraphe 26].

[30]  Ces critères sont tous trois pertinents, mais le deuxième critère doit obligatoirement être rempli pour que l’on puisse conclure à l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi [selon Scott Paper, supra].

Les raisons du défaut d’emploi constituent-elles des circonstances spéciales?

[31]  Je souligne d’emblée que les raisons du défaut d’emploi doivent s’appliquer à toute la période pertinente [selon Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Rath, 2010 COMC 34, 82 CPR (4th) 77; et PM-DSC Toronto Inc c PM-International AG, 2013 COMC 15, 110 CPR (4th) 378].

[32]  En l’espèce, M. Salonoja affirme que c’est le fait que THI a demandé la protection de la Loi sur les faillites le 15 mai 2014 qui a, [Traduction] « dans les faits, suspendu les activités liées à TORSPO ». Cependant, il n’explique pas pourquoi les Marques n’ont pas été employées au Canada au début de la période pertinente, à savoir du 6 juillet 2013 au 15 mai 2014.

[33]  La seule indication que fournit M Salonoja à cet égard est sa déclaration portant que les ventes en Amérique du Nord [Traduction] « n’ont pas connu l’essor escompté ». Cependant, il ne dit pas pourquoi. Il souligne que la Propriétaire a eu de la difficulté à obtenir de l’information de THI, mais n’établit aucun lien entre le problème de communication et les ventes ou l’activité de valorisation de la marque de THI. De plus, bien qu’il mentionne l’option de rachat des Marques par THI suivant le remboursement du financement, il n’explique pas s’il y avait quelque chose dans l’entente conclue entre la Propriétaire et THI qui empêchait la Propriétaire de prendre d’autres mesures pour exploiter les Marques pendant ce temps.

[34]  Notamment, M. Salonoja ne précise pas non plus dans quelle mesure les efforts de commercialisation de THI en Amérique du Nord visaient le Canada, au-delà de la [Traduction] « meilleure connaissance et estimation » de la Propriétaire portant que les Marques ont été employées en dernier lieu dans ce pays [Traduction] « au moins en 2011 ou 2012 ».

[35]  En l’absence d’autres renseignements, il est difficile de déterminer si l’emploi des Marques a cessé à cause de faibles ventes dues aux conditions défavorables du marché ou en raison de facteurs découlant des stratégies d’affaires et de commercialisation de la Propriétaire à l’égard de THI.

[36]  Quoi qu’il en soit, il est bien établi que, de façon générale, ni des conditions de marché défavorables ni des décisions d’affaires volontaires de la part d’un propriétaire de marque de commerce ne sont des raisons inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles justifiant le défaut d’emploi qui constituent des circonstances spéciales [voir Harris Knitting Mills, supra; Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^re inst); et Cotton Club, supra)].

[37]  En ce qui concerne la période allant du 15 mai 2014 à la fin de la période pertinente, soit le 6 juillet 2016, M. Salonoja indique que la raison du défaut d’emploi des Marques est [Traduction] « le risque d’aller de l’avant avec un investissement supplémentaire en temps et en argent dans la marque et l’entreprise TORSPO en raison du différend litigieux à l’égard de la propriété ».

[38]  Également, il affirme que [Traduction] « la répartition géographique potentielle de la propriété des marques de commerce TORSPO partout dans le monde, particulièrement en Amérique du Nord, complique davantage la création du potentiel commercial de la marque, ce qui se traduit par un arrêt de l’emploi des marques de commerce TORSPO au Canada, en attente de la résolution des questions en litige à l’échelle mondiale. ».

[39]  Cependant, si la Propriétaire a choisi de s’abstenir d’employer les Marques jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans le litige l’opposant à la Partie requérante à l’égard de la propriété des Marques dans le monde, alors, en l’absence de renseignements supplémentaires, une telle décision peut seulement être considérée comme une décision volontaire de la part de la Propriétaire.

[40]  À cet égard, la Cour fédérale a statué que certaines circonstances, par exemple une récession, même si elles échappent à la volonté de quiconque, n’ont néanmoins rien d’exceptionnel [Lander, supra]. Pareillement, un différend qui porte sur une marque de commerce ne constitue pas un fait exceptionnel dans le monde des affaires [voir Jose Cuervo SA de CV c Bacardi & Company Limited, 2009 CF 1166, 78 CPR (4th) 451, conf. 2010 CAF 248, 102 CPR (4th) 332; Karoun Dairies Inc c Karoun Dairies SAL, 2013 COMC 228, 117 CPR (4th) 30].

[41]  La Propriétaire soutient que les faits en l’espèce [Traduction] « vont bien au-delà d’une situation où un Propriétaire inscrit attend simplement “l’issue du litige” comme le prétend la Partie requérante ». Selon l’observation de la Propriétaire, la nature litigieuse des interactions entre la Propriétaire et la Partie requérante (et le prédécesseur de la Partie requérante) pendant les années précédant la période pertinente et pendant cette période constitue [Traduction] « des circonstances particulières et anormales » qui entraîneraient des [Traduction] « inconvénients graves » si la Propriétaire continuait d’employer les Marques. La Propriétaire cite Cotton Club, supra, à l’appui de son allégation.

[42]  Cependant, bien que l’échec de la relation entre la Propriétaire et THI soit regrettable, M. Salonoja ne fournit aucune indication justifiant que les circonstances de l’espèce étaient inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles pour une entreprise privée de placement en actions dans divers secteurs d’activités. Rien n’indique non plus que l’application subséquente de garanties était en soi inhabituelle, peu commune ou exceptionnelle.

[43]  Je tiens également à souligner que, dans Cotton Club, la mention de [Traduction] « circonstances particulières ou anormales » par la Cour fait référence à l’affaire anglaise Aktiebolaget Manus c R J Fullwood & Bland, Ltd (1948), 66 RPC 71, dans laquelle la Cour d’appel a tenu compte des [Traduction] « circonstances exceptionnelles de la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement des lois en vigueur en temps de guerre ... qui ont rendu l’importation des appareils de [la propriétaire] quasiment impossible ». Il n’y a aucune preuve de circonstances particulières ou anormales comparables en l’espèce.

[44]  Compte tenu de ce qui précède, il m’est impossible de conclure que les raisons du défaut d’emploi des Marques en l’espèce constituent des circonstances spéciales.

Les circonstances justifieraient-elles le défaut d’emploi?

[45]  De plus, même si j’admettais que les raisons de défaut d’emploi de la Propriétaire pourraient être considérées comme des circonstances « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles », je ne suis pas convaincue qu’elles justifient la période de défaut d’emploi en l’espèce. À cet égard, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a satisfait aux critères énoncés dans Harris Knitting Mills.

La période de défaut d’emploi

[46]  M. Salonoja affirme que la Propriétaire n’a pas accès aux documents comptables de THI pour vérifier à quel moment les Marques ont été employées en dernier lieu au Canada.

[47]  Lorsqu’aucune date de premier emploi n’est fournie ou qu’elle n’est pas claire, la date de l’enregistrement ou, si la marque de commerce a subséquemment été cédée, la date de la cession au propriétaire actuel sera généralement celle qui sera prise en compte [voir Cassels Brock & Blackwell LLP c Montorsi Francesco E Figli – SpA, 2004 CF 753, 35 CPR (4th) 35; et Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^re inst)].

[48]  En l’espèce, les Marques ont été enregistrées en 2006 et 2008 respectivement. La cession à la Propriétaire a été inscrite le 16 octobre 2015, établissant le 13 juin 2012 comme date de changement de propriété. Par conséquent, aux fins de la présente analyse, j’estime que la période de défaut d’emploi commence à la date de l’acquisition des Marques par la Propriétaire en 2012. Cette date est conforme à [Traduction] « la meilleure connaissance et estimation » de la Propriétaire portant que les Marques ont été employées en dernier lieu au Canada au moins en 2011 ou 2012, déterminant ainsi une période de défaut d’emploi d’environ quatre ans.

Les raisons du défaut d’emploi étaient-elles indépendantes de la volonté de la propriétaire?

[49]  Comme je l’ai indiqué précédemment, le défaut d’emploi des Marques au Canada en l’espèce semble être lié à des décisions d’affaires volontaires.

[50]  En ce qui concerne la partie de la période pertinente antérieure à la faillite de THI, comme je l’ai indiqué précédemment, en l’absence d’autres renseignements de la part de la Propriétaire, il est difficile de déterminer si l’emploi des Marques a cessé en raison des faibles ventes dues aux conditions défavorables du marché ou en raison de facteurs découlant des stratégies commerciales de la Propriétaire à l’égard de THI.

[51]  Cependant, même des allégations concernant les conditions de marché sont nécessairement liées, du moins en partie, aux décisions d’affaires et aux efforts de commercialisation du propriétaire d’une marque de commerce.

[52]  En l’espèce, M. Salonoja mentionne que la Propriétaire [Traduction] « a eu de la difficulté à savoir comment était utilisé son financement ». Cependant, il ne fournit aucune information concernant la stratégie d’affaires de la Propriétaire à la lumière des relations d’affaires tendues avec THI. Il n’apparaît donc pas évident dans quelle mesure l’emploi des Marques aurait pu être limité par des conditions du marché par opposition à des décisions d’affaires volontaires de la Propriétaire. En effet, la décision d’investir dans une entreprise étrangère ayant des perspectives commerciales [Traduction] « incertaines » semblerait une prise en charge volontaire des risques de la part de la Propriétaire.

[53]  En ce qui concerne la deuxième partie de la période pertinente, la Propriétaire soutient que, dans [Traduction] « un contexte si litigieux », sous la menace d’autres différends dans l’éventualité où la Propriétaire devait employer les marques TORSPO au Canada sans confirmation de propriété, une approche [Traduction] « prudente et judicieuse » de reprise de l’emploi est [Traduction] « plus que justifiée ».

[54]  Cependant, dans Jose Cuervo, supra, tout en reconnaissant que la menace d’un litige imminent concernant les marques de commerce pourrait raisonnablement justifier une courte période de défaut d’emploi, la Cour a finalement maintenu la décision du registraire portant que le fait [Traduction] « d’attendre l’issue du litige » constitue un choix volontaire et délibéré.

[55]  En l’espèce, M. Salonoja admet que les garanties des banques relativement aux Marques seraient généralement sans effet sur les droits de marque de commerce de la Propriétaire dans pratiquement tous les pays. Il affirme que la possibilité que la propriété soit divisée en fonction de pays complique la création du [Traduction] « potentiel commercial » de la marque TORSPO, mais il ne fournit aucun renseignement sur des difficultés précises qui empêchent la Propriétaire d’employer les Marques au Canada.

[56]  Bien qu’une décision de ne pas investir plus de temps et d’argent dans une marque de commerce dont la propriété fait l’objet d’un litige puisse être judicieuse d’un point de vue commercial, aux fins de la présente analyse, cela constitue une décision volontaire de la part de la Propriétaire plutôt qu’un facteur indépendant de la volonté de la Propriétaire. En effet, comme l’a laissé entendre la Partie requérante, le fait que la Propriétaire a ultérieurement pris les mesures nécessaires pour reprendre l’emploi des Marques avant la résolution du différend à l’échelle mondiale tend à suggérer que le [Traduction] « contexte litigieux » et la menace d’un litige n’a pas, dans les faits, empêché la Propriétaire d’employer les Marques.

[57]  Quant au fait que le produit était lancé [Traduction] « dans le monde entier », le registraire a déjà considéré la priorisation d’une stratégie commerciale mondiale comme étant une décision délibérée qui n’est pas indépendante de la volonté du propriétaire de la marque de commerce [voir, à titre d’exemple, Math c Mainse, 2015 COMC 32, CarswellNat 1385; et 167081 Canada Inc c Guess? Inc (2009), 77 CPR (4th) 291 (COMC)].

[58]  En effet, la Propriétaire n’a fourni aucune preuve démontrant la nécessité d’une stratégie commerciale mondiale ou l’absence de latitude au moment de décider de ne pas chercher des marchés individuels. M. Salonoja n’expose aucune difficulté rencontrée dans la commercialisation des Produits TORSPO en exclusivité au Canada ni ne présente de mesures prises pour surmonter ces difficultés.

[59]  Ici encore, bien qu’une stratégie commerciale mondiale puisse être un choix d’affaires judicieux, il semble qu’il s’agisse d’une décision volontaire de la part de la Propriétaire plutôt que d’un élément indépendant de la volonté de la Propriétaire.

[60]  Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que les raisons du défaut d’emploi en l’espèce étaient indépendantes de la volonté de la Propriétaire.

Existait-il une intention sérieuse de reprendre l’emploi à court terme?

[61]  Finalement, M. Salonoja fait quelques déclarations générales en ce qui concerne les mesures prises par la Propriétaire pour reprendre l’emploi des Marques au Canada. À cet égard, il affirme que la Propriétaire en est à l’étape du développement de produits — des échantillons ont été fabriqués et la mise à jour du portefeuille a été prévue — et que des négociations concernant la distribution sont [Traduction] « en cours ». Il nomme certaines entreprises avec lesquelles la Propriétaire collabore à cet égard, et il indique l’intention de commencer à vendre les [Traduction] « produits TORSPO, principalement les bâtons de hockey » au Canada [Traduction] « avant la fin du mois d’août 2017 ».

[62]  Cependant, les déclarations de M. Salonoja sont, pour la plupart, vagues et sans fondement. À titre d’exemple, bien qu’il affirme une intention de commencer à vendre les [Traduction] « produits TORSPO » avant la fin du mois d’août 2017, il ne précise pas laquelle des deux Marques sera employée, ni quels produits, autres que les bâtons de hockey, seront lancés pendant cette période. De plus, il ne révèle pas l’état des négociations concernant la distribution, ou les mesures prises pour aller de l’avant, pour étayer le sérieux de l’intention de la Propriétaire d’employer les Marques avant la date donnée.

[63]  Dans ses représentations écrites, la Propriétaire soutient avoir démontré [Traduction] « une intention véritable de reprendre l’emploi des marques au Canada le plus rapidement possible » et que les enregistrements ne devraient pas être radiés compte tenu de l’intention [Traduction] « constante et sérieuse » de la Propriétaire d’employer et de développer la marque TORSPO au Canada, de la date de l’investissement initial de la Propriétaire en 2012 à ce jour.

[64]  Cependant, je souligne que M. Salonoja n’indique pas que la Propriétaire a tenté de reprendre l’emploi des Marques avant la réception de l’avis prévu à l’article 45. Au contraire, il semblerait, selon les déclarations de M. Salonoja, que l’intention de la Propriétaire pendant la période pertinente était de maintenir l’emploi des Marques en suspens [Traduction] « en attente de la résolution des questions en litige à l’échelle mondiale », plutôt que de reprendre rapidement l’emploi des Marques.

[65]  Quoi qu’il en soit, même l’intention réalisée de reprendre l’emploi d’une marque de commerce peu de temps après la fin de la période pertinente n’est pas en soi suffisante pour justifier une période de défaut d’emploi. Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale, [Traduction] « [l]es plans d’usage futur n’expliquent pas la période de non‑emploi » [Scott Paper, supra, au para 28].

[66]  Par conséquent, même si j’admettais que les documents joints à la déclaration Salonoja comme preuve à l’appui de la date prévue de reprise de l’emploi des Marques — sans tenir compte de la question de la différence entre les marques de commerce figurant sur les bâtons de hockey illustrés et la marque de commerce TORSPO & Dessin telle qu’elle est enregistrée —, cette preuve ne suffirait pas à justifier le défaut d’emploi en l’espèce.

[67]  Compte tenu de ce qui précède, même si je devais conclure que les raisons du défaut d’emploi données par la Propriétaire constituent des circonstances spéciales, je ne serais pas convaincue que ces circonstances justifient la période de défaut d’emploi.

Décision

[68]  Dans ces circonstances, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a établi l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi des Marques pendant la période pertinente au sens de l’article 45(3) de la Loi.

[69]  Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Oksana Osadchuk

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Nathalie Tremblay, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Kirby Eades Gale Baker	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Moffat & Co.	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE