Référence : 2019 COMC 75

Date de la décision : 2019-07-25

[TRADUCTION CERTIFIÉE

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Aird & Berlis LLP	Partie requérante
et
	Erick Factor	Propriétaire inscrit
	LMC863,582 pour la marque de commerce Medicann	Enregistrement

 

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC863,582 de la marque de commerce Medicann (la Marque), appartenant à Erick Factor.

[2]  La Marque est enregistrée en liaison avec les produits et services suivants [Traduction] :

Produits :

Herbes naturelles, teintures, huiles et produits comestibles contenant certaines formes de THC, de cannabinoïdes et de cannabidiol pour le traitement du cancer, des lésions de la moelle épinière, du VIH, de l’arthrite sévère, de l’épilepsie et de la sclérose en plaques.

 

Services :

Exploitation d’un point de vente au détail de produits médicinaux et thérapeutiques.

 

[3]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement à l’égard des produits, mais de le modifier de manière à supprimer les services étant donné que l’emploi de la Marque telle qu’enregistrée n’a pas été établi en liaison avec les services.

La procédure

[4]  Le 20 mars 2017, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Erick Factor (le Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande d’Aird & Berlis LLP (la Partie requérante).

[5]  L’avis enjoignait au Propriétaire de fournir une preuve établissant qu’il a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 20 mars 2014 et le 20 mars 2017, en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement. Dans le cas où la Marque n’avait pas été ainsi employée, le Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d’emploi depuis cette date.

[6]  Les définitions pertinentes d’« emploi » qui s’appliquent en l’espèce sont énoncées aux articles 4(1) et 4(2) de la Loi, lesquels sont libellés comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2)  Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » et qu’à ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270].

[8]  En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a produit son propre affidavit, souscrit le 16 juin 2017, accompagné des pièces A à Q.

[9]  Aucune des parties n’a produit d’observations écrites. Seul le Propriétaire a choisi de présenter des observations à l’audience qui a été tenue.

La preuve

[10]  M. Factor atteste que le 5 novembre 2010, il a ouvert un dispensaire de marijuana médicinale à Vancouver, en Colombie-Britannique, sous la dénomination Westcoast Medicann (le Dispensaire). Il atteste que le Dispensaire a vendu et continue de vendre différents produits du cannabis, y compris les produits visés par l’enregistrement. Il affirme que l’emplacement du Dispensaire a changé, mais que depuis 2010, la Marque a été présentée de façon continue sur une enseigne qui est bien en vue, et que la Marque est apposée directement sur les produits vendus par le Dispensaire ou sur une étiquette attachée à ces produits.

[11]  M. Factor explique qu’il a également employé, depuis novembre 2010, le logo d’une croix stylisée de pair avec la Marque. Il joint comme pièce A à son affidavit deux versions du logo Medicann (reproduites ci-dessous), lesquelles, affirme-t-il, présentent toutes deux clairement la Marque :

Version 1  Version 2

 

[12]  M. Factor atteste que, le 20 juillet 2010, il a fait enregistrer le nom de domaine westcoastmedicann.com, et que, en novembre 2010, il a commencé à vendre, soit lui-même soit par l’entremise de ses licenciés, sur ce site Web (la Boutique en ligne), les mêmes produits que ceux offerts au Dispensaire, y compris des bourgeons de marijuana (herbes naturelles), des teintures, des huiles et des produits comestibles contenant certaines formes de THC, de cannabinoïdes et de cannabidiol pour le traitement de divers problèmes de santé, notamment, à titre d’exemple, le cancer, les lésions de la moelle épinière, le VIH, l’arthrite sévère, l’épilepsie et la sclérose en plaques. Il atteste qu’il est également propriétaire des domaines suivants medicann.net, medicann.ca, mymedicann.com, eastcoastmedicann.net et eastcoastmedicann.com, lesquels redirigent tous l’utilisateur vers la Boutique en ligne. Il joint comme pièce B des imprimés tirés de Whois montrant les détails relatifs à ces noms de domaine qui, atteste-t-il, sont enregistrés à son nom ou au nom de sa société ou de l’une de ses entreprises. M. Factor est identifié comme étant l’inscrivant ou la personne-ressource de l’administration à l’égard de quatre des noms de domaine enregistrés, dont deux désignent également Westcoast Medicann Society ou Westcoast Medicann Society Inc. comme personne-ressource de l’organisation ou de l’inscrivant. Plusieurs des enregistrements indiquent également la même adresse, soit l’adresse que M. Factor désigne dans le préambule de son affidavit comme étant son adresse personnelle.

[13]  M. Factor affirme que, en tout temps pendant la période pertinente, il a vendu lui-même et/ou par l’entremise de ses licenciés, au Dispensaire ou dans la Boutique en ligne les produits suivants :

• bourgeons de marijuana séchés – c.-à-d. [Traduction] « herbes naturelles... contenant certaines formes de THC, de cannabinoïdes et de cannabidiol » (« Herbes ») pour le traitement de différents problèmes de santé, notamment, à titre d’exemple, le cancer, les lésions de la moelle épinière, le VIH, l’arthrite sévère, l’épilepsie et la sclérose en plaques;
• teintures à base de cannabis – c.-à-d. [Traduction] « teintures... contenant certaines formes de THC, de cannabinoïdes et de cannabidiol » (« Teintures ») pour le traitement de différents problèmes de santé, notamment, à titre d’exemple, le cancer, les lésions de la moelle épinière, le VIH, l’arthrite sévère, l’épilepsie et la sclérose en plaques;
• huiles à base de cannabis – c.-à-d. [Traduction] « huiles... contenant certaines formes de THC, de cannabinoïdes et de cannabidiol » (« Huiles ») pour le traitement de différents problèmes de santé, notamment, à titre d’exemple, le cancer, les lésions de la moelle épinière, le VIH, l’arthrite sévère, l’épilepsie et la sclérose en plaques; et
• produits comestibles à base de cannabis – c.-à-d. [Traduction] « produits comestibles... contenant certaines formes de THC, de cannabinoïdes et de cannabidiol » (« Produits comestibles ») pour le traitement de différents problèmes de santé, notamment, à titre d’exemple, le cancer, les lésions de la moelle épinière, le VIH, l’arthrite sévère, l’épilepsie et la sclérose en plaques.

[14]  À l’appui, M. Factor joint comme pièces C, G, H et J des photographies de contenants dans lesquels les « Herbes », les « Teintures », les « Huiles » et les « Produits comestibles », respectivement, ont été vendus pendant la période pertinente, ainsi que des étiquettes pour ces contenants. Les étiquettes de produits qui figurent dans les photographies présentent la Marque selon la version deux du logo Medicann susmentionné. Chacune des étiquettes décrit un produit qui, je l’admets, s’inscrit dans la portée des produits visés par l’enregistrement énumérés par M. Factor.

[15]  M. Factor joint ensuite comme pièces D, E et F, des rapports de ventes contenant les catégories « Herbes », « Teintures », « Huiles » et « Produits comestibles » et répertoriant les ventes de ces produits pour les semaines du 9 au 15 février 2014, du 16 au 19 août 2015 et du 7 au 9 novembre 2016, respectivement, qui ont eu lieu à l’établissement Medicann de la rue Cambie. Il atteste que les « Herbes », les « Teintures », les « Huiles » et les « Produits comestibles » figurant dans les rapports de ventes des pièces D à F ont été vendus dans des bouteilles des types montrés respectivement dans les pièces C, G, H et J ou étiquetées au moyen d’étiquettes des types montrés respectivement dans les pièces C, G, H et J ou dans des bouteilles semblables arborant la Marque.

[16]  Enfin, M. Factor atteste que, en tout temps pendant la période pertinente, il a, par l’intermédiaire du Dispensaire et de la Boutique en ligne, offert les services visés par l’enregistrement et a présenté la Marque dans l’annonce de ces services. À l’appui, il joint comme pièces K, L, M, N et O, des imprimés tirés de la page d’accueil du site westcoastmedicann.com, telle qu’elle se présentait le 7 février 2011, le 2 août 2014, le 27 juin 2015, le 8 août 2016 et le 18 mai 2017, respectivement. L’imprimé du site Web en pièce M contient également une photographie d’un dispensaire situé sur la rue Cambie, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il joint aussi les documents suivants :

• Pièce P – des annonces de produits médicinaux et thérapeutiques offerts en vente dans la Boutique en ligne le 26 septembre 2014.
• Pièce Q – un exemple d’annonce pour le Dispensaire et la Boutique en ligne (et les services connexes) parue dans le journal Westender le 5 juin 2014.

 

[17]  Dans les annonces décrites ci-dessus, dans tous les cas sauf un, y compris l’enseigne du dispensaire/de la boutique présente sur la photographie de la pièce M, la Marque est présentée sous la forme Westcoast Medicann et accompagnée du logo de croix stylisée, comme suit :

Dans l’unique cas où la Marque est présentée autrement (pièce L), elle est présentée comme suit (la version « dessin humoristique ») :

Analyse et motifs de décision

[18]  À l’audience, l’agent du Propriétaire a identifié deux questions principales et a axé ses observations sur ces deux questions, qui sont les suivantes :

  i.  L’emploi des marques composées établi dans la preuve constitue-t-il un emploi de la marque nominale déposée?

  ii.  L’emploi établi dans la preuve constitue-t-il un emploi par le Propriétaire ou un emploi qui peut être attribué au Propriétaire?

[19]  En ce qui concerne l’emploi de la Marque sur les produits, à savoir la version deux constituée de Medicann et du logo de croix stylisée , le Propriétaire soutient qu’il ne fait aucun doute que cet emploi, qui est dominé par le mot Medicann, constitue un emploi de la marque nominale [citant Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF) concernant le principe relatif à la variation portant que les caractéristiques dominantes de la marque doivent être conservées pour qu’il y ait emploi]. Je conviens avec le Propriétaire que le terme Medicann, dans ce cas, est dominant, de sorte qu’une présentation de cette manière constitue un emploi de la Marque en soi. La caractéristique dominante de la Marque a été conservée et demeure reconnaissable malgré l’ajout du logo de croix stylisée moins dominant.

[20]  En ce qui concerne les services, le Propriétaire soutient que la Marque est principalement présentée sur des enseignes intérieures et autrement, sous la forme Westcoast Medicann et logo de croix stylisée  qui, soutient-il, constitue également un emploi de la Marque nominale. À cet égard, le Propriétaire soutient que le terme Westcoast est descriptif, en ce sens qu’il fait référence à l’emplacement géographique des dispensaires, et que la croix est descriptive lorsqu’elle accompagne le mot Medicann. Le Propriétaire soutient que, quoi qu’il en soit, la pièce L contient un exemple d’emploi de la version « dessin humoristique » de Medicann et du logo de croix stylisée (semblable à celle employée sur les produits).

[21]  Le Propriétaire compare la présente situation aux conclusions tirées dans l’affaire Imex Systems Inc c Pinnacle Webworx Inc, 2015 COMC 163, et soutient que la marque de commerce « My City » est moins dominante que Medicann dans son contexte parce que Medicann se distingue par son lettrage vert et parce que le terme Westcoast et le dessin de croix sont descriptifs. En outre, le Propriétaire soutient que le terme Medicann fait écho à ce qui figure sur les bouteilles de produits et que, selon les principes établis dans Promafil, les consommateurs reconnaîtraient quand même la Marque.

[22]  Cependant, dans Imex Systems, la marque nominale My City était présentée sous la forme d’un dessin accompagné de termes descriptifs désignant un site Web et l’emplacement des services connexes. La Commission a statué que la marque My City demeurait dominante, et que les autres éléments étaient de nature descriptive et, tel que présenté, moins prédominants et considérablement plus petit que MY CITY, de sorte que les consommateurs ne les interpréteraient pas comme faisant partie de la marque de commerce en soi. En outre, la présence d’un bouton « Change City » [changer de ville] sur les pages Web produites en pièce elles-mêmes a constitué un facteur dans cette décision, en ce sens que, puisque le texte descriptif en caractères plus petits était interchangeable, il n’était pas dominant. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Bien que Westcoast puisse être descriptif, il n’occupe pas visuellement une place moins importante que Medicann, tel que cet élément est présenté. En outre, le descripteur d’emplacement n’est jamais iremplacé par un autre descripteur d’emplacement, sauf dans la preuve des enregistrements de noms de domaine, lesquels ne constituent pas eux-mêmes un emploi de la Marque en soi, et ne servent qu’à rediriger ou acheminer l’utilisateur par URL vers la Boutique en ligne à westcoastmedicann.com.  Enfin, le dessin de croix stylisée est substantiellement plus grand dans sa présentation en liaison avec les services qu’avec les produits, de sorte qu’il forme l’élément dominant de ce que je considère comme une marque composée. La disposition et le style de police de caractères des termes Westcoast et Medicann, de pair avec le logo de croix stylisée, donnent l’apparence d’une marque unitaire ou composée, dont tous les éléments semblent être des éléments essentiels à l’ensemble de la marque. C’est pour ces raisons que la présente espèce se distingue des affaires invoquées par le Propriétaire [voir Vermillion Intellectual Property Corporation c Vermillion Energy, Inc, 2017 COMC 24; Norton Rose Fulbright Canada LLP c Nectar, Inc, 2017 COMC 80].

[23]  En effet, chaque affaire doit être jugée en fonction des faits qui lui sont propres, et le simple fait qu’un élément ajouté soit suggestif ou descriptif ne signifie pas nécessairement que le consommateur moyen percevrait cet élément comme étant purement descriptif et comme ne faisant pas partie de la marque de commerce en soi [voir, à titre d’exemple, Tasty Burger Corporation c Maple Leaf Foods Inc/Les Aliments Maple Leaf Inc, 2014 COMC 160]. Ainsi, j’estime qu’une telle présentation constitue une variante importante qui fait en sorte que la Marque telle qu’enregistrée n’est plus reconnaissable à la vue de la marque de commerce présentée [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)].

[24]  Quant à l’emploi du logo Medicann accompagné de la croix stylisée (semblable à celui employé sur les produits) dans la version « dessin humoristique », qui est représentée sur la capture d’écran du site Web en pièce L, la Marque est visuellement intégrée/englobée dans le dessin de camion de livraison, dans la mesure où la marque telle qu’employée ne peut pas être considérée comme un emploi de la marque déposée en soi.

[25]  Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, j’admets que le Propriétaire a établi l’emploi de la Marque telle qu’enregistrée en liaison avec les produits, mais pas en liaison avec les services.

[26]  Comme je l’ai mentionné précédemment, des observations ont également été présentées au nom du Propriétaire, portant que l’emploi établi dans la preuve était un emploi de la Marque par le Propriétaire ou un emploi qui peut lui être attribué. À cet égard, le Propriétaire soutient qu’il est possible d’inférer que les entités qui figurent le plus fréquemment dans la preuve, à savoir West Coast Medical – WCMC et Westcoast Medical Society, sont des entreprises appartenant à M. Factor.

[27]  Je n’ai aucune difficulté à tirer cette inférence. En effet, au paragraphe 5 de son affidavit, M. Factor atteste précisément que les noms de domaine (dont les détails sont présentés en pièce B) sont enregistrés à son nom ou au nom de sa société ou de l’une de ses entreprises. Comme je l’ai mentionné précédemment, les détails montrent que l’adresse d’affaires des différents inscrivants des noms de domaine est la même que l’adresse personnelle de M. Factor, plusieurs indiquant aussi que M. Factor est l’inscrivant ou la personne-ressource de l’administration. Je souligne que ces entités sont les mêmes que celles qui figurent dans l’ensemble de la preuve, sur les étiquettes de produits et les imprimés tirés du site Web. Étant donné que les adresses d’affaires et l’adresse personnelle de M. Factor sont les mêmes et vu la déclaration sous serment de M. Factor portant que les entités énumérées dans les détails relatifs aux noms de domaine lui appartiennent, je suis disposée à inférer que M. Factor est la tête dirigeante de ces entités, de sorte que l’on peut raisonnablement conclure à l’existence d’une licence verbale et au contrôle de tout emploi de la Marque par ces entités [concernant une conclusion semblable, à titre d’exemple, Gowling Lafleur Henderson LLP c Gerald Alan Croxall, 2013 COMC 1 (CanLII), 109 CPR (4th) 148].

[28]  En effet, en l’absence d’une déclaration claire quant à une licence ou à l’exercice d’un contrôle ou d’une copie d’un accord de licence prévoyant l’exercice du contrôle requis, les exigences de l’article 50(1) de la Loi peuvent également être satisfaites en fournissant une preuve que le propriétaire de la marque de commerce exerce lui-même le contrôle requis [voir Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248, au paragraphe 84]. Bien que le simple fait qu’un propriétaire inscrit et un licencié soient des sociétés apparentées ne soit pas suffisant pour démontrer qu’un contrôle est exercé en vertu d’une licence conformément à l’article 50 [voir MCI Communications Corp c MCI Multinet Communications Inc (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC) et Dynatech Automation Systems Inc c Dynatech Corp (1995), 64 CPR (3d) 101 (COMC)], il est possible d’inférer que ce contrôle existe lorsqu’une personne est une administratrice ou une dirigeante à la fois du propriétaire inscrit et du licencié [voir Petro-Canada c 2946661 Canada Inc (1999), 83 CPR (3d) 129 (CF 1^re inst); Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce) 1999 CarswellNat 652 (CAF)]. Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fardeau de preuve léger et de l’objet de l’article 45 de la Loi, j’admets que tout emploi de la Marque établi dans la preuve constitue un emploi par le Propriétaire ou un emploi qui peut lui être attribué.

Décision

[29]  Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu à l’égard des produits et sera modifié afin de supprimer les services selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Sophie Ouellet, trad.a.

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2019-03-26

COMPARUTIONS

Bruce M. Green	POUR LE PROPRIÉTAIRE INSCRIT
Aucune comparution	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP	POUR LE PROPRIÉTAIRE INSCRIT
Aird & Berlis LLP	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE