Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2019 COMC 76

Date de la décision : 2019-07-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

	Perry + Currier	Partie requérante
et
	GSG Fasteners, LLC	Propriétaire inscrit
	LCD26,319 pour la marque de commerce DOT	Enregistrement

 

 

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LCD26,319 de la marque de commerce DOT (la Marque), appartenant à GSG Fasteners, LLC.

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants [Traduction] :

• (1) Boutons-pression.

 

(2) Fermetures à glissière, pièces radio et pièces électriques, plus particulièrement connues sous le nom de prises de radio, cadrans lumineux de radio, borniers de radio, connecteurs de radio, boîtiers de prises pour lampes électriques, douilles filetées, lames de fiches et contacts : bijoux, en particulier bracelets en métaux non précieux.

[3]  Pour les raisons exposées ci-après, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement à l’égard des [Traduction] « boutons-pression », mais également de le modifier afin de supprimer les autres produits.

LA PROCÉDURE

[4]  Le 7 juillet 2017, le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à GSG Fasteners, LLC (la Propriétaire). Cet avis a été donné à la demande de Perry + Currier (la Partie requérante).

[5]  L’avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu’elle a employé la Marque au Canada, à un moment quelconque entre le 7 juillet 2014 et le 7 juillet 2017, en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement. Dans le cas où la Marque n’avait pas été ainsi employée, le Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons du défaut d’emploi depuis cette date.

[6]  La définition pertinente d’« emploi » qui s’applique en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]  Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le niveau de preuve auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est peu élevé [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)] et il n’est pas nécessaire de produire une « surabondance d’éléments de preuve » [Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)]. Cependant, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement [Uvex Toko c John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8]  En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Shane McEntyre, le vice-président du marketing et des ventes pour la marque DOT de la Propriétaire, souscrit le 8 janvier 2018 et accompagné des pièces A à D.

[9]  Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune des parties n’a sollicité la tenue d’une audience.

LA PREUVE

[10]  M. McEntyre décrit la Propriétaire comme étant une fabricante mondiale de produits de fixation, de composantes sur mesure et de solutions pour machines de fixation destinés aux marchés industriels et du vêtement, qui compte des clients partout dans le monde, y compris au Canada.

[11]  M. McEntyre atteste que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec des [Traduction] « boutons-pression » pendant la période pertinente au Canada. À cet égard, M. McEntyre atteste que la Marque est présente directement sur les boutons-pression, ainsi que sur leur emballage. À l’appui, il joint comme pièce A à son affidavit des photographies de boutons-pression et de leur emballage, lesquels arborent tous clairement la Marque. Il affirme que ces photographies sont représentatives de la façon dont la Marque était présentée sur de tels produits vendus au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente.

[12]  À titre de preuve de ventes par la Propriétaire de tels boutons-pression, M. McEntyre joint comme pièce B à son affidavit, des copies de quatre factures représentatives datant de la période pertinente adressées à des clients situés au Canada qui, affirme-t-il, reflètent les ventes de [Traduction] « pièces de fixation » arborant la Marque. Comme autre preuve de ventes, M. McEntyre affirme que le revenu de la Propriétaire tiré de la vente de [Traduction] « pièces de fixation » en liaison avec la Marque pendant la période pertinente au Canada a dépassé 950 000 $ CA annuellement pour les années 2014 à 2017.

[13]  En outre, M. McEntyre affirme que les clients canadiens peuvent également acheter des [Traduction] « pièces de fixation » arborant la Marque (dans un emballage arborant également la Marque) directement auprès du [Traduction] « site Web de DOT Fasteners » que détient et exploite la Propriétaire. Il fournit comme pièce C des captures d’écran de ce site Web qui, atteste-t-il, présentent la Marque en liaison avec la gamme de pièces de fixation DOT et sont représentatives de la façon dont ces produits étaient offerts aux clients canadiens pendant la période pertinente par l’intermédiaire de ce site Web.  Je souligne que seuls les boutons-pression de marque DOT sont présentés et que la livraison de ces produits au Canada est possible.

[14]  Enfin, M. McEntyre affirme que la Propriétaire annonce des pièces de fixation arborant la Marque au moyen de catalogues de produits.  Il fournit comme pièce D un spécimen de catalogue de produits présentant des pièces de fixation, lesquelles, atteste-t-il, arborent toutes la Marque. Il atteste également que la Propriétaire a distribué ce catalogue à des consommateurs canadiens pendant la période pertinente. Le catalogue semble annoncer différents types de boutons-pression.

ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

• [15] En l’espèce, j’admets que la Propriétaire a établi l’emploi en liaison avec des [Traduction] « boutons-pression » conformément aux articles 4 et 45 de la Loi. À cet égard, les factures produites en pièce, la correspondance entre les numéros d’articles indiqués sur les factures et les boutons-pression de marque DOT présentés sur le site Web et dans le catalogue de produits de la Propriétaire, et les chiffres de ventes fournis confirment tous clairement que les boutons-pression de la Propriétaire ont été vendus au Canada pendant la période pertinente. En outre, les images produites en pièce démontrent que la Marque est clairement présentée sur les boutons-pression et leur emballage. Tout ce qui précède, de pair avec les déclarations solennelles de M. McEntyre, est suffisant, à mon avis, pour constituer une preuve prima facie d’emploi à l’égard des produits [Traduction]« boutons-pression » visés par l’enregistrement.

 

• [16] En ce qui concerne les autres produits, bien que M. McEntyre fasse quelques déclarations générales dans son affidavit au sujet de « pièces de fixation », la preuve est muette en ce qui concerne les produits [Traduction] « fermetures à glissière » visés par l’enregistrement ainsi que tous les autres produits. En effet, même la Propriétaire, lorsqu’elle décrit la preuve dans ses observations, fait uniquement mention des [Traduction] « boutons-pression ».

 

• [17] Bien que la Propriétaire, dans ses observations écrites, cite des affaires dans lesquelles il a été statué qu’il n’était pas nécessaire de démontrer l’emploi à l’égard de chacun des produits visés par l’enregistrement pour empêcher la suppression du registre [Saks & Co Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^re inst); et Ridout & Maybee LLP c Omega SA, (2005), 39 CPR (4th) 261 (CF)], elle cite ces affaires uniquement pour invoquer le principe général portant que la procédure prévue à l’article 45 est de nature sommaire et administrative.

 

• [18] En effet, dans certaines circonstances, en raison de la nature sommaire de la procédure prévue à l’article 45 et de la volonté qui s’ensuit d’éviter la surabondance d’éléments de preuve, il n’est pas toujours nécessaire d’établir l’emploi en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement pour empêcher la suppression dans le registre [Saks & Co Canada; Ridout & Maybee]. Cette approche se révèle pertinente dans les affaires où il y a une longue liste de produits et où l’état déclaratif des produits est structuré de telle manière que la démonstration de l’emploi à l’égard d’un certain nombre de produits d’une même catégorie peut être suffisante pour établir l’emploi à l’égard de l’ensemble de la catégorie.   Dans de telles circonstances, un affidavit doit contenir une déclaration claire d’emploi pendant la période pertinente en liaison avec chacun des produits et doit présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce est employée en liaison avec chaque produit.

 

• [19] En l’espèce, la liste de produits visés par l’enregistrement est limitée, de sorte que j’estime qu’il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce que la Propriétaire fournisse une certaine preuve à l’égard de chacun des produits. De même, ’la nature de certains des autres produits, comme les [Traduction] « pièces radio », est telle qu’on ne sait pas très bien sils appartiendraient logiquement à la même catégorie ou s’ils arboreraient une marque de la même manière que les « boutons-pression ».Quoi qu’il en soit, M. McEntyre ne fait pas de déclaration claire quant à l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits et la Propriétaire n’a pas fourni de preuve me permettant de conclure que l’emploi de la Marque s’étend aux autres produits.

 

• [20] Compte tenu de ce qui précède, l’emploi de la Marque a seulement été établi en liaison avec les « boutons-pression ». Étant donné que l’emploi n’a pas été établi à l’égard des autres produits et qu’aucune circonstance spéciale n’a été présentée pour justifier le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec ces produits, les autres produits seront supprimés de l’enregistrement. 

DÉCISION

[21]  Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits (2), à savoir « Fermetures à glissière, pièces radio et pièces électriques, plus particulièrement connues sous le nom de prises de radio, cadrans lumineux de radio, borniers de radio, connecteurs de radio, boîtiers de prises pour lampes électriques, douilles filetées, lames de fiches et contacts : bijoux, en particulier bracelets en métaux non précieux » de l’état déclaratif des produits.

• [22] L’état déclaratif des produits modifié sera libellé comme suit [Traduction] :

(1)  Boutons-pression.

______________________________

Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP	POUR LE PROPRIÉTAIRE INSCRIT
Perrier + Currier	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE