Référence : 2019 COMC 73

Date de la décision : 2019-07-19

[TRADUCTION CERTIFIÉE

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Zaika Foods	Partie requérante
et
	Punjab Trading Incorporated	Propriétaire inscrit
	LMC634,833 pour la marque de commerce Chakki Fresh	Enregistrement

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC634,833 de la marque de commerce Chakki Fresh (la Marque), appartenant à Punjab Trading Incorporated.

[2]  La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les produits [Traduction] « farines de toutes sortes, nommément farine de blé, de maïs, de pois et de riz; épices ».

[3]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement.

Introduction

[4]  Le 11 avril 2017, à la demande de Zaika Foods (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à Punjab Trading Incorporated (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5]  L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la marque a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 11 avril 2014 au 11 avril 2017.

[6]  La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec des produits est énoncée à l’article 4 de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8]  Le 10 novembre 2017, la Propriétaire a produit l’affidavit de Rakesh Sharma, le directeur général de la Propriétaire, souscrit le 10 novembre 2017. Les parties ont toutes deux produit des observations écrites. La tenue d’une audience n’a pas été demandée.

[9]  À titre préliminaire, je souligne que, dans ses observations écrites, la Partie requérante fait référence à des faits qui n’ont pas été présentés en preuve. Je ne tiendrai pas compte de ces observations [Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International Inc (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)]. En outre, je souligne que la Partie requérante présente des observations concernant la validité de la marque de commerce; or, la question de la validité dépasse la portée de la procédure prévue à l’article 45 et, par conséquent, je ne tiendrai pas compte de ces observations non plus [Ridout & Maybee srl c Omega SA, 2005 CAF 306].

La preuve de la Propriétaire

[10]  M. Sharma affirme qu’il est responsable de superviser les ventes, le marketing, l’octroi de licences et la distribution des produits arborant la Marque au Canada, et qu’il occupe son poste actuel depuis 2002. Il explique que la Marque est a été employée de façon continue au Canada par la Propriétaire en liaison avec les produits visés par l’enregistrement depuis au moins aussi tôt que 2005.

[11]  Selon M. Sharma, la Marque est employée sur les emballages de produits alimentaires de diverses marques appartenant à la Propriétaire. Comme pièce A, il joint des photographies de spécimens d’emballages arborant la Marque utilisés pour différents types de farines et d’épices, y compris de la farine de pois chiche, de la farine de maïs sucré, de la farine de riz, du cumin en poudre, du piment rouge en poudre, du tandoori masala et du curcuma en poudre. M. Sharma affirme que ces emballages sont représentatifs de la façon dont la Marque était présentée sur les produits de la Propriétaire pendant la période pertinente. Sur certains des emballages montrés en pièce A, la Marque est suivie du mot « atta »; M. Sharma explique que ce mot signifie [Traduction] « farine » en Hindi et en Punjabi et, pour confirmer cette traduction, il joint comme pièce B un imprimé tiré du service Google Traduction.

[12]  M. Sharma affirme que, dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu des produits arborant la Marque directement à des magasins spécialisés dans les produits sud-asiatiques, des épiceries traditionnelles, des supermarchés et des magasins généraux au Canada, ainsi qu’à des distributeurs qui les ont ensuite vendus à des magasins de détail canadiens. À titre d’exemple, il affirme que la Propriétaire a vendu des produits arborant la Marque à des entités appelées New Asian Spice Market et Indian Spice Market pendant la période pertinente. Comme pièce C, il joint six factures datant toutes de la période pertinente. Chacune de ces factures est adressée à l’une des deux entités susmentionnées, comporte un en-tête indiquant le nom de la Propriétaire, « ptifoods », ainsi qu’une adresse et d’autres coordonnées, et répertorie de multiples articles identifiés par la Marque, y compris de la farine de maïs, de la coriandre en poudre, du cumin en poudre, du garam masala en poudre, du curcuma en poudre, du piment rouge en poudre, du blé concassé, de la farine de riz et de l’« atta ». M. Sharma affirme que l’inscription « SHAKTI CHAKKI FRESH ATTA » figurant sur la facture désigne de la farine de blé.

[13]  M. Sharma affirme en outre que les produits arborant la Marque ont été commandés par un détaillant et distributeur du nom d’Oriental Food Mart, qui exploite un magasin appelé Al Premium, lequel achète des produits alimentaires destinés à être vendus dans des magasins Walmart sélectionnés. Comme pièce D, il joint des bons de commande reçus d’Oriental Food Mart datant de mars 2017 et concernant des articles identifiés par la Marque. Chaque bon de commande est accompagné d’une facture correspondante émise par la Propriétaire à l’égard des articles identifiés par la Marque.

[14]  M. Sharma atteste que les revenus que la Propriétaire a tirés des produits arborant la Marque pendant la période pertinente sont supérieurs à 150 000 $. Enfin, comme pièces E et F, respectivement, il joint des captures d’écran tirées d’une publicité télévisée et des spécimens d’affiches qui ont, dans les deux cas, été utilisés pour annoncer les produits arborant la Marque pendant la période pertinente.

Analyse

[15]  Comme je l’ai mentionné ci-dessus, une part considérable des arguments de la Partie requérante concerne le caractère soi-disant descriptif de la Marque. La Partie requérante affirme qu’elle ne soulève pas cette question dans le but de contester la validité de la marque de commerce, mais plutôt de démontrer que son emploi en tant que marque de commerce est [Traduction] « ambigu ». Or, il est bien établi que la procédure prévue à l’article 45 n’a pas pour objet de trancher les questions de fond telles que la propriété, le caractère distinctif, le caractère descriptif ou l’abandon d’une marque de commerce déposée [voir United Grain Growers Ltd c Lang Michener 2001 CAF 66 et Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^re inst)]. Dans United Grain Growers, au para 14, la Cour d’appel fédérale s’est exprimée en ces termes [Traduction] :

Il n’y a rien dans l’article 45 qui demande au registraire de réexaminer la question de savoir si la marque de commerce déposée est employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises. Aux termes de l’article 45, le seul devoir du registraire est plutôt de déterminer, à l’égard des marchandises que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce, telle qu’elle se trouve dans le registre, a été employée dans les trois ans précédant l’avis.

En conséquence, je ne peux tenir compte des arguments de la Partie requérante qui se rapportent à la question de savoir si l’expression « Chakki Fresh » est employée à des fins descriptives ou de façon à distinguer les produits visés par l’enregistrement.

[16]  Dans le cadre de ses arguments concernant la nature prétendument descriptive de la Marque, la Partie requérante souligne que la Marque est souvent présentée en conjugaison avec d’autres éléments; par exemple, elle est suivie du mot « ATTA » sur certaines des images d’emballages en pièce A et elle est précédée par « PTI » sur les factures en pièce C. Il s’agit donc d’une question de variation. En réponse, la Propriétaire fait valoir que rien dans la législation n’interdit d’employer deux marques de commerce ou plus de façon simultanée et cite la décision Mantha & Associates c Old Time Stove Co (1990), 30 CPR (3d) 574 (COMC), dans laquelle il a été déterminé que l’emploi de BEAUMONT CHALET constituait l’emploi de deux marques de commerce distinctes. La Propriétaire soutient que la présente affaire est comparable, car la marque de commerce PTI renvoie à la marque mère de tous les produits de la Propriétaire ou, subsidiairement, au nom commercial de la Propriétaire, alors que la Marque désigne une gamme de farines et d’épices relevant de la marque mère.

[17]  Dans Mantha & Associates, la registraire a considéré que l’emploi de la marque déposée BEAUMONT en conjugaison avec d’autres mots désignant des sous-marques de la gamme de produits Beaumont (par exemple, BEAUMONT CHALET) constituait un emploi de deux marques différentes et a maintenu l’enregistrement de la marque de commerce BEAUMONT. De façon similaire dans Comstock Ltd c Commodity Quotations Inc (1997), 83 CPR (3d) 240 (COMC), le registraire a conclu que l’emploi de S&P COMSTOCK constituait en réalité l’emploi de deux marques de commerce différentes. Pour parvenir à cette conclusion, le registraire a établi une distinction entre cette affaire et Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), et a souligné que S&P semblait être la marque maison et le nom commercial du requérant. De même, le registraire a considéré que Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull, SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF) ne s’appliquait pas, car cette affaire portait sur une marque mixte alors que S&P COMSTOCK constituait l’emploi de deux marques différentes.

[18]  Si j’applique à la présente espèce le raisonnement suivi dans les deux affaires susmentionnées, je suis convaincu que l’acheteur moyen comprendrait que « PTI » est soit la marque maison de la Propriétaire soit son nom commercial et qu’il percevrait, de ce fait, « Chakki Fresh » comme une marque distincte de « PTI » [pour des conclusions similaires, voir Brooks c Ranpro Inc, 2011 COMC 74; Gowling Lafleur Henderson LLP c Ten Ren Tea Co, 2012 COMC 21; Bennett Jones LLP c Pirelli Tyre SpA, 2013 COMC 37]. À cet égard, je souligne que le nom commercial de la Propriétaire, « ptifoods », figure au haut de la page accompagné d’une adresse et d’autres coordonnées. De plus, les photographies jointes comme pièce A montrent la Marque employée seule, ce qui renforce la perception que l’emploi de PTI CHAKKI FRESH constitue l’emploi de deux marques de commerce distinctes.

[19]  La Partie requérante soutient également que certaines des images jointes comme pièces à l’affidavit de M. Sharma semblent avoir été modifiées numériquement et insinue que le lettrage sur l’emballage montré en pièce A pourrait avoir été remplacé par un nouveau lettrage. À mon avis, cet argument est sans fondement. Rien dans la preuve ne m’amène à penser qu’une ou plusieurs images auraient été modifiées numériquement ni ne me permet de remettre en question la bonne foi du déposant, en particulier à la lumière des nombreux exemples d’emploi de la Marque qui sont fournis dans l’affidavit Sharma.

[20]  Enfin, la Partie requérante fait valoir que les photographies de [Traduction] « spécimens » d’emballages n’établissent pas l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement, car M. Sharma n’a fourni aucune image des emballages véritables des produits ni preuve que les produits ont été expédiés à des détaillants. De plus, elle fait valoir qu’il n’y a aucune preuve que les transactions dont les factures font état ont véritablement eu lieu. Or, comme l’a souligné la Propriétaire, M. Sharma affirme dans son affidavit que ces spécimens [Traduction] « sont représentatifs de la façon dont la Marque de commerce était présentée sur les Produits pendant la Période pertinente ». De façon similaire, M. Sharma affirme que les spécimens de factures fournis en pièce C sont [Traduction] « représentatifs » de transactions avec les deux détaillants et [Traduction] « montrent que chacun des Produits arborant [la Marque] ont été vendus et expédiés à des clients canadiens pendant la Période pertinente ». Compte tenu de ces déclarations sous serment, je suis convaincu que les documents joints comme pièces A et C reflètent la façon dont la Marque a été employée dans le cadre de transactions commerciales pendant la période pertinente. En tout état de cause, rien dans la preuve ne donne à penser que les spécimens d’emballages et les exemples de ventes n’étaient pas authentiques.

[21]  Étant donné que la preuve de la Propriétaire contient des exemples d’emploi de la Marque en liaison avec des farines de blé, de maïs, de pois chiche et de riz ainsi qu’avec diverses épices, je suis convaincu que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[22]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

G.M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Judith Lemire, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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AGENT(S) AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Zaid Sayeed (Argent Law)	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE