Référence : 2019 COMC 92

Date de la décision : 2019-08-28

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Tamarack Bay Group Holdings Inc.	Partie requérante
et
	James A. Murray	Propriétaire inscrit
	LMC660,662 pour la marque de commerce Railway Blues Festival	Enregistrement

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n^o LMC660,662 de la marque de commerce Railway Blues Festival (la Marque), détenu par James A. Murray.

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants [Traduction] :

PRODUITS

Vêtements, nommément tee-shirts, polos de golf, chemises en denim, pulls en molleton, pantalons en molleton , vestes, shorts d’athlétisme, shorts de marche, shorts de jogging, caleçons boxeur, chandails; casquettes de baseball, visières, couvre-chefs en tricot, nommément tuques; grandes tasses à café, nommément grandes tasses en plastique, en céramique et en verre; chopes à bière; chopes; épinglettes de revers, nommément épinglettes en étain, en plastique et cloisonnées; affiches; bannières; fanions; chaînes porte-clés; décalcomanies; autocollants; écussons brodés et sérigraphiques; montres, nommément montres-pendentifs; publications, nommément manuels, guides, répertoires, bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus.

SERVICES

Production de festivals annuels présentant diverses activités, nommément concerts musicaux en direct, expositions d’œuvres d’art, événements sportifs et marchés aux puces; collecte de fonds pour des projets liés au patrimoine des chemins de fer, nommément rénovation et restauration de gares ferroviaires et entretien de bâtiments; construction et entretien de musées ferroviaires.

[3]  La procédure de radiation sommaire, ou procédure « en vertu de l’article 45 », est un mécanisme prévu en droit canadien des marques de commerce qui a pour objet de débarrasser le registre des marques de commerce qui ne sont plus en usage. Ce mécanisme est en accord avec le principe établi de longue date en droit canadien des marques de commerce selon lequel, le propriétaire d’une marque de commerce doit, pour conserver son droit exclusif à l’emploi de sa marque de commerce, véritablement employer sa marque de commerce. Dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45, le propriétaire doit démontrer que sa marque de commerce a été employée au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date à laquelle la procédure a été engagée.

[4]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de radier l’enregistrement.

Introduction

[5]  Le 14 septembre 2017, à la demande de Tamarack Bay Group Holdings Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à James A. Murray (le Propriétaire), le propriétaire inscrit de la Marque.

[6]  L’avis enjoignait au Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la marque a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 14 septembre 2014 au 14 septembre 2017.

[7]  L’« emploi » d’une marque de commerce doit correspondre aux paramètres énoncés dans la Loi. Les définitions pertinentes « d’emploi » en liaison avec des produits et des services sont énoncées à l’article 4 de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[8]  Lorsqu’il s’agit de services, la présentation de la marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[9]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[10]  Le 10 novembre 2017, en réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a produit son propre affidavit, souscrit le 12 décembre 2017. Les parties ont toutes deux produit des observations écrites. La tenue d’une audience n’a pas été demandée.

[11]  À titre préliminaire, je souligne que, dans ses observations écrites, le Propriétaire mentionne des faits qui n’ont pas été présentés en preuve. Conformément aux articles 45(1) et (2) de la Loi, je peux uniquement tenir compte de la preuve produite sous la forme d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle dans les trois mois suivant la date de l’avis du registraire ou, si une prolongation de délai a été accordée en vertu de l’article 47, avant l’expiration de ce délai. Les faits mentionnés dans les observations écrites du Propriétaire ne prennent pas la forme d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle et ont été présentés après l’expiration du délai prescrit; par conséquent, je ne peux pas tenir compte de ces faits [Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International Inc (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)].

La preuve du Propriétaire

[12]  Dans son affidavit, le Propriétaire explique que sa mission consiste à soutenir les efforts de préservation des lieux ferroviaires historiques. Il affirme que la Marque a été employée de façon continue en lien avec les produits et services visés par l’enregistrement, et que des événements du Railway Blues Festival ont été tenus à Innisfil, en Ontario, en 2010 et 2011. Il affirme que, depuis ce temps, il y a eu un [Traduction] « marketing de la marque » en général ainsi qu’un [Traduction] « marketing en ligne en lien avec l’emploi de la Marque à l’égard des produits et services visés par l’enregistrement » par l’intermédiaire de son site Web promotionnel; je souligne toutefois qu’aucune capture d’écran ou autre preuve du contenu de ce site Web n’est fournie.

[13]  En outre, il atteste qu’il y a eu des [Traduction] « discussions suivies avec des propriétaires et exploitants de musées ferroviaires historiques et de rotondes pour locomotives à vapeur de partout du Canada ». À cet égard, il affirme qu’il a conclu le, 30 septembre 2016, un contrat de licence avec la Popular Arts Preservation Society (PAPS), un organisme sans but lucratif établi en Colombie-Britannique, autorisant l’emploi de la Marque pendant une période de cinq ans en lien avec le West Coast Railway Blues Festival de la région ferroviaire de Kettle Valley, en Colombie-Britannique. Il affirme que la PAPS avait réservé le Boundary Museum de Grand Forks, en Colombie-Britannique, dans le but d’y tenir le festival en juillet 2017, mais que, en raison de la non-disponibilité de dernière minute de la principale tête d’affiche, l’événement a été reporté à juillet 2018. Enfin, il affirme que la PAPS prévoit tenir des événements en lien avec la Marque dans d’autres régions de la Colombie-Britannique. Le contrat de licence intervenu entre le Propriétaire et la PAPS est joint comme annexe 1 à son affidavit. Je souligne qu’il est spécifié dans le libellé du contrat de licence que la licence est non exclusive.

Analyse

Produits visés par l’enregistrement

[14]  Pour établir l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des produits, un propriétaire doit produire une preuve suffisante pour permettre au registraire de conclure que les produits ont été transférés en liaison avec la marque de commerce au Canada pendant la période pertinente. Ces transferts doivent avoir lieu dans la pratique normale du commerce. Bien que cette preuve n’ait pas à prendre une forme précise, une certaine preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada demeure nécessaire. Cette preuve prendra souvent la forme de documents tels que des factures ou des rapports de ventes, mais elle peut également être présentée sous la forme de déclarations claires faites sous serment détaillant des transferts ayant eu lieu dans la pratique normale du commerce.

[15]  L’affidavit du Propriétaire ne contient aucun élément de preuve indiquant qu’un ou plusieurs des produits visés par l’enregistrement ont été transférés dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. En effet, l’affidavit ne contient aucune déclaration claire portant qu’un ou plusieurs des produits visés par l’enregistrement ont été vendus ou transférés pendant la période pertinente; l’affidavit du Propriétaire fait uniquement mention d’un [Traduction] « marketing en ligne en lien avec l’emploi de la Marque à l’égard des produits et services visés par l’enregistrement » par l’intermédiaire d’un site Web promotionnel, dont le contenu n’a pas été présenté en preuve. Le simple fait que des produits aient été commercialisés pendant la période pertinente n’est pas suffisant; une certaine preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [voir, à titre d’exemple, Molson Cos c Halter (1976), 28 CPR (2d) 158 (CF 1^re inst); et Gowling, Strathy & Henderson c Royal Bank (1995), 63 CPR (3d) 322 (CF 1^re inst). En l’espèce, aucune preuve de ce genre n’est fournie. De plus, l’affidavit du Propriétaire ne fournit aucune preuve quant à la façon dont la Marque était présentée sur, ou en liaison avec, les produits visés par l’enregistrement pendant la période pertinente. Je souligne que je ne peux pas tenir compte des faits présentés dans les observations écrites du Propriétaire, comme je l’ai mentionné ci-dessus. En l’absence d’une telle preuve ou d’une déclaration claire faite sous serment, il m’est impossible de conclure que la Marque était liée aux produits visés par l’enregistrement, même si des transferts de ces produits ont eu lieu.

[16]  En l’absence d’une preuve que des transferts d’un ou plusieurs des produits visés par l’enregistrement ont eu lieu en liaison avec la Marque, il m’est impossible de conclure que le Propriétaire a établi l’emploi en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Services visés par l’enregistrement

[17]  De façon similaire, il n’y a aucune indication que les services visés par l’enregistrement ont été exécutés pendant la période pertinente. L’affidavit du Propriétaire indique que des festivals ont été tenus en liaison avec la Marque avant la période pertinente, mais il n’y a aucun élément de preuve donnant à penser que les services de production de festivals ou de collecte de fonds ont été exécutés pendant la période pertinente. Dans son affidavit, le Propriétaire décrit un festival de musique qui devait initialement avoir lieu à Grand Forks, en Colombie-Britannique, en juillet 2017. Cet événement devait avoir lieu dans le contexte du contrat de licence intervenu entre le Propriétaire et la PAPS. Selon l’article 50(1) de la Loi, l’emploi d’une marque par un licencié sera appliqué au profit du propriétaire si le propriétaire peut démontrer qu’il exerçait un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des services; en l’espèce, j’estime que le contrat de licence joint comme annexe 1 à l’affidavit démontre que le Propriétaire aurait exercé le contrôle exigé [voir Empresa Cubana Del Tobaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, au para 84]. Ainsi, si cet événement avait été tenu, il aurait eu lieu pendant la période pertinente et aurait pu éventuellement constituer une preuve de l’exécution des services [Traduction] « concerts musicaux en direct » visés par l’enregistrement. Or, la tenue de ce festival a été reportée à une date postérieure à la période pertinente. La question de savoir si les facteurs qui ont mené au report de ce festival constituent des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque sera examinée dans la section suivante.

[18]  Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la présentation d’une marque de commerce dans l’annonce de services peut constituer un emploi de cette marque de commerce en liaison avec les services annoncés si le propriétaire offre et est prêt à exécuter les services. Or, l’affidavit du Propriétaire contient uniquement de vagues allégations selon lesquelles le Propriétaire a assuré un [Traduction] « marketing de la Marque » et un « marketing en ligne en lien avec l’emploi de la Marque à l’égard des produits et services visés par l’enregistrement » par l’intermédiaire de son site Web promotionnel. Aucun renseignement supplémentaire ou document à l’appui n’est fourni, si bien qu’il est impossible de déterminer quels services parmi ceux visés par l’enregistrement étaient annoncés, quels publics étaient ciblés par le marketing et de quelle façon la Marque était présentée dans le contexte de ce marketing. Le Propriétaire n’a fourni aucune preuve quant au contenu ou à l’apparence de son site Web pendant la période pertinente, et la simple existence d’un nom de domaine comprenant la Marque n’est pas suffisante pour établir l’annonce des services spécifiques visés par l’enregistrement. En l’absence de renseignements supplémentaires ou d’une preuve à l’appui, il m’est impossible de conclure que la Marque a été employée ou présentée dans l’exécution ou l’annonce d’un ou plusieurs des services visés par l’enregistrement au Canada pendant la période pertinente. Par conséquent, il m’est impossible de conclure que le Propriétaire a établi l’emploi en liaison avec les services visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Circonstances spéciales

[19]  Étant donné que le Propriétaire n’a établi l’emploi de la Marque en liaison avec aucun des produits et aucun des services visés par l’enregistrement, la question en l’espèce est de savoir s’il existait des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque pendant la période pertinente au sens de l’article 45(3) de la Loi.

[20]  Pour déterminer si l’existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer les raisons pour lesquelles la marque de commerce n’a pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales [Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. Les circonstances spéciales sont des circonstances ou des raisons qui sont inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1^re inst)].

[21]  S’il détermine que les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances justifient la période de défaut d’emploi. Cette détermination repose sur l’examen de trois critères : 1) la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce n’a pas été employée; 2) la question de savoir si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et 3) s’il existe une intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque à court terme [selon Harris Knitting]. Ces critères sont tous trois pertinents, mais la satisfaction du deuxième critère est essentielle pour conclure à l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi [selon Scott Paper Ltd c Smart & Biggar (2008), 65 CPR (4th) 303 (CAF)].

Les raisons du défaut d’emploi constituent-elles des circonstances spéciales?

[22]  Dans son exposé des raisons à l’origine du défaut d’emploi de la Marque, le Propriétaire n’explique pas pourquoi le festival d’origine tenu à Innisfil, en Ontario, a cessé d’avoir lieu après 2011. Il ne fournit pas non plus d’explication à savoir pourquoi aucune des discussions avec des propriétaires et exploitants de musées ferroviaires historiques et de rotondes pour locomotives à vapeur n’a mené à un emploi de la Marque pendant la période pertinente. Son affidavit fait mention d’un événement qui devait avoir lieu en liaison avec la Marque en juillet 2017 à Grand Forks, en Colombie-Britannique, lequel aurait été compris dans la période pertinente, mais qui a été reporté à 2018 en raison de la non-disponibilité de dernière minute de la principale tête d’affiche. Je souligne que des renseignements factuels supplémentaires concernant le report de cet événement sont fournis dans les observations écrites du Propriétaire, mais, comme ces faits n’ont pas été présentés dans la preuve du Propriétaire, je ne peux pas en tenir compte. Ainsi, la seule circonstance invoquée par le Propriétaire pour justifier le défaut d’emploi de la Marque est la non-disponibilité de dernière minute de la principale tête d’affiche de l’événement de qui devait avoir lieu à Grand Forks. La preuve dont je dispose n’est pas suffisante pour me permettre de conclure que la non-disponibilité de dernière minute d’une tête d’affiche à l’occasion d’un festival de musique constitue une circonstance inhabituelle, peu commune ou exceptionnelle.

Les circonstances justifieraient-elles le défaut d’emploi?

[23]  Même si je considérais que les difficultés rencontrées par la licenciée constituent des circonstances spéciales, je ne suis pas convaincu qu’elles justifient la période de défaut d’emploi en l’espèce.

[24]  En ce qui concerne le premier critère établi dans Harris Knitting, un propriétaire inscrit doit généralement indiquer ou autrement établir au moyen d’éléments de preuve le moment où la marque de commerce a été employée en dernier lieu. Il semble, d’après la preuve fournie, que le dernier emploi de la Marque ait eu lieu en 2011. Les raisons du défaut d’emploi doivent être évaluées au regard de la durée relativement longue du défaut d’emploi, qui s’étend sur environ six ans [Harris Knitting; et Re: Goldwell (1974), 29 CPR (2d) 110 (COMC)].

[25]  En ce qui concerne le deuxième critère du test établi dans Harris Knitting, la preuve dont je dispose n’est pas suffisante pour me permettre de conclure que le défaut d’emploi de la Marque était indépendant de la volonté du Propriétaire. À titre d’exemple, même si la non-disponibilité de dernière minute de la principale tête d’affiche a pu être indépendante de la volonté du Propriétaire, il n’y a aucune preuve que le Propriétaire n’avait pas le pouvoir de chercher et de recruter d’autres licenciés en parallèle, étant donné la nature non exclusive de la licence. Le Propriétaire atteste qu’il a pris part à des [Traduction] « discussions suivies » avec des tiers relativement à l’emploi de la Marque; or, il ne fournit aucun renseignement à savoir pourquoi ces discussions n’ont pas mené à un emploi de la Marque. Je suis donc contraint de conclure que le fait que le Propriétaire ne pouvait compter que sur la PAPS pour employer la Marque au Canada résulte d’une décision d’affaires volontaire de la part du Propriétaire, qui aurait pu trouver d’autres avenues. À cet égard, je m’appuie sur le raisonnement suivi par la Cour fédérale dans la décision NTD Apparel Inc c Ryan (2003), 27 CPR (4th) 73, au para 23 (CF 1^re inst), dans laquelle le juge Layden-Stevenson a insisté sur l’importance de produire une preuve détaillée en ce qui concerne le deuxième critère du test établi dans Harris Knitting [Traduction] :

Il manque ostensiblement de détails et de précisions au sujet des efforts déployés, du moment où ils ont été entrepris, de ce qui s’est passé et de ce qui se passe. À mon sens, je ne suis saisie d’aucune preuve digne de foi susceptible de me permettre de conclure que le défaut d’emploi découle d’obstacles indépendants de la volonté de l’appelante.

[26]  En ce qui concerne le troisième critère du test établi dans Harris Knitting, j’admets que le Propriétaire a fourni une certaine preuve de son intention continue, pendant la période pertinente, de reprendre l’emploi de la Marque à court terme, car il affirme que la PAPS avait l’intention de tenir un festival de musique en liaison avec la Marque en 2018. Cependant, il est bien établi en droit qu’une telle intention ne peut pas, à elle seule, constituer une circonstance spéciale. Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans Scott Paper, supra [au para 28] [Traduction] :

Il appert de cette analyse que l’intention de l’inscrivant de reprendre l’emploi d’une marque qui était absente du marché ne peut correspondre aux circonstances spéciales qui justifient le non‑emploi de la marque et ce, même si des mesures ont été prises pour actualiser ces plans. Les plans d’usage futur n’expliquent pas la période de non-emploi et ne sauraient donc constituer des circonstances spéciales. Aucune interprétation raisonnable des mots utilisés à l’article 45 ne peut mener à cette conclusion.

[27]  En outre, l’intention de reprendre l’emploi d’une marque de commerce à court terme doit être corroborée par [Traduction] « un fondement factuel suffisant » [NTD Apparel, au para 26; voir également Arrowhead Spring Water Ltd c Arrowhead Water Corp (1993), 47 CPR (3d) 217 (CF 1^re inst), au para 12; Lander Co Canada Ltd c Alex E Macrae & Co (1993), 46 CPR (3d) 417 (CF 1^re inst), au para 15]. En l’espèce, l’affidavit du Propriétaire ne fournit aucun renseignement à savoir si des démarches concrètes ont été entreprises dans le but de tenir le festival en 2018, en dehors de simples affirmations portant que l’événement a été reporté et que la PAPS a prévu de tenir d’autres événements en liaison avec la Marque au cours de cette même période future. En l’absence de renseignements supplémentaires, ces affirmations ne constituent pas un fondement factuel suffisant pour confirmer l’intention de reprendre l’emploi à court terme.

[28]  Compte tenu de ce qui précède, il m’est impossible de conclure que le Propriétaire a démontré l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque pendant la période pertinente.

Décision

[29]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi.

G.M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Judith Lemire, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER

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Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Aucun	Pour le Propriétaire inscrit
OLLIP P.C.	Pour la Partie requérante