Référence : 2019 COMC 96

Date de la décision : 2019-09-16

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Haldex AB	Partie requérante
et
	Hardex Brakes Corp.	Propriétaire inscrite
	LMC807,975 pour la marque de commerce HARDEX PREMIUM BRAKE PADS	Enregistrement

[1]  La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n^o LMC805,975 de la marque de commerce HARDEX PREMIUM BRAKE PADS (la Marque), détenu par Hardex Brakes Corp.

[2]  La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants [Traduction] :

PRODUITS

Plaquettes de frein (semi-métalliques, en céramique et à faible teneur en métal) et segments de frein.

SERVICES

Vente au détail de plaquettes de frein et de segments de frein (semi-métalliques, en céramique, dynamiques à faible teneur en métal et organiques).

[3]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de radier l’enregistrement.

Introduction

[4]  Le 21 février 2017, à la demande d’Haldex AB (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Hardex Brakes Corp. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5]  L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 21 février 2014 au 21 février 2017.

[6]  Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées à l’article 4 de la Loi, lequel est libellé comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7]  Lorsqu’il s’agit de services, la présentation de la marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[8]  Il est bien établi que de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[9]  Le 21 novembre 2017, en réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit d’Alireza Rasekh, souscrit le 16 novembre 2017. Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. La tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

La preuve de la Propriétaire

[10]  M. Rasekh affirme qu’il est le directeur général (Bureau des exportations) de la Propriétaire, et ce, depuis 2010. Il explique que la Propriétaire est une société qui a été constituée en Colombie-Britannique en 2009. Il affirme que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec des plaquettes de frein (semi-métalliques, en céramique et à faible teneur en métal) et des segments de frein, et en liaison avec la vente au détail de ces produits. M. Rasekh joint les pièces suivantes à son affidavit :

• Pièce A : une copie d’une brochure annonçant des plaquettes de frein et des segments de freins. M. Rasekh affirme que la brochure a été envoyée à des clients au Canada et à l’étranger dans la pratique normale du commerce conjointement avec des plaquettes de frein et des segments de freins pendant la période pertinente. Je souligne que l’expression « HARDEX PREMIUM BRAKE PADS » [plaquettes de frein de qualité supérieure HARDEX] ne figure nulle part dans la brochure; la brochure présente plutôt bien en vue les mots « HARDEX PREMIUM BRAKES » [freins de qualité supérieure HARDEX] selon la configuration suivante [le Logo] :

De plus, plusieurs des produits sont identifiés au moyen d’expressions telles que « Hardex ® Premium Low-Metallic Brakes Pads » [plaquettes de frein à faible teneur en métal de qualité supérieure Hardex ®]; « Hardex ® Premium Ceramic Brake Pads » [plaquettes de frein en céramique de qualité supérieure Hardex ®]; « Hardex ® Premium Brake Shoes » [segments de frein de qualité supérieure Hardex ®]; et ainsi de suite. Chacune de ces expressions n’est utilisée qu’une seule fois dans le texte de la brochure. En outre, je souligne que, chaque fois que des produits sont illustrés dans la brochure, les produits eux-mêmes et leur emballage arborent le Logo.

• Pièce B : des copies de factures datées du 1^er août 2014, du 23 juillet 2015 et du 6 juin 2016 arborant le Logo dans le coin supérieur droit. Les destinataires des factures sont caviardés; cependant, la page finale de chaque facture indique « FOB VANCOUVER – CANADA » [FAB VANCOUVER – CANADA]. Bien que la nature des produits vendus ne ressorte pas clairement des factures, M. Rasekh affirme que les factures se rapportent à des freins, à des plaquettes de frein, à des segments de frein et à des garnitures de frein vendus et expédiés par la Propriétaire à des clients au Canada et à l’étranger dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. M. Rasekh affirme que l’emballage arbore la Marque.

 

Analyse

[11]  La Requérante soulève un certain nombre de questions en lien avec la preuve de la Propriétaire. Cependant, aux fins de la présente décision, j’ai seulement besoin d’examiner ses deux principaux arguments, à savoir que la marque de commerce ou les marques de commerce présentées dans sa preuve ne sont pas la Marque, et que la Propriétaire n’a pas établi l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits et des services visés par l’enregistrement.

Marque présentée ne correspondant pas à la Marque telle qu’elle est enregistrée

[12]  Lorsque la marque de commerce telle qu’elle est employée diffère de la marque telle qu’elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque a été employée d’une manière telle qu’elle a conservé son identité et qu’elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull, SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF), à la p 525]. Pour trancher cette question, il faut se demander si les [Traduction] « caractéristiques dominantes » ont été préservées [Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), à la p 59]. La question de savoir si les différences entre les marques sont [Traduction] « à ce point minimes qu’un consommateur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu’elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des produits ayant la même origine » [CII Honey Bull, à la p 525] est une question de fait. Enfin, l’emploi d’une marque de commerce en conjugaison avec des mots ou des éléments supplémentaires constitue un emploi de la marque déposée si, sous le coup de la première impression, le public y verrait un emploi de la marque de commerce en soi. Il s’agit là d’une question de fait qui dépend de celles de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments supplémentaires, par exemple par l’emploi d’une police ou d’une taille de caractères différentes, et si les autres éléments seraient perçus comme étant clairement descriptifs ou comme constituant une marque de commerce ou un nom commercial distincts [Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); 88766 Canada Inc c National Cheese Co (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)].

[13]  La Partie requérante fait valoir que, étant donné que tant la brochure que les factures présentent toujours le Logo, le consommateur ordinaire percevrait la marque de commerce comme étant soit la marque de commerce composée [Traduction] « HARDEX PREMIUM BRAKES et Dessin » soit « Hardex et Dessin », lesquelles sont toutes deux significativement différentes de la Marque telle qu’elle est enregistrée. De plus, de l’avis de la Partie requérante, le remplacement des éléments « BRAKE » [frein] et « PADS » [plaquettes] par le mot « BRAKES » [freins] fait en sorte que la marque de commerce employée est substantiellement différente de la Marque telle qu’elle est enregistrée. À l’appui, la Partie requérante cite la décision Mendelsohn Rosentzveig Shacter c Parmalat Dairy & Bakery Inc (2004), 40 CPR (4th) 443 (COMC), dans laquelle le registraire a conclu que les mots descriptifs « DU YOGOURT » constituaient une partie dominante et essentielle de la marque de commerce « LA CRÈME DU YOGOURT », de sorte que leur omission donnait lieu à l’emploi d’une marque de commerce substantiellement différente.

[14]  Je suis d’accord avec la Partie requérante sur ce dernier point. Étant donné que le Logo présente les mots « HARDEX PREMIUM BRAKES » [freins de qualité supérieure HARDEX], plutôt que « HARDEX PREMIUM BRAKE PADS » [plaquettes de frein de qualité supérieure HARDEX], les caractéristiques dominantes de la Marque telle qu’elle est enregistrée n’ont pas été préservées.

[15]  Dans la mesure où, dans la brochure, des expressions comme « Hardex ® Premium Ceramic Brake Pads » [plaquettes de frein en céramique de qualité supérieure Hardex ®] sont utilisées pour désigner les produits, je souligne que le symbole de marque de commerce est toujours placé après le mot « Hardex » dans ces formulations, qui contiennent également toujours d’autres mots descriptifs comme « ceramic » [céramique]. Par conséquent, j’estime que la perception du public serait que la marque de commerce employée dans ces cas est « Hardex », et non la Marque.

[16]  En conséquence, j’estime que la Marque telle qu’elle est enregistrée ne figure pas dans la brochure ou les factures produites en preuve par la Propriétaire.

Emploi en liaison avec chacun des produits et des services visés par l’enregistrement

[17]  La Partie requérante fait valoir que la déclaration de M. Rasekh selon laquelle les articles ont été vendus et expédiés dans des emballages arborant la Marque est une allégation non corroborée à laquelle il ne faut accorder aucun poids. De plus, la Partie requérante fait valoir que M. Rasekh n’indique pas si les articles décrits dans les factures correspondent à l’un quelconque des produits visés par l’enregistrement, insistant sur sa déclaration selon laquelle les factures font état de ventes des produits visés par l’enregistrement, en plus de freins et de garnitures de frein. De plus, la Partie requérante fait valoir que le caviardage des factures signifie que ces dernières ne peuvent corroborer ni des ventes réalisées au Canada ni des exportations du Canada.

[18]  En l’absence d’une preuve contraire, il convient d’admettre sans réserve les déclarations faites sous serment par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc, 2018 COMC 79, au para 25]. En l’espèce, j’admets que des ventes ont eu lieu à l’égard de chacun des produits visés par l’enregistrement compte tenu des déclarations sous serment de M. Rasekh en ce sens. Cependant, les produits et les emballages présentés dans la brochure produite en preuve par M. Rasekh arborent le Logo, et non la Marque telle qu’elle est enregistrée. De plus, le Logo est toujours présenté tant dans la brochure que dans les factures produites en preuve. Cet emploi systématique du Logo plutôt que de la Marque telle qu’elle est enregistrée tend à mettre en doute la déclaration sous serment de M. Rasekh selon laquelle la Propriétaire a présenté les mots « HARDEX PREMIUM BRAKE PADS » [plaquettes de frein de qualité supérieure HARDEX] sur les emballages de ses produits.

[19]  Par conséquent, j’estime que la preuve de la Propriétaire n’établit pas l’emploi de la Marque en liaison avec les produits et les services visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. En outre, la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi en liaison avec les produits et les services visés par l’enregistrement.

Décision

[20]  En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

G.M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada Traduction certifiée conforme Marie-Pierre Hétu, trad.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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Aucune audience tenue

AGENT(S) AU DOSSIER

Cameron IP	POUR LA PROPRIÉTAIRE INSCRITE
Hicks Intellectual Property Law	POUR LA PARTIE REQUÉRANTE