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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2020 COMC 15

Date de la décision : 2020-01-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Ignite Media Corp.	Opposante
et
	Rogers Communications Inc.	Requérante
	1,702,235 pour ROGERS IGNITE	Demande

Contexte

[1]  Le 12 novembre 2014, Rogers Communications Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce ROGERS IGNITE (la Marque). La demande a été produite fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en marketing d’entreprise; services de consultation en organisation d’entreprise (les Services). La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 29 juillet 2015.

[2]  Le 29 septembre 2015, Ignite Media Corp. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition contre la demande aux motifs d’opposition fondés sur les articles 30a), 30b), 30e), 30h), 30i), 16(1)a), 16(1)c), 16(3)a), 16(3)c) et l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi). Cette Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l’exception de celles concernant les motifs d’opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l’article 70 de la Loi).

[3]   Les motifs d’opposition fondés sur les articles 2 et 16 sont fondés sur l’emploi par l’Opposante de la marque de commerce et du nom commercial Ignite Media en liaison avec une société d’annonces en ligne qui offre des services de consultation en gestion d’entreprise, des services de consultation en marketing d’entreprise, des services de consultation en organisation d’entreprise et des services d’Internet axés sur l’industrie des annonces en ligne. Les autres motifs d’opposition sont fondés sur des contestations techniques de la demande.

[4]  La Requérante a déposé et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle réfute les allégations de l’Opposante.

[5]  L’Opposante a produit en preuve l’affidavit d’Andrew Best. La Requérante n’a produit aucun élément de preuve. Aucune des deux parties n’a présenté des observations écrites ni demandé une audience.

Fardeau ultime et fardeau initial de la preuve

[6]  Avant d’examiner les motifs d’opposition, j’estime nécessaire de rappeler certaines exigences techniques en ce qui concerne (i) le fardeau de preuve dont doit s’acquitter un opposant, soit celui d’étayer les allégations dans sa déclaration d’opposition et (ii) le fardeau ultime qui incombe au requérant, soit celui de prouver sa cause. 

[7]  En ce qui concerne le point i) ci-dessus, conformément aux règles de preuve habituelles, l’opposant a le fardeau de preuve d’établir les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans la déclaration d’opposition : [John Labatt Limited c Molson Companies Limited, 30 CPR (3d) 293, p. (CF 1^re inst.)]. La présence d’un fardeau de preuve imposé à l’opposant à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question. En ce qui concerne le point ii), le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande d’enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l’allègue l’opposant (dans le cas des allégations à l’égard desquelles l’opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve. Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s’il est impossible de parvenir à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve est présentée, la question doit être tranchée à l’encontre du requérant. 

Les motifs d’opposition fondés sur l’article 30

[8]  La date pertinente pour chacun des motifs d’opposition fondés sur le non-respect de l’article 30 est le 12 novembre 2014, date de la production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd, (1984), 3 CPR 469 à la page 475].

[9]  J’estime que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de la preuve en ce qui concerne chacun des motifs d’opposition pour les motifs suivants.

• Article 30a) : L’Opposante allègue que la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30 de la Loi étant donné que la Requérante n’a pas produit une déclaration selon les termes ordinaires du commerce des services spécifiques en liaison avec lesquels la Marque est projetée pour l’emploi. Étant donné qu’il n’y a pas d’observations ni d’éléments de preuve contestant les descriptions de l’un ou l’autre des Services, l’Opposante ne satisfait pas à son fardeau de la preuve.

• Article 30b) : L’Opposante allègue que la Requérante n’a pas fourni la date à compter de laquelle la Marque a été employée au Canada. Étant donné qu’il n’y a aucune preuve qui laisse entendre que la Requérante avait commencé à employer la Marque avant la date de production, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.

• Article 30e) : L’Opposante allègue que la demande ne comprend pas une déclaration que la Requérante a l’intention d’employer la Marque au Canada. Bien que l’imprimé de la demande de ROGERS IGNITE à partir de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes jointe en tant que pièce I de l’affidavit de Best ne fasse pas allusion à la déclaration de la Requérante, la demande produite auprès du registraire le 12 novembre 2014 comprend bien la déclaration suivante [TRADUCTION] « la requérante par elle-même et par l’entremise d’un licencié a l’intention d’employer la Marque au Canada ». Compte tenu de ce qui précède, et étant donné qu’il n’y a aucune preuve qui laisse entendre que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.

 

• Article 30h) : L’Opposante allègue que la demande ne comporte pas de dessin de la Marque. Étant donné que la Marque est une marque nominale plutôt qu’un dessin de la marque de commerce, l’article 30h) de la Loi ne s’applique pas et il n’est pas nécessaire de déposer un dessin ou une représentation. À ce titre, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.

• Article 30i) : L’Opposante allègue que la demande ne comprend pas une déclaration selon laquelle la Requérante est convaincue d’employer la Marque au Canada. Étant donné que la demande déposée auprès du registraire comprend une telle déclaration et qu’il n’y a aucune preuve selon laquelle la Requérante n’était pas convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.

[10]  Étant donné que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne chacun des motifs d’opposition fondés sur l’article 30, ces motifs d’opposition sont tous rejetés.

Motifs d’opposition en vertu des articles 16(1)a) et 16(1)c)

[11]  Les articles 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi portent sur la question de savoir si une marque de commerce qui a déjà été employée prête à confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial d’une autre partie qui a été employée ou devenue connue au Canada. Étant donné que la présente demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque, les articles 6(1)a) et 16(1)c) ne s’appliquent pas et ces motifs d’opposition sont rejetés.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a

[12]  Dans la déclaration d’opposition, l’Opposante plaide comme suit [traduction] :

6b)iv)

La Requérante n’est pas la personne qui a le droit d’enregistrer la [Marque] conformément à l’article 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce [...] parce qu’on ne peut pas enregistrer une marque de commerce proposée si elle crée de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada, ce qui est le cas en l’espèce de la marque de commerce de l’Opposante et du nom commercial d’Ignite Media, qui crée de la confusion avec la [Marque].

[13]  En ce qui concerne ce motif d’opposition, l’Opposante a le fardeau initial de la preuve de l’emploi de sa marque de commerce Ignite Media avant la date de production de la Requérante et le non-abandon de sa marque de commerce à la date de l’annonce de la demande de la Requérante [article 16(5) de la Loi].

[14]  La jurisprudence indique clairement que la preuve d’une seule vente ou d’un emploi est suffisante pour qu’une opposante s’acquitte de son fardeau à condition que la marque fonctionne en tant que marque de commerce [JC Penney Co c Gaberdine Clothing Co (2001), 16 CPR (4th) 151 (CFPI) à la page 178]. 

[15]  Le témoignage de M. Best comprend ce qui suit :

a)  M. Best est chef de la direction de l’Opposante depuis sa création le 1^er avril 2011 (para 4). 

b)  M. Best joint en tant que pièce A une copie de sa carte de visite sur laquelle figure la marque de commerce Ignite Media et indique au paragraphe 10 [TRADUCTION] « Ignite a créé une marque au cours des 5,5 dernières années d’exploitation avec son titre et son logo tels qu’ils figurent sur la carte de visite, et en fonction de ses services à la clientèle et ses services de technologie ». À titre de pièce C, il joint une copie imprimée du site Web www.ignitemediagroup.ca. À la pièce D, l’Opposante présente une description des services fournis en 2014 pour un client sous forme d’une histoire de réussite sur Facebook.

c)  Il inclut en tant que pièce E jointe à son affidavit une annonce parue dans le magazine Business News (numéro de décembre 2013 janvier 2014). Cette annonce se lit en partie comme suit [traduction] :

Pourquoi Ignite Media?

Ignite Media est votre guichet unique pour l’annonce en ligne. Nous fusionnons le processus d’achat de médias en ligne dans les trois principaux modes de prestation; présentation, médias sociaux et recherche. […]

J’accepte le fait que Business News s’adressait à ceux de l’est du Canada, étant donné que chacun des extraits de l’affidavit de M. Best (pièces E à G) comprend une allusion à l’est du Canada.

[16]  Compte tenu des éléments de preuve susmentionnés produits par M. Best, je suis convaincue que la marque de commerce de l’Opposante Ignite Media a figuré dans Business News et sur sa carte de visite dans l’annonce des services de l’Opposante avant la date de dépôt de la demande.

Test en matière de confusion

[17]  Le test à appliquer pour déterminer s’il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. 

[18]  Dans l’application du test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Il n’est pas nécessaire d’attribuer un poids égal à ces facteurs énumérés [voir, en général, Mattel, Inc c 3 894 207 Canada Inc, (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361(CSC)].

[19]  À l’appui de l’opposition, M. Best soulève également plusieurs autres circonstances dans son affidavit, dont il soutient qu’elles pèsent en faveur d’une conclusion qu’il existe une probabilité de confusion. J’examine ci-dessous chacune des circonstances énumérées à l’article 6(5) de la Loi ainsi que les circonstances supplémentaires soulevées par l’Opposante.

caractère distinctif inhérent  

[20]  La marque de commerce de l’Opposante, Ignite Media, possède un caractère distinctif inhérent assez important en raison de l’élément Ignite, qui n’a aucun lien direct avec les services de l’Opposante. Le deuxième élément Media est descriptif des services de l’Opposante et ne contribue donc pas au caractère distinctif de la marque.

[21]  La marque de commerce de la Requérante, ROGERS IGNITE, possède un caractère distinctif inhérent assez important en raison de l’élément IGNITE, qui n’a aucun lien direct avec les Services. En l’absence d’autres circonstances, le deuxième élément ROGERS serait vraisemblablement perçu comme un nom de famille et, par conséquent, contribue peu au caractère distinctif inhérent de la marque dans son ensemble : voir, par exemple, Sarah Coventry, Inc c Abrahamian (1984), 1 CPR(3d) 248 à la page 240 (CFPI).

mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et la période pendant laquelle elles ont été en usage

[22]  L’affidavit de M. Best comporte des renseignements sur l’Opposante, y compris des exemples d’utilisation de sa marque de commerce Ignite Media sur une carte de visite, son site Web et des annonces publiées dans Business News (pièces A, C, E). M. Best ne fournit aucune information sur les ventes en soi, mais donne un exemple du travail de l’Opposante sous forme d’une histoire de réussite sur Facebook, qui traite des résultats positifs d’un client d’Ignite Media (para 9, pièce D). Le reste des éléments de preuve de M. Best sont axés sur l’emploi par la Requérante, les motifs d’opposition, et ce que M. Best qualifie de [traduction] « expériences personnelles indiquant de la confusion » et « des problèmes de confusion du grand public ou des consommateurs ».

[23]  Le caractère distinctif acquis et la durée de l’emploi favorisent très légèrement l’Opposante, étant donné qu’il ressort des éléments de preuve qu’elle a commencé à employer la marque de commerce Ignite Media en 2011 (para 10; pièce A) et a diffusé des annonces avec la marque de commerce « Ignite Media » dans un numéro de Business News publié en décembre 2013/janvier 2014. Toutefois, il n’est pas possible de déterminer si la marque de commerce de l’Opposante était connue dans une grande mesure. Les éléments de preuve de M. Best manquent de renseignements concernant les ventes et la distribution, la circulation et, dans le cas d’annonces en ligne, l’accès au site Web de l’Opposante, y compris la marque de commerce Ignite Media. En ce qui a trait à la preuve de l’emploi par la Requérante dans l’affidavit de M. Best, rien de tout cela n’avait eu lieu à la date pertinente.

degré de ressemblance

[24]  L’aspect le plus frappant de la marque de commerce de l’Opposante est le terme « Ignite », puisque le terme « Media » est descriptif des services auxquels elle est liée. La Marque comporte cet élément. En raison de l’élément Ignite qui figure dans chaque marque de commerce, j’estime que les marques de commerce des parties se ressemblent visuellement, phonétiquement et dans les idées suggérées, bien que la marque de la Requérante suggère en outre des services qui pourraient susciter l’intérêt du consommateur fournis par une personne portant le nom de famille Rogers. Le premier élément d’une marque est souvent considéré comme plus important aux fins de la distinction, mais, lorsque le premier élément est faible, comme c’est le cas avec un nom de famille, l’importance de ce premier élément diminue [voir Conde Nast Publications Inc. c Union des Éditions Modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^re inst.); Murjani International Ltd v Universal Impex Co Ltd (1986), 12 CPR (3d) 481 (CF 1^re inst.)]. 

genre des services ou entreprises et la nature du commerce

[25]  Ce facteur favorise l’Opposante, étant donné que j’estime que les Services se chevauchent avec ceux offerts par l’Opposante. En particulier, le site Web www.ignitemediagroup.ca explique que l’Opposante livre [traduction] « vos campagnes d’annonces directement à votre public cible pendant qu’il est engagé dans des activités en ligne » et « emploie une grande variété de techniques de ciblage, y compris les canaux, les intérêts, les données démographiques, le contexte et les sujets » (pièce L). Le site Web de l’Opposante fait allusion à la Requérante. Les éléments de preuve de l’Opposante comprennent également des éléments de preuve que le vice-président à l’innovation et le chef de Rogers Ignite de la Requérante a indiqué que la Requérante [traduction] « s’intéresserait à des entreprises dotées de la technologie pour des plateformes similaires, ainsi qu’à des propositions de nouveaux modèles d’annonces pour le monde numérique (par. 31, pièce N – citation de Rob Switzman dans playbackonline.ca). M. Best indique ce qui suit dans son affidavit (au para 32) [traduction] :

QUE, pendant cette entrevue qui portait sur Rogers Ignite, Switzman faisait également allusion à la division Rogers Media, en employant le terme de façon interchangeable entre Rogers et Rogers Ignite (ce qui a créé davantage de confusion avec Ignite Media) et a plus précisément mentionné qu’ils souhaitaient évoluer du côté des médias [...] et rechercher de nouveaux modèles d’annonces pour le monde numérique, qui est l’une des principales composantes du travail d’Ignite Media. […]

[26]  Le site Web de la Requérante, www.rogersmedia.com, joint à titre de pièce K, indique qu’elle a [traduction] « Les intégrations les plus performantes. Nous travaillons avec vous en vue d’élaborer des solutions personnalisées et innovatrices, en incorporant les meilleures créatives pour faire croître votre entreprise [...] » et [traduction] « Rogers crée un vaste contenu pour les consommateurs qui est disponible sur la plate-forme de leur choix [...] » et [traduction] « Génération du millénaire cible un public plus jeune et plus audacieux grâce à des maques clés et des partenariats novateurs [...] ». Bien que la date de l’article de playbackonline.ca et celle du site Web de l’Opposante qui se trouve à l’affidavit de M. Best soient postérieures à la date pertinente pour ce motif d’opposition, le registraire peut tenir compte de ces éléments de preuve dans la mesure où ils indiquent une situation existante à la date pertinente, à savoir, l’intention de la Requérante d’employer sa marque de commerce [voir, par exemple, George Weston Ltd v Corporate Foods Ltd (1988), 19 CPR (3d) 566 (COMC)]. 

preuve de confusion réelle

[27]  M. Best fournit des éléments de preuve qu’il qualifie de [traduction] « plusieurs cas précis de confusion », y compris différentes réunions au cours desquelles on a demandé à M. Best si l’Opposante faisait partie de Rogers ou représentait Rogers (aux paras 22 à 26). Toutefois, je ne suis pas en mesure d’examiner la preuve de la confusion étant donné que les dates de tous ces éléments de preuve sont postérieures à la date pertinente et ne sont pas intrinsèquement liées aux faits qui existaient à la date pertinente [Servicemaster Co c 385229 Ontario Ltd, 2015 CAF 114, aux paras 21 à 22]. Si je l’avais examiné, le fait qu’on a demandé à l’Opposante si elle était affiliée à la Requérante n’aurait pas minimisé l’incidence de cette circonstance de l’espèce étant donné que le paragraphe 6(2) de la Loi est suffisamment étendu pour englober la notion de la confusion inverse selon laquelle, lorsque les consommateurs voient la marque de l’utilisateur plus ancien (l’Opposante), ils croient qu’elle provient de l’utilisateur nouveau (la Requérante) [Services alimentaires A&W du Canada Inc. c. Restaurants McDonalds du Canada Ltée, 2005 CF 406, paras 23 à 33].

conclusion

[28]  Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce et après avoir appliqué le test de la confusion comme étant une question de première impression et du souvenir imparfait, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de la preuve qu’il n’y a pas de probabilité vraisemblable de confusion. Je tire cette conclusion en raison du degré de ressemblance entre les marques et le chevauchement dans le genre des services des parties. À mon avis, l’élément IGNITE de la marque de l’Opposante est une caractéristique frappante plutôt qu’une caractéristique subordonnée de la marque ROGERS IGNITE. Il me semble qu’un consommateur ordinaire, lorsqu’il est confronté aux services de la Requérante vendus sous l’égide de la Marque, peut supposer qu’il existe une affiliation ou un accord de licence entre les parties. Il s’ensuit que les marques de commerce en cause créent de la confusion [Glen-Warren Productions Ltd c Gertex Hosiery Ltd (1990), 29 CPR (3d) de 7 à 12 (CF 1^re inst.)].

[29]  Par ailleurs, si j’avais bénéficié d’éléments de preuve ou des observations de la Requérante, j’aurais peut-être conclu que la Requérante s’est acquittée de son fardeau de preuve et aurais tiré une conclusion différente.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)c)

[30]  Si j’avais tort de catégoriser l’emploi d’Ignite Media comme un emploi de marque de commerce et que l’emploi d’Ignite Media était plutôt l’emploi d’un nom commercial, le motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)c) aurait été accueilli pour les motifs susmentionnés.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2

[31]  L’Opposante allègue que la Marque n’est pas distinctive, étant donné que l’emploi de la Marque par la Requérante crée de la confusion avec l’emploi d’Ignite Media par l’Opposante. L’Opposante allègue qu’Ignite Media ainsi que Rogers Ignite offrent ou proposent d’offrir des services en liaison avec des services de consultation en gestion d’entreprise, des services de consultation en marketing d’entreprise, des services de consultation en organisation d’entreprise et des services d’internet, ce qui risque de créer de la confusion.

[32]  La date pertinente en ce qui concerne le caractère distinctif est la date de production de l’opposition, à savoir le 29 septembre 2015 [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[33]  L’Opposante se serait acquittée de son fardeau de la preuve si sa marque de commerce ou son nom commercial, Ignite Media, était connu ou connue au Canada jusqu’à un certain point, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante ou, à défaut, si elle est bien connue dans une région précise du Canada [Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, aux paras 33 à 34]. Un motif d’opposition fondé sur le caractère non distinctif n’est pas limité à la vente des produits ou des services au Canada. Il peut également être fondé sur la preuve de la connaissance ou de la réputation de la marque de commerce ou du nom commercial d’un opposant, y compris celui qui est diffusé par le bouche-à-oreille ou par des articles de journaux et de magazines [Motel 6, Inc. c No 6 Motel Ltd, (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^re inst.] aux pages 58-59].

[34]  Bien qu’il y ait suffisamment d’éléments de preuve pour que je puisse conclure que certains Canadiens auraient connaissance de la marque de commerce et du nom commercial de l’Opposante, en l’absence de renseignements pour quantifier le nombre de Canadiens qui ont été exposés à Ignite Media, que ce soit grâce à des ventes ou à des annonces, je ne suis pas en mesure de déterminer que la réputation de la marque de commerce de l’Opposante ou de son nom commercial était importante, significative ou suffisante tel qu’énoncé dans Bojangles. Par conséquent, j’estime que l’Opposante ne s’est également acquittée de son fardeau de preuve pour ce motif d’opposition, qui, par conséquent, est rejeté.

 

Conclusion

[35]  Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la présente demande selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Lili El Tawil

 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

 Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Aucun agent nommé	POUR L’OPPOSANTE
Aucun agent nommé	POUR LA REQUÉRANTE