Référence : 2020 COMC 30

Date de la décision : 2020-04-09

 [TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Jamieson Laboratories Ltd.	Opposante
et
	Omega Alpha Pharmaceuticals Inc.	Requérante
	1,648,806 pour GLUCOWISE	Demande

LE DOSSIER

[1]  Le 22 octobre 2013, Omega Alpha Pharmaceuticals Inc (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce GLUCOWISE (la Marque). La demande est fondée sur l’emploi depuis au moins le 21 octobre 2013 en liaison avec les produits suivants :

(1) Suppléments nutritifs et alimentaires contenant de l’acide DL-alpha-lipoïque, du Gymnema sylvestre (extrait de feuille de gymnéma), de la Momordica charantia (melon amer), du Lagerstroemia speciosa (extrait de feuille de banaba), du chrome, du vanadium.  

(2) Suppléments nutritifs et alimentaires pour favoriser un sain métabolisme du glucose.

(3) Suppléments nutritifs et alimentaires pour la régulation des taux de glycémie.  

(4) Suppléments nutritifs et alimentaires pour utilisation comme antioxydant.

[2]  La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce en date du 3 septembre 2014 et a fait l’objet de l’opposition de Jamieson Laboratories Ltd (l’Opposante) le 3 novembre 2014 en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Toutes les références renvoient à la Loi modifiée le 17 juin 2019, à l’exception des références aux motifs d’opposition qui renvoient à la Loi telle qu’elle se lisait avant sa modification (voir l’article 70 de la Loi qui prévoit que le libellé de l’article 38(2) de la Loi s’applique aux demandes annoncées avant cette date).

[3]  La Requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration. La preuve de l’Opposante consiste en l’affidavit de Lorna Vanderhaeghe. La Requérante a produit les affidavits de Gordon Chang, de Jill Roberts et de Sylvie Nadaud, ainsi que des copies conformes de l’enregistrement n^o LMC816,866 pour la marque de commerce GLUCOSMART et de l’historique du dossier de la Marque. Mme Vanderhaeghe et M. Chang ont été contre-interrogés au sujet de leurs affidavits et les transcriptions de leurs contre-interrogatoires et de leurs réponses aux engagements font partie du dossier. À titre de contre-preuve, l’Opposante a produit l’affidavit de Kelly Theodosiou.

[4]  Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et les deux parties ont été représentées lors de l’audience.

Déclaration d’opposition

[5]  La déclaration d’opposition soulève les motifs d’opposition suivants en vertu de l’article 38 de la Loi :

a)  la demande n’est pas conforme aux critères de l’article 30b) de la Loi, puisque ni la Requérante ni le prédécesseur en titre nommé, d’eux-mêmes ou par l’entremise d’un licencié, n’ont employé la marque de commerce au Canada en liaison avec l’un des produits visés par la demande depuis la date de premier emploi revendiquée du 21 octobre 2013;

b)  la demande n’est pas conforme à l’article 30i) de la Loi, puisque la Requérante n’aurait pas pu être convaincue, et ne peut pas l’être, de son droit à l’emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits, étant donné que, au moment de produire la demande, elle connaissait ou aurait dû connaître la famille de marques de commerce de l’Opposante;

c)  en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi, la Marque n’est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec la famille de marques de commerce appartenant à l’Opposante contenant le terme SMART (établi dans le tableau ci-joint à titre d’annexe A), y compris la marque de commerce déposée GLUCOSMART de l’Opposante, enregistrement n^o LMC816,866;

d)   en vertu de l’article 16(1) de la Loi, la Requérante n’avait pas le droit d’enregistrer la Marque, puisqu’à la date de premier emploi elle créait de la confusion avec les marques déposées de l’Opposante, y compris GLUCOSMART, lesquelles avaient été précédemment employées ou révélées au Canada ou à l’égard desquelles une demande d’enregistrement avait été précédemment produite au Canada;

e)  en vertu de l’article 38(2)d) de la Loi, la marque de commerce n’a pas un caractère distinctif au sens de l’article 2 de la Loi, puisqu’elle ne distingue pas, ni n’est adaptée pour distinguer, et n’est pas en mesure de distinguer les produits de la Requérante de ceux des autres et, plus particulièrement, de ceux de l’Opposante, comme l’indique l’annexe A.

[6]  L’Opposante a retiré les motifs d’opposition fondés sur les articles 30b) et 30i) lors de l’audience.

Preuve principale de l’Opposante

Affidavit de Lorna Vanderhaeghe

[7]  Mme Vanderhaeghe atteste qu’elle est la présidente de Vanderhaeghe Health Solutions, une unité de l’Opposante depuis 2014. Avant cela, elle était la présidente et fondatrice de Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, Inc (LVHSI) [affidavit Vanderhaeghe, para 1].

[8]  LVHSI a enregistré une famille de marques au Canada et aux États-Unis comportant le terme SMART, y compris la marque GLUCOSMART (établie à l’annexe A ci-jointe). De 2010 à 2014, LVHSI a vendu des produits alimentaires et nutritionnels par l’entremise de détaillants en magasin et en ligne, y compris des pharmacies, des détaillants d’aliments de choix et des magasins d’aliments santé partout au Canada en liaison avec la famille de marques SMART, y compris la marque GLUCOSMART [affidavit Vanderhaeghe, para 7 et 8]. Sont joints à son affidavit des imprimés des enregistrements des marques de commerce canadiennes et des demandes pour ces marques, à titre d’exemples de la façon dont la famille de marques SMART de l’Opposante a été employée en liaison avec ses produits, et des imprimés de diverses publications et divers sites Web montrant l’emploi des marques SMART sur les produits. Lors de son contre-interrogatoire, Mme Vanderhaeghe a confirmé que les produits sous les marques suivantes ne sont plus vendus : BONESMART, CHOLESTEROL SMART, OSTEOSMART, MOODSMART, URISMART, BEAUTYSMART et OMEGA-SMART (contre-interrogatoire de Vanderhaeghe, questions 87 à 119).

[9]  En 2014, les actifs de LVHSI, y compris les marques SMART, le nom commercial Lorna Vanderhaghe Health Solutions (ci-après LVHS) et le droit d’employer le nom et l’image de l’auteure de l’affidavit ont été acquis par l’Opposante [Vanderhaeghe, para 8, Pièce B]. À la suite de cette acquisition, l’Opposante a continué à exploiter l’entreprise de LVHSI sous le nom commercial LVHS et a vendu, et continue de vendre, des produits alimentaires et nutritionnels en liaison avec les marques SMART par l’entremise de détaillants en magasin et en ligne, y compris des pharmacies, des détaillants d’aliments de choix et des magasins d’aliments santé partout au Canada [affidavit Vanderhaeghe, para 8, 16 et 17].

[10]  Sont joints à titre de Pièce C à l’affidavit de Mme Vanderhaeghe des photos d’étalages en magasin montrant les produits alimentaires et nutritionnels offerts pour la vente par l’Opposante ou son prédécesseur en titre LVHSI en liaison avec les marques SMART, y compris la marque de commerce GLUCOSMART. Elle atteste que la gamme complète de produits offerts pour la vente et vendus au Canada en liaison avec les marques SMART ont employé et continuent d’employer un étiquetage coloré distinct ainsi que sa photo [affidavit Vanderhaeghe, para 9]. Est joint à titre de Pièce E à son affidavit un échantillon de pages Web offrant les produits GLUCOSMART pour la vente. 

[11]  Entre 2010 et 2015, l’Opposante ou son prédécesseur en titre LVHSI ont profité de ventes annuelles variant de 199 471 $ à 1 055 747 $ [affidavit Vanderhaeghe, para 18] des produits GLUCOSMART. Des échantillons représentatifs de factures pour ce qu’elle atteste être des ventes canadiennes sont joints à son affidavit à titre de Pièce F [affidavit Vanderhaeghe, para 20]. Mme Vanderhaeghe témoigne également en disant que l’Opposante et LVHSI ont dépensé plus de 250 000 $ dans le marketing et la promotion de ses produits GLUCOSMART au Canada depuis 2010 et elle a joint des échantillons représentatifs de telles annonces et autres documents promotionnels à titre de Pièces G à U de son affidavit [affidavit Vanderhaeghe, para 21-22]. Elle a également joint à son affidavit des articles mettant en vedette le produit GLUCOSMART du magazine The Woman’s World, ainsi qu’un article de magazine concernant le produit GLUCOSMART du magazine Healthy Directions [affidavit Vanderhaeghe, para 23; Pièces V à X].

[12]  Mme Vanderhaeghe fait également part de son opinion concernant la probabilité de confusion entre les marques des parties, mais cette partie de sa preuve [para 25 à 27] a été ignorée puisque, en bout de compte, il revient au juge des faits de faire cette détermination.

Preuve de la Requérante

Affidavit de M. Gordon Chang

[13]  M. Change atteste qu’il est le président, le directeur général et le chef de la recherche et du développement de produit, ainsi que le fondateur de la Requérante. Il témoigne du fait que le produit GLUCOWISE a été continuellement vendu partout au Canada par la Requérante depuis 2013 [affidavit Chang, para 18, 46, 49]. L’étiquette du produit a présenté clairement la marque de commerce GLUCOWISE, ainsi que le nom de la Requérante depuis la date de premier emploi [affidavit Chang, Pièces 17 et 18]. L’étiquette du produit a également toujours indiqué les ingrédients que le produit contient, ainsi que le résultat escompté du produit, lequel favorise un sain métabolisme du glucose [affidavit Chang, Pièce 9].

[14]  Le produit GLUCOWSE a été vendu partout au Canada dans des magasins d’aliments santé, des pharmacies indépendantes et des supermarchés comme Loblaws et est disponible à l’achat par l’entremise de détaillants en ligne comme Healthy Planet [affidavit Chang, para 22 à 25, 50]. Le produit GLUCOWISE a également fait l’objet de promotions partout au Canada, y compris dans le magazine Alive, le magazine Healthy Direction, le magazine Vitality et le magazine Vitalité Québec, et dans des salons professionnels et des expositions pour les consommateurs et l’industrie [affidavit Chang, para 26 à 43].  

[15]  M. Chang fait également part de son opinion concernant la probabilité de confusion entre les marques des parties. Cette partie de sa preuve [affidavit Chang, para 51, 61 et 62] a été ignorée puisque, de nouveau, il revient au juge des faits de faire cette détermination.

[16]  Dans son contre-interrogatoire, M. Chang a précisé qu’il s’attendrait à ce que le produit GLUCOSMART de l’Opposante soit offert pour la vente dans des magasins d’aliments santé, des pharmacies indépendantes, des supermarchés ou des détaillants en ligne, bien qu’il maintienne qu’il n’était pas au courant de la marque de l’Opposante avant de produire la demande pour GLUCOWISE [Chang, questions 222 à 227].

Affidavit de Sylvie Nadaud

[17]  Mme Nadaud est une analyste de recherche en marques de commerce au sein de Thomson Compumark. Sont joints à titre de pièces à son affidavit les résultats de recherches qu’elle a menées pour les occurrences actives et non actives du terme SMART dans les marques de commerce en combinaison avec les suppléments de catégorie 5 de la Classification de Nice, y compris les suppléments alimentaires, les suppléments nutritionnels, ainsi que les suppléments et les préparations à base de plantes. L’affidavit de Mme Nadaud montre 91 marques de commerce actives dans le registre des marques de commerce canadiennes de catégorie 5 comportant le terme SMART, appartenant à 48 tiers.

Affidavit de Jill Roberts

[18]  Mme Robert est une technicienne juridique dans la ville d’Ottawa. Elle témoigne en disant que, le 3 août 2016, elle a consulté un certain nombre de sites Web de suppléments canadiens en ligne (y compris www.vitamart.ca, www.supplementsource.ca, www.svncanada.com, www.vitasave.ca, www.well.ca, www.canadianvitmainship.com, www.sisu.com et www.belmarrahealth.com) et mené une série de recherches pour des produits avec le terme SMART ou le terme GLUCO dans le nom. Sont joints à son affidavit à titre de pièces des captures d’écran des résultats de sa recherche, lesquels montrent divers produits offerts pour la vente en ligne en liaison avec le mot SMART ou le mot GLUCO.

Contre-preuve de l’Opposante

Affidavit de Kelly Theodosiou

[19]  Mme Theodosiou est une spécialiste du soutien en marques de commerce au sein de l’agent de l’Opposante. Sont joints à titre de Pièce C à son affidavit des captures d’écran du site Web Healthy Planet qui confirment que le produit GLUCOSMART de l’Opposante est vendu par Healthy Planet et est disponible à la vente en ligne par le site Web de Healthy Planet.

[20]  Sont également joints à l’affidavit de Mme Theodosiou les résultats de recherches menées sur Thesaurus.com pour les mots SMART et WISE.

Fardeau ultime et fardeau de preuve

[21]  C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter de son fardeau de preuve initial d’établir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3^e) 293 (CF 1^re Inst)].

Dates pertinentes

• [22] Les dates pertinentes qui s’appliquent aux motifs d’opposition sont les suivantes :

• articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3^e) 413 (CAF)];

• articles 38(2)c) et 16(1) – la date de premier emploi de la Requérante;

• articles 38(2)d) et 2 – la date de production de l’opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4^e) 317 à la p 324 (CF)].

Questions préliminaires

Témoignage d’opinion de Chang

[23]  Dans son affidavit, M. Chang affirme ce qui suit : [traduction] « Les suffixes WISE et SMART ne sont pas des synonymes et ont des significations distinctes ».

[24]  S’appuyant sur la décision dans Rogers Broadcasting Ltd c CHUM Ltd (1993), 48 CPR (3^e) 108 (COMC), l’Opposante soutient que la Requérante a présenté M. Chang comme un expert sans aucun fondement sur lequel ses qualifications, ses connaissances ou ses compétences peuvent être considérées pour le qualifier d’expert. Puisque M. Chang n’a pas été qualifié comme expert pour déterminer si les mots peuvent être considérés comme des synonymes, l’Opposante soutient que toute part de l’affidavit de M. Chang portant sur ce sujet devrait être ignorée [voir London Drugs Ltd c Base SMART Ltd, 2011 COMC 98].

[25]  Comme il a été susmentionné, M. Chang atteste qu’il est le président, le directeur général et le chef de la recherche et du développement de produit, ainsi que le fondateur, de la Requérante. Lorsqu’il a été interrogé au cours de son contre-interrogatoire au sujet de son fondement pour déclarer que les suffixes WISE et SMART ne sont pas synonymes et ont des significations distinctes, il a répondu que son opinion est fondée sur le langage ordinaire d’usage, sa maîtrise de la langue anglaise et les définitions de SMART et WISE provenant du Canadian Oxford Dictionary qui ont été produites avec l’affidavit Vanderhaeghe [traduction] :

412.  Q. Vous affirmez que les suffixes « wise » et « smart » ne sont pas synonymes et ont une signification distincte?

  R. C’est exact.

413.  Q. Sur quoi vous appuyez-vous pour faire cette déclaration?

R. Le langage ordinaire d’usage, mais, plus important, j’affirmerai que je maîtrise très bien la langue anglaise et que, par conséquent, enfin et surtout, j’ai regardé ce que vous avez présenté dans l’opposition. À l’intérieur, il y a une définition de « smart » et une définition de « wise » provenant du dictionnaire anglais Canadian Oxford Dictionary. Selon ces définitions, il est clair qu’il y a une grande différence entre « wise » et « smart ».

414.  Il y a une grande différence entre « wise » et « smart »?

  R. C’est exact.

415.  Q. Sur quoi vous appuyez-vous pour faire cette déclaration?

  R. Je maîtrise très bien la langue anglaise.

416.  Q. Donc, selon la définition fournie dans notre affidavit, vous dites qu’il y a une grande différence entre « wise » et « smart »?

  R. C’est exact.

417.  Q. Est-ce sur cela que vous vous appuyez pour dire qu’ils ne sont pas synonymes?

  R. Pas du tout.

418.  Q. Êtes-vous d’accord pour dire que vous n’avez aucune formation ou certification en linguistique ou en étymologie?

R. J’ai un doctorat que j’ai bien mérité. Je maîtrise très bien la langue anglaise.

419.  Q. Vous n’avez aucune formation ou expertise officielles en anglais?

R. J’ai suivi des cours en langue anglaise à l’université au niveau universitaire. J’ai suivi des cours de littérature anglaise au niveau universitaire. Donc, je crois qu’en raison de ces cours, j’ai le droit de dire ce que j’ai à dire. 

420.  Q. Vous n’avez jamais obtenu un diplôme en anglais, en langue, en linguistique ou en étymologie?

  R. Pas du tout.

[26]  J’estime qu’il est clair de ce témoignage précédent que M. Chang ne s’est pas qualifié comme expert en langue anglaise. Par conséquent, je suis d’accord avec l’Opposante pour dire que ces parties de son affidavit qui offrent des opinions concernant les différences entre les mots WISE et SMART seront ignorées, puisqu’elles sont inadmissibles à titre de témoignage d’opinion.

Preuve produite par un employé de l’agent de l’Opposante

[27]  L’Opposante a produit l’affidavit en réponse de Kelly Theodosiou, une spécialiste du soutien en marques de commerce au sein de l’entreprise de l’Opposante. Comme il a été susmentionné, certaines des preuves les plus pertinentes de Mme Theodosiou sont les suivantes :

·  elle a joint des captures d’écran du site Web Healthy Planet qui confirment que le produit GLUCOSMART de l’Opposante est vendu par Healthy Planet et est disponible à la vente en ligne par le site Web de Healthy Planet;

·  elle fait le commentaire selon lequel M. Chang n’a fourni aucune preuve pour appuyer son affirmation selon laquelle les suffixes WISE et SMART ne sont pas des synonymes et ont des significations distinctes;

·  elle offre la preuve de ses recherches menées sur Thesaurus.com que les suffixes WISE et SMART sont synonymes, puisqu’ils ont la même ou presque la même signification.

[28]  S’appuyant sur la décision dans Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada (2006), 2006 CAF 133 (CanLII) (Cross-Canada), l’objection soulevée par la Requérante est que la preuve de Mme Theodosiou devrait être ignorée, puisqu’elle est une employée de l’entreprise de l’agent de l’Opposante et que sa preuve est litigieuse. L’argument général est que les employés ne sont pas des témoins indépendants qui fournissent des preuves impartiales lorsqu’ils donnent un témoignage d’opinion sur les questions contestées. La Requérante soutient que, par conséquent, peu ou pas de poids ne devrait être accordé à cet affidavit.

[29]  Bien que Mme Theodosiou soit employée par l’agent de l’Opposante, je ne conclus pas que les préoccupations soulevées par la Cour d’appel fédérale dans Cross-Canada s’appliquent à l’ensemble de sa preuve. Alors qu’une partie de la preuve de Mme Theodosiou montre le produit de l’Opposante apparaissant en ligne sur le site Web Healthy Planet, l’affidavit de Mme Theodosiou ne contient aucune conclusion ou opinion concernant les voies de commercialisation des parties. Elle a simplement pris des captures d’écran du produit de l’Opposante disponible en ligne pour la vente sur le site Web Healthy Planet. Je ne vois pas en quoi le fait qu’une employée de l’agent de l’Opposante a introduit cette preuve la rend moins appropriée que si l’Opposante ou son agent avait embauché un enquêteur externe quelconque pour faire la même chose et établir sous serment un affidavit. En général, cette partie de sa preuve ne me semble pas être controversée. Par conséquent, je considère que cette partie de sa preuve est admissible.

[30]  Cependant, en ce qui a trait aux opinions que Mme Theodosiou a exprimées concernant la preuve de Chang, je suis d’accord avec la Requérante pour dire que sa preuve est inadmissible dans la mesure qu’elle fait part de son opinion concernant le témoignage fourni par M. Chang sur la question contestée de la signification des mots SMART et WISE. Par conséquent, j’ignorerai cette partie de sa preuve.

[31]  Enfin, je suis d’accord pour dire que les extraits de Thesaurus.com joints à l’affidavit de Mme Theodosiou concernent la question contestée dans cette procédure (c’est-à-dire la signification des mots WISE et SMART). Cependant, compte tenu du fait que le registraire peut prendre connaissance d’office des définitions du dictionnaire [Tradall SA c Devil’s Martini Inc, 2011 COMC 65 au para 29], je conclus que je peux également prendre connaissance d’office des synonymes pour les mots WISE et SMART tels qu’ils sont indiqués dans Thesaurus.com.

Contre-preuve adéquate?

[32]  La Requérante soutient également que la contre-preuve de Mme Theodosiou est inadmissible, puisqu’elle est une contre-preuve inadéquate.

[33]  La contre-preuve doit se limiter aux questions en réponse [voir l’article 54 du Règlement sur les marques de commerce DORS/2018-227 et l’article 43 du Règlement sur les marques de commerce DORS/96-195 maintenant abrogé]. La Requérante soutient que la réponse par l’affidavit de Mme Theodosiou n’est pas une contre-preuve adéquate, puisqu’elle comprend des preuves qui auraient pu être incluses dans la preuve principale de l’Opposante. Par exemple, la Requérante soutient que les entrées de Thesaurus.com sont des preuves qui auraient pu être incluses dans la preuve principale de l’Opposante. À cet égard, la Requérante précise que l’Opposante avait déjà fourni des définitions du dictionnaire pour les mots WISE et SMART dans l’affidavit de Mme Vanderhaeghe. La Requérante soutient également que, sous l’en-tête [traduction] « Voies de commercialisation », Mme Theodosiou réaffirme ce qui se trouve déjà dans la preuve dans le cadre du contre-interrogatoire et que cela fait que l’Opposante fractionne sa preuve.

[34]  Je commencerai par préciser que, puisque j’ai déjà conclu que le témoignage d’opinion de Mme Theodosiou concernant la preuve de M. Chang est inadmissible, je ne commenterai pas davantage cette preuve. 

[35]  En ce qui concerne l’admissibilité des entrées de Thesaurus.com jointes à l’affidavit de Mme Theodosiou, même si je ne concluais pas que cette preuve est une contre-preuve adéquate, je serais prête à en prendre connaissance d’office, puisque je conclus que les entrées de Thesaurus.com sont semblables aux définitions du dictionnaire [voir Tradall SA c Devil’s Martini Inc, supra].

[36]  Cependant, je suis d’accord avec la Requérante pour dire que la preuve de Mme Theodosiou sous la forme de captures d’écran du site Web Healthy Planet n’est pas une contre-preuve adéquate. À cet égard, je remarque que Mme Vanderhaeghe a déjà présenté la preuve que le produit de l’Opposante était disponible pour la vente en ligne sur le site Web Healthy Planet (voir l’affidavit Vanderhaeghe, para 17 et Pièce E). La preuve de Mme Theodosiou concernant les voies de commercialisation des parties est par conséquent inadmissible. 

Chaîne de titres

[37]  Par souci de commodité, je reproduis ci-dessous les définitions pour les acronymes utilisés dans cette décision :

LVI  Lorna Vanderhaeghe Inc

LVHS  Lorna Vanderhaeghe Health Solutions

LVHSI  Lorna Vanderhaeghe Health Solutions Inc

Jamieson  Jamieson Laboratories Ltd

[38]  La Requérante soutient que, en raison des diverses incohérences, la preuve au dossier ne montre pas qu’il y a une chaîne de titres adéquate et complète entre la requérante initiale pour la marque GLUCOSMART et le propriétaire actuel de la marque, l’Opposante dans cette procédure. Je mets en évidence ci-dessous certaines des observations les plus pertinentes de la Requérante à cet égard :

·  le dossier de la demande pour la demande d’enregistrement GLUCOSMART montre clairement que la Requérante initiale, et la partie pour laquelle l’emploi était revendiqué, était LVI; 

·  le dossier de la demande montre également que, le 11 janvier 2011, Mme Vanderhaeghe, en sa qualité de propriétaire, de présidente et de directrice principale de LVI, a transféré tous les droits pour la marque GLUCOSMART à LVHSI, les deux situés au 400-353, rue Water, Vancouver, en Colombie-Britannique;

·  il n’y a aucune preuve du transfert ou de l’affectation de LVI à LVHSI;

·  Mme Vanderhaeghe ne mentionne pas LVI comme le prédécesseur en titre de l’Opposante;

·  Mme Vanderhaeghe affirme que LVHSI a été fondé en 2010 et que, de 2010 à 2014, LVHSI a vendu des produits alimentaires et nutritionnels par l’entremise de détaillants en magasin et en ligne, y compris des pharmacies, des détaillants d’aliments de choix et des magasins d’aliments santé partout au Canada en liaison avec la marque GLUCOSMART;

·  Mme Vanderhaeghe affirme également qu’en 2014, les actifs de LVHSI, y compris les marques SMART, le nom commercial LVHS et le droit d’employer le nom et l’image de Mme Venderhaeghe, ont été affectés à Jamieson;

·  Mme Venderhaeghe témoigne également pour dire que, avant de devenir présidente de LVHS, une unité de Jamieson en 2014, elle était la présidente et fondatrice de LVHSI;

·  Mme Vanderhaeghe affirme que [traduction] « depuis 2014, l’Opposante avait vendu, et continue de vendre [...] des produits [...] partout au Canada en liaison avec les marques SMART, y compris la marque de commerce déposée GLUCOSMART, sous le nom commercial LVHS »;

·  des quatre factures jointes à titre de Pièce F à l’affidavit de Mme Vanderhaeghe, l’une est datée de 2010 et les trois autres sont datées de 2015 et chacune présente LVHS au-dessus de l’en-tête avec l’adresse 106A-3430, avenue Brighton, Burnaby, Colombie‑Britannique; aucune facture n’est fournie pour les années entre 2011 et 2014;

·  lors de son contre-interrogatoire, Mme Vanderhaeghe affirme que LVHSI a été fondé en 2010 [contre-interrogatoire de Vanderhaeghe, q 21] et qu’en 2014, les actifs de LVHSI ont été acquis par Jamieson [contre-interrogatoire de Vanderhaeghe, q 24]; elle affirme également que, selon sa compréhension, il s’agit de la chaîne complète de titres de la marque GLUCOSMART de l’Opposante [contre-interrogatoire de Vanderhaeghe, questions 37 et 38].

[39]  Je suis d’accord avec l’agent de la Requérante pour dire qu’il y a certaines incohérences dans la preuve de Mme Vanderhaeghe et dans le dossier de la demande concernant la chaîne de titres de la marque de commerce GLUCOSMART. Je suis également d’accord avec l’agent de l’Opposante pour dire que la validité de l’enregistrement de l’Opposante (y compris tous les transferts et les affectations inscrits par l’OPIC au dossier) n’est pas en question [voir Foodcorp Ltd c Hardee’s Food Systems, Inc (1981), 66 CPR (2^e) 217 (COMC)]. Cependant, je conclus tout de même que les incohérences dans la preuve de l’Opposante sont pertinentes dans la mesure qu’elles appuient l’allégation selon laquelle les emplois démontrés de la marque de l’Opposante ne peuvent pas tous être attribués à l’Opposante. 

[40]  Il est raisonnable de déduire de la preuve dans son ensemble que LVHS était un nom commercial employé par l’Opposante après l’acquisition de la marque GLUCOSMART par Jamieson en 2014, ainsi que par son prédécesseur en titre LVHSI. Cependant, l’adresse sur la facture datée du 17 juin 2010 ne correspond pas au dossier de la demande et au témoignage de Mme Vanderhaeghe. À cet égard, le dossier de la demande montre que les adresses de LVI et de LVHSI étaient rue Water, mais le transfert de la marque GLUCOSMART n’a pas été fait avant 2011. De plus, lors de son contre-interrogatoire, Mme Vanderhaeghe a affirmé que c’était seulement après l’acquisition par Jamieson que les chèques sont devenus payables à LVHS [contre-interrogatoire de Vanderhaeghe, questions 283 à 289]. Par conséquent, la question n’est pas claire de savoir pourquoi la seule facture datée d’avant 2015 (c’est-à-dire le 17 juin 2010) présente l’en-tête de la nouvelle adresse de Jamieson alors qu’en 2010, ni Jamieson ni LVHSI ne possédait la marque GLUCOSMART.

[41]  Bien que Mme Vanderhaeghe ait fourni les ventes pour les années 2010 à 2015 pour la marque GLUCOSMART au Canada, toutes les autres factures représentatives sont datées de 2015. De plus, il n’y a aucune preuve de la façon dont la marque de l’Opposante était présentée en liaison avec les produits avant 2015. À cet égard, les photos des étalages en magasin montrant les produits offerts pour la vente par l’Opposante ou son prédécesseur en titre et les échantillons représentants de l’étiquetage des produits ne sont pas datés [affidavit Vanderhaeghe, Pièce C]. Également, l’échantillon de pages Web montrant la vente de produits GLUCOSMART joint à titre de Pièce E à l’affidavit de Mme Vanderhaeghe est daté du 4 mai 2015. 

[42]  Bien que l’agent de l’Opposante ait été en mesure d’indiquer quelques exemples d’annonces ou de promotion de la marque dès mars 2011, une telle preuve n’appuie pas une conclusion de l’emploi de la marque GLUCOSMART en liaison avec les produits en vertu de l’article 4(1) de la Loi.

[43]  Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la preuve soit suffisante pour montrer l’emploi de la marque GLUCOSMART par l’Opposante ou son prédécesseur en titre avant 2015. 

Motifs d’opposition

Motif fondé sur l’article 12(1)d) – La marque n’est pas enregistrable

[44]  L’Opposante soutient que la Marque n’est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec la famille de marques de commerce déposées de l’Opposante contenant le terme SMART (établie à l’annexe A), y compris GLUCOSMART (enregistrement n^o LMC816,866).

[45]  Dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, [2011] 2 RCS 387 [Masterpiece], la Cour a comparé la marque de commerce qui ressemble le plus à la marque de commerce contestée car, parmi une famille de marques de commerce, la Cour a remarqué que, si celle qui a le plus grand degré de ressemblance n’est pas susceptible de créer de la confusion avec la nouvelle marque de commerce proposée, il ne sera pas nécessaire de la comparer avec les autres marques de commerce dans la famille (para 78). Mes commentaires se concentreront donc sur l’enregistrement de l’opposante pour la marque GLUCOSMART, puisqu’il s’agit de la marque qui ressemble le plus à la marque visée par la demande et représente également l’argument le plus solide de l’Opposante. S’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre cette marque et la Marque de la Requérante, on ne trouvera alors clairement aucune confusion entre tous les autres enregistrements SMART de l’Opposante et la Marque.

[46]  Un opposant s’acquitte de son fardeau de preuve initial à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) si l’enregistrement invoqué dans la déclaration d’opposition est en règle à la date de la décision. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre afin de confirmer l’existence d’un enregistrement utilisé par un opposant [Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3^e) 410 (COMC)]. L’affidavit Vanderhaeghe comprend une copie des détails de l’enregistrement GLUCOSMART de l’Opposante. J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et j’ai confirmé que l’enregistrement de l’Opposante est toujours en règle. L’Opposante s’est par conséquent acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui concerne ce motif à l’égard de cette marque. Par conséquent, je dois poursuivre pour déterminer si la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime d’établir qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre cette marque et la Marque visée par la demande.

Sens de la confusion entre les marques de commerce

[47]  Les marques de commerce créent de la confusion lorsqu’il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l’article 6(2) de la Loi :

L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués […] ou que les services liés à ces marques sont [...] exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[48]  Par conséquent, l’article 6(2) ne concerne pas la confusion d’une marque avec l’autre, mais la confusion des produits ou des services d’une source avec ceux d’une autre source. En l’espèce, la question posée par l’article 6(2) est celle de savoir si les acheteurs des produits, vendus sous la marque de commerce GLUCOWISE, croient que ces produits ont été produits ou autorisés ou font l’objet d’une licence par l’Opposante qui vend ses produits sous la marque de commerce GLUCOSMART.

Test en matière de confusion

[49]  Le test à appliquer pour déterminer s’il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs dont il faut tenir compte, au moment de décider si deux marques créent de la confusion, sont « toutes les circonstances de l’espèce, y compris » celles mentionnées expressément aux articles 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. En outre, tous les facteurs n’ont pas nécessairement le même poids puisque le poids qu’il convient de donner à chaque facteur dépend des circonstances : voir Gainers Inc c Tammy L Marchildon et le registraire des marques de commerce (1996), 66 CPR (3^e) 308 (CF 1^re Inst). Toutefois, comme l’a indiqué le juge Rothstein dans Masterpiece, supra, bien que le degré de ressemblance soit mentionné en dernier lieu à l’article 6(5), il arrive souvent qu’il soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

Article 6(5)a) – le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en question et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[50]  Les marques des deux parties contiennent le préfixe GLUCO dont la preuve montre qu’il est un préfixe commun qui indique une relation au glucose [affidavit Chang, Pièce 24]. Les mots SMART et WISE sont définis respectivement dans le Canadian Oxford Dictionary comme suit :

Smart – [traduction] intelligent, perspicace, alerte

Wise – [traduction] avoir de l’expérience et des connaissances ainsi que la capacité de les appliquer judicieusement

[51]  Le préfixe GLUCO en liaison avec le mot SMART rend la marque GLUCOSMART de l’Opposante plutôt suggestive des résultats escomptés des produits de l’Opposante. La preuve montre que le produit de l’Opposante est présenté comme une aide diabétique pour un contrôle sain de la glycémie [affidavit Vanderhaeghe, Pièce E]. Il en va de même pour le préfixe GLUCO en liaison avec le mot WISE pour les produits de la Requérante. La preuve montre que l’emploi recommandé pour le produit de la Requérante vise à contribuer à favoriser un métabolisme du glucose sain [affidavit Chang, Pièce 16]. Par conséquent, je considère que le caractère distinctif inhérent des marques des parties est le même et est plutôt faible.

[52]  Il est possible de renforcer une marque de commerce en faisant en sorte qu’elle devienne connue au Canada par son emploi ou sa promotion. Comme je l’ai précédemment mentionné, je ne suis pas convaincue du fait que l’Opposante a démontré l’emploi de sa marque au Canada en liaison avec les produits au sens de l’article 4(1) de la Loi avant 2015 par elle-même ou son prédécesseur en titre. Cependant, la preuve de l’Opposante montre que Jamieson, ou son prédécesseur en titre LVHSI, a profité de ventes des produits GLUCOSMART totalisant au moins 422 021 $ en 2015 [affidavit Vanderhaeghe, para 18, Pièce F]. La preuve de l’Opposante montre également que Jamieson, ou son prédécesseur en titre LVHSI, a dépensé plus de 250 000 $ en commercialisation et en promotion pour son produit GLUCOSMART au Canada depuis 2010 et a continué de promouvoir son produit GLUCOSMART au moyen d’annonces dans les journaux et les magazines [affidavit Vanderhaeghe, para 21 à 23, Pièces G-X]. Je suis en mesure de conclure par cette preuve que la marque de l’Opposante est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

[53]  En revanche, la Requérante a fourni les chiffres des ventes de son produit GLUCOWISE variant de 15 000 $ à 53 000 $ entre 2013 et avril 2016 [affidavit Chang, para 25]. Les dépenses en annonces par année en 2013 et 2014 étaient d’approximativement de 14 000 $ et étaient moindres en 2015 et 2016 [affidavit Chang, para 26 à 38, Pièces 9 à 13]. En plus des annonces imprimées et Web pour la vente au détail et la vente en gros, la Requérante a également continuellement fait la promotion de son produit GLUCOWISE lors de nombreux salons professionnels et de nombreuses expositions pour les consommateurs et l’industrie à divers endroits au Canada, sur son propre site Web, au moyen de sa page Facebook et au moyen de fiches d’information promotionnelles distribuées aux partenaires de la vente au détail à diffuser et à donner à leurs clients. Je conclus, au moyen de la preuve soumise, que la marque de la Requérante est connue dans une certaine mesure au Canada, bien que cette mesure soit moindre que celle de la marque de l’Opposante. 

[54]  Bien que les deux marques aient un caractère inhérent faible, puisque la marque de l’Opposante a acquis un caractère plus distinctif que la marque de la Requérante, je conclus qu’en général ce facteur favorise l’Opposante.

Article 6(5)b) – La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[55]  Comme je l’ai mentionné précédemment, je ne suis pas convaincue que la preuve de l’Opposante montre l’emploi de sa marque avant 2015. Par conséquent, je conclus que ce facteur favorise la Requérante puisqu’elle a démontré l’emploi de sa Marque depuis 2013.

Article 6(5)c) – Le genre de produits, services ou entreprises

[56]  Il faut tenir compte de l’état déclaratif des produits dans la demande et de l’état déclaratif des produits dans l’enregistrement au moment d’évaluer des facteurs établis aux articles 6(5)c) et d) de la Loi [voir Dr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3^e) 3 (CAF) et Miss Universe Inc c Bohna (1994), 58 CPR (3^e) 381 (CAF)].

[57]  Les produits visés par la demande sont composés de suppléments nutritionnels et alimentaires avec des ingrédients particuliers (y compris du chrome et du vanadium) pour favoriser un métabolisme sain du glucose, pour réguler les niveaux de glucose dans le sang et pour servir d’antioxydant. 

[58]  Les produits visés par l’enregistrement en liaison avec la marque de l’Opposante sont des [traduction] « suppléments alimentaires et nutritionnels pour réguler la glycémie et contre le syndrome des ovaires polykystiques ». Mme Vanderhaeghe ajoute que les produits GLUCOSMART ont une formule pour contenir du chrome, une substance que les consommateurs recherchent [traduction] « dans un produit alimentaire et nutritionnel qui assure l’équilibre de la glycémie » [affidavit Vanderhaeghe, para 10].

[59]  La Requérante maintient que les bénéfices escomptés des produits des parties sont différents. À cet égard, une partie de la preuve sur laquelle s’appuie la Requérante est la suivante :

·  le produit de la Requérante comprend un ingrédient qui aide à [traduction] « normaliser les niveaux de glycémie », nommément le vanadium [affidavit Chang, Pièces 16 et 17];

·  les annonces et les étiquettes de la Requérante mettent l’accent sur le fait que le but principal du produit de la Requérante est de favoriser un métabolisme sain du glucose [affidavit Chang, Pièces 9 à 18];

·  les annonces de la Requérante comprennent des fiches d’information qui présentent une annonce faisant la promotion de GLUCOWISE sur une page et fournissent des renseignements sur le diabète sur l’autre page [affidavit Chang, Pièce 16].

[60]  En revanche, la preuve de l’Opposante est que, dans les annonces, le produit GLUCOSMART est souvent présenté comme faisant partie [traduction] « d’un guide pour la perte de poids d’une femme intelligente », ce qui est également le titre du livre gratuit offert lorsque le supplément est acheté [affidavit Vanderhaeghe, Pièces E, I, J à U]. D’autres bénéfices des produits de l’Opposante comprennent, entre autres, le contrôle de la glycémie, l’arrêt de la croissance des poils faciaux chez les hommes et la cessation des acrochordons.

[61]   De plus, comme l’a souligné la Requérante, la preuve de la Requérante montre que son emballage et ses annonces visent les femmes. À cet égard, l’emballage GLUCOSMART est rose (une couleur traditionnellement féminine) et l’emballage présente le nom et l’image et de Mme Vanderhaeghe [affidavit Vanderhaeghe, Pièce C; contre-interrogatoire de Venderhaeghe, questions 181 à 185]. De plus, la photo d’au moins un étalage en magasin présentant les produits offerts pour la vente par l’Opposante ou son prédécesseur en titre se trouve sous la catégorie [traduction] « Santé et beauté féminines » [affidavit Vanderhaeghe, Pièce C]. En effet, les produits de l’Opposante eux-mêmes sont visés par l’enregistrement en liaison avec des suppléments alimentaires et nutritionnels pour […] le syndrome des ovaires polykystiques, un syndrome dont seules les femmes souffrent.

[62]  Je conclus, à partir de la preuve produite, que les produits des parties sont en effet mis en marché de manière différente et font la promotion de bénéfices différents. Cependant, même si c’est le cas, je conclus que les produits sont plus identiques que différents, puisque ce sont deux suppléments qui favorisent, entre autres, soit un métabolisme sain du glucose, soit un équilibre sain de la glycémie.

Article 6(5)d) – La nature du commerce

[63]  M. Chang atteste que le produit de la Requérente est vendu dans des magasins d’aliments santé, des pharmacies indépendantes, des supermarchés, des détaillants en ligne comme Healthy Planet ainsi que la propre boutique Internet de la Requérante, www.OmegaAlphaStore.ca [Chang, para 22-24]. En ce qui concerne le produit de l’Opposante, Mme Vanderhaeghe affirme que, depuis 2010, LVHSI et Jamieson ont vendu des produits alimentaires et nutritionnels par l’entremise de détaillants en magasin et en ligne, y compris des pharmacies, des détaillants d’aliments de choix et des magasins d’aliments santé partout au Canada en liaison avec les marques SMART déposées au nom de LVHSI, y compris la marque de commerce déposée GLUCOSMART. Il est également démontré que les produits GLUCOSMART de l’Opposante et GLUCOWISE de la Requérante sont vendus chez les mêmes détaillants en ligne, y compris VITAMART.CA [affidavit Roberts, Pièce 5].

[64]  Compte tenu de la preuve fournie, je conclus que les voies de commercialisation des parties se chevauchent probablement.

Article 6(5)e) – Le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent

[65]  Il est bien établi en droit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance, les marques de commerce doivent être considérées dans leur ensemble. Le test applicable n’est pas une comparaison côte à côte, mais celui de la première impression dans l’esprit du consommateur qui n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce d’un opposant [Veuve Cliquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée (2006), 2006 CSC 23 (CanLII), 49 CPR (4^e) 401 au para 20].

[66]  Bien que la Cour suprême ait observé que, aux fins du caractère distinctif, le premier mot d’une marque de commerce pourrait être le plus important [voir Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes (1979), 46 CPR (2^e) 183 (CF 1^re Inst)], elle a exprimé l’avis que l’approche préférable lorsque l’on compare des marques est de commencer par déterminer s’il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique. Il a également été soutenu que, bien qu’il soit accepté en général que le premier élément d’une marque est le plus important de façon à distinguer les marques, l’importance de ce facteur est réduite si le premier élément est suggestif ou descriptif [Reno-Dépôt c Homer TLC Inc (2009), 84 CPR (4^e) 58 (COMC) au para 58].

[67]  Compte tenu du fait que les deux marques commencent par l’élément descriptif GLUCO, je conclus que l’élément unique ou frappant des deux marques en l’espèce est que les deux marques sont des mots inventés qui combinent des préfixes identiques (GLUCO) avec des mots réguliers du dictionnaire (WISE ou SMART). Par conséquent, pour déterminer le degré de ressemblance entre les marques, je dois tenir compte des deux éléments des marques comme un tout, ce qui correspond à la jurisprudence selon laquelle les marques de commerce doivent être évaluées dans leur totalité.

[68]  L’Opposante soutient que, bien que le deuxième élément des marques des parties puisse avoir une présentation et un son différents, ces différences ont un poids inférieur au degré de ressemblance entre les marques en termes d’ordre des mots (GLUCO + mot du dictionnaire) et, plus important, à la ressemblance dans l’idée suggérée par les marques dans leur ensemble.

[69]  Comme il est établi ci-dessus selon le facteur fondé sur l’article 6(5)a), l’Opposante a fourni à titre de preuve les définitions suivantes des mots « smart » et « wise » :

Smart – [traduction] intelligent, perspicace, alerte

Wise – [traduction] avoir de l’expérience et des connaissances ainsi que la capacité de les appliquer judicieusement

[70]  L’Opposante a également fourni à titre de preuve, du site Web Thesaurus.com, que les mots SMART et WISE sont synonymes. Selon cette preuve, l’Opposante maintient que les idées suggérées par les marques sont identiques, notamment l’intelligence concernant la gestion du glucose.

[71]  En revanche, la Requérante soutient que les différences entre les marques ont un poids supérieur aux similitudes. À cet égard, la Requérante soutient que les marques sont toutes deux des mots inventés qui n’ont pas une signification définie, que les suffixes SMART et WISE sont de longueurs différentes et que les mots SMART et WISE ont des définitions différentes. Les observations de la Requérante à cet égard sont les suivantes [traduction] :

« En plus d’intelligent, de perspicace et d’alerte, le dictionnaire indique également que le mot “smart” peut signifier imprudent, rapide à profiter, bien habillé, en bon état, montrant des couleurs claires et douloureusement grave comme dans un coup et une signification actuelle très commune de smart se trouve à la Pièce Y dans la définition du dictionnaire 7a de SMART concernant un “appareil”, nommément “capable d’action indépendante et apparemment intelligente”. La définition fournie par l’auteur de l’affidavit à la Pièce Y a huit définitions distinctes de SMART à titre d’adjectif, trois autres définitions de SMART à titre de verbe intransitif et deux définitions à titre de nom.

En ce qui concerne la définition de WISE fournie par l’Opposante dans sa preuve, il y a quatre définitions de WISE à titre d’adjectif et deux à titre de nom “informel”. Il n’y a aucune définition de WISE dans le contexte d’un objet inanimé. WISE est défini à la Pièce Y comme incluant des significations telles que “posséder de l’expérience et des connaissances ainsi que la capacité de les appliquer judicieusement” en termes d’action ou de comportement, et “procéder à partir de connaissances, d’un jugement ou d’un discernement ou les démontrer”. WISE est également défini comme clairvoyant, prudent, raisonnable ou discret.

Selon ces définitions, la déclaration [...] qui affirme que les marques sont presque identiques dans leur signification ne peut pas être correcte. Si vous comparez seulement WISE et SMART, les définitions sont clairement différentes [...]. Le fait est que SMART a plusieurs significations distinctes, alors que WISE a des définitions étroitement semblables selon les définitions du Canadian Oxford Dictionary fournies dans la preuve de l’Opposante. »

Lors de l’audience, la Requérante a ajouté que les définitions de Thesaurus.com montrent qu’il y a de nombreux synonymes pour les mots SMART et WISE et aucune des deux entrées ne montre l’un des deux mots comme l’un des principaux synonymes pour l’autre.

[72]  Cependant, l’approche de la Requérante semble utiliser une comparaison côte à côte du type que les cours suggèrent de ne pas faire [Veuve Cliquot, supra; International Stars SA c Simon Chang Design Inc, 2013, CF 1041 au para 9]. J’estime que, bien que les marques soient différentes dans la présentation et le son de leurs éléments constitutifs, l’idée générale et la première impression laissée par le préfixe GLUCO combiné aux suffixes SMART ou WISE en liaison avec les produits des parties ne sont peut-être pas identiques, mais au moins semblables. À cet égard, je conclus que les marques des parties, en liaison avec leurs produits, suggèrent d’avoir de l’expérience ou de l’intelligence concernant la gestion du glucose. 

[73]  Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les marques des parties partagent un degré significatif de ressemblance en termes de présentation, de son et d’idée suggérée.

Circonstances de l’espèce : Preuve de l’état du registre et de l’état du marché

[74]  La Requérante a fourni la preuve de l’état du registre et de l’état du marché pour démontrer que les termes GLUCO et SMART sont des termes génériques qui n’ont pas de caractère distinctif. À cet égard, comme il a été montré dans les affidavits Roberts et Nadaud, il y a un certain nombre de marques et de nombreux noms commerciaux qui contiennent soit l’élément SMART, soit l’élément GLUCO, en liaison avec les vitamines et les suppléments. 

[75]  Étant donné que l’agent de l’Opposante concède dans son argument oral que l’état du registre des marques de commerce canadiennes et d’autres bases de données commerciales indique que, en général, il n’est pas inhabituel d’adopter les éléments GLUCO ou SMART dans le cadre d’une marque de commerce en liaison avec les vitamines ou les suppléments, je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse approfondie de la preuve de Mme Roberts et de Mme Nadaud. Il est évident que je conclus que la preuve de la Requérante est suffisante pour justifier la conclusion selon laquelle la marque de l’Opposante possède un faible caractère distinctif.

Circonstances de l’espèce : Famille de marques de commerce

[76]  Dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante allègue qu’elle possède une famille de marques de commerce SMART. Lorsqu’il y a une famille de marques de commerce, il peut y avoir une probabilité accrue que le public considère une marque de commerce qui est semblable comme une autre marque de commerce dans la famille et, par conséquent, estime que le produit ou le service en liaison avec cette marque de commerce est fabriqué ou offert par la même personne. Il n’y a, toutefois, aucune présomption de l’existence d’une famille de marques dans les procédures d’opposition. Une partie qui cherche à établir une famille de marques doit montrer qu’elle emploie plus d’une ou deux marques de commerce au sein de la famille alléguée [Techniquip Ltd c L’Association olympique canadienne (1998), 145 FTR 59, (CF 1^re Inst, conf par (1999), 250 NR 302, 250 NR 302, (CAF)].

[77]  En l’espèce, Mme Vanderhaeghe établit une liste des marques SMART déposées au Canada par l’Opposante ou son prédécesseur en titre à titre de Pièce A de son affidavit. Cela est suivi par la Pièce B, laquelle est constituée d’imprimés du site Web de la base de données des marques de commerce canadiennes pour les marques SMART. Lors de son contre-interrogatoire, Mme Vanderhaeghe a indiqué que les marques suivantes ne sont plus vendues : BONESMART, CHOLESTEROL SMART, OSTEOSMART, MOODSMART, URISMART, BEAUTYSMART et OMEGA-SMART.

[78]  Comme il a été susmentionné, Mme Vanderhaeghe joint à titre de Pièce C à son affidavit des photos d’étalages en magasin montrant les produits alimentaires et nutritionnels offerts pour la vente par l’Opposante ou LVHSI en liaison avec les marques SMART [affidavit Vanderhaeghe, para 9 et Pièce C]. De plus, des échantillons représentatifs de factures pour les ventes canadiennes de divers produits SMART de l’Opposante ou de LVHSI, y compris ADRENASMART, ESTROSMART, IRONSMART, MAGSMART, VEINSMART, MULTISMART, THYROSMART, BRAINSMART, SLEEPSMART et SHAPESMART, ont été fournis à titre de Pièce F à l’affidavit de Mme Vanderhaeghe.

[79]  Je suis convaincue que l’Opposante a montré qu’elle emploie plus d’une ou deux marques de commerce au sein de la famille alléguée. Cependant, bien que l’Opposante ait démontré qu’elle possède une famille de marques SMART, je ne conclus pas que ce facteur accroît la probabilité de confusion dans ce cas, puisque la Marque de la Requérante ne comporte pas l’élément SMART. Par conséquent, je ne conclus pas que, en raison de la famille des marques SMART de l’Opposante, il peut y avoir une probabilité accrue que le public considère que la Marque de la Requérante est semblable à une autre marque de commerce dans la famille et, par conséquent, estime que le produit en liaison avec cette marque de commerce est fabriqué ou offert par la même personne.

[80]  Par conséquent, je ne conclus pas que cela est une circonstance de l’espèce pertinente.

Circonstances de l’espèce : Emploi dans le marché

[81]  En tant qu’autre circonstance de l’espèce, la Requérante soutient que la probabilité de confusion est réduite par le fait que l’emploi des marques des parties en combinaison avec leurs marques maison et habillages respectifs appuie une conclusion d’absence de probabilité de confusion. La preuve montre l’emploi uniforme par la Requérante de sa Marque avec la marque maison ALPHA OMEGA [affidavit Chang, Pièce 17] et l’emploi uniforme par l’Opposante de sa marque GLUCOSMART avec le nom et l’image de Mme Vanderhaeghe, ainsi qu’avec un emballage rose et blanc. En fait, Mme Vanderhaeghe affirme ce qui suit au paragraphe 9 de son affidavit [traduction] :

« La gamme complète de produits offerts pour la vente et vendus au Canada en liaison avec les marques SMART par l’Opposante ou son prédécesseur en titre, LVHSI, a employé et continue d’employer un étiquetage coloré distinct ainsi que ma photo, affichés bien en vue (l’“emballage LVHSI”). Comme le montre la Pièce C, les marques SMART, y compris la marque déposée GLUCSOMART, sont affichées bien en vue et clairement dans le cadre de l’emballage LVHSI. » 

[82]  Dans United Artists c Pink Panther Beauty Corp, 1998 CanLII 9052 (CAF), la Cour d’appel fédérale affirme que l’« habillage » peut constituer une circonstance de l’espèce. Dans cette décision, la Cour a déclaré que « l’“habillage”, ou la façon dont un produit est emballé, et donc la manière dont la marque est présentée au public, compte sensiblement dans l’appréciation de la probabilité de confusion ». De plus, dans Joseph E Seagram & Sons Ltd c Canada (registraire des marques de commerce) (1990), 33 CPR (3^e) 454 (CF 1^re Inst) au para 38, la Cour fédérale indique que les marques de commerce doivent être comparées telles qu’elles sont employées dans les activités.

[83]  Je suis consciente du fait que l’« habillage » n’a pas, dans le passé, été considéré comme pertinent pour l’application de l’article 12(1)d) [Canadian Tire Corp c Automobility Distribution Inc (2006), 51 CPR (4^e) 452 au para 28] et peut être changé à tout moment [Wolverine Outdoors Inc c Marker Volkl (International) GmbH, 2012 COMC 75 aux para 78 et 79; Avon Products Inc c Farleyco Marketing Inc, 2010 COMC 186 aux para 53 et 54]. Cependant, en l’espèce, l’Opposante n’a pas démontré que la marque de l’Opposante a déjà été employée à elle seule. De plus, la preuve montre que la gamme complète de marques SMART de l’Opposante emploie un étiquetage de couleur rose et blanche distinctif ainsi que la photo de Mme Vanderhaeghe. Par conséquent, je conclus que ce facteur favorise la Requérante à tout le moins légèrement [voir Caplan Industries Inc c Stanley Black & Decker, Inc, 2019 COMC 79].

Conclusion sur la probabilité de confusion

[84]  Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties est également équilibrée entre une conclusion de confusion et une conclusion de non-confusion.

[85]  D’une part, la marque de l’Opposante est une marque qui a un caractère inhérent faible et qui ne devrait pas avoir droit à une protection très étendue. De plus, il y a des preuves de l’adoption par des tiers des marques SMART dans le domaine des suppléments alimentaires et nutritionnels rendant la ressemblance entre les marques attribuable à la similitude entre les mots SMART et WISE encore moins importante. Je suis également au courant de la jurisprudence où il a été soutenu qu’un opposant n’a pas droit à une protection étendue concernant une idée suggérée par sa marque [Mister Mechanic Inc c Pater International Automotive Franchising Incorporated, 1996 CanLII 11386]. Enfin, la preuve que la gamme complète de produits de l’Opposante emploie le même étiquetage coloré, ainsi que la photo de Mme Vanderhaeghe, est un facteur dont j’estime qu’il réduirait la probabilité de confusion entre les marques.

[86]  D’autre part, je conclus que le caractère distinctif attribué à la marque de l’Opposante a été accentué par la preuve du degré auquel la marque de l’Opposante est connue. Il y a également un chevauchement direct des produits qui sont en liaison avec les marques de commerce des parties ainsi que de leurs voies de commercialisation. Enfin, comme il a été mentionné précédemment, le degré de ressemblance entre les marques des parties est le facteur législatif qui le plus souvent aura le plus d’influence sur la décision concernant la question de la confusion. Dans ce cas-ci, les marques sont semblables en présentation et en son dans la mesure que les deux marques sont des mots inventés qui combinent des préfixes identiques (GLUCO) avec des mots réguliers du dictionnaire (WISE ou SMART). Alors que les parties ont déployé bien des efforts pour convaincre des similitudes ou des différences entre les idées suggérées par les mots WISE et SMART, ce que j’ai conclu est que les idées suggérées par ces mots sont plus semblables que différentes. Par conséquent, je ne conclus pas que les différences entre les marques des parties, lorsqu’on les considère dans leur ensemble, sont suffisantes pour rendre la confusion improbable, particulièrement dans ce cas-ci où les produits et les voies de commercialisation sont si semblables [Reynolds Consumer Products Inc c PRS Mediterranean Ltd, (2013) 2013 CAF 119 (CanLII)].

[87]  Le critère que j’ai appliqué en matière de confusion est celui de la première impression et du vague souvenir. Compte tenu de toutes les circonstances établies précédemment, je ne suis pas convaincue que la Requérante se soit acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque GLUCOSMART de l’Opposante. Par conséquent, il est raisonnable de conclure qu’un consommateur, en apercevant la Marque en liaison avec les produits de la Requérante, croirait probablement que ces produits ont été produits ou autorisés ou font l’objet d’une licence par l’Opposante qui vend ses produits sous la marque de commerce GLUCOSMART.

[88]   Le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est donc accueilli.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(1) – La Requérante n’est pas la personne ayant droit à la Marque

[89]  L’Opposante soutient que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’article 16(1) de la Loi, parce que, à la date à laquelle la Requérante a employé pour la première fois ou a révélé la Marque, à savoir le 21 octobre 2013, la Marque créait ou était susceptible de créer de la confusion avec les marques déposées de l’Opposante, y compris GLUCOSMART, lesquelles avaient été précédemment employées ou révélées au Canada.

[90]  Le fardeau pour un opposant concernant un motif fondé sur l’article 16 est d’établir qu’il avait employé antérieurement les marques de commerce utilisées pour appuyer ce motif ou les avait antérieurement révélées. Un opposant doit également démontrer qu’il n’a pas abandonné ses marques de commerce à la date de l’annonce de la demande [article 16(5) de la Loi]. De plus, l’article 17(1) de la Loi prévoit qu’aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce ne peut être refusée en raison du fait qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce créant de la confusion, sauf à la demande de cette personne ou de son successeur en titre. Autrement dit, l’article 17(1) prévoit qu’un opposant peut seulement invoquer qu’il a antérieurement employé ou révélé sa propre marque de commerce, de lui-même ou par l’entremise d’un prédécesseur en titre ou d’un licencié.

[91]  Comme je l’ai susmentionné, bien que l’Opposante ait invoqué l’emploi de sa marque GLUCOSMART depuis 2010, je ne suis pas convaincue que la preuve soit suffisante pour montrer que l’Opposante a employé ou révélé la marque GLUCOSMART, d’elle-même ou par son prédécesseur en titre, avant le 21 octobre 2013 et que la marque n’a pas été abandonnée en date du 3 septembre 2014. Je remarque également que l’Opposante n’a pas montré qu’elle avait antérieurement employé ou révélé toute autre de ses marques déposées, d’elle-même ou par son prédécesseur en titre, avant la date pertinente pour ce motif.

[92]  Puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial à l’égard de son motif d’opposition fondé sur l’article 16(1), ce motif est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2 – La Marque n’est pas distinctive

[93]  L’Opposante a soutenu que la Marque ne distingue pas, ni n’est adaptée pour distinguer, les produits de la Requérante de ceux des autres et, plus particulièrement, des produits de l’Opposante employés en liaison avec les marques de commerce déposées établies à l’annexe A.

[94]  Afin de s’acquitter de son fardeau initial concernant le motif d’opposition fondé sur l’absence d’un caractère distinctif, l’Opposante doit démontrer qu’une ou plusieurs de ses marques de commerce sont devenus suffisamment connues au Canada, à la date de production de la déclaration d’opposition, pour annuler le caractère distinctif de la Marque de la Requérante [voir Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2^e) 44 (CF 1^re Inst); et Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4^e) 427 (CF)].

[95]   Je suis convaincue par la preuve fournie que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau en vertu de ce motif avec sa marque GLUCOSMART, laquelle, comme il a été mentionné précédemment, représente l’argument le plus solide de l’Opposante. 

[96]  Ce motif d’opposition porte également sur une décision concernant la question de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque GLUCOSMART de l’Opposante. Comme il a été précédemment mentionné, la date pertinente pour évaluer la probabilité de confusion concernant le motif fondé sur l’absence du caractère distinctif est la date d’opposition. J’estime que les différences dans les dates pertinentes entre ce motif et le motif fondé sur l’article 12(1)d) n’ont aucune incidence importante sur la décision concernant la question de la confusion entre la marque GLUCOSMART de l’Opposante et la Marque de la Requérante. Puisque je ne suis pas convaincue que la Requérante se soit acquittée de son fardeau de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque GLUCOSMART de l’Opposante, j’accueille également ce motif d’opposition.

Décision

[97]  Compte tenu de ce qui précède et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués par l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément aux dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

Cindy R. Folz Membre Commission des oppositions des marques de commerce Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

Annexe A

Marque de commerce	Numéro de l’enregistrement
IMMUNOSMART	LMC864934
BONESMART	LMC810241
BRAINSMART	LMC822511
SKINSMART	LMC805206
SHAPESMART	LMC803022
THYROSMART	LMC803520
CHOLESTEROL SMART	LMC822512
SLEEPSMART	LMC802234
OSTEOSMART	LMC822510
MOODSMART	LMC822572
URISMART	LMC824049
BEAUTYSMART	LMC836043
MENOSMART	LMC803519
MAGSMART	LMC803517
ADRENASMART	LMC802372
VEINSMART	LMC811403

 

IRONSMART	LMC803521
SEXSMART	LMC802437
ESTROSMART	LMC803537
SMART VITAMINS	LMC442262
SMART DIET	LMC717595
OMEGA-SMART	LMC677028

 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2020-01-29

COMPARUTIONS

Mark D. Penner	Pour l’Opposante
Cynthia J. Ledgley	Pour la Requérante

AGENT(S) AU DOSSIER

Ledgley Law	Pour l’Opposante
Mark D. Penner	Pour la Requérante