Référence : 2021 COMC 149

Date de la décision : 2021-01-12

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Rick Spagnuolo et Joseph Syposz	Opposants
et
	Re/Max Hallmark Realty Ltd.	Requérante
	1,730,189 pour HALLMARK	Demande

Introduction

[1]  Rick Spagnuolo et Joseph Syposz (les Opposants) s’opposent à l’enregistrement de la marque de commerce HALLMARK qui fait l’objet de la demande n^o 1,730,189 produite par Re/Max Hallmark Realty Ltd. (la Requérante).

[2]  La demande, produite le 28 mai 2015, est fondée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis 1980 en liaison avec les services suivants :

Services immobiliers; services d’agent immobilier; agences immobilières; courtage immobilier; gestion immobilière; services de consultation en immobilier, nommément en investissement, en développement et en marketing; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d’ateliers dans le domaine de la formation concernant la vente de biens immobiliers; organisation et tenue de conférences sur l’immobilier.

[3]  La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 5 juillet 2017.

[4]  Le 6 septembre 2016, les Opposants se sont opposés à la demande en produisant une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi.

[5]  L’Opposante allègue que (i) la demande n’est pas conforme aux exigences des articles 30b), g) et i) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), (ii) la Marque n’est pas enregistrable selon l’article 12(1)b) de la Loi, (iii) la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12e) de la Loi, dont l’adoption est interdite en vertu de l’article 10 de la Loi, et (iv) la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi.

[6]  À titre préliminaire, je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l’exception des renvois aux motifs d’opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (voir l’article 70 de la Loi qui prévoit que l’article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s’applique aux demandes annoncées avant cette date).

[7]  Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette l’opposition.

Le dossier

[8]  L’Opposant a produit sa déclaration d’opposition le 6 septembre 2016. La Requérante a déposé et signifié sa contre-déclaration le 14 novembre 2016, réfutant tous les motifs d’opposition.

[9]  À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Joseph Syposz, souscrit le 9 mars 2017, avec les Pièces A à E. M. Syposz n’a pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire au sujet de son affidavit.

[10]  À l’appui de sa demande, la Requérante a produit l’affidavit de Ken McLachlan, assermenté le 10 juillet 2017, avec les Pièces A à Q. Il a fait l’objet d’un contre-interrogatoire au sujet de son affidavit le 9 novembre 2017. La transcription, avec la Pièce 1, fait partie du dossier. La Pièce 1 est une copie d’un contrat de franchise expurgée entre la Requérante et RE/MAX Ontario-Atlantic Canada Inc.

[11]  L’Opposant a informé le registraire qu’il ne produirait pas de contre-preuve.

[12]  Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; toutes deux étaient également présentes à l’audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[13]  C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que s’il est impossible d’arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l’ensemble de la preuve, le litige doit être tranché à l’encontre de la Requérante. Toutefois, l’Opposant doit s’acquitter de son fardeau de preuve initial d’établir suffisamment de preuves admissibles à partir desquelles on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p. 298].

[14]  En ce qui concerne les motifs d’opposition, ce sont les dates pertinentes suivantes qui s’appliquent :

·  articles 38(2)a) et 30 – la date de production de la demande, à savoir le 28 mai 2015; [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd, 1990 CanLII 11059 (CF), 30 (3d) 293 à 296, concernant l’article 30b); Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p. 475, concernant l’article 30g); et Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc., (1990), 28 CPR (3d) 428 à 432 (COMC), concernant l’article 30i)];

·  articles 38(2)b) et 12(1)b) – la date de production de la demande, soit le 28 mai 2015 [voir Fiesta Barbeques Ltd c General Housewares Corp, 2003 CF 1021, 28 CPR (4th) 60];

·  articles 38(2)b) et 12(1)e) – la date de ma décision [voir Canadian Council of Professional Engineers c Groupegénie Inc (2009), 78 CPR (4th) 126 (COMC) et Canadian Olympic Assn c Olympus Optical Co (1991), 38 CPR (3d) 1 (CAF)];

·  articles 38(2)d) et 2 – la date de production de la déclaration d’opposition, à savoir, le 6 septembre 2016 [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

Analyse

Motif fondé sur l’article 30b)

[15]  L’Opposant allègue ce qui suit :

[traduction]

La demande de la marque de commerce en question de la Requérante ne se conforme pas aux exigences de l’article 30b) en ce sens que la Requérante n’a pas fournir la date réelle du premier emploi de la marque de commerce en question au Canada en liaison avec les services dans la demande en question. La Requérante n’a pas commencé à employer la marque de commerce en question au Canada en liaison avec les services spécifiés depuis mars 1980, comme il est indiqué dans sa demande ou du tout.

[16]  Bien que le fardeau ultime incombe à un requérant de démontrer que sa demande est conforme à l’article 30 de la Loi, il y a un fardeau de preuve initial incombant à un opposant d’établir les faits sur lesquels il appuie son motif fondé sur l’article 30 [voir Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325, à la p. 329 (COMC); et John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd, 1990 CanLII 11059 (CF 1^re inst) 30 CPR (3d) 293]. En ce qui a trait à l’article 30b) de la Loi, plus particulièrement, le fardeau initial de l’opposant a été caractérisé comme léger puisque l’opposant n’a qu’un accès limité à l’information concernant l’emploi par rapport au requérant. Bien qu’un opposant soit en mesure de s’acquitter de son fardeau initial en renvoyant à sa propre preuve, il peut, dans certains cas, s’acquitter de ce fardeau en renvoyant à la preuve du requérant [Corporativo de Marcas GJB, SA De CV c Bacardi & Company Ltd, 2014 CF 323; Molson Canada c Anheuser-Busch Inc, 2003 CF 1287, 29 CPR (4th) 315], et un opposant peut se fonder sur le contre-interrogatoire du déposant d’un requérant pour s’acquitter de son fardeau de preuve [voir Coca-Cola Ltd c Compagnie Francaise de Commerce International Cofci, SA (1991), 35 CPR (3d) 406 (COMC)]. Cependant, il a été soutenu que pour ce faire, l’opposant doit démontrer que la preuve est [traduction] « clairement incohérente » avec les revendications établies dans la demande [voir Ivy Lea Shirt Co c 1227624 Ontario Ltd (1999), 2 CPR (4th) 562 à 565 (COMC), conf. par 2001 CF 1^re inst 252, 11 CPR (4th) 489 (CF 1^re inst)].

[17]  Toutefois, dans une décision plus récente, la Cour fédérale a décrit ce fardeau « nettement incompatible » comme étant légèrement plus lourd que le fardeau moindre imposé à un opposant qui peut se fonder sur sa propre preuve en vertu de ce motif [selon Marcas, précité]. La Cour fédérale a indiqué qu’un opposant peut invoquer avec succès les éléments de preuve du requérant pour s’acquitter de son fardeau initial, si l’opposant établit que les éléments de preuve du requérant remettent en question les revendications présentées dans la demande du requérant. C’est-à-dire, la question principale est de savoir si le défaut d’emploi a été démontré selon la prépondérance des probabilités. À cet égard, toute la preuve pertinente au dossier doit être évaluée selon les critères normaux, c’est-à-dire en prenant en considération « sa provenance (y compris sa qualité et sa fiabilité), l’absence de preuve qu’il faudrait raisonnablement s’attendre à observer et la question de savoir si l’élément de preuve a été mis à l’épreuve en contre-interrogatoire et si tel est le cas, comment il a réussi cette épreuve. De nombreux facteurs variés guident l’évaluation des éléments de preuve. » [Marcas, précité, au para 37].

[18]  Si un opposant réussit à s’acquitter de son fardeau de preuve initial, le requérant doit alors, en réponse, prouver sa revendication d’emploi pendant la date pertinente. Cependant, même si un opposant a le droit d’invoquer les éléments de preuve du requérant pour s’acquitter de son fardeau de preuve, le requérant n’est pas tenu d’établir sa date revendiquée de premier emploi si cette date n’est pas d’abord remise en question par un opposant dans le cadre de son fardeau de preuve [voir Kingsley c Ironclad Games Corporation, 2016 COMC 19, au para 63].

[19]  En l’espèce, l’Opposant, s’appuyant sur sa propre preuve et sur la preuve de la Requérante, soutient que la Requérante n’a pas démontré l’emploi du terme « HALLMARK » en soi. En outre, l’Opposant soutient que l’auteur de l’affidavit admet pendant le contre-interrogatoire que le terme « HALLMARK » n’est pas employé seul, mais toujours avec RE/MAX.

[20]  L’Opposant soutient que rien dans l’apparence de RE/MAX HALLMARK REALTY LTD., comme le démontre la preuve de la Requérante, ne ferait croire au consommateur que :

[traduction]

·  « hallmark » était une marque de commerce et non seulement une référence à l’excellence,

·  « hallmark » était une marque distincte de « RE/MAX HALLMARK REALTY LTD. »,

·  « hallmark » renvoie à une source de services différente que RE/MAX HALLMARK REALTY LTD.

[21]  L’Opposant soutient que la seule occurrence de « hallmark », démontrée sans les marques RE/MAX comprenait l’emploi comme nom de famille sur une affiche temporaire en 1980 (Pièce H de l’affidavit McLachlan); un tel emploi est insuffisant pour établir l’emploi. L’Opposant soutient que l’absence inexpliquée d’exemples d’emploi au cours de la période alléguée de 38 ans démontre que HALLMARK n’a pas été employé comme marque de commerce au Canada en soi.

[22]  De plus, l’Opposant soutient que tout emploi démontré fait seulement partie de l’expression « RE/MAX Hallmark Realty Ltd. », et qu’un tel emploi est réalisé depuis au moins le 2 septembre 2011 a été à titre de licencié dans lequel son emploi est réputé par l’article 50 de la Loi, pour être employé par le concédant de licence (conformément à un contrat de franchise conclu avec RE/MAX Ontario-Atlantic Canada Inc., en vertu de la Pièce 1 au contre-interrogatoire de M. McLachlan).

[23]  De plus, la preuve de l’Opposant relativement à ce motif peut être résumée comme suit :

·  M. Syposz est courtier attitré de Century 21 Hallmark Realty Inc. et ce, depuis le 12 décembre 2014;

·  M. Syposz affirme qu’il n’est au courant d’aucun emploi du mot HALLMARK à titre de marque de commerce par la Requérante au Canada à un moment quelconque, et qu’il en est informé par son opposant conjoint, Rick Spagnuolo;

·  M. Syposz a examiné les documents actuels et d’archive Internet (Wayback Machine) du site Web de la Requérante : torontohomesandcondos.com, ainsi qu’Internet et n’a vu aucun emploi du mot HALLMARK comme marque de commerce. Il explique que les résultats de la recherche dans les archives sur Internet ont révélé que le site Web de la Requérante avait été sauvegardé 128 fois entre novembre 1999 et décembre 2016, et après avoir examiné chacun des 128 « instantanés », il n’a vu aucun emploi du mot HALLMARK comme marque de commerce. Il explique plutôt que les seules marques de commerce qu’il a vues étaient des marques composites comme RE/MAX TORONTO HALLMARK REALTY et Dessin (daté du 5 décembre 1999, selon la Pièce A) – ou RE/MAX HALLMARK REALTY et Dessin (daté du 30 novembre 2003, selon la Pièce B) – ou RE/MAX HALLMARK REALTY TD. et Dessin, illustrées respectivement aux Pièces C, D et E datés du 14 juin 2007, du 4 janvier 2014 et du 3 août 2016, respectivement.

[24]  En ce qui a trait à la preuve de la Requérante, l’Opposant note ce qui suit :

[traduction]

·  La Requérante exploite […] sous la dénomination sociale RE/MAX HALLMARK [affidavit McLachlan, paragraphe 5].

• La preuve de la Requérante démontre l’emploi d’un logo unitaire ou d’une dénomination sociale non exceptionnelle, RE/MAX HALLMARK REALTY LTD., où le mot HALLMARK n’est pas séparé de telle sorte qu’il ne serait pas perçu comme une marque distincte ou serait simplement perçu comme une référence à l’excellence. Par exemple, dans les captures d’écran du site Web de la Pièce E, la Marque apparaît dans ce qui est censé être un logo (RE/MAX Hallmark Realty Ltd. et RE/MAX Hallmark Group). Sous le logo, « Raising the Bar » est affiché, ce qui renforce le fait que « Hallmark » est employé comme référence à une norme d’excellence. De plus, les en-têtes de menu dans le coin supérieur droit des captures d’écran du site Web, lesquels comprennent « Hallmark », tous les liens vers des onglets qui sont des termes descriptifs – blogue, contact, etc. Si l’on clique sur le mot HALLMARK, il peut simplement inclure des attestations que les services de la Requérante sont excellents comme le laisse entendre le mot.

• En 40 ans, il n’y a qu’une preuve d’une occurrence d’une affiche qui montre HAPPY BIRTHDAY HARRY HALLMARK, HALLMARK REALTY (à la Pièce H de l’affidavit McLachlan). La photo est à peine lisible et, de toute façon, fait référence à quelqu’un nommé « Hallmark » sans preuve de la prestation de services immobiliers ou de services connexes.

[25]  Bien qu’une grande partie de la preuve de la Requérante démontre l’emploi d’une dénomination sociale, ou l’emploi du terme « Hallmark » dans une marque composite, il y a des exemples d’emploi du terme HALLMARK seul (l’affiche à la Pièce I de l’affidavit McLachlan), ou avec d’autres éléments, dans lequel il se distingue par l’emploi d’une police et d’une taille différentes (capture d’écran du site Web de la Pièce K), d’une façon qu’il serait perçu, à titre de première impression, en tant que marque de commerce en soi [voir Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 à 538 (COMC)].

[26]  En ce qui a trait à l’argument de l’Opposant selon lequel l’emploi de « hallmark » conjointement avec RE/MAX est employé sous licence qui profite au concédant de licence et non à la Requérante, comme il en sera question plus loin dans le motif prévu à l’alinéa 30i), l’contrat de franchise concerne l’emploi et la propriété du terme RE/MAX, et non du terme HALLMARK.

[27]  Enfin, pour les raisons qui seront examinées ci-dessous dans les motifs d’opposition fondés sur les articles 12(1)b) et e) et 2 de la Loi, je ne conclus pas que la Marque est clairement descriptive et sans caractère distinctif de sorte qu’elle ne peut pas fonctionner comme une marque de commerce. Par conséquent, je ne conclus pas que l’Opposant s’est acquitté de son fardeau de remettre en question l’exactitude de la date de premier emploi revendiquée par la Requérante.

[28]  Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) de la Loi est rejeté.

Motif fondé sur l’article 30g)

[29]  L’Opposant soutient que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30g) de la Loi, en ce sens que la Requérante n’a pas fourni l’adresse de son lieu d’affaires principal, mais plutôt une adresse différente. À l’appui, l’Opposant note que le site Web de la Requérante indi1ue 11 bureaux, dont aucun ne correspond à l’adresse indiquée dans la demande.

[30]  La Requérante soutient que, dans sa contre-déclaration, la Requérante a indiqué l’adresse de son bureau administratif dans la Demande, qui est également l’adresse commerciale enregistrée de la Requérante telle qu’elle a été déposée auprès du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs de l’Ontario (voir la Pièce A de l’affidavit McLachlan). La Requérante soutient qu’il s’agit de son établissement principal.

[31]  La Requérante soutient, et je suis d’accord, que l’Opposant n’a fourni aucune preuve à l’appui de sa revendication selon laquelle la Requérante n’a pas fourni l’adresse de l’établissement principal de la Requérante.

[32]  Par conséquent, je rejette sommairement ce motif d’opposition fondé sur l’article 30g) de la Loi, puisque l’Opposant ne s’est pas acquitté de son fardeau initial.

Motif fondé sur l’article 30i)

[33]  L’Opposant plaide que la demande n’est pas conforme à l’article 30i) de la Loi en ce sens que, compte tenu de ce qui précède (les motifs d’opposition fondés sur les articles 30b) et g) de la Loi), [traduction] « la Requérante n’était pas, et n’aurait pas pu être, convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque de commerce en liaison avec les services en question, n’a pas donné d’opinion ou a commis une erreur ».

[34]  L’article 30i) de la Loi exige simplement qu’une requérante inclue dans sa demande une déclaration portant qu’elle est convaincue d’avoir droit à l’enregistrement de sa marque de commerce. Lorsque le requérant a fourni cette déclaration, un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [Sapodilla Co Ltd v Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC)].

[35]  En l’espèce, l’Opposant soutient que l’enregistrement de la Marque est contraire au contrat de franchise entre la Requérante et RE/MAX Ontario-Atlantic Canada Inc. (ROA). L’Opposant soutient que le contrat de franchise exige que la Requérante donne un avis public de la propriété du concédant de licence de RE/MAX, mais ne le fait pas; par conséquent, la Requérante ne se conforme pas au contrat de franchise.

[36]  Toutefois, la Requérante soutient, et je suis d’accord, que le contrat de franchise concerne l’emploi et la propriété du terme RE/MAX, et non du terme HALLMARK. De plus, le fait que la Requérante soit tenue d’obtenir l’approbation du franchiseur au sujet de toute autre matière à utiliser conjointement avec le terme RE/MAX ne signifie pas que le franchiseur est également le propriétaire de la marque de commerce « Hallmark », ou de toute autre matière additionnelle de ce genre. Bien que certaines parties du contrat de franchise aient été expurgées, lorsqu’on a posé la question, l’avocat de la Requérante a indiqué que toutes les parties traitant de l’emploi de la marque de commerce avaient été fournies; par conséquent, il n’y a aucune preuve à l’appui que ROA est propriétaire de la Marque.

[37]  En résumé, la Requérante soutient que l’Opposant n’a présenté aucune preuve ni aucun argument selon lequel il n’a pas respecté de façon substantielle l’article 30i) ci-dessus, et qu’il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle; encore une fois, je suis d’accord.

[38]  Par conséquent, je rejette le motif d’opposition en vertu de l’article 30i) parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b)

[39]  Dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante allègue que la Marque n’est pas enregistrable conformément à l’article 12(1)d) de la Loi puisque la Marque est clairement descriptive de la qualité des services précisés dans la demande comme un terme élogieux signifiant « excellence ».

[40]  Le test à appliquer en vertu de l’article 12(1)b) de la Loi considère si la marque de commerce dans son ensemble donne une description claire ou donne une description fausse de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer. « nature » s’entend d’une particularité, d’un trait ou d’une caractéristique des produits ou services et le mot « claire » signifie « facile à comprendre, évident ou simple » [voir Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp (1968), 55 CPR 29, à la p. 34].

[41]  L’Opposant se fonde sur les définitions suivantes du terme « hallmark » telles qu’elles sont fournies dans l’affidavit de M. Syposz :

Hallmark :

Noun – any distinctive feature esp. excellence (the Canadian Oxford Dictionary – Oxford University Press Canada 2001) [toute caractéristique distinctive, plus particulièrement l’excellence]

Noun – a mark or sign of authenticity or excellence (English Collins Dictionary – 5th Edition, publié pour la première fois en 2000, Harper Collins Publishers) [une marque ou un signe d’authenticité ou d’excellence]

Noun – a mark indicating quality or excellence (The American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition, 2016 Houghton Mifflin Harcourt) [une marque indiquant la qualité ou l’excellence]

[42]  En outre, l’Opposant soutient que le caractère descriptif du mot est admis par M. McLachlan. À cet égard, l’Opposant fait référence à la déclaration de M. McLachlan au sujet du contre-interrogatoire, lorsqu’on lui demande s’il sait ce que signifie « hallmark » : [traduction] « cela signifie pour moi une marque d’excellence, une marque de travail, une œuvre de qualité dans le domaine de l’immobilier. »

[43]  Bien que le mot « hallmark » ait une connotation louable, je suis d’accord avec la Requérante pour dire qu’il ne donne pas une description claire des biens immobiliers et des services connexes de la Requérante. Plutôt, comme il est indiqué ci-dessus, il s’agit d’un nom qui fait référence à une caractéristique, à une marque ou à un signe distinctif indiquant la qualité ou l’excellence, mais non d’un descripteur ou d’un adjectif qui décrit clairement que les services de la Requérante sont excellents.

[44]  En conséquence, ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur les articles 12(1)d) et 10

[45]  L’Opposant plaide que la Marque n’est pas enregistrable en vertu de ce motif puisque la Marque :

[traduction]

[…] un terme qui, avant toute adoption par la Requérante, était bien compris au moyen d’un usage oral et écrit poussé, ordinaire et authentique au Canada pour désigner la qualité des produits et des services pour tous les produits et services, y compris les services visés par la demande, à savoir qu’ils sont excellents.

[46]  L’article 10 de la Loi énonce :

Si une marque, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou la date de production de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

[47]  Cette interdiction de la Loi établie à l’article 10 exige que la marque en question ait été couramment employée au Canada comme désignant un aspect des produits ou services qui en forment l’objet et qu’elle est ainsi devenue reconnue [voir ITV Technologies Inc v WIC Television Ltd, 2003 CF 1056, au para 88]. Bien que la Cour d’appel fédérale ait conclu que la date pertinente pour un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)e) est la date de la décision [Canadian Olympic Assn c Olympus Optical, précité], elle a soutenu que la date pertinente à laquelle l’article 10 est invoqué devrait être la date de premier emploi revendiquée [voir, par exemple, Producteurs Laitiers du Canada v Republic of Cyprus (Ministry of Commerce, Industry & Tourism 2011 CAF 201, aux para 10 à 16].

[48]  La Requérante soutient que [traduction] « le mot “hallmark” ne peut pas être compris comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d’origine de produits ou services puisque le mot est un nom signifiant une [traduction] “caractéristique distincte”. » De plus, la Requérante soutient que l’Opposant n’a fourni aucune preuve à cet effet.

[49]  L’Opposant encore une fois référence à la déclaration de M. McLachlan au sujet du contre-interrogatoire, lorsqu’on lui demande s’il sait ce que signifie « hallmark » : [traduction] « cela signifie pour moi une marque d’excellence, une marque de travail, une œuvre de qualité dans le domaine de l’immobilier. »

[50]  Toutefois, comme il est indiqué ci-dessus au motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b), bien que le mot « hallmark » ait une connotation louable, il ne donne pas une description claire des biens immobiliers et des services connexes. De plus, que ce soit à la date du premier emploi revendiqué, soit en mars 1980, ou à la date de ma décision, je suis d’accord avec la Requérante pour dire que la preuve de l’Opposant est insuffisante pour lui permettre de démontrer que la Marque est reconnue au Canada par l’emploi commercial ordinaire et authentique comme désignant les services immobiliers comme étant excellents. En effet, rien n’indique que le terme « hallmark » a été adopté par un autre commerçant de l’industrie immobilière autre que l’Opposant.

[51]  Le motif d’opposition fondé sur les articles 12(1)e) et 10 est donc rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2

[52]  L’Opposant allègue que la Marque n’est pas distinctive des services de la Requérante et qu’elle n’est pas adaptée de façon à les distinguer.

[53]  L’Opposant soutient que la Marque n’est pas une marque de commerce au sens de l’article 2 de la Loi et qu’elle ne peut donc pas être distinctive. À cet égard, l’Opposant fait valoir que le mot « hallmark » est louable et peut s’appliquer à tout bien ou service; il n’a pas de caractère arbitraire en ce qui a trait aux services de la requérante. En outre, l’Opposant soutient que la Marque n’a pas atteint le caractère distinctif réel; aucune tentative n’a été faite pour invoquer l’article 12(2) comme il est requis pour satisfaire au test de distinction réelle.

[54]  Toutefois, pour les motifs d’opposition mentionnés ci-dessus en ce qui a trait aux motifs d’opposition en vertu des articles 12(1)b) et 12(1)e), je ne trouve pas que la Marque donne une description claire et il n’y a aucune preuve devant moi que la « hallmark » a été couramment employée au Canada comme désignant un aspect des produits ou services qui font l’objet de la marque et qu’elle est ainsi reconnue. . Par conséquent, je conclus que l’Opposant ne s’est pas acquitté de son fardeau en vertu de ce volet de son motif d’absence de caractère distinctif.

[55]  En plus de ce qui précède, toutefois, l’Opposant soutient que la Marque n’a pas de caractère distinctif puisqu’elle est employée dans le but de distinguer les services du franchiseur et non ceux de la Requérante, parce qu’elle apparaît seulement ou principalement dans la marque sous licence RE/MAX HALLMARK REALTY LTD. Encore une fois, pour les raisons susmentionnées, en particulier pour les motifs d’opposition fondés sur les alinéas 30b) et 30i) de la Loi, le contrant de franchise porte sur l’emploi et la propriété du terme RE/MAX, et non sur le terme HALLMARK; de plus, il y a des cas où la Marque apparaît de façon indépendante dans la preuve de la Requérante, ou avec une autre matière, où elle se distingue de telle sorte qu’elle serait perçue, en première impression, comme une marque de commerce en soi.

[56]  Enfin, l’Opposant soutient qu’en contre-interrogatoire, M. McLachlan a admis que trois autres entités employaient illégalement la Marque (paragraphe 32 de la transcription du contre-interrogatoire). Par conséquent, l’Opposant soutient que la Marque n’est pas distinctive, en faisant référence à l’article 48(2) de la Loi. Toutefois, je suis prête à conclure qu’un tel emploi, était licencié pour emploi conformément à l’article 50 de la Loi, puisque M. McLachlan atteste que la Requérante fournit des services administratifs à ces entités ainsi que des services de leadership et de propriété (voir les paragraphes 33 à 35 de la transcription du contre-interrogatoire) [voir Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, 91 CPR (4th) 248 au paragraphe 84; voir Petro-Canada v 2946661 Canada Inc (1999), 83 CPR (3d) 129 (CF 1^re inst); et Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce) 1999 CarswellNat 652 (CAF)].

[57]  Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’opposant n’a pas satisfait à son fardeau initial à l’égard de chacune de ses prétendues parties en vertu de ce motif et, par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 2 de la Loi est rejeté.

Décision

[58]  Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-France Denis

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE 2020-07-14

COMPARUTIONS

David Allsebrook	Pour l’Opposant
Allan Dick	Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Ludlow Law	Pour l’Opposant
Sotos LLP	Pour la Requérante