Référence : 2021 COMC 150

Date de la décision : 2021-01-15

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Borden Ladner Gervais LLP	Partie requérante
et
	Jolene Ali	Propriétaire inscrite
	LMC683,054 pour Sweet Momma	Enregistrement

Introduction et historique des procédures

[1]  Le 25 janvier 2018, à la demande de Borden Ladner Gervais LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Jolene Ali (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC683,054 de la marque de commerce Sweet Momma (la Marque). La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services indiqués dans l’Annexe A.

[2]  L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits et services visés par l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 25 janvier 2015 au 25 janvier 2018.

[3]  L’avis a été envoyé à la dernière adresse de correspondance du dossier fournie par la Propriétaire. Le 13 avril 2018, la Propriétaire a envoyé une lettre au registraire l’informant que l’avis n’avait pas été reçu parce que la Propriétaire avait déménagé. La Propriétaire a demandé qu’une [traduction] « deuxième copie » de l’avis soit envoyée à la nouvelle adresse de la Propriétaire et à l’adresse du [traduction] « propriétaire exploitant » de la société Sweet Momma Spa. La Propriétaire a également confirmé qu’elle était la propriétaire inscrite de la Marque et a affirmé l’emploi et la délivrance de licences de la Marque. Toutefois, de telles affirmations n’ont pas été faites sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle.

[4]  Le 8 mai 2018, le registraire a informé la Propriétaire qu’une demande officielle de changement d’adresse de son dossier serait nécessaire pour mettre à jour l’enregistrement. Cet avis a été délivré par la section des cessions et renouvellements du registraire (la Section des cessions). Même si la lettre de la Propriétaire contenait des assertions d’emploi relatives à la procédure prévue à l’article 45, le dossier n’a malheureusement pas été transmis par la suite à la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission des oppositions) pour traiter des déclarations contenues dans la lettre de la propriétaire inscrite relativement à la procédure prévue à l’article 45.

[5]  Le 12 juin 2018, le registraire a reçu une demande officielle (datée du 16 mai 2018) pour mettre à jour l’adresse de correspondance de la Propriétaire inscrite au dossier. La Section des cessions a effectué cette mise à jour le 28 juin 2018, et le dossier a ensuite été transmis à la Commission des oppositions pour traitement.

[6]  Le 4 juillet 2018, le registraire a reçu une demande de la Propriétaire (également datée du 13 avril 2018) visant à enregistrer une cession de l’enregistrement de la Propriétaire à la société Sweet Momma St. Albert Inc. Un document de cession daté du 1^er septembre 2013 était joint à cette lettre. Le dossier a été retourné à la Section des cessions afin de traiter cette demande, avant la délivrance d’autre correspondance concernant la procédure prévue à l’article 45.

[7]  Le 9 août 2018, la Section des cessions a informé la Propriétaire que la cession demandée de l’enregistrement ne pouvait pas être enregistrée, parce que le document présenté à l’appui n’a pas démontré le transfert. Plus particulièrement, le document présenté prétendait être une cession de la Marque d’une entité autre que la Propriétaire à un cessionnaire non nommé. Par conséquent, la propriétaire inscrite du dossier est demeurée inchangée.

[8]  Par la suite, après examen du dossier par la Commission des oppositions, il était évident que la lettre de la Propriétaire du 13 avril 2018 contenait une tentative de répondre à l’avis prévu à l’article 45. Toutefois, comme la réponse de la Propriétaire n’était pas sous forme d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, elle ne pouvait être consignée au dossier comme preuve en réponse à l’avis prévu à l’article 45.

[9]  Le 16 août 2018, conformément à la pratique normale de la Commission des oppositions, la Propriétaire a eu l’occasion de demander une prolongation de délai pour fournir sa preuve en bonne et due forme.

[10]  Le 29 août 2018, un agent d’audience de la Commission des oppositions a rappelé M. Jim Gibbon, au nom de la Propriétaire. M. Gibbon a demandé une explication quant au retard dans le traitement de ce dossier et à la divergence perçue entre la lettre de la Commission des oppositions du 16 août 2018 et les renseignements qu’il indique que la Propriétaire avait reçus du personnel du registraire dans deux conversations antérieures. L’agent d’audience a informé M. Gibbon que le retard dans la délivrance de la lettre du 16 août 2018 était dû au transit du dossier entre la Section des cessions, le Bureau des dossiers (salle de dossier) et la Commission des oppositions, et que la procédure prévue à l’article 45 suivait autrement le cours normal. En ce qui a trait aux conversations antérieures de la Propriétaire avec le personnel du registraire, M. Gibbon a été invité à fournir des détails sur les interactions afin que toute mauvaise communication puisse être corrigée.

[11]  Les 30 et 31 août 2018, la Propriétaire a produit deux lettres auprès du registraire. Dans la lettre du 30 août (datée du 27 août 2018), la Propriétaire a demandé une prorogation de délai rétroactive pour produire une réponse appropriée à l’avis prévu à l’article 45 au motif qu’elle n’avait pas reçu l’avis prévu à l’article 45 « de l’OPIC ». De plus, la Propriétaire a déclaré que, dans deux conversations téléphoniques avec un « agent » de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), elle a été informée que ses observations en réponse à l’avis prévu à l’article 45 étaient [traduction] « à la fois adéquates et reçues à temps » et que sa [traduction] « preuve a été traitée et envoyée aux fins d’examen ».

[12]  Dans sa lettre du 31 août 2018, la propriétaire inscrite a réitéré sa demande pour une copie de l’avis prévu à l’article 45 et a demandé que la date limite pour répondre à l’avis soit à compter de la date de réception de cette copie.

[13]  Deux déclarations solennelles datées du 30 août 2018 étaient jointes à cette lettre. La première de ces déclarations (la Déclaration d’Ali) concerne l’emploi de la Marque. La deuxième (la Déclaration de Gibbon) a trait à la conversation téléphonique de M. Gibbon et à l’information qu’il indique avoir reçue au sujet des mesures prises dans le dossier de la Propriétaire.

[14]  Le 4 octobre 2018, le registraire a fourni des précisions écrites concernant plusieurs malentendus qui étaient évidents à la lumière du contenu des lettres et de la Déclaration de Gibbon, qui font l’objet d’une discussion approfondie ci-dessous, et a accordé une prorogation de délai rétroactive au 5 janvier 2019 pour que la Propriétaire produise d’autres preuves.

[15]  Aucune autre preuve n’a été produite par la Propriétaire après l’octroi de la prorogation rétroactive. Par conséquent, la seule preuve dans cette instance est la Déclaration d’Ali et la Déclaration de Gibbon.

[16]  Seule la Partie requérante a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

Preuve

[17]  La Déclaration de Gibbon ne mentionne pas si la Propriétaire a employé la Marque au cours de la période pertinente ou autrement, ou de toute raison de défaut d’emploi, mais se rapporte plutôt à des conversations entre M. Gibbon et un agent d’audience à la Commission des oppositions. Je note que M. Gibbon affirme qu’il a été informé que la lettre de la Propriétaire datée du 13 avril 2018 [traduction] « a été reçue à temps pour avoir été considérée comme suffisamment de preuves, avant la date d’échéance, pour que la demande soit fermée sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir un tribunal ». Je note en outre que dans la correspondance du registraire datée du 4 octobre 2018, le registraire s’est penché sur ce malentendu, indiquant que même si la lettre du 13 avril a été reçue avant la date limite initiale de production de la preuve par la Propriétaire, cette lettre n’était pas sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle et ne pouvait donc pas être acceptée comme preuve dans la présente procédure. Le registraire a également indiqué qu’aucun renseignement sur la suffisante de la preuve n’est communiqué aux parties avant que toutes les étapes de la procédure aient été terminées et que le registraire rend une décision finale par écrit en vertu de l’article 45(4) de la Loi, et que si la Propriétaire a été amenée à comprendre que ces renseignements étaient fournis à une étape antérieure, il y avait eu un malentendu. Comme il est indiqué ci-dessus, dans la même correspondance, le registraire a accordé une prolongation rétroactive du délai à la Propriétaire pour produire d’autres preuves; toutefois, de telles preuves n’ont pas été produites.

[18]  Le contenu de la Déclaration d’Ali est reproduit ci-dessous :

[traduction]

Depuis la production de la présente demande d’enregistrement de la marque de commerce, la requérante, elle-même et/ou par l’intermédiaire d’un licencié, a commencé à employer au Canada la marque de commerce revendiquée dans ladite demande en liaison avec […] tous les produits et/ou services spécifiés dans la demande.

[19]  Aucune pièce n’était jointe à l’une ou l’autre des déclarations solennelles.

Analyse

[20]  Les définitions pertinentes d’emploi sont énoncées comme suit à l’article 4 de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[21]  Dans ses observations écrites, la Partie requérante soutient que la Déclaration d’Ali ne contient qu’une simple affirmation d’emploi; que les déclarations ne contiennent aucune preuve de transfert des produits enregistrés ou de l’exécution ou de la publicité des services enregistrés; qu’ils ne démontrent pas comment la Marque est affichée en liaison avec l’un des produits ou services; et qu’ils ne font aucune référence à la période pertinente.

[22]  Je suis d’accord avec la Partie requérante que les déclarations solennelles de la Propriétaire sont insuffisantes pour établir l’emploi de la Marque en liaison avec n’importe lequel des produits et services visés par l’enregistrement. La Déclaration de Gibbon ne mentionne pas l’emploi de la Marque au cours de la période pertinente ou autrement. La Déclaration d’Ali ne consiste qu’en une simple déclaration selon laquelle la Marque a été employée, sans preuve factuelle pour corroborer l’affirmation du déclarant et sans mention de la période pertinente. De telles allégations ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Il ne suffit pas de simplement déclarer qu’une marque de commerce a été employée; la preuve de la propriétaire doit fournir une preuve factuelle démontrant l’emploi de la Marque en liaison avec chacun des produits et services indiqués dans l’enregistrement. Autrement dit, la Propriétaire doit fournir une preuve démontrant la façon dont la Marque a été affichée en liaison avec un transfert dans le cours normal des affaires de chacun des produits enregistrés, ainsi que dans l’exécution ou la publicité de chacun des services enregistrés, au Canada pendant la période pertinente.

[23]  Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec ces produits ou services visés par l’enregistrement au sens de la Loi. De plus, je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales qui excuseraient le défaut d’emploi de la Marque.

Décision

[24]  Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

G. M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-France Denis

Annexe A

PRODUITS

Ceintures abdominales, sacs à dos pour bébés, baignoires pour bébés, livres pour bébés, biberons, burnous pour bébés, carrosses d’enfant, porte-bébés portés sur le corps, vêtements pour bébés, aliments pour bébés, préparations pour nourrissons, revitalisants capillaires pour bébés, lotions pour bébés, jouets multi-activités pour bébés, huile pour bébés, poudre pour bébés, hochets pour bébés, shampoing pour bébés, sacs à couches, sacs de nuit, bandanas, bandeaux serre-tête, bandeaux, tours du cou, bandeaux anti-sudation, bracelets de montre, berceaux, perles pour le bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gel pour le bain, huile pour le bain, perles pour le bain, poudre pour le bain, sels de bain médicamenteux, sels de bain non médicamenteux, sels de bain à des fins médicales, jouets pour le bain, jouets gonflables pour le bain, additifs pour le bain, baignoires pour bébés, oursons jouets en peluche, oursons, masques de beauté, couvertures de lit, baldaquins de lit, couvre-lits, bavoirs en tissu, fard à joues, crème pour le corps, crèmes-masques pour le corps, lotions-masques pour le corps, poudres-masques pour le corps, masques pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, exfoliants corporels, livrets, signets, livres pour bébés, livres d’activités pour enfants, livres de cuisine, livres pédagogique, livres d’exercice, bottillons, soutiens-gorge, coussinets pour seins, tire-lait, capuchons pour seins, suppléments de calcium, faire-part, cartes pour occasions spéciales, porte-bébés portés sur le corps, chaînes (bijoux), chaises d’accouchement, livres pour enfants, bavoirs en tissu, couches en tissu, couches en tissu pour bébés, crème pour le corps, crème pour les yeux, crème pour le visage, crème pour les mains, crème nettoyante pour la peau, crème pour la peau, mobiles de lit d’enfant, cahiers d’exercices, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, masques de beauté, exfoliants pour le visage, aliments pour nouveau-nés, nommément aliments pour bébés, suppléments diététiques, nommément vitamines, gels pour la douche, gingembre, soda au gingembre, barres muesli, lotion pour les mains, chapeaux, bandeaux, boissons alimentaires à base d’herbes, bracelets d’identité, vêtements pour incontinents, jouets pour bébés, trotteurs, vêtements pour bébés, pastilles non médicamenteuses, magazines, mobiles pour lits d’enfant, préparations pharmaceutiques contre la nausée, tours du cou, mouchoirs de cou, colliers, préparation pour boisson nutritive utilisée comme substitut de repas, substituts alimentaires à valeur nutritionnelle complète, nommément barres alimentaires, préparations à boissons et substituts de repas, suces pour bébés, coussinets pour les seins, poudre pour bébés, nécessaires de test de grossesse pour usage domestique, sarongs, foulards, shampoing pour bébés, shampoings revitalisants, masques pour la peau, crèmes blanchissantes pour la peau, bains musculaires relaxants, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, produits solaires, poudre de talc, thé, débardeurs, hauts, nommément chemises, sous-vêtements, suppléments vitaminiques et minéraux.

 

SERVICES

Acupuncture, soins pédiatriques, services de chiropraxie, cours pratiques dans le domaine de la médecine, conseil en matière de nutrition, services de cosméticienne, rédaction de manuels pédagogiques, planification et supervision de régimes (service de perte de poids), élaboration et diffusion de matériel éducatif, consultation en matière d’aliments et de nutrition, centres de culture physique, conseil médical, location d’équipement médical, conseil en matière de nutrition (alimentation), conseils en nutrition, services d’éducation physique, conseil en matière de conditionnement physique, enseignement dans le domaine du conditionnement physique, physiothérapie, services de médecins, points de vente au détail dans le domaine des produits de maternité, spas (santé) et production télévisuelle.

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent nommé	Pour la Propriétaire inscrite
Borden Ladner Gervais LLP	Pour la Partie requérante