Référence : 2021 COMC 153

Date de la décision : 2021-01-25

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	National Hockey League	Opposante
et
	Tap & Barrel Brands Ltd.	Requérante
	1,711,378 pour Badge Dessin	Demande

Introduction

[1] National Hockey League (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce Badge Dessin (la Marque), qui fait l’objet de la demande d’enregistrement n^o 1,711,378 de Tap & Barrel Brands Ltd (la Requérante). La Marque est reproduite ci-dessous :

[2] La Marque visée par la demande est en liaison avec les produits et les services suivants :

Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements tout-aller; vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques; verrerie, nommément verres, verres à bière, verres à liqueur; grandes tasses; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, ouvre-bouteilles, aimants pour réfrigérateurs, stylos, crayons; briquets.

Services : Services de restaurant et de bar; exploitation d’une brasserie.

[3] L’opposition est en grande partie fondée sur l’allégation que la Marque crée de la confusion avec le NHL Shield Dessin de l’Opposante et les marques de commerce connexes, antérieurement enregistrés ou employés au Canada.

Le dossier

[4] La demande d’enregistrement de la Marque a été produite le 19 janvier 2015 pour un emploi projeté au Canada.

[5] La demande a fait l’objet d’une annonce aux fins d’opposition le 2 mars 2016. De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. La demande ayant été annoncée avant le 17 juin 2019, conformément à l’article 70 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi), les motifs d’opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement cette date, à l’exception que, en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle seront appliqués.

[6] Le 2 août 2016, l’Opposante s’est opposée à la demande en produisant une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi. Les motifs d’opposition sont fondés sur les articles 30e), 30i), 12(1)d), 16(3)a) et 2 de la Loi. La Requérante a soumis une contre-déclaration niant chacun de ces motifs.

[7] Afin d’appuyer son opposition, l’Opposante a produit la preuve suivante :

· l’affidavit de Thomas H. Prochnow, souscrit le 8 février 2017 à New York, New York [l’Affidavit Prochnow];

· l’affidavit de Herman Cheung, souscrit le 13 février 2017 à Toronto, Ontario [l’Affidavit Cheung];

· l’affidavit de Dane Penney, souscrit le 10 février 2017 à Toronto, Ontario [l’Affidavit Penney];

· à titre de contre-preuve, l’affidavit de Thomas H. Prochnow, souscrit le 20 juin 2018 à New York, New York [le Deuxième Affidavit Prochnow].

[8] Aucun de ces auteurs des affidavits n’a été contre-interrogé.

[9] Afin d’appuyer sa demande d’enregistrement, la Requérante a produit la preuve suivante :

· l’affidavit de Daniel Frankel, souscrit le 24 octobre 2017 à Vancouver, Colombie‑Britannique [l’Affidavit Frankel];

· l’affidavit de Jeannine Summers, souscrit le 19 octobre 2017 à Vancouver, Colombie-Britannique [l’Affidavit Summers].

[10] Ces deux auteurs d’affidavit ont été contre-interrogés et les transcriptions de ces engagements ont été consignées au dossier.

[11] Les deux parties ont soumis des représentations écrites, mais seule l’Opposante a été représentée à une audience.

[12] Avant d’évaluer les motifs d’opposition, je donnerai d’abord un aperçu général de la preuve des parties, du fardeau de preuve de l’Opposante et du fardeau de preuve de la Requérante.

Aperçu de la preuve de l’Opposante

[13] L’Opposante est une organisation de hockey sur glace professionnel et la Propriétaire de la marque de commerce NHL Shield Dessin à six pointes et ses variantes (collectivement, les Marques de commerce NHL Shield). Comme il est indiqué dans l’Affidavit Prochnow, les variantes originale, courante en anglais et courante en français de l’Opposante sont montrées ci‑dessous :

Affidavit Prochnow

[14] M. Prochnow est le vice-président de groupe, Affaires juridiques et commerciales, de National Hockey League Enterprises Canada, Inc, laquelle est le partenaire général de NHL Enterprises Canada, LP (NHLE). NHLE a l’autorisation d’octroyer des licences pour les droits de marque de commerce de l’Opposante au Canada et de protéger ces droits. L’Affidavit Prochnow explique ce qui suit :

· L’histoire de l’Opposante à titre d’organisation de hockey sur glace professionnel, remontant jusqu’en 1917 [para 3].

· L’histoire des Marques de commerce NHL Shield de l’Opposante [para 4 et 5] et de leurs divers enregistrements [para 6].

· L’emploi des Marques de commerce NHL Shield et l’étendue à laquelle de telles marques de commerce sont devenues connues au Canada en liaison avec le hockey sur glace professionnel [para 7 à 11], ainsi qu’en liaison avec un large éventail de produits autorisés [para 12 à 18].

· L’octroi de licences pour les Marques de commerce NHL Shield et leur emploi en liaison avec la bière et le brassage de bière plus particulièrement [para 19 à 21 et 25] et en liaison avec des produits de nourritures et de boissons plus particulièrement [para 22 et 23].

Affidavit Cheung

[15] M. Cheung est un stagiaire employé par l’agent de l’Opposante. L’Affidavit Cheung décrit ce qui suit :

· Sa consultation de divers livres et ressources concernant l’Opposante et leur affichage des Marques de commerce NHL Shield [para 3 et 4].

· Les recherches Internet de M. Cheung concernant les Marques de commerce NHL Shield [para 5].

· Le visionnement de M. Cheung de la diffusion télévisée en direct d’une partie de hockey de la LNH dans un resto-bar sportif de Toronto [para 6].

Affidavit Penney

[16] M. Penney est un spécialiste en recherche de marques de commerce employé par l’agent de l’Opposante. L’Affidavit Penney comprend des imprimés des sites Web de la Requérante : www.tapandbarrel.com et tapbrands.com.

Deuxième Affidavit Prochnow

[17] Le Deuxième Affidavit Prochnow est bref et concerne principalement l’affichage du tracé du NHL Shield Dessin comme portail que les joueurs traversent lors du match des étoiles de la LNH qui a eu lieu le 28 janvier 2018 à Tampa, en Floride [para 4].

Aperçu de la preuve de la Requérante

[18] La Requérante exploite cinq restaurants à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle est le propriétaire de l’enregistrement de marque de commerce LMC871,066 pour TAP & BARREL & Dessin, enregistré en 2014 et montré ci-dessous :

Affidavit Frankel

[19] M. Frankel est le fondateur et dirigeant principal de la Requérante, du prédécesseur de la Requérante et d’entreprises connexes [para 1]. L’Affidavit Frankel explique ce qui suit :

· L’histoire de la Requérante et de la demande d’enregistrement en question [para 3 à 5].

· L’origine (inspiré par le panneau iconique de la U.S. Route 66), l’emploi et l’enregistrement de TAP & BARREL & Dessin [para 7 à 9].

· L’emploi de la Marque depuis la date de production de la demande d’enregistrement en question en liaison avec les services de restaurant de la Requérante, ainsi qu’avec certains produits [para 10 à 12 et 15].

· L’histoire, le fonctionnement et la réputation des restaurants de la Requérante dans la région de Vancouver depuis 2012 [para 13, 14 et 16 à 23].

[20] M. Frankel affirme également qu’il n’est conscient d’aucun client qui n’a pas été en mesure de faire la distinction entre les restaurants de la Requérante et les produits et les services associés aux Marques de commerce NHL Shield de l’Opposante [para 24 et 25].

[21] Les parties pertinentes du contre-interrogatoire de M. Frankel seront abordées ci-dessous.

Affidavit Summers

[22] M^me Summers est une parajuriste employée par l’agent de la Requérante. L’Affidavit Summers comprend des imprimés des détails de 36 demandes et enregistrements dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes. Dans son contre‑interrogatoire, M^me Summers confirme qu’elle a reçu un dessin et qu’on lui a demandé de trouver des marques de commerce semblables ou identiques [Q14]. Elle a subséquemment recherché, imprimé et fournir à l’avocat responsable les détails de toute marque de commerce qui était [traduction] « de forme semblable au dessin » [Q23] et l’avocat a réduit ce [traduction] « grand nombre » initial aux 36 incluses dans son affidavit [Q26].

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[23] Avant d’examiner les motifs d’opposition, j’estime nécessaire de rappeler certaines exigences techniques en ce qui concerne i) le fardeau de preuve dont doit s’acquitter un opposant, soit celui d’étayer les allégations formulées dans la déclaration d’opposition, et ii) le fardeau ultime qui incombe à un requérant, soit celui de prouver sa cause.

[24] En ce qui concerne le point i), conformément aux règles de preuve habituelles, l’opposant a le fardeau de preuve initial d’établir les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans la déclaration d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd, 1990 CanLII 1053, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst)]. La présence d’un fardeau de preuve imposé à l’opposant à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question.

[25] En ce qui concerne le point ii) ci-dessus, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande d’enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l’allègue l’opposant (dans le cas des allégations à l’égard desquelles l’opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve). La présence d’un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l’encontre du requérant.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30e) – Exigences de la demande

• [26] L’Opposante plaide que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30e) de la Loi parce que, contrairement à la déclaration de la Requérante dans la demande, à la date de production de la demande, la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque au Canada avec chacun des produits et des services énumérés dans la demande.

• [27] L’article 30 de la Loi (dans sa version alors en vigueur) indique ce qui suit :

Quiconque sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant […] e) dans le cas d’une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l’intention de l’employer, au Canada […]

• [28] La date pertinente concernant la conformité à l’article 30 de la Loi est la date de production de la demande.

• [29] En l’espèce, puisque la demande comprend la déclaration requise, la question est de savoir si la Requérante s’est conformée ou non de manière significative à l’article 30e), c’est‑à‑dire, si la déclaration de la Requérante qu’elle avait l’intention d’employer la Marque était vraie [Home Quarters Warehouse, Inc c Home Depot, USA, Inc, 1997 CarswellNat 2870, 76 CPR (3d) 219 (COMC), au para 7; Jacobs Suchard Ltd c Trebor Bassett Ltd, 1996 CarswellNat 3039, 69 CPR (3d) 569 (COMC), au para 7].

• [30] L’Opposante n’a fourni aucune preuve pour appuyer ce motif. Malgré tout, un opposant peut invoquer les éléments de preuve du requérant pour s’acquitter de son fardeau initial, si l’opposant établit que les éléments de preuve du requérant remettent en question les revendications présentées dans la demande [voir Bacardi & Co c Corporativo de Marcas GJB, SA de CV, 2014 CF 323, aux para 30 à 38].

• [31] Cependant, l’Affidavit Frankel confirme l’intention de bonne foi de la Requérante d’employer la Marque [para 5] et montre que la Requérante a subséquemment commencé l’emploi de la Marque en liaison avec les « Services de restaurant et de bar » visés par l’enregistrement, ainsi qu’en lien avec certains des produits visés par l’enregistrement [para 14 et 15]. J’estime qu’il n’y a rien dans le contre-interrogatoire de M. Frankel qui réfute l’intention déclarée de la Requérante concernant « l’exploitation d’une brasserie » ou les autres produits; en effet, M. Frankel affirme essentiellement l’intention de la Requérante de vendre des marchandises portant la Marque, bien que ce soit plutôt vague en termes de plans précis [par exemple, Q196 et Q407 à Q431].

• [32] À la lumière de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que l’Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve initial relativement à ce motif. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) de la Loi est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article30i) – Déclaration du droit à l’enregistrement

[33] L’Opposante plaide que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i) de la Loi parce que, contrairement à la déclaration de la Requérante dans la demande, la Requérante n’était pas convaincue lorsqu’elle a produit la demande qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les produits et les services visés par la demande. À cet égard, l’Opposante plaide également que la Requérante ne pouvait pas être convaincue, puisqu’elle était consciente à ce moment que : i) les Marques de commerce NHL Shield étaient devenues bien connues au Canada; et ii) l’emploi par la Requérante de la Marque au Canada en liaison avec les produits et les services énumérés dans la demande créerait probablement de la confusion au Canada avec les Marques de commerce NHL Shield en violation des articles 7b) et 20 de la Loi.

[34] L’article 30i) de la Loi, dans sa version alors en vigueur, exigeait simplement que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu’il est convaincu d’avoir droit d’employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande. Lorsqu’un requérant a déposé la déclaration exigée par l’article 30i), un motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsque la preuve atteste la mauvaise foi du requérant [Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co, 1974 CarswellNat 476, 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. La connaissance de l’existence de la marque de commerce d’un opposant ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation portant que le requérant ne pouvait pas être convaincu d’avoir droit d’employer sa marque de commerce [Woot, Inc c WootRestaurants Inc, 2012 COMC 197].

[35] En l’espèce, il n’y a aucune preuve qu’il s’agit d’un cas exceptionnel.

[36] Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) – Confusion avec une marque de commerce déposée

[37] L’Opposante plaide que la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi, car elle crée de la confusion avec les Marques de commerce NHL Shield déposées de l’Opposante.

[38] Un tableau est joint à titre d’Annexe A à la déclaration d’opposition montrant les 11 Marques de commerce NHL Shield et leurs produits et services connexes. Tous les enregistrements sont constitués du NHL Shield Dessin ancien ou courant, ou de variantes de celui-ci. Certains enregistrements concernent seulement les services de présentation ou de diffusion de parties de hockey sur glace professionnel (par exemple, LMC249,988; LMC249,989; LMC694,017; LMC299,293). Cependant, certaines des Marques de commerce NHL Shield sont également déposées en liaison avec un large éventail de produits, comme des vêtements, des bagages, des verres, des disques préenregistrés, des marchandises de collection et autres (par exemple, LMC777,113; LMC816,510; LMC329,685; LMC330,561). Nonobstant la grande portée de tels enregistrements, je remarque qu’aucun de ces enregistrements n’est déposé en liaison avec des « services de restaurant », des « boissons alcoolisées » ou autres.

[39] J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que ces enregistrements existent toujours [voir Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Puisque cela permet à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau initial, il revient à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion quant à la source des produits et des services des parties.

Test en matière de confusion

[40] Le test pour déterminer la question de confusion est établi à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[41] Le test applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque en liaison avec les produits et les services visés par la demande alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce de l’Opposante et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au para 20].

[42] Aux fins de cette évaluation, il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris celles énoncées à l’article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

[43] Les critères énoncés à l’article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, 1 CSC]. Dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, la Cour suprême du Canada a déclaré que l’article 6(5)e), concernant la ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion [au para 49] et que l’approche préférable est de déterminer d’abord s’il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement « frappant ou unique » [au para 64].

Observations de l’Opposante

[44] Sur la question de la ressemblance, les observations de l’Opposante peuvent se résumer comme suit :

· La ressemblance visuelle entre les marques des parties est l’aspect le plus important, puisque la Marque consiste uniquement en un élément dessin sans aucun élément de lecture.

· La seule différence entre les dessins respectifs est [traduction] « la présence de pointes légèrement plus prononcées sur les parties supérieures » des Marques de commerce NHL Shield [plaidoyer écrit de l’Opposante au para 61].

· Puisque les éléments d’écus sont [traduction] « virtuellement identiques », il y a un degré élevé de similarité visuelle entre les marques de commerce respectives.

· Il y a également un degré élevé de ressemblance dans les idées suggérées, que l’élément dessin soit considéré comme un écu ou un insigne.

· L’Opposante a également employé un [traduction] « dessin d’écu vide » [Deuxième Affidavit Prochnow, para 4], démontrant la similarité entre les marques des parties.

· L’Opposante possède une famille de marques de commerce, illustrant la fluidité et la variation dans le NHL Shield Dessin.

· À tout le moins, le dessin d’écu ou d’insigne vide de la Marque ressemble de près au tracé du NHL Shield Dessin.

[45] Sur les questions du caractère distinctif, de la mesure à laquelle les Marques sont devenues connues et de l’emploi, les observations de l’Opposante peuvent se résumer comme suit :

· L’élément de dessin d’écu ou d’insigne n’a aucune relation avec les produits ou les sorties d’une ou l’autre partie et, par conséquent, les marques de commerce respectives ont le même caractère distinctif inhérent.

· Cependant, les Marques de commerce NHL Shield ont eu un emploi répandu au Canada depuis les années 1940.

· Les Marques de commerce NHL Shield figurent sur un large éventail de produits de marque, avec d’importantes ventes de détail des produits portant de telles marques de commerce.

· L’Affidavit Prochnow démontre que les Marques de commerce NHL Shield de l’Opposante sont très bien connues au Canada, voire même célèbres.

· Bien que la Requérante ait fourni les chiffres de ventes aux clients de 2012, la mesure à laquelle la Marque est devenue connue n’est pas claire.

· L’importante mesure à laquelle les Marques de commerce NHL Shield ont été employées et sont devenues connues au Canada favorise fortement l’Opposante, peu importe la date pertinente.

[46] Sur la question du genre de produits et de services et de la nature du commerce, les observations de l’Opposante peuvent se résumer comme suit :

· Les produits visés par la demande chevauchent directement les marchandises portant les Marques de commerce NHL Shield de l’Opposante, ou y sont associés, et il n’y a aucune restriction aux voies de commercialisation.

· Il y a un [traduction] « lien clair, continu et historique entre [les services visés par la demande] et le sport du hockey au Canada » [para 99], il y a un [traduction] « historique de longue date de l’octroi de licences pour les Marques de commerce NHL Shield à diverses entreprises partenaires dans l’industrie de la nourriture et des boissons » [para 100] et [traduction] « l’Opposante a historiquement autorisé l’emploi des Marques de commerce NHL Shield en liaison avec la bière » [para 101].

· L’Opposante [traduction] « a établi un lien fort entre les Marques de commerce NHL Shield et la vente de bière » [para 111], à un point tel qu’un consommateur aurait une probabilité élevée de supposer que l’emploi de la Marque [traduction] « est autorisé par l’Opposante ou fait sous licence » [para 112].

· Les Marques de commerce NHL Shield sont très bien connues au Canada, principalement en liaison avec le hockey professionnel, mais également un large éventail de produits et de services faisant l’objet d’une licence.

· La Requérante est une entreprise de style bar sportif, avec un accent mis sur la bière, ce qui est pertinent puisque le consommateur probable présent sur les lieux de la Requérante serait conscient des Marques de commerce NHL Shield de l’Opposante.

· Même si les produits de la Requérante sont vendus seulement aux consommateurs qui visitent les restaurants de la Requérante, de tels consommateurs [traduction] « ont une probabilité élevée de connaître les produits et les services de l’Opposante ou de visionner une partie de hockey de la LNH à l’établissement de la Requérante » [para 98].

· Les Marques de commerce NHL Shield sont couramment vues sur les écrans de télévision; les façons dont la Requérante affiche la Marque (y compris sur un mur à côté de télévisions qui montrent potentiellement des parties de hockey de la LNH, comme le montre la Pièce G de l’Affidavit Frankel) augmentent la probabilité de confusion.

· La Requérante affiche également la Marque à côté des marques de commerce de tiers (par exemple, comme le montrent les affiches à la Pièce G dans l’Affidavit Frankel); un tel affichage concurrent augmente la probabilité de confusion lorsque le nom du restaurant, Tap & Barrel, est affiché au-dessus de l’affiche. La raison est que les consommateurs peuvent considérer la Marque comme une autre marque de commerce d’un tiers (celle de l’Opposante), plutôt que le logo ou la marque de commerce de la Requérante.

[47] En tout, en ce qui a trait aux Services visés par la demande du moins, l’Opposante affirme que la ressemblance des marques de commerce est renforcée par le contexte dans lequel le consommateur serait exposé à la Marque – par exemple, dans le contexte d’un restaurant ou d’un « bar sportif » montrant des parties de la LNH. À cet égard, je remarque que, bien que la Requérante ait résisté à la caractérisation de ses restaurants comme des « bars sportifs », M. Frankel a reconnu dans son contre-interrogatoire que des parties de hockey de la LNH sont montrées sur ses écrans de télévision, du moins dans une certaine mesure [Q275 à Q286].

[48] Dans le même ordre d’idées, l’Opposante affirme qu’elle possède un programme d’octroi de licences diversifié, couvrant un large éventail de marchandises promotionnelles, comme celles que l’on retrouve dans les produits visés par la demande, et que les consommateurs en seraient probablement conscients.

[49] L’Opposante apparente la présente affaire, nommément, une qui comporte une marque de commerce célèbre (ou du moins bien connue) et un système d’octroi de licences, à l’affaire MISS CANADA dans Glen-Warren Productions c Gertex Hosiery Ltd (1990), 29 CPR (3d) 7 (CF 1^re Inst). Dans le même ordre d’idées, l’Opposante cite en sa faveur l’affaire COFFEE NIGHT IN CANADA dans Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada c Big Mountain Coffee House & Roasters Ltd, 2014 COMC 240. Dans la deuxième affaire, la clé était la mesure à laquelle la marque de commerce HOCKEY NIGHT IN CANADA de cet opposant était connue, compte tenu de la preuve concernant le volume de diffusion et du système d’octroi de licences, malgré qu’il n’y ait aucun chevauchement direct dans les produits et les services pertinents.

[50] L’Opposante observe que, en l’espèce, dans la mesure qu’il existe une faiblesse dans l’élément de ressemblance, celle-ci est compensée par le facteur de la mesure à laquelle la marque est connue. À cet égard, elle observe que les proportions de la Marque et du NHL Shield Design sont suffisamment semblables que, selon un vague souvenir, le dessin d’écu ou d’insigne vide de la Marque n’est pas suffisant pour empêcher le consommateur pertinent d’inférer qu’il existe une forme de lien commercial; par exemple, l’octroi de licences ou l’approbation de l’Opposante.

[51] À tout le moins, l’Opposante affirme que la question est de savoir si la Requérante s’est acquittée de son fardeau en l’espèce, pas si l’Opposante a un monopole sur les dessins d’écus, s’appuyant sur la citation suivante de Advance Magazine Publishers Inc c Basco Building Products Corp, 1999 CarswellNat 133 (CF 1^re inst) :

Lorsque l’opposant a une marque forte et que le requérant n’a pas présenté de preuve pour établir l’absence de rapport entre les produits ou services offerts par l’opposant et ceux qui sont offerts par le requérant, dans le sens que le public pourrait déduire que le requérant a obtenu de l’opposant une approbation, une licence ou un parrainage ou qu’il y avait quelque rapport commercial entre les deux parties, le requérant ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve. [au para 38]

[52] Enfin, en ce qui a trait à la preuve de l’état du registre qui se trouve dans l’Affidavit Summers, l’Opposante cite en sa faveur Iluminacion Especializada De Occidente, SA De CV c Voltech International Inc, 2020 COMC 23, et note ce qui suit :

• Certaines des 36 entrées pour les dessins d’écus au registre ne sont pas pertinentes pour diverses raisons.

· Il n’existe pas un nombre particulièrement élevé d’enregistrements pour des produits ou des services en particulier qui permettrait de faire une inférence concernant le marché pour de tels produits ou services.

· La révision et la réduction du nombre de résultats de recherche de Mme Summers par l’avocat supérieur sont peut-être inappropriées.

[53] Sur ce dernier point, l’Opposante se demande si la Requérante n’a pas « traversé une ligne » en réduisant les résultats de la recherche initiale de M^me Summers à ceux inclus dans son affidavit par un avocat non identifié avec l’agent de la Requérante. Cependant, l’Opposante a eu la possibilité de contre-interroger M^me Summers au sujet de sa preuve et l’Opposante était libre de soumettre sa propre preuve de l’état du registre ou du marché. Dans le pire des cas, il pourrait y avoir d’autres dessins d’« écus » enregistrés que la Requérante n’a pas choisi d’inclure dans la preuve pour une raison quelconque. L’Affidavit Summers indique simplement que ces entrées (34 enregistrements et 2 demandes) existent; s’il y a quelque chose de particulièrement inapproprié avec cela, l’Opposante ne l’a pas clairement indiqué.

[54] Dans tous les cas, je suis d’accord avec l’Opposante que ce ne sont pas tous les 34 enregistrements qui sont pertinents, pour différentes raisons (par exemple, marques officielles, non enregistrées ou clairement pour des produits ou des services non pertinents). En l’absence de preuve d’emploi par un tiers, il y a trop peu de marques de commerce déposées pertinentes pour tirer des conclusions sur l’état du marché canadien en ce qui concerne les produits et les services en question. Cependant, je remarque que certains des enregistrements pour des services associés au « hockey » ou aux « sports » en général comportent un dessin d’écu semblable à la Marque visée par l’enregistrement ou le NHL Shield Dessin courant (par exemple, LMC635,380; LMC435,130; LMC434,917; LMC885,926 et LMC207,403). Bien que cela ne soit pas déterminant, l’existence de ces enregistrements a tendance à exposer la faiblesse des arguments de l’Opposante concernant le degré de ressemblance et la probabilité de confusion, abordée ci-dessous.

Conclusion – Confusion avec une marque de commerce déposée

[55] J’ai tenu compte des observations de l’Opposante et je reconnais qu’il existe un chevauchement dans les produits visés par la demande et les produits visés par l’enregistrement de l’Opposante. Il y a également un chevauchement par rapport à la prestation de « services de restaurant et de bar » servant de la nourriture et de l’alcool et l’octroi de licences démontré pour le NHL Shield Dessin de l’Opposante à des produits de nourriture et d’alcool (notant que les Marques de commerce NHL Shield de l’Opposante ne sont pas déposées en liaison avec des produits de nourriture et d’alcool comme tel et que cela porte une plus grande pertinence en ce qui a trait aux motifs de droit à l’enregistrement plaidés fondés sur l’emploi antérieur des Marques de commerce NHL Shield).

[56] De plus, il y a un potentiel de chevauchement dans la nature des commerces des parties puisque, entre autres, la clientèle de la Requérante pourrait connaître l’Opposante et, en effet, les restaurants de la Requérante pourraient montrer des diffusions de parties de hockey de la LNH sur leurs lieux.

[57] Cependant, même si l’on accepte les observations de l’Opposante concernant les autres facteurs, j’estime que le degré de ressemblance en l’espèce est déterminant. À cet égard, je suis en grande partie d’accord avec la Requérante que [traduction] « un grand effort d’imagination » est requis pour arriver à la conclusion recherchée par l’Opposante [Plaidoyers écrits de la Requérante à la page 1].

[58] Bien que la Marque soit de forme semblable aux éléments des Marques de commerce NHL Shield (par exemple, l’élément d’écu intérieur du NHL Shield Dessin courant), le test en matière de confusion exige de considérer les marques de commerce en question dans leur ensemble et avec un vague souvenir; les marques de commerce ne doivent pas être séparées dans leurs parties constituantes. Il faut avouer qu’il y a peu à séparer dans la Marque, mais une conclusion de confusion nécessiterait ignorer les lettres NHL ou LNH dans les Marques de commerce NHL Shield de l’Opposante.

[59] L’Opposante affirme que c’est l’absence de contenu dans la Marque qui crée une probabilité de confusion. Cependant, au contraire le « vague souvenir » du consommateur ordinateur « plutôt pressé » se souviendra qu’il y a du contenu dans le dessin d’écu. Par conséquent, j’estime que c’est l’absence des lettres plus frappantes NHL, LNH ou autre dans la Marque est un facteur déterminant en l’espèce.

[60] Par conséquent, je ne considère pas que les affaires citées par l’Opposante soient particulièrement utiles en l’espèce, puisqu’elles concernent principalement l’évaluation de marques nominales.

[61] Après avoir examiné l’ensemble des circonstances de l’espèce, je suis d’avis que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime à l’égard des produits et des services visés par la demande. J’arrive à cette conclusion en raison du manque de ressemblance entre les marques de commerce, nonobstant un certain chevauchement dans le genre des produits et des services pertinents et dans la nature des commerces et la mesure à laquelle les Marques de commerce NHL Shield de l’Opposante sont devenues connues au Canada.

[62] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) – Absence de droit à l’enregistrement fondé sur l’emploi antérieur

[63] L’Opposante plaide que la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la Marque, car : i) avant la date de production de la Demande, l’Opposante avait employé les Marques de commerce NHL Shield au Canada en liaison avec les produits et les services pertinents; ii) à la date de production de la demande, les Marques de commerce NHL Shield étaient devenues bien connues au Canada et chacune créait de la confusion avec la Marque; et iii) l’Opposante n’avait pas abandonné les Marques de de commerce NHL Shield à la date d’annonce de la demande. De nouveau, un tableau est joint à titre d’Annexe A à la déclaration d’opposition montrant les 11 Marques de commerce NHL Shield de l’Opposante.

[64] Bien que j’accepte que l’Opposante se soit acquittée de son fardeau initial concernant ce motif, du moins à l’égard de certaines de ses Marques de commerce NHL Shield, mes constatations ci-dessus concernant la question de la confusion s’appliquent en grande partie à ce motif également.

[65] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3) de la Loi est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2 – Absence de caractère distinctif

[66] L’Opposante plaide que la Marque n’a pas de caractère distinctif en vertu de l’article 2 de la Loi, car elle ne distingue pas, et n’est pas adaptée pour distinguer, les produits et les services de la Requérante des produits et des services des autres au Canada, particulièrement des produits et des services associés aux Marques de commerce NHL Shield de l’Opposante. À cet égard, l’Opposante plaide également que les Marques de commerce NHL Shield sont devenues connues au Canada dans une mesure telle qu’elle annule le potentiel que la Marque ait un caractère distinctif pour les produits et services de la Requérante au Canada.

[67] La date pertinente pour un motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est la date de production de l’opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317, au para 25].

[68] L’article 2 de la Loi, tel qu’il était à l’époque, définit le terme « distinctif » comme suit :

distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d’autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

[69] Une marque de commerce « distingue véritablement » en acquérant le caractère distinctif par l’emploi, ce qui donne lieu à un caractère distinctif en fait. D’autre part, une marque de commerce qui est « adaptée à les distinguer ainsi » est une marque qui ne dépend pas de l’emploi pour son caractère distinctif, parce qu’elle possède un caractère distinctif inhérent [voir Astrazeneca AB c Novopharm Ltd, 2003 CAF 57, au para 16].

[70] Dans Suzanne’s Inc c Auld Phillips Ltd, 2005 CAF 429, dans le cadre d’une procédure de radiation prévue à l’article 57 de la Loi, la Cour d’appel fédérale a déclaré que « Évidemment, il ne peut arriver que rarement qu’un commerçant unique soit en mesure de faire perdre à une marque son caractère distinctif, mais rien ne l’empêche en principe » [au para 7].

[71] Par conséquent, premièrement, afin de s’acquitter de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif, l’Opposante doit démontrer que ses Marques de commerce NHL Shield avaient une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les produits et services pertinents [voir Bojangles’ International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427, au para 34; voir également Navsun Holdings Ltd c Sadhu Singh Handrad Trust, 2020 COMC 64, au para 40].

[72] Compte tenu de l’Affidavit Prochnow en particulier, je suis convaincu que l’Opposante a démontré que les Marques de commerce NHL Shield ont une réputation importante, significative ou suffisante au Canada.

[73] En ce qui a trait au fardeau ultime de la Requérante, la Requérante n’a fourni aucune preuve d’emploi actuel de la Marque avant la date pertinente en liaison avec certains des produits visés par l’enregistrement, et dans le meilleur cas seulement un affichage et un emploi restreints en liaison avec les « services de restaurant et de bar » visés par l’enregistrement [par exemple, Affidavit Frankel au para 14 et à la Pièce D]. Cependant, déterminer si la Marque « distingue véritablement » n’est pas nécessaire en l’espèce. Compte tenu du plaidoyer particulier pour ce motif de l’Opposante, je note d’abord que, comme l’a reconnu l’Opposante ci-haut, la Marque possède au moins un certain caractère distinctif en liaison avec les produits et les services visés par l’enregistrement. Sinon, mes constatations ci-dessus en ce qui a trait à la confusion s’appliquent essentiellement également ici.

[74] Par conséquent, je suis convaincu que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime à l’égard de ce motif tel qu’il a été plaidé. En l’absence d’une probabilité de confusion, le motif d’opposition fondé sur le caractère non distinctif est rejeté.

Décision

[75] Compte tenu de tout ce qui précède, conformément à l’article 38(12) de la Loi et conformément aux pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63 de la Loi, je rejette l’opposition.

Andrew Bene

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE 2020-09-24

COMPARUTIONS

Mark Robbins	Pour l’Opposante
Aucune comparution	Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.	Pour l’Opposante
Oyen Wiggs Green & Mutala LLP	Pour la Requérante