Référence : 2021 COMC 161

Date de la décision : 2021-01-15
[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Borden Ladner Gervais LLP	Partie requérante
et
	TLN Media Group Inc.	Propriétaire inscrit
	LMC728,327 pour GOAL	Enregistrement

Introduction

[1] À la demande de Borden Ladner Gervais (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) le 31 août 2017, à Telelatino Network Inc. (TLN), le propriétaire inscrit à l’époque de l’enregistrement n^o LMC728,327 de la marque de commerce GOAL (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

PRODUITS

Publications imprimées, nommément revues, calendriers et ensembles de stylos; ornements de bureau, nommément tapis de souris; fourre-tout; chopes à café.

SERVICES

(1) Services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement, transmission et diffusion d’émissions de télévision, exploitation de réseaux de chaînes de télévision, et promotion et organisation de représentations en direct et de festivals.

(2) Services multimédias, nommément mise à disposition de sports, de nouvelles et d’information au moyen d’applications multimédias, nommément bases de données, Internet, ordinateurs et télévision.

(3) Services d’Internet, nommément fourniture au public de sports, de nouvelles et d’information au moyen d’Internet, nommément sur un site Web, par publications en ligne et dans des bulletins fournis sur un réseau informatique par courrier électronique.

[3] Le 28 mai 2020, le registraire a mis à jour l’enregistrement afin d’inscrire une fusion. Le propriétaire actuel de la Marque est TLN Media Group Inc. (le Propriétaire).

[4] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement en partie.

[5] L’avis enjoignait au Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits et services visés par l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 31 août 2014 au 31 août 2017.

[6] Les définitions pertinentes d’emploi en l’espèce sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à laquelle la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Il est bien établi que de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF) (John Labatt)].

[8] La présentation de la marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (Dynaturf)].

[9] En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a produit l’affidavit d’Aldo DiFelice, président du Propriétaire, souscrit le 29 mars 2018. Les deux parties ont produit des représentations écrites et ont été représentées à l’audience.

La preuve

[10] M. DiFelice affirme qu’au cours de la période pertinente, TLN a diffusé des émissions et du contenu télévisés en anglais, en italien et en espagnol sur ses réseaux de télévision, qui étaient disponibles dans six millions de foyers au Canada pendant la période pertinente. Il explique que la programmation de TLN comprend trois chaînes de télévision numériques de langue espagnole, trois chaînes de télévision de langue italienne et une chaîne de télévision qui diffuse uniquement du contenu sportif. Il affirme que TLN diffuse et rediffuse des parties de soccer, en plus d’acquérir et de produire d’autres types de contenu lié au soccer. Il affirme également que TLN exploite des sites Web et des chaînes en ligne, y compris une chaîne YouTube appelée « Goal: the Soccer Fanatic’s Channel » (la chaîne YouTube GOAL), et que ces chaînes génèrent des recettes pour TLN par la publicité.

[11] En ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement « Publications imprimées, nommément revues, calendriers et ensembles de stylos; ornements de bureau, nommément tapis de souris; fourre-tout; chopes à café », M. DiFelice affirme que pendant la période pertinente, TLN a [traduction] « vendu et/ou distribué des Produits » affichant la Marque, y compris des recouvrements de tapis de souris, des chopes à café, des ensembles de stylos, des bulletins et des revues, ainsi que des fourre‑tout. Comme Pièce C, il joint des photographies d’un tapis de souris, d’une horloge, d’un stylo, d’une chaîne porte‑clés, d’un fourre‑tout, d’un maillot et d’un t-shirt portant la Marque, ainsi que ce qui semble être des captures d’écran ou des publications imprimées. Les publications font la promotion de la programmation de TLN et font référence à la Coupe du Monde de la FIFA 2014, qui s’est déroulée en juin et juillet 2014. La seule apparition du mot « goal » sur ces publications se trouve dans la formulation « GOAL POST » et dans une référence à un concours « TLN GOAL CRAZY ». Cette dernière formulation se trouve dans du texte brut, tandis que la première apparaît dans la configuration suivante :

[12] M. DiFelice affirme qu’au cours de la période pertinente, TLN a distribué ses produits [traduction] « de diverses façons », dont « la vente de tels Produits et d’autres produits lors d’événements tenus ou commandités par TLN de même que la distribution par l’intermédiaire de tels événements et d’autres », ainsi que « la distribution de tels Produits et des autres produits pour mieux faire connaître la [Marque] ». En ce qui concerne les publications, M. DiFelice ajoute qu’elles [traduction] « avaient également été disponibles par l’intermédiaire de sites Web exploités par TLN, y compris le site Web de TLN ».

[13] En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement « Services multimédias, nommément mise à disposition de sports, de nouvelles et d’information au moyen d’applications multimédias, nommément bases de données, Internet, ordinateurs et télévision » (les Services multimédias), M. DiFelice affirme que TLN exploitant la chaîne YouTube GOAL, qui était initialement disponible du 1^er mai au 30 juin 2014. À l’époque, la chaîne était exploitée en association avec la Coupe du Monde de la FIFA 2014, montrant les parties elles‑mêmes ainsi que des aperçus, des interviews, et ainsi de suite. Il affirme que TLN a continué d’exploiter cette chaîne pendant la période pertinente et que plus de 6 500 vidéos de la chaîne ont été visionnées partout au Canada pendant la période pertinente. Comme Pièce D, il joint une paire de captures de captures d’écran de la chaîne YouTube GOAL et une capture d’écran du site Web de TLN faisant la promotion de cette chaîne. La Marque est affichée sur chaque capture d’écran dans la formulation « GOAL^TM : The Soccer Fanatic’s Channel ». Les vidéos sur la chaîne YouTube GOAL sont intitulées « Italian Football Fans Going Crazy! » [Le délire parmi les supporters italiens de soccer!], « Italy 2006 World Cup Victory Funny Fan Interview » [Interview amusante avec un supporter après la victoire italienne à la Coupe du Monde 2006], « Italy vs. England 2014 World Cup Italian Goal Reaction! » [Italie c. Angleterre, Coupe du Monde 2014 – Réaction après un but de l’Italie] et « Netherlands Fans Dressed Up and Partying! » [Des supporters néerlandais se déguisent et font la fête!]. Chaque vidéo semble avoir été téléversée avant la période pertinente. M. DiFelice affirme que ces captures d’écran reflètent fidèlement la façon dont les pages auraient apparu pendant la période pertinente.

[14] De plus, M. DiFelice joint comme Pièces E et F des captures d’écran provenant des archives Internet WayBackMachine du site Web de TLN, datées respectivement du 24 septembre 2015 et du 24 février 2016. Le contenu des pages Web comprend un lien vers la chaîne YouTube GOAL qui affiche la Marque. M. DiFelice affirme qu’un nombre important de membres du public ont utilisé ce lien pour accéder à la chaîne YouTube GOAL.

[15] M. DiFelice affirme qu’à compter de mai 2014 et jusqu’à la période pertinente, les chaînes de télévision de TLN ont diffusé des publicités télévisées pour la chaîne YouTube GOAL. Comme Pièce G, M. DiFelice joint des clips vidéo de publicités télévisées et des graphiques à écran faisant la publicité de la chaîne YouTube GOAL et affichant la Marque. Il affirme que chacune de ces publicités a atteint 1,37 million de foyers au Canada et s’est déroulée du 28 mai au 31 juillet 2014, étant [traduction] « utilisée continuellement […] de façon intermittente tout au long de la Période pertinente, sur la même base que ci-dessus et plus fréquemment en ce qui concerne les grands événements sportifs ». Il ajoute qu’« [à] mon avis, la plupart des personnes qui ont regardé l’une des chaînes de télévision TLN ou qui ont visité les sites Web auront été exposées à la promotion de la chaîne GOAL pendant la Période pertinente ».

[16] De plus, M. DiFelice affirme que TLN a également mis au point un [traduction] « système de reprise vidéo instantanée » en liaison avec la Marque. Ce système aurait fourni des notifications instantanées et des liens relatifs à la Coupe du Monde de la FIFA 2014 et aux Jeux panaméricains de Toronto de 2015. Il affirme que ces services de médias numériques ont été commercialisés auprès de clients d’affaires lors de ces événements sportifs, mais qu’ils [traduction] « n’ont pas été un succès commercial ». Néanmoins, il affirme que TLN a l’intention de procéder à ce type de service en liaison avec la Marque à l’avenir.

[17] En ce qui concerne les « Services d’Internet, nommément fourniture au public de sports, de nouvelles et d’information au moyen d’Internet, nommément sur un site Web, par publications en ligne et dans des bulletins fournis sur un réseau informatique par courrier électronique » (les Services d’Internet), M. DiFelice réitère que TLN a exploité son site Web pendant la période pertinente, y compris un hyperlien vers la chaîne YouTube GOAL, et qu’il a lancé une campagne de promotion en ligne pour cette chaîne à compter du 28 mai 2014. Comme Pièce I, M. DiFelice joint plusieurs captures d’écran du site Web de TLN, montrant des publicités pour la chaîne YouTube GOAL. Il affirme que d’après Google Analytics, pour la période du 28 mai 2014 au 31 juillet 2014, le nombre de [traduction] « visites de pages » se chiffrait à des dizaines de milliers et le nombre de « visites pendant la Période pertinente était au moins égal à ce nombre ». Il déclare qu’il est [traduction] « d’avis que les détails sur l’accessibilité et l’accès exposés ci-dessus sont exacts et que de nombreux membres du public ont eu accès à ces services pendant la Période pertinente ».

[18] M. DiFelice affirme également que TLN a tenu un concours intitulé « TLN GOAL Crazy » entre le 12 juin et le 13 juillet 2014, sur son site Web et ses chaînes de télévision, pour promouvoir la chaîne YouTube GOAL. Comme Pièce J, il joint une copie des règles de ce concours.

[19] Enfin, M. DiFelice affirme que pendant la période pertinente, TLN a publié des bulletins et des articles de blogue sur les sports, les nouvelles et l’information [traduction] « par l’intermédiaire de son site Web et d’Internet ». Comme Pièce M, il joint des captures d’écran du site Web de TLN qui montrent des liens vers le blogue « TLN GOAL CRAZY: THE SOCCER FANATIC’S BLOG », daté pendant la Période pertinente, et vers le bulletin « GOAL POST NEWSLETTER », sans date. Il affirme qu’à son avis, plus de 100 000 personnes y auraient accédé au cours de la période pertinente.

[20] En ce qui concerne les « Services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement, transmission et diffusion d’émissions de télévision, exploitation de réseaux de chaînes de télévision, et promotion et organisation de représentations en direct et de festivals » (les Services de divertissement), M. DiFelice affirme que TLN a employé la Marque pendant les émissions de télévision qu’elle a produites, diffusées, enregistrées, diffusées et distribuées. Comme Pièce K, il joint trois vidéos qui, affirme‑t‑il, ont été utilisées entre septembre 2007 et mai 2012 et [traduction] « à de multiples reprises de chaque partie » sur l’une des chaînes de télévision de TLN. Il affirme que ces vidéos ont été [traduction] « distribuées et diffusées par TLN pendant la Période pertinente et que de nombreux membres du public les ont vues pendant la Période pertinente ». Les vidéos montrent des extraits de parties de soccer, avec des versions animées du mot « GOAL » qui apparaissent après que des buts sont marqués.

[21] M. DiFelice affirme que depuis juillet 2017, TLN est aux [traduction] « étapes du concept et de la planification » avec une tierce partie pour la coproduction d’une émission de télévision sur le thème du soccer en liaison avec la Marque, ce qui « pourrait se concrétiser à un moment donné au cours de la prochaine année ou des deux prochaines années ».

[22] De plus, M. DiFelice affirme que TLN a diffusé des tournois de soccer au cours des étés 2016 et 2017 sur ses chaînes de télévision, y compris le Championnat d’Europe de l’UEFA 2016 en juin et juillet 2016 et la Coupe des Champions de l’ICC 2017 en juillet 2017. Comme Pièce L, M. DiFelice joint une vidéo d’un segment à mi-temps qui discute de parties de soccer et comprend des extraits de parties de soccer, commençant et se terminant par les mots « GOAL » et « HALFTIME », lesquels apparaissent dans l’ordre. M. DiFelice affirme que ces segments auraient été diffusés au cours des tournois susmentionnés.

Analyse

[23] La Partie requérante fait valoir que la preuve du Propriétaire ne démontre pas l’emploi de la Marque en liaison avec l’un des produits ou des services visés par l’enregistrement. À cet égard, la Partie requérante fait valoir, entre autres, que certaines permutations de la Marque indiquées en preuve, y compris les formulations « Goal^TM: The Soccer Fanatic’s Channel », « GOAL POST », « TLN GOAL CRAZY » et « GOAL HALFTIME », telles qu’elles apparaissent dans le clip de la Pièce L, n’équivalent pas à l’emploi de la Marque telle qu’elle est enregistrée. Étant donné que plusieurs de ces permutations apparaissent en relation avec de multiples produits et services, je vais aborder cette question avant d’aborder les observations des parties concernant des produits et services en particulier.

[24] Si une marque de commerce est employée conjointement avec d’autres mots ou caractéristiques, on tiendra compte de l’emploi si le public perçoit, comme première impression, que la marque de commerce en soi est employée en tant que marque de commerce [Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC) (Nightingale)]. Il s’agit là d’une question de fait qui dépend de la question de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments additionnels, tels que par l’emploi de lettres différentes ou de tailles de caractères différents, ou si les éléments additionnels seraient perçus comme un élément clairement descriptif ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct [Nightingale; voir également 88766 Canada Inc c National Cheese Co (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)].

[25] En ce qui concerne la formulation « Goal^TM: The Soccer Fanatic’s Channel », je suis convaincu que la Marque se distingue du matériel subséquent en raison du deux-points séparant la Marque des mots descriptifs qui suivent, ainsi que par l’emplacement du symbole ^TM après le mot « Goal ». Par conséquent, je suis convaincu que l’apparition de cette formulation sur la chaîne YouTube de TLN équivaudrait à l’affichage de la Marque telle qu’elle est enregistrée.

[26] Cependant, je ne suis pas convaincu que les formulations GOAL POST et TLN GOAL CRAZY équivalent à l’emploi de la Marque telle qu’elle est enregistrée. En ce qui concerne GOAL POST, je note que les mots figurent dans une police et une taille de caractères identiques. De plus, je suis d’avis que le public ne percevrait pas le mot « POST » comme une marque de commerce clairement descriptive ou distincte. De même, dans le cas de TLN GOAL CRAZY, alors que TLN est susceptible d’être perçu comme une marque de commerce distincte, le mot « CRAZY » figure dans une police et une taille de caractères identiques à celles de « GOAL » et ne serait pas perçu comme une marque de commerce clairement descriptive ou distincte. Je conclus plutôt que l’ajout des mots POST et CRAZY, respectivement, modifie sensiblement les caractéristiques dominantes de la marque de commerce telle qu’elle est enregistrée, dans la présentation, le son et l’idée suggérée. Par conséquent, je conclus que le public n’estimerait pas, à première vue, que la Marque est employée en soi dans ces cas [pour des conclusions semblables concernant des mots non descriptifs ajoutés à des marques de commerce déposées, voir MacKendrick c Phoenix Brands Canada Laundry LLC, 2013 COMC 147, aux para 15 à 17; Riches, McKenzie et Herbert c. Vincor International Inc (2004), 38 CPR (4th) 82, au para 10; Aird & Berlis LLP c Erick Factor, 2019 COMC 75, aux para 21 à 23].

[27] Enfin, je suis convaincu que l’apparence des mots « GOAL HALFTIME » au début et à la fin du clip vidéo « GOAL HALFTIME » de la Pièce L équivaut à l’affichage de la Marque telle qu’elle a été enregistrée, d’après Nightingale, étant donné que le mot « HALFTIME » est descriptif de l’émission et que les mots apparaissent dans l’ordre, GOAL apparaissant seul avant que le mot « HALFTIME » n’apparaisse.

Produits

[28] La Partie requérante fait valoir que la preuve du Propriétaire n’est pas suffisante pour démontrer l’emploi en liaison avec l’un ou l’autre des produits visés par l’enregistrant, faisant remarquer que M. DiFelice ne fournit aucun chiffre de ventes ni aucune preuve de transfert dans la pratique normale du commerce, comme des factures. La Partie requérante fait valoir qu’il se peut que les produits visés dans l’affidavit aient été distribués gratuitement, en particulier à la lumière de la déclaration de M. DiFelice selon laquelle les produits ont été distribués pour mieux faire connaître la Marque. À cet égard, la Partie requérante fait remarquer que la distribution gratuite d’un produit pour promouvoir la marque d’un propriétaire de marque de commerce ne constitue pas un transfert dans la pratique normale du commerce [citant, entre autres, Smart & Biggar c Sutter Hill Corp, 2012 COMC 121; Canada Goose Inc c James, 2015 COMC 105].

[29] En réponse, le Propriétaire soutient que les factures ne sont pas obligatoires dans une procédure en vertu de l’article 45, citant Gowling Lafleur Henderson LLP c Neutrogena Corp (2009), 74 CPR (4th) 153 (COMC). Dans cette affaire, le registraire avait conclu que les chiffres de ventes ainsi que les photographies montrant les produits affichant la marque de commerce du propriétaire démontraient l’emploi de cette marque de commerce malgré une preuve sous forme de factures insuffisante. De même, le Propriétaire fait valoir que les photographies de produits affichant la Marque, lorsqu’elles sont examinées en combinaison avec les déclarations de M. DiFelice, sont suffisantes pour démontrer l’emploi au sens de la Loi.

[30] Bien que je sois d’accord avec le Propriétaire pour dire qu’il n’est pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis donné en vertu de l’article 45, une certaine preuve qu’un transfert a eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [voir John Labatt]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l’aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79]. En l’espèce, M. DiFelice affirme que TLN [traduction] « a vendu et/ou distribué » des produits affichant la Marque et fait référence à la vente de tels produits lors d’événements tenus ou commandités par TLN. Toutefois, il ne fournit aucun détail factuel à l’appui de cette déclaration, et il ne fait pas non plus mention de ce genre de ventes dans la pratique normale du commerce. En l’absence d’une telle preuve, je ne peux conclure que de telles ventes équivaudraient à des transferts dans la pratique normale du commerce au sens de la Loi.

[31] De même, en ce qui concerne la déclaration de M. DiFelice selon laquelle TLN assurait [traduction] « la distribution de tels Produits et des autres produits pour mieux faire connaître la [Marque] », il a été soutenu que la distribution gratuite d’un produit dans le simple but de promouvoir sa propre marque ne constitue pas un transfert dans la pratique normale du commerce [voir, par exemple, Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd (2005), 50 CPR (4th) 391 (COMC)]. Dans ce contexte, le terme « commerce » désigne plutôt un type de transaction commerciale (comme la vente ou la location) impliquant les produits en question ou, du moins, une transaction effectuée dans le but de créer de l’achalandage pour de tels produits et d’en réaliser des bénéfices. Par conséquent, pour que la distribution gratuite d’un produit puisse être considérée comme un transfert dans la pratique normale du commerce, la preuve doit établir que le produit a été fourni, non pas simplement comme moyen de promouvoir d’autres produits ou services, mais en tant qu’objet de commerce en soi, et que la distribution a mené à une certaine forme de paiement ou d’échange pour ces produits [voir Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Flora Manufacturing and Distributing Ltd, 2014 COMC 105]. En l’espèce, il n’y a pas suffisamment de preuves à partir desquelles je pourrais conclure que les produits auraient été transférés en tant qu’objets du commerce en soi, plutôt que simplement comme moyen de promouvoir les services de TLN.

[32] Je note que M. DiFelice affirme également que les produits de publication [traduction] « avaient également été disponibles par l’intermédiaire de sites Web exploités par TLN, y compris le site Web de TLN ». Cependant, il est bien établi qu’il ne suffit pas de démontrer que les produits étaient simplement disponibles à la vente au Canada pendant la période pertinente. Une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce est nécessaire. Quoi qu’il en soit, comme il a été mentionné ci-dessus, la formulation du mot « goal » dans ces publications n’équivaut pas à l’affichage de la Marque telle qu’elle est enregistrée.

[33] À la lumière de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire ait établi l’emploi d’un des produits visés par l’enregistrement au sens de la Loi.

Services multimédias et Services d’Internet

[34] En ce qui concerne la preuve du Propriétaire concernant ses services, je note que la preuve et les observations du Propriétaire établissent une corrélation entre la chaîne YouTube GOAL et les Services multimédias et les Services d’Internet. Le registraire a déjà conclu que « dans certains cas, les états déclaratifs des marchandises contiennent des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l’exécution d’un service entraîne nécessairement l’exécution d’un autre » [Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Co, 2010 COMC 7, au para 15; voir aussi Provent Holdings Ltd c Star Island Entertainment, LLC, 2014 COMC 178, au para 22; GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC, 2015 COMC 148, au para 69]. Compte tenu de ce principe, je conclus que la preuve du Propriétaire concernant la chaîne YouTube GOAL étayerait à la fois les « Services multimédias, nommément mise à disposition de sports, de nouvelles et d’information au moyen d’applications multimédias, nommément Internet, ordinateurs » et les « Services d’Internet, nommément fourniture au public de sports, de nouvelles et d’information au moyen d’Internet, nommément sur un site Web ».

[35] La Partie requérante soulève un certain nombre de questions en ce qui concerne la preuve, présentée par le Propriétaire, d’emploi en liaison avec les Services multimédias et les Services d’Internet. En particulier, la Partie requérante fait valoir que les captures d’écran de la Pièce D suggèrent qu’aucun contenu n’a été produit sur la chaîne YouTube GOAL pendant la période pertinente; que le contenu présenté sur la chaîne ne constitue pas des sports, des nouvelles ou de l’information; et que la chaîne n’a qu’un nombre infime d’abonnés et de vues. En ce qui concerne les captures d’écran archivées des Pièces E et F, la Partie requérante fait valoir que le simple fait que la chaîne YouTube GOAL a été annoncée sur la page Web de TLN n’établit pas que la chaîne fournissait activement des nouvelles, des sports ou de l’information pendant cette période, ou qu’elle avait été consultée par des membres du public. À cet égard, la Partie requérante fait observer que bien que M. DiFelice fournisse des chiffres de Google Analytics relatifs au site Web de TLN pour une période antérieure à la période pertinente, il ne faudrait pas attacher beaucoup d’importance aux opinions de M. DiFelice sur l’accès pendant la période pertinente en l’absence d’information sur les visites de pages et les vues pour la chaîne YouTube GOAL.

[36] En ce qui concerne les publicités télévisées et les graphiques promotionnels de la Pièce G, la Partie requérante fait remarquer que ceux-ci ont été diffusés avant la période pertinente et que la déclaration de M. DiFelice selon laquelle la vidéo a été diffusée par intermittence pendant la période pertinente est floue et ambiguë.

[37] Enfin, en ce qui concerne le système de reprise vidéo instantanée promu par TLN en 2015, la Partie requérante fait remarquer que ce système n’a pas été un succès commercial.

[38] À ce titre, la Partie requérante fait valoir que la preuve du Propriétaire ne démontre pas que TLN offrait et était prête à fournir les services (2) ou (3) pendant la période pertinente.

[39] En réponse, le Propriétaire fait valoir que la preuve est suffisante pour démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec les Services multimédias et les Services d’Internet par l’intermédiaire de la chaîne YouTube GOAL et du système de reprise vidéo instantanée. Le Propriétaire soutient en outre que même si ces services n’ont pas été réellement rendus pendant la période pertinente, si un propriétaire de marque de commerce annonce des services en liaison avec une marque de commerce et qu’il rend ces services disponibles au Canada, l’emploi de la marque de commerce sera établi en liaison avec ces services, même en l’absence de preuve que les services ont effectivement été rendus [citant Bedwell Management Systems Inc c Mayflower Transit Inc (1999), 2 CPR (4th) 543 (COMC); Smith Lyons c Vertrag Investments Ltd (2000), 7 CPR (4th) 557 (COMC)].

[40] En ce qui concerne le système de reprise vidéo instantanée en l’espèce, je note que M. DiFelice affirme que ce service a été [traduction] « mis au point et commercialisé » pendant la période pertinente et qu’il « devait être accessible à tout utilisateur de téléphone mobile », mais qu’« il n’a pas été un succès commercial ». Bien que le matériel promotionnel de la Pièce H montre que la Marque a été affichée dans le contexte de l’annonce de ce service, il n’est pas suffisant que le service ait simplement été annoncé pendant la période pertinente; TLN doit également avoir offert le service et été prêt à le rendre [Dynaturf]. À cet égard, je note que M. DiFelice n’explique pas pourquoi le service n’a jamais été un succès commercial. On ne sait pas très bien si le service était prêt à devenir un succès commercial, mais n’a pas reçu suffisamment d’intérêt de la part des clients de TLN, ou s’il n’a pas été mis au point jusqu’à un stade où il aurait été prêt à devenir un succès commercial. Les déclarations de M. DiFelice selon lesquelles le service a été [traduction] « mis au point » par TLN et « devait être accessible à tout utilisateur de téléphone mobile » ne clarifient pas suffisamment la question pour que je puisse conclure qu’effectivement, TLN offrait ce service et était prêt à le rendre. De plus, en l’absence d’explication quant à la raison pour laquelle le service n’est jamais devenu un succès commercial, je ne peux pas conclure qu’il y a eu des circonstances spéciales justifiant le non-emploi de la Marque en ce qui concerne le système de reprise vidéo instantanée.

[41] En ce qui concerne la chaîne YouTube GOAL, il est inhabituel que M. DiFelice ait choisi de fournir des chiffres de diffusion pour les publicités télévisées de la Pièce G, et des chiffres de Google Analytics pour les visites de pages, uniquement pour la période précédant immédiatement la période pertinente, puis une estimation que le nombre de vues ou d’accès aux pages aurait été à peu près le même pendant la période pertinente. Toutefois, je suis convaincu qu’à tout le moins, la preuve du Propriétaire démontre que la chaîne YouTube GOAL a affiché la Marque et a été accessible aux Canadiens pendant la période pertinente, et que cette chaîne a été promue sur le site Web de TLN pendant une grande partie, sinon la totalité, de la période pertinente. Je parviens à cette conclusion pour les raisons qui suivent.

[42] En ce qui concerne l’annonce de la chaîne YouTube GOAL sur le site Web de TLN, je note que même si les pages Web ne sont pas les mêmes que les annonces imprimées, en ce sens qu’elles ne peuvent pas être distribuées de façon tangible de la même façon, elles doivent quand même être « distribuées à » des clients potentiels ou accédées par ces derniers pour constituer de la publicité [voir, par exemple, Shift Law c Jefferies Group, Inc, 2014 COMC 277, au para 20; Ridout & Maybee v Residential Income Fund LP, 2015 COMC 185, aux para 47 et 48]. Par conséquent, pour que les pages Web exposées constituent une annonce de services visés par un enregistrement, il doit y avoir des preuves d’accès à ces pages Web. Une déclaration claire peut être suffisante. À défaut, il devrait y avoir une certaine preuve permettant raisonnablement d’inférer que des clients ont accédé aux pages Web. La question de savoir si une telle preuve est alors suffisante pour démontrer l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des services particuliers au sens des articles 4 et 45 de la Loi dépendra des faits propres à chaque cas.

[43] En l’espèce, M. DiFelice affirme que [traduction] « des milliers de Canadiens ont accédé au site Web de TLN, y compris pendant la Période pertinente », et que son site Web « avait et a plus de 30 000 visiteurs uniques par mois ». Bien que la Partie requérante fasse remarquer que ce dernier chiffre ne précise pas si ces visiteurs uniques sont canadiens, je suis prêt à en déduire qu’au moins certains de ces visiteurs étaient canadiens, étant donné que TLN était un télédiffuseur canadien. En ce qui concerne les chiffres de Google Analytics, bien qu’ils ne concernent qu’une période précédant la période pertinente, M. DiFelice déclare que le [traduction] « nombre de visites pendant la Période pertinente était au moins égal à ce nombre ». Par conséquent, même s’il aurait été préférable d’avoir des chiffres de Google Analytics qui englobent la période pertinente, je suis convaincu, d’après l’ensemble de la preuve, qu’au moins certains Canadiens auraient accédé au site Web de TLN tout au long de la période pertinente. Étant donné que M. DiFelice a déclaré que TLN a commencé à promouvoir la chaîne YouTube GOAL avant la période pertinente, et compte tenu de la preuve qu’elle a continué d’être promue au moins jusqu’en février 2016 (comme le montre la Pièce F), je suis convaincu que des Canadiens auraient donc vu la publicité de la chaîne YouTube GOAL sur le site Web de TLN.

[44] En ce qui concerne la chaîne YouTube GOAL elle-même, bien que la Partie requérante note que chacune des vidéos affichées sur la chaîne est antérieure à la période pertinente et qu’il n’y ait aucune preuve que du nouveau contenu a été publié ou téléversé sur la chaîne pendant la période pertinente, je ne suis pas disposé à accepter la suggestion de la Partie requérante selon laquelle l’affichage d’une marque de commerce en liaison avec du contenu multimédia produit avant la période pertinente, mais accessible pendant la période pertinente, ne peut pas appuyer l’emploi en liaison avec des services comprenant la fourniture de contenu multimédia. Compte tenu des faits en l’espèce, il semble que le contenu ait été accessible aux Canadiens pendant la période pertinente et, comme l’a déclaré M. DiFelice, capable de générer des recettes publicitaires. De plus, M. DiFelice affirme que plus de 6 500 Canadiens ont accédé à ces vidéos pendant la période pertinente, ce qui indique que le service a été effectivement rendu par TLN pendant la période pertinente.

[45] Étant donné que les titres des vidéos sur la chaîne YouTube GOAL indiquent que celles‑ci contiennent divers types de contenu lié au soccer, y compris ce qui pourrait être décrit de façon générale comme des nouvelles et de l’information sur le soccer, je suis convaincu que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec l’annonce des services visés par l’enregistrement « Services multimédias, nommément mise à disposition de sports, de nouvelles et d’information au moyen d’applications multimédias, nommément […] Internet, ordinateurs » ainsi que les « Services d’Internet, nommément fourniture au public de sports, de nouvelles et d’information au moyen d’Internet, nommément sur un site Web », et qu’il offrait de tels services et était prêt à les rendre pendant la période pertinente. À ce titre, je suis convaincu que le Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec de tels services au sens de la Loi.

[46] En ce qui concerne les « Services d’Internet, nommément fourniture au public de sports, de nouvelles et d’information au moyen […] par publications en ligne et dans des bulletins fournis sur un réseau informatique par courrier électronique », la preuve de M. DiFelice présentée à la Pièce M montre que les membres du public peuvent s’abonner à son bulletin « GOAL POST » ou accéder à son blogue intitulé « TLN GOAL CRAZY: THE SOCCER FANATIC’S BLOG ». Toutefois, tel qu’il en a été question ci‑dessus, ces permutations n’équivalent pas à l’affichage de la Marque telle qu’elle est enregistrée. Il n’y a aucune autre preuve que les bulletins ou le blogue affichaient la Marque telle qu’elle est enregistrée. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire ait démontré l’emploi de la Marque en liaison avec ces autres Services d’Internet.

Services de divertissement et Services multimédias offerts à la télévision

[47] La Partie requérante fait valoir que la preuve du Propriétaire n’est pas suffisante pour démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec les Services de divertissement. En particulier, la Partie requérante fait remarquer que les clips vidéo de la Pièce K proviennent d’une partie de soccer qui a été soit diffusée soit rediffusée avant la période pertinente et soutient que le mot animé « GOAL » n’est pas employé comme marque de commerce. Je suis d’accord avec la Partie requérante pour dire que ces clips, qui ont été diffusés bien avant la période pertinente, ne fournissent pas de preuve d’emploi de la Marque en liaison avec l’annonce de l’un ou l’autre des services visés par l’enregistrement pendant la période pertinente.

[48] En ce qui concerne le clip vidéo « GOAL HALFTIME » de la Pièce L, la Partie requérante soutient qu’il n’y a pas de renseignements clairs sur l’audience ou les recettes, ni d’autres renseignements permettant de confirmer l’étendue de l’utilisation de cette vidéo. En outre, la Partie requérante fait valoir que la simple apparition du mot « GOAL » dans le clip ne démontre pas que TLN offrait des services de diffusion en liaison avec la Marque, et que les services de diffusion, s’il y a lieu, sont rendus en liaison avec les autres marques de commerce de TLN, comme « EUROWORLD SPORT CHANNEL ».

[49] Toutefois, compte tenu de la déclaration sous serment de M. DiFelice selon laquelle des segments à mi-temps affichant la Marque ont été diffusés au moins 15 fois par jour au cours de tournois de soccer en 2016 et en 2017 sur les chaînes de télévision de TLN, qui sont accessibles dans des millions de foyers canadiens, j’accepte que les segments à mi-temps aient été vus par des Canadiens pendant la période pertinente. Tel qu’il est mentionné ci-dessus, je suis convaincu que l’affichage des mots « GOAL HALFTIME » dans ce segment équivaut à l’emploi de la Marque. Bien que la Partie requérante soutienne que les services de diffusion, s’il y a lieu, sont rendus en liaison avec d’autres marques de commerce de TLN, rien dans la Loi n’empêche un propriétaire de marque de commerce d’employer plus d’une marque de commerce en même temps en liaison avec les mêmes produits [AW Allen Ltd c Warner-Lambert Canada Inc (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1^re inst)].

[50] À ce titre, je suis convaincu que TLN a créé et diffusé des segments de soccer à mi‑temps en liaison avec la Marque qui auraient été vus par des Canadiens pendant la période pertinente. Par conséquent, je suis convaincu que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des « Services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement, transmission et diffusion d’émissions de télévision » au sens de la Loi. De même, comme le segment contient des éléments qui pourraient être considérés comme des nouvelles et de l’information sportives, je suis convaincu que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des « Services multimédias, nommément mise à disposition de sports, de nouvelles et d’information au moyen [de] […] [la] télévision ».

[51] Toutefois, cet affichage de la Marque ne démontre pas un emploi en liaison avec l’« exploitation de réseaux de chaînes de télévision » ou la « promotion et organisation de représentations en direct et de festivals ». En ce qui concerne ces premiers services, rien n’indique que TLN a employé la Marque en liaison avec l’exploitation de réseaux de chaînes de télévision, plutôt qu’avec des émissions de télévision, pendant la période pertinente ou autrement. En ce qui concerne les représentations en direct et les festivals, à l’audience, le Propriétaire a fait remarquer qu’il y a en preuve plusieurs références aux festivals exploités par TLN. Ces références comprennent les captures d’écran des Pièces E et I du site Web de TLN, qui font référence à une « Salsa in Toronto Festival » [salsa au Festival de Toronto], apparemment exploitée par TLN. La capture d’écran de la Pièce D montre également que la chaîne YouTube GOAL est abonnée à une chaîne YouTube distincte intitulée « Salsa in Toronto ». Cependant, le fait que le site Web de TLN fasse référence à ce festival et qu’il comporte également une publicité pour la chaîne YouTube GOAL, ou que la chaîne YouTube GOAL puisse s’abonner à la chaîne de ce festival, ne démontre pas que la Marque a été affichée en liaison avec la représentation ou l’annonce de ces festivals. En l’absence d’autres éléments de preuve, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire ait démontré l’emploi de la Marque en liaison avec « l’exploitation de réseaux de chaînes de télévision » ou la « promotion et organisation de représentations en direct et de festivals » au sens de la Loi.

[52] Étant donné qu’il n’y a aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le non‑emploi de la Marque en liaison avec un des produits ou services visés par l’enregistrement dont le Propriétaire n’a pas démontré l’emploi, le registre sera modifié en conséquence.

Décision

[53] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour radier tous les produits visés par l’enregistrement, ainsi que pour radier « exploitation de réseaux de chaînes de télévision, et promotion et organisation de représentations en direct et de festivals » des services (1), « bases de données » des services (2), et « par publications en ligne et dans des bulletins fournis sur un réseau informatique par courrier électronique » des services (3) selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

[54] L’état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit :

(1) Services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement, transmission et diffusion d’émissions de télévision.

(2) Services multimédias, nommément mise à disposition de sports, de nouvelles et d’information au moyen d’applications multimédias, nommément Internet, ordinateurs et télévision.

(3) Services d’Internet, nommément fourniture au public de sports, de nouvelles et d’information au moyen d’Internet, nommément sur un site Web.

 

G. M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme François Cyrenne, trad. a.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE 2020-12-10

COMPARUTIONS

Colleen Spring Zimmerman	Pour le Propriétaire inscrit
Peter Cooke	Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Folger, Rubinoff LLP	Pour le Propriétaire inscrit
Borden Ladner Gervais LLP	Pour la Partie requérante