Contenu de la décision
Date de la décision : 2021-03-29
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
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Opposante
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et
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Requérante
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Demande
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Introduction
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Browns Social House Ltd. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce SoCIAL Lite & design (la Marque), qui fait l’objet de la demande d’enregistrement no 1,673,377 par Aware Beverages Inc. (la Requérante). La Marque est reproduite ci-dessous :
Le dossier
[5]
La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le 16 août 2017. De nombreuses modifications à la Loi sur les marques de commerce (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. La demande ayant été annoncée avant le 17 juin 2019, conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement cette date, à l’exception que, en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle seront appliqués.
[6]
Le 16 octobre 2017, l’Opposante s’est opposée à la demande en produisant une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi. Les motifs d’opposition sont fondés sur les articles 30a), 30e), 30i), 12(1)d), 16(3)a), et 2 de la Loi. La Requérante a présenté une contre‑déclaration niant chacun de ces motifs.
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À l’appui de sa Demande, la Requérante a produit l’affidavit de Daniel Beach, souscrit le 13 août 2018 à Toronto, en Ontario. M. Beach n’a pas été contre-interrogé.
Aperçu de la preuve de l’opposante
Copies certifiées des enregistrements de l’Opposante
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LMC850,495 pour RESTAURANT. BAR. SOCIALIZE, enregistrée le 8 mai 2013 en liaison avec les « Services de restaurant et de bar; services de franchisage, nommément aide technique pour l’établissement et l’exploitation de restaurants et de bars. »
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LMC885,250 pour BROWNS SOCIALHOUSE & Design (reproduite ci-dessous), enregistrée le 4 septembre 2014 en liaison avec les « Services de restaurant et de bar; services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l’exploitation de restaurants et de bars. »
Aperçu de la preuve de la requérante
Affidavit Beach
[12]
M. Beach est le président-directeur général de la Requérante. Dans son affidavit, M. Beach présente l’histoire de la Requérante [para 4 et 5], l’origine et le développement de sa gamme de « vodka sodas » SoCIAL LITE [para 6 à 9] et répond aux motifs d’opposition allégués par l’Opposante. À cet égard, M. Beach indique ce qui suit dans son affidavit :
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L’historique de la demande en question, y compris la confirmation qu’il n’a eu connaissance de l’Opposante et des marques de commerce Social de l’Opposante qu’à la suite du rapport d’un examinateur publié au cours de l’examen de la demande en question [para 10 à 14].
Fardeau de preuve et fardeau ultime
[14]
Conformément aux règles de preuve habituelles, un opposant a le fardeau de preuve de prouver les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans sa déclaration d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd, 1990 CarswellNat 1053, 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst)]. La présence d’un fardeau de preuve imposé à l’opposant à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question.
[15]
Le requérant a le fardeau ultime de démontrer que la demande d’enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi que l’allègue l’opposant dans la déclaration d’opposition dans le cas des allégations à l’égard desquelles l’opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve. La présence d’un fardeau ultime qui incombe au requérant signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l’encontre du requérant.
Motif d’opposition fondé sur l’article 30a) – exigences de la demande
[16] L’Opposante fait valoir que la Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30a) de la Loi en ce sens que la Demande ne contient pas d’énoncé, dans les termes ordinaires du commerce, des produits particuliers en liaison avec lesquels la Marque a été employée. En particulier, l’Opposante fait valoir que l’expression « boisson aromatisée à la vodka » i) ne figure pas dans le Manuel des produits et des services de l’OPIC et n’y est pas conforme et ii) que la description est vague et ne décrit pas les produits de manière suffisamment détaillée.
[17] L’Opposante n’a produit aucune preuve à l’appui de ce motif. Dans ses observations écrites, l’Opposante note que si le Manuel des produits et services contient des entrées pour « vodka », « cocktails de vodka » et « vodka aromatisée au café », il n’y a pas d’entrée pour « boisson aromatisée à la vodka », ce qui laisse supposer qu’il subsiste un certain degré d’incertitude quant au contenu réel des « boissons » [para 16].
[18] Comme il est indiqué sur le site Web de l’OPIC, le Manuel des produits et services est une « […] liste représentative de termes […] » qui ont été approuvés au préalable par le registraire et qui seront acceptés sans qu’il soit nécessaire de les préciser. En tant que liste représentative, cependant, l’absence d’une entrée en soi ne décharge pas le fardeau de preuve initial qui incombe à un opposant en ce qui concerne un motif fondé sur l’article 30a) de la Loi. À mon avis, les observations de l’Opposante ne lui permettent pas non plus de s’acquitter de son fardeau initial.
[20] Je tiens à souligner que, dans tous les cas, l’Affidavit Beach fournit la preuve que le terme « boisson aromatisée à la vodka » est un terme communément accepté dans le commerce [para 18 et 21]. Ainsi, je suis d’accord avec l’observation de la Requérante selon laquelle la demande est conforme à l’article 30a) de la Loi [observations écrites de la Requérante, para 36 à 39].
[22] Une fois encore, l’Opposante n’a produit aucune preuve à l’appui de ce motif. Dans ses observations écrites, l’Opposante se réfère aux [traduction] « résumés limités des ventes » figurant dans l’Affidavit Beach et fait valoir [traduction] qu’« il existe une certaine ambiguïté et qu’il n’est pas clair si des ventes réelles à des clients de bonne foi ont eu lieu, compte tenu des omissions relatives à la présentation de preuves tangibles des ventes » [para 19]. Quelle que soit l’intention de cette observation, elle ne décharge pas l’Opposante de son fardeau de preuve initial.
[24] Je voudrais noter que, dans tous les cas, l’Affidavit Beach confirme spécifiquement que la Requérante n’a commencé à employer la Marque qu’après la date de dépôt [para 15 à 17]. Par conséquent, je suis d’accord avec l’observation de la Requérante selon laquelle la demande est conforme à l’article 30e) de la Loi [observations écrites de la Requérante, para 40 et 41].
Motif d’opposition fondé sur l’article 30e) – exigences de la demande
Motif d’opposition fondé sur l’article 30i) – déclaration du droit à l’enregistrement
[25]
L’Opposante plaide que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i) de la Loi parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par la demande. En particulier, l’Opposante soutient que la Requérante était au courant de l’emploi et de l’enregistrement antérieurs par l’Opposante des marques de commerce Social de l’Opposante et de l’emploi antérieur par l’Opposante de la marque de commerce SOCIAL WHITE, avec lesquels la Marque créait et créée de la confusion.
[26]
Une fois de plus, l’Opposante n’a produit aucune preuve à l’appui de ce motif. Dans ses observations écrites, l’Opposante confond simplement ce motif avec les autres motifs qui portent sur la question de la confusion [para 20].
[27]
En l’absence de preuves à l’appui de sa prétention, je ne suis pas convaincu, à tout le moins, que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif. En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi est rejeté.
[28]
Dans tous les cas, l’article 30i) de la Loi exigeait simplement que le requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu’il est convaincu d’avoir droit d’employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services décrits dans la demande. Lorsqu’un requérant a déposé la déclaration exigée par l’article 30i), un motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la preuve atteste la mauvaise foi du requérant [Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974) CarswellNat 476, 15 CPR (2d) 152 (COMC)]. La simple connaissance de l’existence de la marque de commerce d’un opposant ne peut pas en soi servir de fondement à une allégation portant que le requérant ne pouvait pas être convaincu d’avoir droit d’employer sa marque de commerce [Woot, Inc c WootRestaurants Inc, 2012 COMC 197].
[29]
En l’espèce, la déclaration requise a été fournie, il n’y a aucune preuve que la présente espèce est un cas exceptionnel, et je souligne que M. Beach (un cofondateur de la Requérante) affirme expressément qu’il n’avait pas connaissance de l’Opposante ou de ses marques avant la date de dépôt [Affidavit Beach, para 10 à 14]. En tant que tel, je suis d’accord avec l’observation de la Requérante selon laquelle la demande est conforme à l’article 30i) de la Loi [observations écrites de la Requérante, para 45].
Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1) – confusion avec une marque de commerce enregistrée
Test en matière de confusion
[36]
Les critères énoncés à l’article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, 1 RCS 772]. Dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, la Cour suprême du Canada a déclaré que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion [au para 49] et que, bien que le premier mot dans la marque de commerce puisse être le plus important dans certains cas, l’approche préférable est de déterminer d’abord s’il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement « frappant ou unique » [au para 66].
Le caractère distinctif inhérent, la mesure dans laquelle les marques de commerce sont connues et la période d’emploi
[37]
Dans ses observations, l’Opposante fait valoir que SOCIAL LAGER [traduction] « est une marque unique et distinctive pour ses produits et qu’elle est intrinsèquement distinctive » [para 26] et que l’Opposante a employé sa marque de commerce au Canada [traduction] « pendant une longue période, à savoir depuis 2007, comme en témoigne son enregistrement TMA850,043, soit pendant plus de 11 ans » [para 28]. Cependant, les preuves n’appuient pas ces observations.
[38]
En ce qui concerne l’emploi allégué par l’Opposante, bien que l’Affidavit Beach démontre que i) un message Twitter de 2018 qui fait apparemment référence au produit SOCIAL LAGER de l’Opposante [para 48], et ii) les propres visites de M. Beach de l’établissement de l’Opposante à Oakville, en Ontario [para 54], je ne considère pas que cela démontre un emploi ou une réputation importante de la marque de commerce de l’Opposante. Sinon, bien que l’enregistrement de l’Opposante pour les revendications d’emploi de la marque de commerce au Canada date depuis au moins aussi tôt qu’octobre 2007, il est bien établi que l’emploi minimal ne permet pas de conclure qu’une marque de commerce a été révélée de façon significative ni qu’une marque de commerce a nécessairement été employée de façon continue depuis la date indiquée [Krauss‑Maffei Wegmann GmbH & Co G c Rheinmetall Defence Electronics GmbH, 2017 COMC 50; Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].
[39]
Quant à la question du caractère distinctif, dans ses observations, la Requérante fait valoir à juste titre que l’Affidavit Beach démontre que l’élément « social » des marques de commerce Social de l’Opposante n’est pas unique et qu’il est couramment utilisé par des tiers en ce qui concerne les restaurants, les bars et les boissons alcoolisées [para 61]. Malgré les observations de l’Opposante, je conviens avec la Requérante que l’Affidavit Beach démontre suffisamment que l’élément « social » est commun dans le commerce de sorte que l’Opposante ne peut pas s’attendre à une protection étendue de sa marque de commerce [observations écrites de la Requérante, para 63 à 65, faisant référence aux para 33 et 34 de l’Affidavit Beach. Je note également que les preuves montrent que « social » est un terme communément incorporé dans le nom des bars et des restaurants, où de l’alcool est servi [Affidavit Beach, para 26 à 32]. Bien que certaines de ces affaires soient postérieures à la date de dépôt de la demande, je note qu’elles sont toutes pertinentes, car elles sont antérieures à la date pertinente pour ce motif.
[42]
Plus important encore, comme il est indiqué ci-dessus, l’Opposante n’a pas prouvé la réputation ou l’emploi de sa marque SOCIAL LAGER. En revanche, la Requérante a produit des preuves significatives de l’emploi et de la réputation de la Marque au Canada depuis septembre 2014 [Affidavit Beach, para 41 à 45]. Cela comprend des ventes de « moins de 1 000 caisses de produits » par le biais de 192 points de distribution en 2014, jusqu’à des ventes de « plus de 130 000 caisses de produits au cours du premier semestre de 2018 » par le biais de 1 800 points de distribution à travers le Canada [Affidavit Beach, para 45].
[43]
En conséquence, j’estime que ces facteurs favorisent de manière significative la Requérante.
Le genre de produits et services ou entreprises et la nature du commerce
[44]
Dans son affidavit, selon le message Twitter susmentionné, M. Beach note que le produit SOCIAL LAGER de l’Opposante semble être vendu exclusivement dans les établissements de restauration et les bars de l’Opposante [para 48]. En revanche, les « produits SoCIAL LITE de la Requérante sont presque exclusivement des produits de détail – c’est-à-dire qu’ils sont généralement vendus dans des magasins d’alcools privés ou sous réglementation provinciale, pour être achetés et emportés par le client » [Affidavit Beach, para 49]
[47]
Tout d’abord, je considère que les principes des décisions qui précèdent les directives de la Cour suprême dans l’affaire Masterpiece devraient être pris avec prudence quant à la pertinence à l’analyse générale de la confusion. En outre, en particulier pour les décisions plus anciennes, toute distinction présumée trouvée dans de telles décisions devrait également être prise avec prudence, ne serait-ce qu’en raison de la possibilité que le marché ait évolué au cours des années écoulées.
[48]
Peu importe, lorsqu’il est question de considérer le genre des produits des parties par rapport à la question de confusion, ce sont les états déclaratifs dans la demande en question et l’enregistrement en question qui gouvernent [Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd, 1987 CarswellNat 749, 19 CPR (3d) 3 (CAF); Miss Universe Inc c Bohna (1994) CarswellNat 1443, 58 CPR (3d) 381 (CAF)]. En l’espèce, bien que je reconnaisse la distinction décrite dans l’Affidavit Beach, les biens des deux parties se chevauchent dans le simple sens où il s’agit de boissons alcoolisées.
[49]
D’autre part, en ce qui concerne le genre d’entreprises et les voies de commerce probables des parties, la preuve non contestée de M. Beach est que l’Opposante et la Requérante ne sont pas des concurrentes directes, en ce sens que l’Opposante semble être dans le secteur des restaurants/bars, tandis que la Requérante vend ses produits par l’intermédiaire de magasins de détail. Même si M. Beach affirme ne pas être au courant d’une quelconque confusion entre les produits des parties [para 22], il n’en demeure pas moins que toutes deux vendent des boissons alcoolisées.
[50]
Par conséquent, dans l’ensemble, je conclus donc que ces facteurs favorisent l’Opposante, mais pas à un degré élevé en raison de l’absence d’une preuve claire de chevauchement direct dans le genre d’entreprises des parties.
Degré de ressemblance
[51]
Les marques de commerce en cause comportent SOCIAL comme première partie de la marque. L’Opposante fait valoir que la Marque [traduction] « a incorporé l’intégralité de l’élément distinctif de l’Opposante ainsi que le mot supplémentaire LITE, qui est purement descriptif des produits, à savoir une boisson légère communément appelée boisson hypocalorique » [observations écrites de l’Opposante, au para 44]. En conséquence, l’Opposant soutient que la caractéristique dominante des deux marques de commerce est l’élément SOCIAL, ce qui entraîne un fort degré de ressemblance dans la présentation ou le son ou dans l’idée suggérée [para 45 à 52].
[52]
Dans ses observations, la Requérante fait valoir que quand des marques contiennent un élément commun qui figure dans un certain nombre de marques de commerce de tiers, la nature commune de l’élément sur le marché amène l’acheteur à accorder davantage d’attention aux autres caractéristiques non communes des marques en cause [para 61 et 90, citant la décision Eclectic Edge Inc c Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc, 2015 CF 453, aux para 81 et 82]. En conséquence, la Requérante soutient que ce facteur devrait se voir accorder peu de poids par rapport à [traduction] « la prise en compte du caractère distinctif inhérent des marques concurrentes et de la mesure respective dans laquelle elles sont devenues connues » [para 97].
[53]
Compte tenu de l’élément commun SOCIA, je suis d’avis avec l’Opposante qu’il y a une certaine ressemblance dans la présentation et le son. En ce qui a trait à l’idée suggérée, la ressemblance n’est pas aussi grande étant donné que le jeu de mots « socialite » dans la Marque n’est pas présent dans la marque de commerce de l’Opposante, qui elle-même invoque l’idée d’une bière blonde, bien que peut-être pour des situations sociales. En outre, bien que l’élément LAGER de la marque de commerce de l’Opposante soit descriptif et que l’élément LITE de la Marque soit descriptif ou suggestif, ces éléments servent néanmoins à réduire la ressemblance des marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent lorsque les marques de commerce sont, de façon appropriée, considérées dans leur ensemble.
Conclusion – Confusion avec la marque de commerce enregistrée SOCIAL LAGER
[57]
Il s’agit d’un cas où, dans le cadre d’une évaluation contextuelle, les preuves de la Requérante sont suffisantes pour faire pencher la balance des probabilités en sa faveur. En effet, de manière générale, il convient de féliciter la Requérante pour la clarté, la structure et la rigueur de l’Affidavit Beach, qui réfute chacun des motifs d’opposition invoqués en l’espèce.
Conclusion – Confusion avec les Marques de commerce Social de l’Opposante
[58]
Comme j’ai considéré que la marque de commerce SOCIAL LAGER de l’Opposante représentait le cas le plus solide de l’Opposante, je conclus également que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime à l’égard des autres marques de commerce Social de l’Opposante. À cet égard, je note que la nature diverse des services visés par ces enregistrements (à savoir les services de restaurant et de bar et les services de franchisage de ceux-ci) favorise davantage la Requérante. Je conviens également avec la Requérante du fait que le terme SOCIAL en liaison avec ces services possède un caractère distinctif inhérent minime, compte tenu de l’Affidavit Beach, si ce n’est simplement la définition et le caractère suggestif du mot lui-même.
[59]
Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi est rejeté.
Motifs d’opposition
[60]
Étant donné que l’Opposante n’a fourni aucune preuve d’emploi ou de réputation de ses marques de commerce pour satisfaire à son fardeau initial, les motifs d’opposition invoqués fondés sur les articles 16 et 2 de la Loi sont rejetés. En tout état de cause, ma conclusion ci-dessus concernant la confusion reste en faveur de la Requérante, malgré les dates pertinentes antérieures pour ces motifs.
Décision
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Membre
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Office de la propriété intellectuelle du Canada
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Traduction certifiée conforme
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Hortense Ngo
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE D’AUDIENCE Aucune audience tenue
Pour l’Opposante
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Pour la Requérante
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