Référence : 2021 COMC 62

Date de la décision : 2021-03-31
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	AKBAR BROTHERS (PVT) LTD.	Opposante
et
	1648074 Ontario Inc.	Requérante
	1 609 580 pour DO GHAZAL & Dessin	Demande

[1] Il s’agit d’un réexamen par le registraire des marques de commerce, ordonné par la Cour fédérale [1648074 Ontario Inc. c. Akbar Brothers (pvt) Ltd., 2019 CF 1305], concernant des motifs d’opposition fondés sur les articles 12(1)d), 30i) et 16(3) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi).

[2] En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 30i), je conclus que 1648074 Ontario Inc. (la Requérante) n’a pas prouvé qu’elle était convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque de commerce DO GHAZAL & Dessin indiquée ci-dessous (la Marque) à la date de production de la demande. Par conséquent, la demande est refusée.

Historique

La Demande

[3] Le 11 janvier 2013, la Requérante a déposé une demande pour la Marque avec les Produits suivants en se fondant sur son emploi de la Marque au Canada depuis le 1^er mai 2009 avec les produits (1) et sur son emploi projeté de la Marque au Canada avec les produits (2).

(1) Feuilles de thé et thé en sachets.

(2) Fruits séchés, nommément mûres blanches, abricots et noix, nommément amandes, noix de Grenoble, noisettes, pistaches et noix de cajou, ainsi que produits alimentaires, nommément riz, huile, marinades et épices.

La demande fournit la translittération des caractères étrangers comme DO GHAZAL et la traduction suivante de DO GHAZAL : « deux vendeurs de fil de coton ».

L’opposition

[4] Le 9 septembre 2014, AKBAR BROTHERS (PVT) LTD. (l’Opposante) s’est opposée à la demande pour les motifs suivants :

[traduction]

a) La Requérante n’a pas employé la marque au Canada avec les Produits (1) et ne projetait pas d’employer la Marque au Canada avec les Produits (2) (déclaration d’opposition, sous‑alinéas 2a)(i) à (iii)).

b) Contrairement à l’article 30i) de la Loi, la Requérante aurait dû être au courant de la marque de commerce ALGHAZELEEN TEA (DESSIN) de l’Opposante et de l’emploi de la marque de commerce par l’Opposant et n’aurait pas pu être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada. L’Opposante est le plus grand exportateur du Sri Lanka et le thé Alghazaleen a été consacré meilleure marque de thé sri-lankaise. Le thé Alghazaleen, aussi connu sous le nom de thé Do Ghazal (ce qui signifie « deux cerfs »), est une marque de thé du Ceylan que l’on cultive et emballe au Sri Lanka. L’Opposant emploie la marque de commerce ALGHAZALEEN TEA (DESSIN) au Canada depuis plus de dix ans.

c) Contrairement à l’article 30i) de la Loi, la Requérante aurait dû être au courant de la marque de commerce ALGHAZELEEN TEA (DESSIN) de l’Opposante et de l’emploi de la marque de commerce par l’Opposant et n’aurait pas pu être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada. La Requérante a incorrectement informé le Bureau des marques de commerce que « do ghazal » signifie « deux vendeurs de fil de coton », alors qu’elle aurait dû savoir que « do ghazal » signifie « deux cerfs ». La Requérante aurait dû savoir que la traduction d’« Alghazaleen » est aussi « deux cerfs ». La Requérante a délibérément tenté de fournir une traduction inexacte afin d’obtenir l’enregistrement de sa marque de commerce.

d) Contrairement à l’article 12(1)d) de la Loi, la Marque crée de la confusion avec l’enregistrement de marque de commerce n^o LMC594,177 de l’Opposant pour ALGHAZALEEN TEA (DESSIN). La traduction d’ALGHAZALEEN est « deux cerfs » et celle de DO GHAZAL est « deux cerfs ».

e) La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque de commerce en vertu de l’article 16(3)a) de la Loi, étant donné que la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce ALGHAZALEEN TEA (DESSIN) de l’Opposante antérieurement employée ou révélée au Canada.

f) La Marque n’est pas et n’était pas distinctive ou en mesure de distinguer les produits de la Requérante des produits de l’Opposante.

La décision relative à l’opposition

[5] Le registraire des marques de commerce a rejeté les motifs d’opposition invoqués à l’égard de l’article 30a) de la Loi, qui semblent avoir été identifiés par erreur dans la déclaration d’opposition, et à l’égard de l’article 30b) de la Loi, qui, dans les deux cas, allèguent des problèmes liés aux revendications d’emploi projeté et d’emploi proposées par la Requérante.

[6] En ce qui concerne les motifs d’opposition alléguant une confusion, le registraire a conclu que la Marque n’était pas distinctive au motif de l’emploi de la marque de commerce DO GHAZAL & Dessin de l’Opposante. Compte tenu de sa conclusion concernant la confusion avec la marque de commerce DO GHAZAL et Dessin de l’Opposante, le registraire a choisi de ne pas aborder la probabilité de confusion avec la marque de commerce déposée ALGHAZALEEN TEA et Dessin de l’Opposante, ou encore les motifs d’opposition fondés sur l’article 30i) de la Loi. La décision d’opposition Akbar Brothers (Pvt) Ltd. c 1648074 Ontario Inc. 2018 COMC 124 sera citée sous le nom d’Akbar Brothers (Pvt) Ltd. (COMC) dans toute cette décision.

La décision de la Cour fédérale

[7] La Requérante a par la suite interjeté appel de la décision Akbar Brothers (Pvt) Ltd. (COMC). La Cour fédérale a accueilli l’appel et annulé le refus de la demande au motif que la preuve de l’Opposante était insuffisante pour que cette dernière remplisse son fardeau de preuve en ce qui concerne le motif d’opposition prévu à l’article 2.

[53] En ce qui nous concerne, c’est la connaissance de la [marque de commerce DO GHAZAL & Dessin] de l’opposante obtenue par les consommateurs qui doit être suffisante pour faire perdre le caractère distinctif. Elle est manquante. Le simple fait qu’un distributeur a reçu des produits peut établir l’« emploi », mais il ne suffit pas pour établir la connaissance de la part des consommateurs, encore moins le fait que la marque de commerce est suffisamment connue au Canada pour faire perdre le caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé. L’opposante presse la Cour de conjecturer sur l’existence de la connaissance suffisante : il faut rejeter cet argument. Rien n’est connu, littéralement, dans la marque de l’opposante au Canada.

[…]

[55] […] Il y a une absence totale d’éléments de preuve de l’emploi de la marque qui pourrait appuyer la connaissance de la part des consommateurs qui serait suffisante pour faire perdre le caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé. Dans ces circonstances, la seule conclusion qui peut être tirée par la Cour est que la décision qui fait l’objet du contrôle est déraisonnable.

[8] La décision de la Cour fédérale 1648074 Ontario Inc. c Akbar Brothers (pvt) Ltd., 2019 CF 1305 sera citée sous le nom d’Akbar Brothers (pvt) Ltd. (FC) dans toute cette décision.

Portée du réexamen

[9] La portée du réexamen est énoncée au paragraphe 2 de l’ordonnance de la Cour dans Akbar Brothers (pvt) Ltd. (FC) :

La question des deux autres motifs d’opposition, l’un fondé sur l’alinéa 30i) et l’autre concernant la probabilité raisonnable de confusion entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque de commerce déposée ALGHAZALEEN TEA et Dessin de l’opposante, est renvoyée au registraire pour nouvel examen.

 

Preuve au dossier dans le présent réexamen

[10] La preuve au dossier comprend la preuve dont le registraire avait déjà été saisi, résumée aux para 9 à 11 et 16 à 19 d’Akbar Brothers (Pvt) Ltd. (COMC :

[traduction]

a) La preuve de l’Opposant consiste en l’affidavit d’Inayetally Akbarally, le directeur général de l’Opposante, ainsi qu’en la transcription du contre‑interrogatoire de M. Akbarally et en les réponses aux engagements.

b) La preuve de la Requérante consiste en l’affidavit de Mohammad E. Yadgar, son fondateur et président, ainsi qu’en la transcription du contre-interrogatoire de M. Yadgar et en les réponses aux engagements.

c) L’affidavit de l’Opposante de Whitney Joy Smith, un enquêteur privé, produit dans la réponse. Dans Akbar Brothers (Pvt) Ltd. (COMC), le registraire n’a pas conclu que la preuve de Whitney Joy Smith représentait un élément de contre‑preuve acceptable, et j’adopte également les conclusions énoncées aux paragraphes 18 et 19 de cette décision. L’Opposante a également déposé dans le cadre de sa contre-preuve des traductions certifiées de la Marque et des marques de commerce de l’Opposante. Par lettre datée du 14 mars 2017, le registraire a confirmé que les traductions certifiées ne pouvaient être produites au dossier parce qu’elles n’étaient pas présentées sous forme d’affidavit ou de déclaration solennelle.

[11] La Requérante a également obtenu la permission, en vertu de l’article 55 du Règlement sur les marques de commerce, DORS/2018-227 (le Règlement), de produire la preuve de Huzefa Akbarally, qui s’occupait des exportations de thé au Canada et aux États‑Unis pour l’Opposante jusqu’en 2018. Cette preuve a été produite devant la Cour fédérale dans Akbar Brothers (pvt) Ltd. (FC).

[12] La Requérante n’a pas demandé la permission de produire des éléments de preuve supplémentaires aux fins du réexamen.

Observations figurant dans le présent réexamen

[13] J’ai tenu compte des observations écrites produites par chaque partie pendant l’opposition. Les deux parties ont également produit des observations écrites aux fins du réexamen (les « observations de permission »). L’Opposant a comparu à une audience.

Fardeau de preuve

[14] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il incombe à l’Opposante de présenter une preuve initiale suffisante permettant de raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p. 298].

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i)

[15] La date pertinente pour un motif d’opposition en vertu de l’article 30i) est le 11 janvier 2013, la date de la production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p. 475].

[16] La déclaration d’opposition comporte deux sous-alinéas qui allèguent la non‑conformité avec l’article 30i) de la Loi :

[traduction]

[sous‑alinéa 2a)(iv)] Contrairement à l’article 30i) de la Loi, la Requérante aurait dû être au courant de la marque de commerce ALGHAZELEEN TEA (DESSIN) de l’Opposante et de l’emploi de la marque de commerce par l’Opposant et n’aurait pas pu être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada. L’Opposante est le plus grand exportateur du Sri Lanka et le thé Alghazaleen a été consacré meilleure marque de thé sri-lankaise. Le thé Alghazaleen, aussi connu sous le nom de thé Do Ghazal (ce qui signifie « deux cerfs »), est une marque de thé du Ceylan que l’on cultive et emballe au Sri Lanka. L’Opposant emploie la marque de commerce ALGHAZALEEN TEA (DESSIN) au Canada depuis plus de dix ans.

[sous-alinéa 2a)(v)] Contrairement à l’article 30i) de la Loi, la Requérante aurait dû être au courant de la marque de commerce ALGHAZELEEN TEA (DESSIN) de l’Opposante et de l’emploi de la marque de commerce par l’Opposant et n’aurait pas pu être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada. La Requérante a incorrectement informé le Bureau des marques de commerce que « do ghazal » signifie « deux vendeurs de fil de coton », alors qu’elle aurait dû savoir que « do ghazal » signifie « deux cerfs ». La Requérante aurait dû savoir que la traduction d’« Alghazaleen » est aussi « deux cerfs ». La Requérante a délibérément tenté de fournir une traduction inexacte afin d’obtenir l’enregistrement de sa marque de commerce.

 

Rejet du motif d’opposition en vertu de l’article 30i) fondé sur une traduction inexacte

[17] Je conclus d’emblée que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne le deuxième volet du motif d’opposition fondé sur l’article 30i) concernant la traduction. L’Opposante n’a pas fourni de preuve provenant d’un traducteur agréé ou de définitions de dictionnaire indiquant que DO GHAZAL ne peut pas signifier « deux vendeurs de fil de coton ». De plus, la preuve de l’Opposant fournie par M. Inayetally Akbarally n’est pas suffisante pour soulever le doute quant à l’exactitude des traductions fournies par la Requérante, car il n’est pas clair qu’il a les connaissances nécessaires pour contester la traduction fournie par la Requérante, comme en témoignent les échanges suivants effectués lors de son contre‑interrogatoire.

[traduction]

9	Pouvez-vous nous dire, outre l’anglais, dans quelles langues vous êtes en mesure de lire et d’écrire?
	Je peux lire et surtout parler anglais, peut-être écrire en anglais. D’autres langues que je connais, parle et lis dans une certaine mesure sont l’assamais (inaudible), l’hindi, le pendjabi je peux le lire, je ne peux l’écrire; et deux autres scriptes persanes, je peux les lire, mais je ne peux les parler.
77	Vous avez indiqué l’arabe et le persan en termes de connaissance de langues. Je pense qu’il est juste de dire, mais vous pouvez me corriger : vous n’affirmez pas que vous parlez couramment ces langues, mais vous pouvez lire un peu dans ces langues? Est-ce exact?
	Je le peux, certainement, oui.

 

Motif d’opposition en vertu de l’article 30i) fondé sur la connaissance par la Requérante de la marque de commerce ALGHAZALEEN de l’Opposant, également connue sous le nom de DO GHAZAL Succeeds

Portée des arguments

[18] La Requérante soutient que le motif d’opposition prévu à l’article 30i) ne comprend pas la prise en considération des droits allégués de l’Opposante sur toute marque de commerce DO GHAZAL, au Canada, ou ailleurs (observations de permission de la Requérante, page 5). La Requérante soutient qu’étant donné qu’elle est [traduction] « d’avis qu’il n’y a pas de risque de confusion entre ALGHAZALEEN TEA & Dessin et DO GHAZAL & Dessin …[] la Requérante était convaincue à juste titre qu’elle pouvait employer la Marque au Canada » (observations de permission de la Requérante, page 9). La Requérante soutient en outre que [traduction] « dans la mesure où l’Opposante fait référence à DO GHAZAL dans son motif d’opposition fondé sur l’article 30i), il s’agit d’une allégation non étayée selon laquelle ALGHAZALEEN TEA est également connu sous le nom de DO GHAZAL TEA. Non seulement cette allégation n’est pas étayée par la preuve, mais elle est en fait contredite par la preuve, qui indique clairement qu’il s’agit de marques entièrement distinctes » (observations de permission de la Requérante, page 11).

[19] Le motif d’opposition doit être lu en tenant compte de la déclaration d’opposition dans son ensemble et concurremment avec la preuve [Novopharm Ltd c Astrazeneca AB, 2002 CAF 387, 21 CPR (4th) 289].

[20] La preuve de l’Opposante est que, comme il est allégué dans la déclaration d’opposition, ALGHAZALEEN et DO GHAZAL signifient deux cerfs, tel qu’est indiqué dans la traduction fournie au Bureau des marques de commerce à l’égard de la marque de commerce ALGHAZALEEN TEA, et que chacun comporte le même dessin de « deux cerfs » (affidavit Inayetally Akbarally, para 21, Pièces C, E, G). Enfin, dans au moins certains cas, DO GHAZAL en persan apparaît sur les emballages de thé ALGHAZALEEN TEA importé au Canada (affidavit Huzefa Akbarally, Pièce D).

[21] Compte tenu de cette preuve, je conclus que la portée des arguments comprend la connaissance par la Requérante de la marque de commerce DO GHAZAL de la Requérante en raison du fait que M. Yadgar était à la fois administrateur pour la Requérante et distributeur canadien pour l’Opposante. Bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’un consommateur canadien du thé de l’Opposante serait en mesure de lire le texte persan, le motif d’opposition prévu à l’article 30i) ne concerne pas ce que le consommateur canadien moyen comprendrait, mais cherche plutôt à savoir s’il était raisonnable que la Requérante déclare qu’elle avait le droit d’employer la Marque.

[22] Enfin, je ne considère pas que l’Opposante ait demandé, mais se soit vu refuser la permission de modifier la déclaration d’opposition pour y inclure un nouveau motif d’opposition en vertu de l’article 16 fondé sur la marque de commerce DO GHAZAL tout en plaidant des faits supplémentaires relatifs au motif d’opposition en vertu de l’article 30i) de manière à empêcher l’Opposante de se fier à la connaissance par la Requérante de la marque de commerce DO GHAZAL parce que M. Yadgar semble avoir été un administrateur d’un distributeur de l’Opposante avant l’emploi de la Marque et la demande relative à celle‑ci.

Exigences de l’article 30i)

[23] L’article 30i) exige que le requérant indique dans sa demande qu’il est convaincu d’avoir droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et services visés par la demande. La déclaration exigée par l’article 30i) est censée constituer la preuve que le requérant a produit sa demande de bonne foi [Cerverceria Modelo, S.A. de C.V. c Marcon (2008), 70 CPR (4th) 355 (COMC), à la p. 366]. Le registraire explique ce qui suit dans FremantleMedia North America Inc c Wright Alternative Advertising Inc (2009), 77 CPR (4th) 311, à la p. 317 :

[traduction]

L’alinéa 30i) de la Loi prévoit que le requérant doit déclarer qu’il est convaincu qu’il a droit d’employer la marque de commerce en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande. Dans l’ouvrage Canadian Trade-Marks Act – Annotated Robic Leger, rev. ed. (Scarborough, Ont. : Carswell) (feuilles mobiles), H.G. Richard examine l’alinéa 30i) (l’ancien alinéa 29i)) de la manière suivante aux pages 30 à 47 et 30 à 48 :

Le dernier facteur dont il faut tenir compte avant de rechercher dans les index et d’examiner la marque elle-même est de savoir si le requérant est convaincu « qu’il a droit d’employer la marque de commerce au [Canada] en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande ». Ce facteur peut être considéré comme une sorte de contrat entre le requérant et le public établissant que tous les renseignements et les éléments de preuve à l’appui, y compris les révisions ou les ajouts apportés à ceux-ci, ont été présentés de bonne foi et que le requérant approuve la demande, telle qu’elle est formulée […] (soulignement ajouté)

[24] Lorsqu’un requérant s’est conformé, quant à la forme, aux exigences de l’article 30i) de la Loi en incluant dans sa demande la déclaration exigée, la question qui se pose alors est de savoir si le requérant s’est conformé à cet article quant au fond; autrement dit, la déclaration était-elle véridique au moment où la demande a été produite? Par le passé, le registraire a statué qu’il y avait lieu de conclure qu’un requérant ne s’est pas conformé à l’article 30i) quant au fond dans les cas suivants :

1. Il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [Sapodilla Co Ltd c Bristol Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155], car il a été démontré qu’un licencié ou un distributeur a tenté de faire enregistrer la marque de commerce de son dirigeant ou une variante semblable au point de créer de la confusion [Suzhou Parsun Power Machine Co. Limited c Western Import Manufacturing Distribution Group Limited, 2016 COMC 26; Flame Guard Water Heaters, Inc c Usines Giant Inc, 2008 CanLII 88292; voir également McCabe c Yamamoto & Co (America) Inc (1989), 23 CPR (3d) 498, à la p. 503 (CF 1^re inst)].

2. Il existe une preuve prima facie de non-respect d’une loi fédérale telle que la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, ch C-42 ou la Loi sur les aliments et drogues, LRC 1985, c F-27 [Interactiv Design Pty Ltd c Grafton-Fraser Inc (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC), aux p. 542 et 543].

3. Il existe une preuve qu’il existait une relation contractuelle, telle qu’une relation concédant-licencié, et que l’enregistrement d’une marque de commerce constituerait une violation de cette relation [AFD China Intellectual Property Law Office c AFD China Intellectual Property Law (USA) Office, Inc, 2017 COMC 30].

L’Opposante s’est-elle acquittée de son fardeau de preuve?

[25] L’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve. Les éléments de preuve suivants soulèvent des doutes quant à la bonne foi de la Requérante dans la présentation de sa demande. La Requérante avait connaissance des marques de thé ALGHAZALEEN et DO GHAZAL de l’Opposante, où les « deux cerfs » figurent bien en vue sur les emballages des deux marques, puisque le président et fondateur de la Requérante était également un dirigeant pour le distributeur canadien de l’Opposante pour ces marques.

a) L’Opposant a d’abord enregistré la marque de commerce DO GHAZAL en 2000 au Sri Lanka (affidavit Inayetally Akbarally, para 9, Pièce D).

b) En 2012, l’Opposante a vendu au moins 100 000 $ US de thé portant la marque de commerce DO GHAZAL (Dessin) au Canada (affidavit Inayetally Akbarally, para 10). Les emballages du thé vendu au Canada joints en Pièce E comprennent la marque de commerce DO GHAZAL, la mention « Imported by AMANA CANADIAN LTD » et la mention « Do Ghazal Brand/Do Ghazal Device/ Carton get up and “O” logo are the Registered trade mark of Akbar Brothers (Pvt) Ltd. Colombo ». M. Inayetally Akbarally inclut également des factures qui montrent que le thé de marque DOGHAZAL a été expédié à Amana Canadian Ltd (Pièce F).

c) En 2012, l’Opposante a également vendu au moins 100 000 $ US de thé portant la marque de commerce ALGHAZALEEN au Canada, y compris à Amana Canadian Ltd dans certains cas (para 16; Pièce J). Dans au moins certains cas, DO GHAZAL en persan apparaît sur les emballages de thé ALGHAZALEEN TEA importé au Canada (affidavit Huzefa Akbarally, Pièce E).

d) M. Inayetally Akbarally joint à son affidavit une copie du rapport de la société pour la Requérante qui identifie Mohammad E. Yadgar comme directeur de la société de l’Ontario et déclare ne connaître personne portant ce nom (para 25, Pièce L). Cependant, lors de son contre-interrogatoire, M. Akbarally met à jour sa preuve pour expliquer que M. Yadgar était également le directeur du distributeur canadien du produit de l’Opposante portant la marque de commerce DO GHAZAL & Dessin :

[traduction]

65	Pouvez-vous clarifier votre relation avec Amana Canadian Ltd.?
	Nous avons fait affaire avec Amana Canadian Ltd. et après que je vous ai envoyé l’affidavit --- signé l’affidavit, nous avons appris qu’Amana Canadian, le directeur principal – avant cela, nous ne savions pas qui étaient les administrateurs d’Amana Canadian, mais maintenant nous avons appris que le directeur principal d’Amana Canadian est Mohammed Yadgar, bon – et aussi Mohammed Yadgar est le directeur de la société numéro Ontario Inc. qui a demandé la représentation verbale de cette marque qu’il avait demandée pour elle.
66	D’accord, mais-
	Nos mots et notre achalandage et a essayé de la revendiquer pour elle‑même.
67	D’accord, mais je ne recherche pas votre théorie sur l’affaire, mais ma question était la suivante : quelle est votre relation avec Amana Canadian?
	Que voulez-vous dire? C’est une relation d’affaires.
68	Elle était donc une distributrice de vos produits au Canada; est-ce exact?
	Une distributrice de nos produits au Canada.

 

e) M. Huzefa Akbarally confirme dans sa preuve que M. Yadgar a travaillé avec Amana Canadian Ltd. à titre de distributeur de l’Opposante au Canada pour des produits de thé. Comme Pièce A à son affidavit, M. Huzefa Akbarally joint une copie du rapport sur le profil de la société de l’Ontario, qui indique que le 22 août 2011, M. Yadgar est devenu président. Il semble que M. Yadgar ait produit les rapports annuels en 2011 et le 16 novembre 2013 (affidavit Huzefa Akbarally, Pièce A). Bien qu’il y ait de la correspondance d’un certain M. Shams qui conseille à M. Yadgar de démissionner en 2009, la position de l’Opposante dans les courriels est que son service juridique estime que M. Shams n’est pas sincère au sujet de la démission de M. Yadgar. Dans l’ensemble, je conclus que depuis que M. Yadgar a produit le rapport sur le profil de la société, il est demeuré un dirigeant d’Amana Canadian Ltd. De plus, bien que M. Yadgar fût le mieux placé pour expliquer sa participation à Amana Canadian Ltd., il a refusé de le faire lors de son contre-interrogatoire.

[26] À mon avis, les éléments de preuve ci-dessus soulèvent des doutes quant à la bonne foi de la Requérante dans sa demande et sont suffisants pour répondre au fardeau de preuve de l’Opposante. La Marque fait partie du groupe de marques distribuées par l’Opposante, que celle‑ci décrit comme signifiant deux cerfs et dont les emballages comportent le même dessin avec deux cerfs. La preuve de l’Opposante est que la marque de commerce DO GHAZAL figure en persan sur la boîte à thé d’ALGHAZALEEN distribuée par Amana Canadian Ltd. (affidavit Huzeffa Akbarally, para 10, Pièce D). La Requérante, par l’entremise de son directeur, M. Yadgar, était au courant de ces marques de commerce, puisque M. Yadgar était également administrateur d’Amana Canadian Ltd., le distributeur canadien de l’Opposante, de la date d’emploi revendiquée dans la demande (2009) à la date de production de la demande.

La Requérante s’est‑elle acquittée de son fardeau ultime?

[27] L’article 30i) de la Loi exige uniquement que la Requérante déclare qu’elle était convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada. Cette demande comprend une telle déclaration. Toutefois, dans les circonstances, je dois évaluer s’il était raisonnable pour la Requérante d’être convaincue qu’elle avait ce droit.

[28] La Requérante soutient qu’elle avait le droit d’employer la Marque pour les raisons suivantes :

[traduction]

a) Il est interdit à l’Opposant de soulever un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi, étant donné que la Requérante a la priorité, ayant employé la marque de commerce DO GHAZAL & Dessin depuis le 1^er mai 2009, soit quatre ans avant la date pertinente pour ce motif d’opposition. Toutefois, il existe des preuves qu’avant le 1^er mai 2009, un M. Ibrahim Yadgar a signé une correspondance sur du papier à en-tête d’Amana Canadian Ltd. avec la mention « Exclusive & Authorized Distributor of Alghazaleen (Do‑Ghazal) Tea to Canada » [Distributeur exclusif et autorisé du thé Alghazaleen (Do-Ghazal) au Canada], ce qui laisse entendre que le thé de l’Opposante a peut‑être été distribué avant le premier emploi par la Requérante.

b) Il n’y a pas de probabilité de confusion entre la marque de commerce ALGHAZALEEN TEA & Dessin de l’Opposante et la marque de commerce DO GHAZAL & Dessin de la Requérante. Toutefois, la plaidoirie comprend une référence au thé DO GHAZAL de l’Opposante. Ainsi, une conclusion d’absence de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce ALGHAZALEEN TEA & Dessin de l’Opposante n’entraînera pas nécessairement le rejet de ce motif d’opposition.

c) Les produits ALGHAZALEEN et DO GHAZAL de l’Opposante sont des produits distincts portant des marques de commerce distinctes et, dans la mesure où l’Opposante fait référence à DO GHAZAL dans son motif d’opposition prévu à l’article 30i), cela fait partie d’une allégation non étayée selon laquelle ALGHAZALEEN TEA est également connu sous le nom de DO GHAZAL TEA. Cependant, comme je l’ai constaté au paragraphe 20, la preuve de l’Opposante est que ces deux marques de commerce signifient deux cerfs et, dans certains cas au moins, DO GHAZAL en persan apparaît sur l’emballage d’ALGHAZALEEN TEA importé au Canada.

d) La Requérante n’est qu’une concurrente de l’Opposante qui offre des produits sous une marque entièrement différente. L’Opposante tente de recueillir des éléments de preuve qui, au pire, montrent qu’une personne associée à la Requérante a déjà été impliquée dans une entreprise qui a distribué les produits ALGHAZALAEEN de l’Opposante. Toutefois, le registraire a déjà conclu qu’un requérant était de mauvaise foi lorsqu’un dirigeant du requérant également dirigeant d’un licencié d’un opposant [Dixie Lee (Maritimes) Ltd. c Dixie’s Pizza-Fried Chicken-Fish Inc., 2019 COMC 48].

[29] Lors de son contre-interrogatoire, M. Yadgar, président et fondateur de la Requérante, a refusé de répondre aux questions suivantes concernant l’importation des produits de l’Opposante portant la marque de commerce DO GHAZAL par une entreprise dont il était un dirigeant :

[traduction]

88	Vous avez indiqué que vous êtes importateur et exportateur de divers produits qui entrent au pays. Avez-vous été un dirigeant d’une entreprise qui a importé la marque de commerce Do Ghazal de mon client?
	Objection. Nous n’allons pas faire entrer par la porte d’arrière ce que vous n’avez pas pu faire entrer par celle d’en avant. Vous avez tenté de modifier la déclaration d’opposition en ce qui concerne sa relation antérieure avec votre client. Cela a été refusé. Nous n’allons pas répondre à vos questions sur des relations antérieures avec notre client et l’opposante. La Commission l’a déjà déterminé, elle a déjà examiné la question et elle a refusé d’autoriser ces modifications.
109	En tant que propriétaire d’un des sites de Kabul Farms, votre site importe‑t‑il des produits de thé de notre client qui portent la marque de commerce DO Ghazal de notre client?
	Objection. Nous n’allons pas non plus répondre à vos questions sur sa relation avec l’opposante. Comme je l’ai mentionné, la Commission des oppositions des marques de commerce l’a refusé.

[30] En l’espèce, la preuve est insuffisante pour la Requérante puisse s’acquitter de son fardeau ultime. Il ressort clairement de la jurisprudence que les licenciés, les distributeurs et les autres entités connexes ne devraient pas être autorisés à usurper les marques de commerce de leur établissement principal [voir, par exemple, McCabe c Yamamoto & Co (America) (1989), 23 CPR (3d) 498 (CF 1^re inst)]. Étant donné que M. Yadgar était un dirigeant du distributeur de l’Opposante pour ALGHAZALEEN et DO GHAZAL TEA et qu’il est le fondateur et le président de la Requérante, celle‑ci n’a pas fourni de preuve suffisante pour justifier qu’elle avait le droit d’employer la Marque avec les Produits au Canada à l’exclusion des tiers, dont l’Opposant, à la date de production de la demande.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[31] La date pertinente pour évaluer ce motif d’opposition est soit le 31 octobre 2018, soit la date de la décision dans Akbar Brothers (Pvt) Ltd. (COMC), soit la date de la présente décision de réexamen [Cathay Pacific Airways Limited c Air Miles International Trading BV, 2016 CF 1125 au para 64]. Dans les circonstances de l’espèce, j’estime que rien ne dépend de la date pertinente retenue pour évaluer la question de la confusion.

[32] Pour ce motif d’opposition, je dois évaluer si la Marque pour emploi avec les Produits crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l’opposante ALGHAZALEEN TEA & Dessin (enregistrement n^o LMC 594,177) indiquée ci-dessous, qui demeure en règle avec le thé.

 

Test en matière de confusion

[33] Le critère en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de Nice.

[34] Dans l’application du critère en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées à l’article 6(5) de la Loi. Le poids qu’il convient d’accorder aux circonstances de l’espèce n’est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC).]

Identifier le consommateur moyen

[35] Il a été établi que le consommateur moyen est généralement anglophone, francophone ou bilingue en anglais et en français [Pierre Fabre Médicament c SmithKline Beecham Corp, 2001 CAF 13, au para 15].

[36] L’Opposante fait valoir ces arguments dans ses observations de permission :

[traduction]

18. Ces produits ont été expédiés à la Requérante et ensuite distribués aux divers sites de Kabul Farms, qui offre à ses clients une fusion de cuisine afghane, perse, pakistanaise, indienne et du Moyen-Orient dans le Sud de l’Ontario.

19. Il est raisonnable de supposer qu’une partie importante des clients de la Requérante auraient pu posséder une certaine connaissance des langues que l’on trouve en Afghanistan, en Iran, en Irak, au Pakistan, en Inde et dans les pays du Moyen-Orient.

[37] Bien que M. Inayetally Akbarally indique que les deux marques de commerce proviennent de l’arabe et du persan (para 20), la preuve de l’Opposante est insuffisante pour que je conclue que le consommateur moyen des produits des parties serait en mesure de lire et de comprendre à la fois le sens de la marque déposée ALGHAZALEEN TEA et de la Marque, étant donné qu’aucune de ces marques de commerce n’est en anglais ou en français.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce

[38] Étant donné que les marques de commerce des deux parties n’ont aucune signification en anglais ou en français, je les considère toutes deux comme étant intrinsèquement distinctives [Thai Agri Foods Public Company Limited c Choy Foong Int’l Trading Co Inc, 2012 COMC 61].

Mesure dans laquelle la Marque est devenue connue et période d’emploi

[39] La preuve de l’Opposant quant à l’emploi de la marque de commerce ALGHAZALEEN & Dessin au Canada dépasse la preuve par de l’emploi de la Marque par la Requérante. L’Opposant démontre qu’elle vend son thé ALGHAZALEEN depuis 2004 et que les ventes de ce thé ont dépassé 100 000 $ US chaque année entre 2008 et 2012 (bien que les ventes aient chuté de façon spectaculaire en 2013, la dernière année pour laquelle des chiffres de vente existent).

[40] La Requérante a produit une preuve d’emploi de la Marque en liaison avec le thé depuis 2009 (Yadgar, paras 4 à 6; Pièces A et B). Bien que les ventes totales n’aient pas été fournies, les factures représentatives datées du 7 mai 2009 au 20 janvier 2014 montrent des ventes de plus de 50 000 $ de thé DO GHAZAL.

Genre de produits et nature du commerce

[41] La nature des produits est identique en ce qui concerne le thé. En ce qui concerne les autres Produits visés par la demande, j’estime que ces produits sont liés au thé dans la mesure où ils sont tous des denrées alimentaires non périssables. Par conséquent, il y a également la possibilité d’un chevauchement entre les activités et les voies de commercialisation. En conséquence, ces facteurs favorisent l’Opposante.

Degré de ressemblance

[42] Lorsqu’on examine le degré de ressemblance entre les marques, on doit les considérer dans leur totalité; il n’est pas exact de les placer côte à côte et de comparer et observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au para 20].

[43] Ce facteur favorise grandement la Requérante. Les marques de commerce diffèrent considérablement en apparence et en son. Bien qu’elles comprennent toutes deux la composante « GAZAL », celle‑ci apparaît dans des positions très différentes dans les marques de commerce; de plus, les autres composantes des marques de commerce ne semblent pas être semblables comme première impression. En ce qui concerne les idées suggérées, je ne crois pas que les marques de commerce suggéreraient une idée semblable. Il n’y a pas suffisamment de preuves que le consommateur moyen attribuerait une signification similaire à DO GHAZAL et à ALGHAZALEEN comme une première impression.

Conclusion sur la probabilité de confusion

[44] Dans l’application du test en matière de confusion, j’ai considéré qu’il s’agissait de la question de la première impression et du souvenir imparfait. Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, en particulier le degré de ressemblance, je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l’Opposante ALGHAZALEEN TEA & Dessin. Comme nous l’avons vu plus haut, pour en arriver à cette conclusion, j’ai considéré le consommateur moyen comme une personne qui ne peut ni lire ni comprendre le persan et/ou l’arabe. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a)

[45] Bien que l’ordonnance ne précise pas que ce motif d’opposition exige un réexamen, étant donné que le registraire n’a pas décidé si le motif était accepté ou rejeté dans Akbar Brothers (Pvt) Ltd. (COMC), par excès de prudence, je me prononce à ce sujet.

[46] L’Opposant a plaidé que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’article 16(3)a) de la Loi. L’article 16(3)a) de la Loi est propre aux produits qui sont visés par une demande sur la base de l’emploi projeté. La date d’évaluation de la confusion pour ce motif est la date de production de la demande. Toutefois, une évaluation de la probabilité de confusion à la date de production de la demande ne diffère pas de façon importante de mon évaluation de la probabilité de confusion d’après le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d). Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté pour les mêmes raisons qu’à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d).

Décision

[47] Conformément aux pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément aux dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme

François Cyrenne, trad. a.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2020-11-30

COMPARUTIONS

David M. Wray	POUR L’OPPOSANTE
Aucune comparution	POUR LA REQUÉRANTE

AGENTS AU DOSSIER

R. William Wray & Associates	POUR L’OPPOSANTE
Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP	POUR LA REQUÉRANTE