Référence : 2021 COMC 66

Date de la décision : 2021-04-08

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Feroz Abdul Razak Allana et Shiraz Abdul Razak Allana faisant affaire sous le nom d’International Foodstuffs Co.	Opposante
et
	ATP Nutrition Ltd.	Requérante
	1,784,305 pour ENERGIZE	Demande

Introduction

[1] Feroz Abdul Razak Allana et Shiraz Abdul Razak Allana faisant affaire sous le nom d’International Foodstuffs Co. (l’Opposante), s’opposent à l’enregistrement de la marque de commerce ENERGIZE (la Marque), qui fait l’objet de la demande n^o 1,784,305 qui a été produite par ATP Nutrition Ltd. (la Requérante).

[2] La demande, produite le 27 mai 2016, est fondée sur l’emploi proposé de la Marque au Canada en liaison avec les produits et services suivants :

Engrais et éléments nutritifs pour l’agriculture.

[3] La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce le 29 mars 2017.

[4] L’Opposante s’est opposée à la demande en produisant une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi le 19 mai 2017. Les trois derniers motifs d’opposition concernent la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce ENERGISZER de l’Opposante (la Marque de l’Opposante).

[5] L’Opposante allègue que (i) la demande n’est pas conforme aux exigences des articles 30a), e) et i) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi); (ii) la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)b) de la Loi; (iii) la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi; et (iv) la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi. Les trois derniers motifs d’opposition ont trait à la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce ENERGIZER de l’Opposante (la Marque de l’Opposante).

[6] À titre préliminaire, je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l’exception des renvois aux motifs d’opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version avant sa modification (voir l’article 70 de la Loi qui prévoit que l’article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s’applique aux demandes annoncées avant cette date).

[7] Pour les motifs qui suivent, je rejette l’opposition.

Le dossier

[8] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit une copie certifiée de l’enregistrement de la marque de commerce canadienne n^o LMC684,080 pour la marque de commerce ENERGIZER. En outre, l’Opposante a demandé une prorogation du délai en vertu du paragraphe 47(2) pour produire l’affidavit de Sangeeta Dattaram Chavan, mais cette demande a été rejetée, étant donné qu’elle n’a pas exposé les faits qui existaient pendant la période en question et qui justifieraient la prorogation (selon la lettre du registre datée du 14 mai 2018). Par conséquent, l’affidavit de Mme Chavan ne fait pas partie du dossier.

[9] À l’appui de sa demande, la Requérante a produit l’affidavit de Jarrett Chambers, le président de la Requérante, souscrit le 28 septembre 2018, avec les pièces jointes A, B et C. M. Chambers n’ont pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire au sujet de son affidavit.

[10] L’Opposante n’a produit aucune contre-preuve.

[11] Les parties ont toutes deux produit des représentations écrites; toutes deux étaient également présentes à l’audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[12] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que s’il est impossible d’arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l’ensemble de la preuve, le litige doit être tranché à l’encontre de la Requérante. Cependant, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p. 298].

[13] En ce qui a trait aux motifs d’opposition, ce sont les dates pertinentes suivantes qui s’appliquent :

• articles 38(2)a) et article 30 – la date de production de la demande, à savoir, le 27 mai 2016. [voir Georgia-Pacific Corporation c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469, à la p. 475 (COMC) concernant l’article 30a); Canadian National Railway Co c Schwauss (1991), 35 CPR (3d) 90, à la p. 94 (COMC) concernant l’article 30e); et Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 CPR (3d) 428 (COMC) à la p. 432, concernant l’article 30i)];

• articles 38(2)b) et 12(1)d) – la date de la présente décision [voir Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1981), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

· articles 38(2)c) et 16(3)a) – la date de production de la demande, à savoir, le 27 mai 2016 [voir l’article 16(3) de la Loi; voir aussi Tradition Fine Foods Ltd c Groupe Tradition'l Inc (2006), 51 CPR (4th) 342 (CF 1^re inst); et, Chlorox Co c EI Du Pont de Nemours and Co (1994), 56 CPR (3d) 567 (COMC) à la p. 569];

· articles 38(2)d) et 2 – la date de production de la déclaration d’opposition, à savoir, le 19 mai 2017 [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

Analyse

Motif fondé sur l’article 30a)

[14] L’Opposante plaide que la Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30a) de la Loi étant donné que l’état déclaratif des produits dans la demande n’est pas énoncé dans les termes ordinaires du commerce ou incluant suffisamment de détails pour permettre à une personne ou à un consommateur ordinaire de vérifier la nature des produits.

[15] Bien que le fardeau ultime incombe à un requérant de démontrer que sa demande est conforme à l’article 30 de la Loi, il y a un fardeau de preuve initial incombant à un opposant d’établir les faits sur lesquels il appuie son motif fondé sur l’article 30 [voir Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325, (COMC), à la p. 329; et John Labatt, précité].

[16] La Requérante souligne, avec raison, que l’Opposante n’a produit aucune preuve ni présenté aucune observation concernant le motif d’opposition en vertu de l’article 30a). Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve pour ce motif d’opposition.

[17] Bien que l’Opposante ne se soit pas acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante défend sa conformité à l’article 30a) de la Loi, en ce que les termes employés dans son état déclaratif des produits sont indiqués comme étant acceptables dans le Manuel des produits et des services de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (le Manuel). Je confirme, selon les observations de la Requérante, que le Manuel comprend « engrais », « engrais pour l’agriculture », « éléments nutritifs pour plantes » et « éléments nutritifs de plantes » [voir Johnson & Johnson c Integra Lifesciences Corp (2011), 98 CPR (4th) 429 (COMC), au para 29, qui confirme que le registraire peut exercer son pouvoir discrétionnaire de vérifier le Manuel].

[18] Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur l’article 30a) de la Loi est rejeté.

Motif fondé sur l’article 30e)

[19] L’Opposante soutient que la Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30e) de la Loi étant donné que :

· La Requérante avait employé la Marque au Canada en liaison avec les produits avant la date de dépôt du 27 mai 2016; et/ou

· La Requérante n’avait aucune intention à la date de production du 27 mai 2016 d’employer la Marque au Canada avec les produits elle-même ou par l’entremise d’un licencié ou elle-même et par l’entremise d’un licencié.

[20] Dans le cas d’une marque de commerce projetée, l’article 30e) de la Loi exige que le requérant inclue une déclaration portant que « le requérant a l’intention de l’employer au Canada, lui-même ou par l’entremise d’un licencié, ou lui-même et par l’entremise d’un licencié ». La demande en question comprend une telle déclaration par la Requérante.

[21] Il n’y a aucune preuve au dossier et l’Opposante n’a présenté aucun argument qui suggère que la Marque a été employée avant la date de production ou que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque.

[22] Par conséquent, étant donné que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial, le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) de la Loi est rejeté.

Motif fondé sur l’article 30i)

[23] L’Opposante soutient que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i) de la Loi étant donné que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les produits décrits dans la demande puisque la Marque créait de la confusion avec la Marque de l’Opposante qui avait déjà employée et enregistrée au Canada.

[24] Dans ses observations écrites, l’Opposante allègue en outre qu’elle emploie depuis longtemps et de façon étendue sa marque de commerce ENERGIZER et que la Requérante savait ou aurait dû savoir que son utilisation de la Marque en liaison avec les « engrais et les éléments nutritifs pour l’agriculture » aurait créé de la confusion en raison de sa similitude à la Marque de l’Opposante. L’Opposante soutient que la Requérante savait également, ou aurait dû savoir, que son emploi de la Marque en liaison avec ces produits aurait eu l’effet de diminuer la valeur de l’achalandage rattaché à la Marque de l’Opposante. L’Opposante fait valoir que, malgré cette connaissance, la Requérante a toutefois déposé la demande en vue d’obtenir une marque qui crée de la confusion en raison de sa similitude, ce qui équivaut à une mauvaise foi de la part de la Requérante.

[25] Lorsqu’une requérante a fourni la déclaration exigée aux termes de l’article 30i) de la Loi, un motif invoqué en vertu de l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu’il y a preuve de mauvaise foi de la part du demandeur [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. En l’espèce, il n’y a pas de preuve de mauvaise foi ou de cas exceptionnel. De plus, même si l’Opposante avait démontré que la Requérante connaissait sa marque de commerce à la date de production de sa demande, je constate qu’il a été conclu que la simple connaissance de l’existence de la marque de commerce d’un opposant n’appuie pas en soi une allégation selon laquelle un requérant n’aurait pas pu être convaincu de son droit d’employer une marque au moment de produire sa dmande [Woot, Inc c Woot Restaurants Inc Les Restaurants Woot Inc, 2012 COMC 197].

[26] Par conséquent, je rejette le motif d’opposition en vertu de l’article 30i) parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[27] L’Opposante soutient que la Marque n’est pas enregistrable en liaison avec les produits visés par la demande étant donné que la Marque créée de la confusion avec la Marque de L’Opposante, inscrite sous le n^o LMC684,080.

[28] Le fardeau de preuve initial d’une opposante est satisfait à l’égard d’un motif d’opposition prévu à l’article 12(1)d) si l’enregistrement invoqué est en règle. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence d’enregistrements invoqués par un opposant [voir Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et indique que l’enregistrement invoqué par l’Opposante a été radié. Étant donné que l’enregistrement invoqué de l’Opposante n’existe plus, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial de preuve à la date de la présente décision [par Park Avenue Furniture Corp, précitée]. Compte tenu de la radiation de l’enregistrement de l’Opposante après l’audience orale, il n’est pas nécessaire de discuter des observations de l’Opposante concernant ce motif.

[29] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a)

[30] L’Opposante soutient que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en liaison avec les produits visés par la demande étant donné qu’à la date de production de la demande, et à tout moment pertinent par la suite, la Marque créait de la confusion avec la Marque de l’Opposante ENERGIZER, qui a déjà été employée au Canada.

[31] L’Opposante a le fardeau initial d’établir que sa marque de commerce alléguée à l’appui de ce motif d’opposition a été employée ou révélée avant la date de production de la demande, à savoir, le 27 mai 2016, et qu’elle n’a pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande de la Marque (en l’espèce, le 2 août 2017) [article 16(5) de la Loi].

[32] Étant donné qu’il n’y a aucune preuve au dossier pour établir que la marque de commerce de l’Opposante invoquée sous ce motif d’opposition a été employée ou révélée avant la date de production de la Demande, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau initial. En outre, toute référence à l’emploi dans l’enregistrement radié de l’Opposante (c’est-à-dire la déclaration d’emploi en date du 19 février 2007) ne suffirait pas à satisfaire au fardeau de preuve de l’Opposante en vertu de l’article 16(3)a) de la Loi [voir Roox, Inc c Edit-SRL (2002), 23 CPR (4th) 265 (COMC)].

[33] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2

[34] L’Opposante allègue que la Marque n’est pas distinctive des produits de la Requérante, et qu’elle n’est pas non plus adaptée pour distinguer les produits de la Requérante des produits et services d’autrui, y compris les produits de l’Opposante.

[35] Afin de s’acquitter de son fardeau initial relatif au motif d’opposition fondé sur l’absence du caractère distinctif, l’Opposante doit établir que sa marque en question était connue dans une certaine mesure au Canada à la date de production de la déclaration d’opposition [voir Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF) et Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^re instance)].

[36] Une fois de plus, l’Opposante n’a produit aucune preuve d’emploi de sa marque de commerce. En outre, bien que l’enregistrement radié de l’Opposante ait inclus une déclaration d’emploi en date du 19 février 2007, je n’aurais pu déduire qu’un emploi minimal de l’existence de cet enregistrement [voir Entre Computer Centers, Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (COMC)]. Un tel emploi serait insuffisant sous ce motif d’opposition et la différence dans la date pertinente en vertu de ce motif, contrairement au motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement, ne change rien à cette conclusion. Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, et le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est également rejeté.

Décision

[37] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Lili El-Tawil

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2020-10-09

COMPARUTIONS

Sanjukta Tole	Pour l’Opposante
Robert A. Watchman	Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Pitblado LLP	Pour l’Opposante
Marks & Clerk	Pour la Requérante