Référence : 2021 COMC 96

Date de la décision : 2021-05-20

[TRADUCTION CERTIFIÉE NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	NEXUS LAW GROUP LLP	Partie requérante
et
	Take-Two Interactive Software, Inc	Propriétaire inscrite
	LMC521,653 pour RAILROAD TYCOON	Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC521,653 pour la marque de commerce RAILROAD TYCOON (la Marque), appartenant actuellement à Take-Two Interactive Software, Inc (la Propriétaire).

[2] Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu’amendée le 17 juin 2019 (la Loi).

[3] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les produits suivants :

[traduction]

Jeux, nommément jeux d’ordinateur et jeux vidéo et jeux vidéo d’ordinateur multimédia.

[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[5] À la demande de NEXUS LAW GROUP LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 1^er mai 2018, à POPTOP SOFTWARE, INC, la propriétaire inscrite de la Marque à l’époque.

[6] Le 14 mars 2019, le registraire a inscrit la cession de la Marque à Take-Two Interactive Software, Inc. La cession de la Marque sera abordée de façon plus détaillée ci-dessous.

[7] Le 2 janvier 2019, la Marque a été modifiée, au moyen d’une demande en vertu de l’article 41(1)c), avec la suppression des segments [traduction] « modèle de chemin de fer jouet » et [traduction] « et livres de texte et périodiques et vêtement, nommément t-shirts, chapeaux et sacs à dos » de l’enregistrement.

[8] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 1^er mai 2015 au 1^er mai 2018 (la Période pertinente).

[9] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[10] Il est bien établi que de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement par le propriétaire pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[11] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Matthew Breitman, l’avocat général adjoint et secrétaire, Services juridiques de la Propriétaire, exécuté le 1^er mars 2019, auquel étaient jointes les Pièces A et B.

[12] Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[13] M. Breitman affirme que la Propriétaire est un développeur, éditeur et commercialisateur chef de fil de jeux interactifs conçus pour des systèmes de console, des ordinateurs personnels, des téléphones intelligents et des tablettes vendus et offerts sur des plateformes de vente de détail physique, de téléchargement numérique et en ligne.

[14] Dans son affidavit, M. Breitman fournit ensuite des données arrondies sur le nombre d’unités (approximativement 4 000) de produits vendus par année au Canada avec une valeur approximative de 25 000 $ US par année au cours de la Période pertinente [paragraphe 12]. Il affirme que tout au long de la Période pertinente, la Marque a été arborée en évidence sur la couverture physique et numérique des produits comme le montre la Pièce A [paragraphe 8] et qu’ils étaient vendus au Canada dans la pratique normale du commerce au moyen de la plateforme numérique « Steam » [paragraphe 9].

Analyse et motifs de la décision

Cession de la marque

[15] Comme il a été indiqué précédemment, la propriété de la Marque a été transférée par une demande de cession en date du 1^er mars 2019, ce qui a été inscrit au registre le 14 mars 2019. Les documents de cession indiquent un changement de titre avec une date d’entrée en vigueur du 1^er août 2006 et reconnaît Take-Two Interactive Software, Inc comme la Propriétaire de la Marque à compte de cette date.

[16] Aux fins des procédures en vertu de l’article 45, une cession non inscrite dont la date d’entrée en vigueur précède la date de l’avis peut être inscrite maintenant pour alors au registre, tant que la cession antérieure est établie, au moyen de la preuve, de manière convaincante pour le registraire. À cet égard, la Cour d’appel fédérale conseille de voir avec scepticisme les opérations qui sont ultérieures à la date de l’avis en vertu de l’article [Marcus, faisant affaire sous le nom de Marcus & Associates c Compagnie Quaker Oats Co du Canada, (1986) 20 CPR (3d) 46 (CAF)].

[17] En l’espèce, les documents de cession comprennent une demande de cession intitulée [traduction] « Document d’inscription de cession » et un affidavit de M. Breitman. Dans son affidavit, il indique qu’à compter du 1er août 2006, POPTOP SOFTWARE, INC a cédé sa marque de commerce des États-Unis pour RAILROAD TYCOON à Take-Two Interactive Software, Inc et fournit le document de cession des États-Unis de 2006 à titre de Pièce. Il explique que c’est par inadvertance que le document de cession ne mentionne que la marque de commerce aux États-Unis et qu’il aurait dû inclure la marque de commerce canadienne également. Il ajoute également que tous les autres actifs de POPTOP SOFTWARE, INC ont été cédés à Take-Two Interactive Software, Inc et que POPTOP SOFTWARE, INC a été administrativement dissous à compter de 2009.

[18] Un document de cession de confirmation signé et produit après sa date d’entrée en vigueur, et après la diffusion d’un avis en vertu de l’article 45, a été considéré comme acceptable par le registraire si l’on détermine que la cession est maintenant pour alors et n’est pas essentiellement rétroactive. Selon mon examen des documents de cession produits en vertu de l’article 45 de la Loi expliqué ci-dessus, je suis convaincu que le libellé des documents est une confirmation plutôt que de nature rétroactive [voir Star-Kist Foods Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) (1988), 20 CPR (3d) 46, à la p 49 (CAF)].

[19] Le transfert de titre de POPTOP SOFTWARE, INC à Take-Two Interactive Software, Inc a été inscrit maintenant pour alors de façon appropriée le 14 mars 2019 avec une date d’entrée en vigueur du transfert de titre du 1^er août 2006 ou de la date de dissolution de POPTOP SOFTWARE, INC en 2009; puisqu’aucune date précise n’est fournie, le 31 décembre 2009. À la lumière des événements de 2009, il n’y a aucun besoin de décider si la date d’entrée en vigueur du transfert est en 2006 ou 2009, puisque les deux précèdent l’avis en vertu de l’article 45. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la preuve fournie par Take-Two Interactive Software, Inc l’a été de manière appropriée par la Propriétaire de la Marque.

Analyse de l’emploi

[20] Puisqu’aucune partie n’a présenté d’observations écrites, et compte tenu de la preuve décrite ci-dessus, la seule question à trancher est celle de savoir si la preuve établit qu’il y a eu emploi de la Marque au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec les produits, au sens de l’article 4(1) de la Loi.

[21] Bien qu’il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis prévu à l’article 45 [Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^re inst)], une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [John Labatt c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. En l’espèce, la Propriétaire a fourni des déclarations de fait sous serment concernant le volume des ventes des produits au Canada par unité et par valeur en dollars au cours de la Période pertinente [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79] dans l’affidavit de M. Breitman [paragraphe 12].

[22] Puisque la Propriétaire a montré des ventes de ses produits au Canada pendant la Période pertinente dans la pratique normale du commerce et qu’elle a démontré que la Marque était présentée sur la couverture des produits eux-mêmes, comme décrit ci-dessus, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[19] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

GOWLING WLG (CANADA) LLP	Pour la Propriétaire inscrite
NEXUS LAW GROUP LLP	Pour la Partie requérante