Référence : 2021 COMC 142

Date de la décision : 2021-07-05

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Fasken Martineau DuMoulin LLP	Partie requérante
et
	Pharma Cosmetics Laboratories Ltd.	Propriétaire inscrite
	LMC545,065 pour NEOVA	Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire à l’égard de l’enregistrement n^o LMC545,064 pour la marque de commerce NEOVA (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les produits suivants :

(1) Préparations médicamentées de soins de la peau sous les formes suivantes : hydratants, crèmes, lotions, solutions, aérosols, onguents et gels.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement en partie.

La procédure

[4] Le 12 juin 2018, à la demande de Fasken Martineau DuMoulin LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a émis un avis conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), c T‑13 (la Loi), à Pharma Cosmetics Laboratories Ltd. (la Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque avait été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[6] En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 12 juin 2015 au 12 juin 2018. En l’absence d’emploi pendant cette période, conformément à l’article 45(3) de la Loi, la Marque est susceptible d’être radiée, à moins que le défaut d’emploi ne soit justifié par des circonstances spéciales.

[7] En réponse à l’avis de la registraire, la Propriétaire a soumis l’affidavit d’Amir Dekel, le DPG de la Propriétaire, souscrit le 30 août 2018.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Partie requérante a assisté à l’audience.

Résumé de la preuve de la Propriétaire

[9] La Propriétaire est une entreprise israélienne qui offre des produits de soins de la peau et de beauté à des thérapeutes, des dermatologues, des salons de beauté, des spas et des particuliers, qui sont commercialisés par les distributeurs de la Propriétaire dans le monde entier. Au cours de la période pertinente, ces produits ont été vendus au Canada par BeautyNext Group, un distributeur situé à Toronto.

[10] Les chiffres de ventes approximatifs de [traduction] « préparations pour soins de la peau NEOVA au Canada… seraient de l’ordre de 10 000 $ US à 15 000 $ US par année pendant la période pertinente ».

[11] La Marque a été acquise par la Propriétaire en septembre 2016 au moyen de l’acquisition par la Propriétaire actuelle de PhotoMedex, Inc., l’ancienne propriétaire de la Marque.

[12] Enfin, selon M. Dekel, la « Marque NEOVA comprend des nettoyants, des sérums, des hydratants, des exfoliants, des soins oculaires, de la protection UV, des masques faciaux, des soins du corps, des traitements après-procédures, des traitements et trousses professionnels, tous composés de préparations cutanées médicamentées. La Marque apparaît toujours sur ces produits ou sur leur emballage. Plus particulièrement, la Marque était affichée sur les Produits vendus au Canada pendant la période pertinente.

[13] À l’appui de son affidavit, M. Dekel joint les pièces suivantes :

· La Pièce A, qui comprend une copie de l’enregistrement.

· La Pièce B, qui comprend des extraits du site Web de la Propriétaire, à l’adresse www.neova.com, démontre des exemples des différentes gammes de produits de la Propriétaire, y compris les gammes que M. Dekel appelle « Tri Comin Clinical » et « NEOVA ». Rien n’indique que des ventes aient été réalisées sur ce site Web.

· La Pièce C, qui comprend un catalogue 2018 du [traduction] « portfolio NEOVA ». Je remarque que ce catalogue fait référence à une entité identifiée comme Pharma Cosmetics, Inc. ayant une adresse à Oradell, New Jersey. Cette pièce démontre un certain nombre de contenants de produits arborant la Marque, y compris des nettoyants, des hydratants, des lotions, des crèmes et des sérums.

· La Pièce D, qui comprend des photographies de l’emballage de trois produits de soins de la peau arborant la Marque. L’emballage identifie les produits comme étant « Cu₃ Post‑Laser Lotion, 4,0 fl. oz. », « Maximum Body Repair, 8,0 fl. oz. » et « Cu₃ Intensive Tissue Repair Creme, 2,0 fl. oz. ». Selon M. Dekel, cet emballage de produit est représentatif des [traduction] « produits de soins de la peau NEOVA » vendus au Canada.

· La Pièce E, qui comprend un [traduction] « rapport d’analytique du site » pour le site Web de la Propriétaire www.neova.com indiquant l’emplacement des utilisateurs du site Web entre le 1^er janvier 2017 et le 14 août 2018, y compris 2 060 utilisateurs au Canada.

· La Pièce F, qui comprend des factures représentatives des [traduction] « ventes réalisées au Canada » de PhotoMedex, Inc. (datées 5 juillet 2016 et du 13 octobre 2016) et de Pharma Cosmetics, Inc. (datées du 15 mars 2017 et du 31 octobre 2017) à BeautyNext Group. Les quatre factures sont chacune accompagnées d’un reçu de transaction, identifiant le commerçant comme Pharma Cosmetics Inc. et indiquant les informations de paiement par carte de crédit pour chaque vente. Les factures feront l’objet de discussions plus détaillées dans l’analyse.

Remarques préliminaires concernant la conformité aux lois sur l’étiquetage

[14] La Partie requérante soutient que les produits mis en preuve par la Propriétaire n’étaient pas destinés à la vente au Canada parce que leur emballage n’était pas conforme au cadre réglementaire canadien exigeant que les renseignements figurant sur les produits soient indiqués en français et en anglais.

[15] À mon avis, il serait inapproprié de radier l’enregistrement au motif que cette irrégularité alléguée soulève des doutes quant à savoir si les produits ont été vendus au Canada. La Commission a conclu que la conformité aux règlements sur l’emballage, comme la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, n’est pas le genre d’enjeu qui devrait être abordé dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 [voir Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^re inst)] et ne devrait généralement pas constituer un fondement pour contester la crédibilité d’un auteur de l’affidavit [voir Molson Canada c Kaiserdom-Privatbrauverei Bamberg Wörner KG (2005), 43 CPR (4th) 313 (COMC) pour une approche similaire].

Analyse et motifs de la décision

[16] La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec les produits est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[17] En l’espèce, la Propriétaire a fourni à son distributeur une preuve de transfert sous la forme de quatre factures représentatives. La Partie requérante soulève un certain nombre de questions concernant les factures. Ces questions seront abordées ci-dessous.

Les factures sont-elles émises par la Propriétaire?

[18] La Partie requérante fait valoir que les factures sont ambiguës et ne démontrent pas l’emploi par la Propriétaire, parce que :

· le nom de la Propriétaire, tel qu’il est enregistré, ne figure nulle part sur les factures ou les reçus de transaction;

· le nom de la société figurant sur les factures de 2016, nommément PhotoMedex, Inc., ne correspond pas au nom du commerçant figurant sur les reçus de transaction associés;

· une des factures de 2016 est datée après la cession de la Marque à la Propriétaire, mais a été émise par la propriétaire précédente, PhotoMedex, Inc.

[19] D’abord, bien que le nom « Pharma Cosmetics Inc. » figure sur certaines des factures en preuve, M. Dekel décrit ces factures comme des factures [traduction] « de PCL à BeautyNext Group » et définit PCL comme étant la Propriétaire. Je suis donc disposée à accepter que ces factures aient été émises par la Propriétaire [voir Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive, Inc, 2018 COMC 79, au para 25, pour le principe bien établi qu’il convient d’admettre sans réserve une déclaration faite sous serment par un déposant et d’accorder une crédibilité substantielle aux déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45. Je note également qu’il n’y a aucune obligation d’identifier un propriétaire de la marque de commerce sur les factures ou par ailleurs en liaison avec sa marque [voir Novopharm Ltd c Monsanto Canada Inc (1998), 80 CPR (3d) 287 (COMC); et Gowling Lafleur Henderson LLP c Classical Remedia Ltd, 2008 CarswellNat 4604 (COMC)].

[20] Deuxièmement, le fait que les factures émises par PhotoMedex, Inc. sont accompagnées de reçus de transaction qui semblent indiquer que le commerçant est Pharma Cosmetics Inc. ne rend pas ces factures ambiguës. En fait, les reçus semblent être des copies de documents internes, récupérés et imprimés aux fins de la préparation de la preuve dans le cadre de la présente procédure. En effet, le timbre dateur sur chaque reçu, soit le 21 juin 2018, postdate l’avis et correspond à la « date d’impression » indiquée sur chaque facture. Par conséquent, je trouve raisonnable que le commerçant soit identifié sur ces reçus par son nom au moment où les dossiers ont été récupérés, plutôt qu’au moment où les factures ont été émises.

[21] Troisièmement, en ce qui a trait à la facture émise par la propriétaire précédente de la Marque après sa cession à la Propriétaire, je note qu’il est possible que la Propriétaire n’ait tout simplement pas modifié ses formulaires immédiatement après la cession [pour une conclusion similaire, voir Marks & Clerk c Coppley Apparel Group Ltd (2003), 27 CPR (4th) 347 (COMC) au para 11]. Quoi qu’il en soit, la vente qui est attestée par cette facture a trait à des produits qui ont également été vendus par la propriétaire précédente, PhotoMedex, Inc., avant la cession, comme le démontre la facture datée du 5 juillet 2016.

Est-ce que les transferts en preuve ont eu lieu au Canada?

[22] La Partie requérante fait valoir qu’il n’existe aucune preuve démontrant que les produits facturés ont été reçus au Canada et que les factures contiennent des indications que les produits ont en réalité été mis à la disposition des acheteurs à un endroit aux États-Unis. Par exemple, les factures sont en dollars américains. De plus, elles fournissent des détails sur l’expédition, à savoir que les produits doivent être expédiés à l’aide du compte FedEx du client et indiquent que les produits doivent être recueillis à une adresse à Holstville, dans l’État de New York. Enfin, certaines des factures précisent les incoterms particuliers applicables à la transaction (EXW) qui, selon la Partie requérante, est compatible avec le fait que le vendeur rend les produits disponibles à son emplacement et que l’acheteur est responsable de l’expédition des produits.

[23] Autrement dit, la Partie requérante me demande de conclure que tout transfert de propriété ou de possession des produits facturés a eu lieu aux États-Unis, plutôt qu’au Canada. Je ne suis pas prête à le faire. Plutôt, à la lumière d’une lecture équitable de l’affidavit de M. Dekel dans son ensemble, j’estime que le transfert de produits qui a eu lieu à New York n’était qu’une étape de la chaîne normale de distribution de la Propriétaire, menant à la livraison des produits facturés au distributeur, et en fin de compte aux clients, au Canada. J’en arrive à cette conclusion en m’appuyant sur les faits suivants :

· M. Dekel affirme que pendant la période pertinente, la Propriétaire a vendu ses produits au Canada par l’entremise de son distributeur BeautyNext Group, et que la Propriétaire [traduction] « expédierait les commandes au distributeur canadien pour distribution au client au Canada »,

· M. Dekel affirme que les factures sont des [traduction] « échantillons représentatifs des factures payées pour les ventes réalisées au Canada pendant la période pertinente »;

· chacune des factures indique que le destinataire des produits est le distributeur de la Propriétaire, BeautyNext Group, avec une adresse d’expédition à Toronto.

[24] Pour en arriver à cette conclusion, je suis également consciente de l’interprétation que la Cour fédérale a faite de l’article 4 de la Loi dans Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^re inst), où on a donnée au mot « possession » son sens ordinaire. En particulier, la Cour a conclu que, dans le contexte de l’article 4, « possession » s’entend de la possession réelle et physique et ne comprend pas la possession utile. En termes plus simples, aux fins de la procédure de radiation sommaire, le transfert de possession se produit lorsque les produits sont effectivement au moment ou à l’endroit de leur réception réelle par leurs acheteurs. Bien que Manhattan Industries ait traité d’incoterms différents, à mon avis, le même raisonnement s’applique à l’affaire dont je suis saisie.

La Propriétaire a-t-elle employé la marque en liaison avec tous les Produits?

[25] Aucune des parties n’a présenté d’arguments concernant les produits particuliers mentionnés dans les factures fournies par la Propriétaire. Néanmoins, les factures montraient des ventes de « crèmes » et de « lotions ». Dans les factures, ces produits sont associés au type d’article Neova Cu3.

[26] Les photographies fournies comme Pièce D démontrent la Marque sur l’emballage du produit pour de tels produits. Toutefois, comme la Partie requérante l’a fait remarquer à juste titre, M. Dekel ne précise pas que les produits photographiés à la Pièce D sont représentatifs de ceux vendus pendant la période pertinente. À cet égard, il est bien établi que la preuve, dans son ensemble, doit être examinée [Kvas Miller Everitt c Computer (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC)] et des conclusions raisonnables peuvent être tirées des éléments de preuve fournis [Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen (2005), 48 CPR (4th) 223 (CAF)]. En l’espèce, la Pièce D non datée doit être comprise avec la déclaration de M. Dekel selon laquelle la marque [traduction] « figure toujours » sur les produits de soins de la peau NEOVA. Il ajoute par la suite que la Marque a été affichée sur les Produits pendant la période pertinente et fournit un catalogue daté de 2018 démontrant les contenants de la gamme de produits NEOVA arborant la Marque d’une manière semblable à celle illustrée à la Pièce D. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, je suis prête à conclure que la Marque est apparue sur cette gamme de produits pendant la période pertinente.

[27] À ce titre, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 en liaison avec des « crèmes » et des « lotions ».

[28] Les seuls autres produits mentionnés dans les factures ne semblent pas être des produits de soins de la peau. Ces produits sont identifiés comme « Tricomin revitalizing shampoo », « Tricomin Res. Cond. », « Tricomin restructuring conditioner », « Tricomin densifying shampoo », « Tricomin reinforcing conditioner », « Tricomin follicle energy spray », « Tricomin spray » et « Iamin At-Home Care Kit (Spray/Cond/Shampoo) ». M. Dekel décrit ces produits comme des [traduction] « shampooings », des [traduction] « revitalisants », des [traduction] « aérosols » et des [traduction] « trousses (aérosols-revitalisants-shampooings) ». Je remarque que contrairement aux crèmes et lotions qui sont toutes deux associées au type d’article Neova Cu3, les shampooings, revitalisants et aérosols facturés sont associés soit au type d’article Neova Tricomin ou Neova Iamin.

[29] M. Dekel ne fournit pas de renseignements expliquant les gammes de produits Tricomin ou Iamin. Néanmoins, il convient de noter qu’une des pages Web de la Pièce B explique que [traduction] « TRICOMIN Clinical est fabriquée par NEOVA SmartSkincare » et que cette [traduction] « gamme comprend des produits de soins capillaires… pour traiter les signes de perte de cheveux ». De plus, M. Dekel n’affirme pas que l’Iamin facturé « Kit (Spray/Cond/Shampoo) » [Trousse (aérosol-revitalisant-shampooing)], Tricomin « follicle energy spray » [aérosol énergie pour follicules] et Tricomin « spray » [aérosols] sont des produits de soins de la peau, et je ne peux pas trouver de preuve le suggérant. Ces produits semblent plutôt liés aux produits de soins capillaires, nommément les shampooings et les revitalisants. Par conséquent, et sans preuve ni représentations sur ce point, je ne suis pas prête à conclure que les aérosols mentionnés dans les factures constituent des [traduction] « Préparations médicamentées de soins de la peau ».

[30] Par conséquent, la Propriétaire n’a fourni que des preuves directes des ventes de crèmes et de lotions. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’obtenir une preuve directe des ventes de tous les Produits visés par l’enregistrement et qu’une surabondance de la preuve ne soit pas nécessaire dans la procédure prévue à l’article 45, la propriétaire d’une marque de commerce doit néanmoins fournir des faits à partir desquels le registraire peut former une opinion ou peut logiquement inférer l’emploi au sens de l’article 4 [Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince, 2007 CF 245, au para 18] en liaison avec la totalité des produits visés par l’enregistrement [Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp, 2004 CF 448; et John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[31] Compte tenu du nombre limité de produits visés par l’enregistrement en l’espèce, fournir des détails factuels à l’égard de chaque produit visé par l’enregistrement n’aurait pas été une surabondance de preuves. De plus, je conclus que l’affirmation générale de M. Dekel selon laquelle les [traduction] « [Produits]… ont été vendus au Canada tout au long de la Période pertinente » et les chiffres de vente annuels agglomérés pour toutes les [traduction] « préparations pour soins de la peau NEOVA » ne suffisent pas à former une opinion ou à déduire logiquement l’emploi en liaison avec tous les Produits.

[32] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des « hydratants » et des « solutions, aérosols, onguents et gels » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme rien dans la preuve dont je suis saisi n’indique l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, ces produits seront supprimés.

Disposition

[33] À la lumière de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants : « hydratants » et « solutions, aérosols, onguents et gels ».

[34] L’état déclaratif sera libellé comme suit :

(1) Préparations médicamentées de soins de la peau sous forme de crèmes et lotions.

Eve Heafey

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-France Denis

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE 18 mai 2021

COMPARUTIONS

Aucune comparution	Pour la Propriétaire inscrite
Jane Jiaoyu Wu et Marek Nitoslawski	Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Borden Ladner Gervais LLP	Pour la Propriétaire inscrite
Fasken Martineau DuMoulin LLP	Pour la Partie requérante