Référence : 2021 COMC 140

Date de la décision : 2021-06-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Norton Rose Fulbright Canada	Partie requérante
et
	Roper House Publishing Ltd.	Propriétaire inscrite
	LMC694,022 pour MONEY MOTTO	Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n^o LMC694,022 pour la marque de commerce MONEY MOTTO (la Marque), appartenant à Roper House Publishing Ltd. (la Propriétaire).

[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement en partie.

La procédure

[3] Le 14 novembre 2017, à la demande de Norton Rose Fulbright Canada (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à la Propriétaire.

[4] L’avis enjoignait au Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 14 novembre 2014 au 14 novembre 2017.

[5] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

PRODUITS

Livres.

SERVICES

Services éducatifs dans le domaine de la planification financière et de la vie, tenue de causeries dans le domaine, tenue de séminaires dans le domaine de la planification financière et de la vie et consultation pour fins de motivation dans le domaine de la planification financière et de la vie.

[6] Les définitions pertinentes de l’emploi en l’espèce sont énoncées à l’article 4 de la Loi, comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Il est bien établi que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)]. Il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Francesco Lombardo, assermenté le 28 mai 2018. Les deux parties ont produit des observations écrites; seule la Partie requérante était représentée à l’audience.

La preuve

[9] M. Lombardo est un auteur et planificateur financier de la richesse et de la vie, le président et directeur de la Propriétaire, et le principal fondateur et directeur de Veritage Family Office Limited, faisant affaire sous le nom de Veritage, Authentic Family Wealthcare (« Veritage »), licencié de la Propriétaire. Il déclare avoir conçu pour la Propriétaire [traduction] « une approche d’analyse financière afin de comprendre la relation d’une personne avec l’argent appelée “MONEY MOTTO” » et a appliqué cette approche en tant que [traduction] « composante intégrante des services financiers et de planification de la vie » fournis par la Propriétaire et le Veritage.

[10] M. Lombardo affirme que, dans le cadre de la prestation de tels services, les entrevues et les sondages auprès des clients sont résumés dans un [traduction] « rapport de conversation sur la valeur de MONEY MOTTO pour chaque client ». Les résultats sont ensuite compilés dans une [traduction] « constitution de gestion de patrimoine ». À titre de Pièces C et D respectivement, M. Lombardo joint des copies de tel matériel; les mots « Money Motto » figurent sur la couverture et/ou dans tout le corps de chaque document, souvent accompagnés du symbole ^TM ou ®. Bien que les documents soient caviardés, les dates comprises pendant la période pertinente figurent sur la couverture de chacun de ces documents. Il n’énonce pas explicitement que ces documents ont été remis aux clients; toutefois, à titre de Pièce E, il joint des factures de Veritage datées pendant la période pertinente pour [traduction] « Conversation sur les valeurs » et [traduction] « Constitution des valeurs et de la gestion du patrimoine ». Bien que la Marque et les adresses des clients ne figurent pas sur ces factures, les prix sont indiqués en dollars canadiens et une adresse à Vancouver est fournie pour Veritage. M. Lombardo affirme qu’au cours de la période pertinente, il a fourni des services de planification financière et de la vie à plus de 20 personnes dans sept groupes familiaux, mais il n’indique pas si ces clients étaient au Canada.

[11] M. Lombardo affirme qu’il a également publié quatre livres qui ont « MONEY MOTTO » comme élément central du livre. À titre de Pièces G à J, il joint des extraits de ces livres. L’un est intitulé MONEY MOTTO : The Path to Authentic Wealth, et chacun des quatre extraits comprend une table des matières démontrant un titre de chapitre incorporant « Money Motto ». Il déclare que la Propriétaire a imprimé au moins 2 000 exemplaires de chacun des livres et que [traduction] « lorsqu’il fournit des services planification financière et de la vie », il [traduction] « distribue des exemplaires de ces livres aux clients ». Il ajoute que [traduction] « mon agent de vente de livres en ligne m’a informé que le grand public a acheté 173 exemplaires de mes livres entre le 1^er janvier 2015 et le 1^er janvier 2018 ».

[12] Comme preuve de matériel promotionnel, M. Lombardo joint des extraits d’une brochure [traduction] « employée entre le 14 novembre 2014 et le 14 novembre 2017 », ainsi que des captures d’écran non datées du site Web www.veritage.ca à titre de Pièces B et L. La Pièce L indique un certain nombre d’[traduction] « événements passés » au Canada et ailleurs pendant la période pertinente, et M. Lombardo énonce qu’il s’agit d’allocution concernant la planification financière et de plan vie et de discussions sur « MONEY MOTTO ». L’une de ces allocutions est datée du 13 au 14 janvier 2016 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et s’intitule « Money Motto and Behavioral Risk » (Money Motto et risque comportemental).

[13] M. Lombardo affirme également que la Propriétaire a octroyé une licence de la Marque à des tiers pendant la période pertinente, y compris à la CPA Education Foundation of Alberta et à la Sauder School of Business de l’Université de la Colombie-Britannique. À titre de Pièces M et O, il joint une capture d’écran d’un site Web associé à la CPA Education Foundation of Alberta et des diapositives électroniques employées par la Sauder School of Business, respectivement. Chacun des éléments de ce matériel affiche la Marque.

Motifs de la décision

[14] La Partie requérante soulève les questions suivantes : que les mots « Money Motto » ne sont pas employés comme marque de commerce dans la preuve de la Propriétaire, qu’il n’y a aucune preuve de vente de livres au Canada pendant la période pertinente, que tout emploi en liaison avec des services par les licenciés de la Propriétaire ne profite pas à la Propriétaire et que la Marque n’a pas été employée dans le cadre de l’exécution ou de la publicité d’aucun des services visés par l’enregistrement. Chaque question sera traitée à tour de rôle.

Emploi à titre de marque de commerce

[15] La Partie requérante soutient que tout emploi des mots « Money Motto » dans la preuve a un sens descriptif et ne vise pas à distinguer les produits ou les services de la Propriétaire de ceux d’autres [citant Piscitelli c Régie des alcools de l’Ontario, 2001 CFPI 868, et Bodum USA, Inc c Meyer Housewares Canada Inc, 2013 CAF 240, au para 155, pour la proposition selon laquelle une marque de commerce n’est pas « employée » lorsqu’elle est employée de façon descriptive; je note qu’aucune des deux causes citées n’est une affaire en vertu de l’article 45]. De même, la Partie requérante soutient que les titres de livres ne sont pas enregistrables et ne peuvent constituer l’emploi d’une marque de commerce. De plus, la Partie requérante soutient que les mots Money Motto ne se distinguent pas des éléments environnants et ne sont donc pas employés comme marque de commerce, citant Medos Services Corp c Ridout et Maybee LLP, 2015 CAF 77, au para 5 [Medos]; et Terrace (City) c Urban Distilleries Inc, 2014 CF 833, au para 11 [Urban Distilleries].

[16] En réponse, la Propriétaire soutient que les procédures en vertu de l’article 45 ne visent pas à déterminer les droits ou questions de fond comme la propriété, le caractère distinctif, le caractère descriptif ou l’abandon d’une marque de commerce déposée [voir United Grain Growers Ltd c Lang Michener, 2001 CAF 66 [United Grain Growers]; Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^re inst)]. Dans United Grain Growers, au para 14, la Cour d’appel fédérale a écrit ce qui suit :

Il n’y a rien dans l’article 45 qui demande au registraire de réexaminer la question de savoir si la marque de commerce déposée est employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises. Aux termes de l’article 45, le seul devoir du registraire est plutôt de déterminer, à l’égard des marchandises que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce, telle qu’elle se trouve dans le registre, a été employée dans les trois ans précédant l’avis.

[17] À l’audience, la Partie requérante a soutenu qu’il existe une jurisprudence contradictoire quant à savoir si la Commission peut déterminer si une marque de commerce est employée « pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes », comme le prévoit l’article 2 de la Loi. À cet égard, la Partie requérante note que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Plough a écrit que l’article 44 (maintenant l’article 45) de la Loi exige qu’un propriétaire décrive [traduction] « l’emploi fait de la marque de commerce au sens de la définition de “marque de commerce” à l’article 2 et de “l’emploi” à l’article 4 de la Loi » [soulignement ajouté]. Similairement, la Partie requérante note dans Geox SPA c De Luca, 2018 CF 855, au para 35 [Geox], la Cour fédérale a écrit ce qui suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits lorsque, au moment où la propriété est transférée, les conditions suivantes sont satisfaites (Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd c Skyway Cigar Store (1998), 81 CPR (3d) 203 (CF 1^re inst), au para 45) :

1. il doit s’agir d’une marque de commerce définie à l’article 2 [de la Loi sur les marques de commerce], c’est-à-dire une marque employée pour distinguer les marchandises;

2. la marque doit être liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est donné;

3. le transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises doit avoir lieu dans la pratique normale du commerce.

[18] La Partie requérante fait remarquer que le passage ci-dessus a été reproduit par la Cour fédérale dans l’affaire en vertu de l’article 45 Sim & McBurney c Gordon, 2020 CF 710, au para 19 [Gordon] et par la Cour d’appel fédérale dans The Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC, 2020 CAF 76 [Clorox].

[19] La Partie requérante fait également valoir que United Grain Growers ne devrait pas être suivie compte tenu de la plus récente affaire de la Cour fédérale concernant Urban Distillers, qui, je le souligne, n’est pas une décision en vertu de l’article 45, et de la décision de la Cour d’appel fédérale dans Medos, en particulier les para 5 et 6 :

[5] Dans les communications par courriel, le mot « medos » est mentionné deux fois. La première mention figure dans l’adresse de courriel utilisée par M. Vlasseros, à savoir alexmedossys@hotmail.com (dossier d’appel, aux p. 33 à 38). Il nous suffit de dire à cet égard qu’il n’y a pas emploi d’une marque lorsqu’on ne peut distinguer celle-ci du texte qui l’accompagne (Ville de Terrace c Urban Distilleries Inc, 2014 CF 833, au para 11) et que, dans ce cas, le texte de la Marque ne se distingue pas des autres éléments de l’adresse en question.

[6] La deuxième mention du mot « medos » figure dans un courriel où « MEDOS SERVICES corp. » est désigné comme étant le cabinet que M. Vlasseros représente (dossier d’appel, à la p. 37). Toutefois, l’emploi d’un mot en tant que dénomination sociale se distingue de l’emploi à titre de marque de commerce et s’avère particulièrement inutile pour prouver ce dernier emploi lorsqu’on ne peut distinguer la marque du texte qui l’accompagne (Hortilux Schrede BV c Iwasaki Electric Co, 2011 CF 967, au para 12).

[20] Premièrement, je constate que l’affaire Havana House sur laquelle s’est appuyée la Cour dans Geox était une affaire de contrefaçon de marque de commerce, plutôt qu’une affaire en vertu de l’article 45. Cette affaire, à son tour, faisait référence à l’affaire précédente de la Cour fédérale dans White Consolidated Industries Inc c Beam of Canada Inc (1991), 39 CPR (3d) 94, qui n’était pas non plus une affaire en vertu de l’article 45. De même, le fait que Geox ait été cité de façon approbatrice par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Clorox, une procédure d’opposition, a une valeur éducative limitée dans une affaire en vertu de l’article 45.

[21] En ce qui a trait à la citation de Geox dans Gordon, il est important de noter que United Grain Growers n’a pas été examinée par la Cour dans l’affaire Geox ou Gordon, et ni l’une ni l’autre des affaires n’a porté sur la question de savoir si l’emploi de la marque était conforme à l’article 2 de la Loi. De plus, la discussion de la portée limitée de procédures en vertu de l’article 45 dans United Grain Growers a été citée avec approbation par la Cour fédérale dans Sim & McBurney c Parry, 2010 CF 118, aux para 30 et 31, et la Cour d’appel fédérale dans BCF SENCRL c Spirits International BV, 2012 CAF 13 au para 5. Par conséquent, dans la mesure où Geox et Gordon peuvent entrer en conflit avec United Grain Growers, je ne suis pas prêt à m’écarter du précédent exécutoire de la Cour d’appel fédérale dans United Grain Growers en me fondant sur ces références incidentes de la Cour fédérale.

[22] De plus, à mon avis, il n’y a pas de conflit entre Medos et United Grain Growers. La question dont était saisie la Cour dans United Grain Growers était de savoir si le registraire avait commis une erreur en examinant si les mots COUNTRY LIVING seraient perçus comme une marque de commerce pour distinguer un magazine au sens de l’article 2, tandis que la question dans Medos était de savoir si la marque de commerce se démarquait du texte environnant ou d’autres éléments. La question de savoir si une marque de commerce se démarque comme une marque de commerce distincte malgré l’ajout d’autres éléments est systématiquement examinée dans la procédure de radiation prévue à l’article 45 [voir, par exemple, 88766 Canada Inc c National Cheese Co (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC); Riches, McKenzie & Herbert c Pillsbury Co (1995), 61 CPR (3d) 96 (COMC), au para 14; LE PEPE' SRL c PJ Hungarian Kft, 2017 COMC 82, aux para 18 à 20], et se distingue de la question de savoir si une marque est employée comme marque de commerce au sens de l’article 2 de la Loi. Autrement dit, si l’emploi d’une marque de commerce conjointement avec d’autres mots ou caractéristiques constituait un emploi perçu de la marque enregistrée [voir Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)] est une question distincte de savoir si la marque est employée dans le but de distinguer les produits ou services de la propriétaire de ceux des autres.

[23] En tout état de cause, la présente affaire se distingue de l’affaire Medos, dans laquelle la seule présence du mot servant de marque était comme élément d’une adresse électronique et d’un nom commercial, et de l’affaire Urban Distilleries, dans laquelle la seule présence d’une marque nominale était dans des communications internes non diffusées au public (voir ci-dessous pour d’autres points de discussion sur ce point). En l’espèce, la preuve comprend de nombreux cas de présentation de la Marque dans des livres et d’autres documents, y compris les suivants :

a) Pièce C : le titre de la page couverture du rapport est « Your Values. Your Money Motto® » et « Money Motto® » figurent séparément des autres textes dans plusieurs cas du corps du document.

b) Pièce D : la table des matières de la constitution comprend un titre intitulé « [redacted] and [redacted]’s Money Mottos^TM (beliefs about money) », et « Money Motto^TM » figure dans les titres au singulier et au pluriel dans tout le document, ainsi que dans d’autres textes.

c) Chacun des quatre livres comprend des chapitres intitulés « The Money MottoTM: Who Is Really Running Your Life », « The Money Motto », « The Power of The Money Motto », et « The Money Motto®: The Belief that Directs Your Wealth », respectivement.

[24] Comme l’indique la Partie requérante, la présence du symbole de la marque de commerce ou du symbole ® n’est pas déterminante dans une procédure en vertu de l’article 45 [Rogers, Bereskin & Parr c Canada (Registraire des marques de commerce) (1986), 9 CPR (3d) 260 (CF 1^re inst), au para 15]. Toutefois, la présence des symboles « il peut constituer un facteur dans la perception que les consommateurs ont de la marque » [Legault Joly Thiffault SENCRL c Harman International Industries, Incorporated, 2019 COMC 58, au para 17; voir également MLT Aikins LLP c Elco Systems Inc, 2021 COMC 42, au para 17; Epic Aviation, LLC c Imperial Oil Limited, 2020 COMC 103, au para 20]. Ainsi, l’incidence du symbole de la marque de commerce est souvent prise en compte dans la procédure prévue à l’article 45 lorsqu’il s’agit de déterminer si une marque de commerce se démarque du matériel environnant.

[25] À la lumière de ce qui précède, je conclus que dans chacun des cas susmentionnés, le public considérerait la Marque comme étant employée en soi malgré l’ajout de l’article définitif « The », la pluralisation de « Motto » ou l’ajout du texte descriptif mentionné ci-dessus. J’en arrive à cette conclusion en raison du fait que les mots Money Motto sont l’élément dominant dans chacune des formulations susmentionnées [voir Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)] et qu’ils sont souvent accompagnés du symbole ^TM ou ®.

[26] Enfin, bien qu’un seul des livres de la Propriétaire contienne « Money Motto » dans son titre, les quatre livres comprennent un titre de chapitre incorporant la Marque, comme il est indiqué ci-dessus. Dans United Grain Growers, l’emploi de la marque de commerce « COUNTRY LIVING » a été constaté lorsque la propriétaire inscrite a fourni la preuve d’un magazine intitulé Country Guide qui comprenait une section de fond régulière portant le titre COUNTRY LIVING. De même, je suis convaincu dans cette affaire que la Marque a été affichée sur le rapport et la constitution et sur chacun des livres.

Ventes de livres

[27] Comme l’a souligné la Partie requérante, il y a un certain nombre de [traduction] « lacunes » dans la preuve de M. Lombardo, où il me reste à conclure que la Propriétaire a employé la Marque au sens de la Loi. À cet égard, la Partie requérante soutient qu’il n’y a pas suffisamment de détails pour conclure que toute distribution de livres dans le cadre des services de planification financière et de la vie de M. Lombardo équivaudrait à un emploi dans la pratique normale du commerce.

[28] Bien que M. Lombardo affirme qu’il distribue ses livres lorsqu’il fournit des services de planification financière et de la vie, il ne fournit pas d’autres détails sur la nature de cette distribution. Néanmoins, la Propriétaire soutient que je devrais inférer que cette distribution équivaut à des transferts dans la pratique normale du commerce, citant Theemes c Tigrent Learning Inc, 2014 COMC 124, aux para 20 et 21 [Tigrent] pour la proposition que, lorsque des produits et des services sont fournis ensemble, la fourniture de produits arborant une marque de commerce peut être considérée comme un emploi de cette marque de commerce avec des services et des produits. Je note que dans Tigrent, la preuve a indiqué que, dans le cadre de la prestation de ses services d’enseignement, la propriétaire a vendu du matériel éducatif qui faisait partie intégrante de la prestation de ses services et dont le coût était inclus dans les frais d’inscription. Sur ce fondement, et en se fondant sur les déclarations faites par l’auteur de l’affidavit à propos de la pratique normale du commerce pour le matériel éducatif, la Commission a conclu « qu’une partie des chiffres de vente fournis est attribuable à la vente des marchandises éducatives connexes » et que « ce matériel a une valeur ajoutée et serait perçu comme des marchandises distinctes et indépendantes des services éducatifs eux-mêmes » [para 21].

[29] Tigrent se distinguait par la Commission dans CHR Holdings Inc c Release the Hounds, 2017 COMC 170 [Release the Hounds], dans lequel la propriétaire a fourni des produits d’entraînement pour chiens aux acheteurs de ses services d’entraînement pour chiens. Étant donné que l’auteur de l’affidavit n’a pas fourni d’autres détails sur les circonstances entourant la fourniture de tels produits à ses clients et que « rien n’indique que les clients sont au courant que des produits sont inclus dans la transaction concernant les services de la propriétaire ou qu’ils sont inclus dans l’achat de ces services » [para 24], la Commission a conclu « que toute distribution des produits ait pour but de promouvoir les services de la propriétaire, et que les produits ne soient pas des objets de commerce en eux-mêmes » [para 25]. La Commission a conclu que les circonstances de cette distribution étaient moins semblables à celles de Tigrent qu’à Bremont Watch Co c Bremont Homes Corp, 2016 COMC 102 [Bremont], dans laquelle les produits de marque fournie dans le cadre d’une transaction immobilière ont été considérés comme « un mécanisme destiné à générer un achalandage relativement à la vente de maisons » et « utilisés par la Propriétaire pour promouvoir ses propres services » [para 28].

[30] J’estime que la tendance factuelle en l’espèce est plus proche de celle de Release the Hounds et de Bremont que de celle de Tigrent, étant donné le manque de détails fournis par M. Lombardo concernant les circonstances de la distribution des livres dans le cadre de la prestation des services, et en particulier en l’absence de preuve que les livres étaient un objet commercial en soi ou qu’une partie du coût des services était attribuable aux livres eux-mêmes. La Propriétaire fait remarquer que la dernière page du rapport à la Pièce C indique que [traduction] « le matériel éducatif et les livres sont inclus dans cette séance » et soutient qu’il est raisonnable de déduire qu’une partie des montants facturés aux clients peut être considérée comme attribuable aux livres. Toutefois, je ne suis pas prêt à conclure, sur le fondement de cette seule phrase, qu’une partie du coût des services était attribuable à ces livres ou que les livres avaient une valeur ajoutée ou seraient perçus comme des objets de commerce distincts des services eux-mêmes, comme c’était le cas dans Tigrent [voir aussi Brownlee LLP c 555, 129 Ontario Ltd, 2013 COMC 23, au para 16, concernant la distribution de produits promotionnels avec la prestation de services].

[31] Quant à la déclaration de M. Lombardo selon laquelle il [traduction] « a été informé par son agent de vente de livres en ligne que le grand public a acheté 173 exemplaires [des] livres entre le 1^er janvier 2015 et le 1^er janvier 2018 », la Partie requérante soutient que tout renseignement fourni par l’agent de M. Lombardo est ouï-dire, et qu’en état de cause, le délai prévu par M. Lombardo comprend des dates qui ne sont pas comprises dans la période pertinente et il n’y a aucune confirmation que de telles ventes ont eu lieu au Canada.

[32] La Propriétaire note correctement que compte tenu de la nature sommaire de la procédure prévue à l’article 45, « [Toutes] préoccupation quant au fait que sa preuve constitue du ouï‑dire devrait être dirigée vers le poids de celle-ci, plutôt que son admissibilité » [Eva Gabor International Ltd c 1459243 Ontario Inc, 2011 CF 18, au para 18]. Je suis disposé à donner du poids aux déclarations de l’agent de M. Lombardo; toutefois, comme l’a fait remarquer la Partie requérante, des lacunes subsistent dans la preuve, de sorte qu’on me demande d’inférer que certaines de ces ventes en ligne ont eu lieu pendant la période pertinente en l’absence d’une confirmation explicite de M. Lombardo.

[33] À cet égard, la Propriétaire soutient que, puisque la période de trois ans fournie par M. Lombardo diffère de la période pertinente de seulement quelques semaines, il serait déraisonnable de conclure que chacune des 173 ventes a été effectuée dans les quelques semaines suivant la période pertinente. À l’appui de cette présentation, la Propriétaire cite Alliance Laundry Systems LLC c Whirlpool Canada LP, 2013 COMC 218, aux para 27 à 30 [Whirlpool], dans laquelle on a trouvé l’emploi d’une marque de commerce où l’auteur de l’affidavit a fourni des chiffres de ventes pendant une longue période, y compris la période pertinente, a confirmé que certains de ces chiffres de vente provenaient de la période pertinente, et a fourni des factures après la période pertinente. Toutefois, je note que cette affaire a été infirmée par la Cour d’appel fédérale [Alliance Laundry Systems LLC c Whirlpool Canada LP, 2015 CAF 232]; la Cour a maintenu que la preuve « ne respecte pas le seuil de la preuve peu élevé qui est requis pour démontrer l’emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec les produits de l’intimée » [para 2].

[34] En l’espèce, contrairement à Whirlpool, M. Lombardo n’a pas confirmé qu’il y avait eu des ventes pendant la période pertinente. La Cour fédérale a conclu que « la mention de l’emploi à des dates qui sont comprises à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la période pertinente ne constitue pas une preuve claire parce qu’on ne peut pas déterminer s’il y a eu emploi au cours de la période pertinente » [Grapha-Holding AG c Illinois Tool Works Inc, 2008 CF 959, au para 22; voir également 88766 Canada Inc c Monte Carlo Restaurant Ltd, 2007 CF 1174 au para 9]; ce principe a été suivi par la Commission même lorsque de petites portions d’une plage de dates se situent en dehors de la période pertinente [voir, par exemple, BCF LLP c Conair Corp, 2018 COM 81, au para 44 et 45]. J’ajouterais que, dans une procédure en vertu de l’article 45, la Propriétaire est entièrement responsable de fournir des preuves de sorte que la Commission puisse se fonder sur des faits prouvés, plutôt que sur des spéculations, pour satisfaire à chaque élément requis par la Loi.

[35] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait employé la Marque en liaison avec ces produits visés par l’enregistrement au sens de la Loi. Comme je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Emploi autorisé

[36] La Partie requérante soutient que tout emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement par Veritage ou les autres licenciés de la Propriétaire ne profiterait pas à la Propriétaire, puisque M. Lombardo n’a pas déclaré que la Propriétaire exerce un contrôle sur la nature et la qualité des services fournis par licenciés en liaison avec la Marque, n’a pas fourni de preuves démontrant un tel contrôle, comme un accord de licence, ou n’a pas fourni la preuve d’une relation entre la Propriétaire et ses licenciés à partir de laquelle un tel contrôle peut être inféré.

[37] En réponse, la Propriétaire soutient que, puisque Veritage est identifié comme étant un licencié de la Pu propriétaire, et que M. Lombardo est à la fois le président et le directeur de la Propriétaire et le directeur fondateur et directeur de Veritage, et qu’il fournit personnellement les services par l’entremise de Veritage, on peut déduire que le contrôle requis existe [voir Petro-Canada c 2946661 Canada Inc (1998), 83 CPR (3d) 129 (CF 1^re inst); Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce), [1999] ACF n^o 682 (CAF)].

[38] Je conviens avec la Propriétaire qu’il est possible de déduire que le contrôle requis existe sur les services fournis en liaison avec la Marque de Veritage. Bien que la Partie requérante souligne à juste titre qu’un lien entre des sociétés ne suffit pas, à lui seul, à établir que l’emploi de la marque de commerce est réputé fait par le propriétaire [Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2020 CAF 120, au para 47], en l’espèce, je suis prêt à conclure que le contrôle requis existe, surtout que M. Lombardo, qui est le président de la Propriétaire, assure personnellement les services en question pour le licencié.

[39] Toutefois, en l’absence de tout autre détail, je ne suis pas prêt à inférer du simple fait qu’il existe une licence que la Propriétaire exerce le contrôle requis sur les services fournis par la CPA Education Foundation of Alberta ou la Sauder School of Business. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que l’emploi de la Marque par ces entités profiterait à la Propriétaire.

Emploi en liaison avec les services visés par l’enregistrement

[40] En ce qui a trait aux services visés par l’enregistrement, la Partie requérante soutient que M. Lombardo n’identifie pas quels services visés par l’enregistrement sont réalisés ou annoncés dans le matériel en preuve. À cet égard, la Partie requérante cite Sim & McBurney c Nikita ehf, 2015 COMC 222 et John Labatt pour la proposition selon laquelle lorsqu’un inscrivant fournit une preuve d’emploi en liaison avec un produit visé par l’enregistrement, il ne peut pas se fonder sur les mêmes éléments de preuve pour démontrer un emploi en liaison avec des produits ou services indiqués séparément.

[41] En réponse, la Propriétaire soutien que les séances de planification financière et de la vie de M. Lombardo constituent des « services éducatifs dans le domaine de la planification financière et de la vie », de « consultation pour fins de motivation dans le domaine de la planification financière et de la vie », tandis que l’inscription sur l’engagement d’allocution de 2016 à Halifax « Money Motto and Behavioral Risk » constitue une réalisation, ou au moins l’annonce, de « tenue de séminaires dans le domaine de la planification financière et de la vie ».

[42] Étant donné qu’on ne doit pas être « examiner avec un soin méticuleux le langage utilisé » lorsqu’on interprète un état des produits ou des services dans une procédure en vertu de l’article 45 [voir Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co, 2006 CF 654, au para 17], et que « dans certains cas, les états déclaratifs des marchandises contiennent des termes redondants ou des mots qui se chevauchent en ce sens que l’exécution d’un service entraîne nécessairement l’exécution d’un autre » [Gowling Lafleur Henderson LLP c Key Publishers Co, 2010 COMC 7, au para 15; voir aussi Borden Ladner Gervais LLP c TLN Media Group Inc, 2021 COMC 161, au para 34; Borden Ladner Gervais LLP c Flores, 2021 COMC 151, au para 24], je suis d’accord avec la Propriétaire que les services de planification financière et de la vie de M. Lombardo pour les particuliers et les groupes familiaux représenteraient des « services éducatifs dans le domaine de la planification financière et de la vie », de « consultation pour fins de motivation dans le domaine de la planification financière et de la vie », et de « tenue de séminaires dans le domaine de la planification financière et de la vie ».

[43] Bien que M. Lombardo ait fourni des détails sur la prestation de ces services, la Partie requérante fait valoir que des lacunes subsistent dans la preuve; plus particulièrement, rien n’indique que le matériel des Pièces C et D a été fourni aux clients dans le cadre de la prestation des services, plutôt que d’être des documents internes. Toutefois, comme au moins certains des rapports de la Pièce C et la « constitution » de la Pièce D semblent inclure du matériel écrit par les clients à la première personne, et que la Pièce E comprend des factures pour ces documents, je suis prêt à interpréter la déclaration de M. Lombardo selon laquelle les documents ont été préparés [traduction] « pour » les clients comme signifiant qu’ils ont été effectivement remis aux clients dans le cadre de la prestation des services. Comme la Marque apparaît dans tout ce matériel, je suis convaincu que la Marque a été affichée dans le cadre de la prestation de ces services. À cet égard, même si la Partie requérante soutient que le mot « Veritage » serait compris par les clients comme désignant la source de ce matériel, rien dans la Loi n’empêche l’emploi simultané de multiples marques de commerce. Quoi qu’il en soit, comme nous l’avons vu plus haut, la Marque a été affichée dans les livres de M. Lombardo; même si les livres n’étaient pas transférés en tant qu’objets du commerce en soi, leur distribution dans le cadre de la prestation des services constituerait l’affichage de la Marque en liaison avec ces services.

[44] La Partie requérante fait également remarquer qu’il n’y a pas de déclaration claire indiquant que les services ont été fournis au Canada. Toutefois, les factures des services sont indiquées en dollars canadiens, comprennent les frais de TPS et démontrent une adresse canadienne pour Veritage, et la constitution de la Pièce D comprend une référence au Canada, qui sont toutes conformes à la prestation des services au Canada. Je suis donc convaincu qu’il y a suffisamment d’indices en preuve pour me permettre de conclure que M. Lombardo a réalisé ses services de planification financière et de la vie au Canada pendant la période pertinente. Étant donné que la Marque a été affichée dans le cadre de la prestation de ces services sur le matériel de la Pièce C et D et les livres de M. Lombardo, je suis convaincu que la Propriétaire a employé la Marque au sens de la Loi en liaison avec les services visés par l’enregistrement « services éducatifs dans le domaine de la planification financière et de la vie », « motivation dans le domaine de la planification financière et de la vie », et « tenue de séminaires dans le domaine de la planification financière et de la vie ».

[45] En ce qui a trait à l’engagement d’allocution de 2016 à Halifax, la Partie requérante soutient qu’on demande à la Commission d’inférer que l’événement a réellement eu lieu, et que la Marque a été affichée au pendant cet événement. La Propriétaire soutient qu’il est raisonnable de déduire que la Marque a été affichée et employée pendant cette l’engagement d’allocution et, en tout état de cause, le fait que cet événement soit inscrit en liaison avec la Marque sur le site Web de la Propriétaire constitue un emploi de la Marque dans la publicité.

[46] Je conviens avec la Partie requérante que la liste d’événements antérieurs ne démontre pas l’emploi de la Marque en liaison avec la « tenue de causeries dans le domaine », en ce sens qu’elle ne démontre pas comment la Marque a été employée dans le cadre de la prestation de ces services. Bien qu’il soit possible que le titre de la conférence soit « Money Motto and Behavioral Risk » et que ce titre soit affiché sur du matériel promotionnel ou au cours de la présentation, il serait hypothétique, à mon avis, de tirer une telle conclusion sur le seul fondement de la liste des événements passés. Les seuls détails fournis par M. Lombardo à cet égard sont qu’il a fait [traduction] « de nombreuses allocutions concernant la planification financière et de la vie et qu’il a discuté de MONEY MOTTO »; toutefois, les références verbales ne suffisent pas à établir l’emploi d’une marque verbale [Playboy Enterprises Inc c Germain (1987), 16 CPR (3d) 517 au para 10; Plant Products Co c Greenstar Plant Products Inc, 2011 COMC 220, au para 98]. Bien que M. Lombardo confirme que la brochure de la Pièce K a été [traduction] « employée » pendant la période pertinente, il ne fournit aucun renseignement sur les circonstances de cet emploi, y compris si cet emploi était au Canada; quoi qu’il en soit, la brochure ne semble pas annoncer les services de « causeries » de la Propriétaire plutôt que les autres services planification financière et de la vie. Enfin, la liste des événements passés, et les documents du site Web en général, ne soutiennent pas l’emploi de la Marque dans la publicité pendant la période pertinente, étant donné qu’il n’est pas clair que les captures d’écran proviennent de la période pertinente ou que la Marque a été présentée de la manière démontrée pendant la période pertinente.

[47] Comme rien n’indique que d’autres éléments de preuve appuieraient l’emploi de la Marque en liaison avec les services enregistrés « tenue de causeries dans le domaine », je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait employé la Marque en liaison avec ce service au sens de la Loi. Comme je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Disposition

[48] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits visés par l’enregistrement, ainsi que « tenue de causeries dans le domaine » des services visés par l’enregistrement.

[49] L’état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit :

Services éducatifs dans le domaine de la planification financière et de la vie, tenue de séminaires dans le domaine de la planification financière et de la vie et consultation pour fins de motivation dans le domaine de la planification financière et de la vie.

G.M. Melchin

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-France Denis

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE 2021-06-10

COMPARUTIONS

Aucune comparution	Pour la Propriétaire inscrite
Karen MacDonald	Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP	Pour la Propriétaire inscrite
Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.	Pour la Partie requérante