Référence : 2021 COMC 170

Date de décision : 2021-07-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Voyetra Turtle Beach, Inc.	Opposante
et
	Elmorealty Inc.	Requérante
	1,715,830 pour EL MOCAMBO & DESIGN	Demande

Introduction

[1] Elmorealty Inc. (la Requérante) a produit la demande n^o 1,715,830 (la Demande) pour enregistrer la marque de commerce EL MOCAMBO & DESIGN (la Marque), reproduite ci-dessous.

[2] La Demande a été produite le 8 février 2015 et est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les produits et services énumérés à l’annexe A de la présente décision (les Produits et Services).

[3] La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 30 mars 2016. Le 29 mai 2017, Voyetra Turtle Beach, Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi). La Loi a été modifiée le 17 juin 2017, et conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition dans la présente instance seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[4] L’Opposante soulève des motifs d’opposition fondés sur l’absence de caractère distinctif en vertu de l’article 2, la non-enregistrabilité en vertu de l’article 12(1)d), l’absence de droit à l’enregistrement en vertu des articles 16(3)a) et 16(3)b), et la non-conformité aux articles 30e) et 30i) de la Loi. En ce qui concerne les motifs d’opposition fondés sur la probabilité alléguée de confusion, l’Opposante se fonde principalement sur les deux marques de commerce suivantes :

Marque de commerce	Numéro d’enregistrement ou de demande	Produits
	LMC885296	(1) Périphériques, nommément processeurs audio d’ordinateur, processeurs audio de console de jeux vidéo, adaptateurs de casque d’écoute pour chaînes stéréo d’ordinateur et adaptateurs de casque d’écoute pour consoles de jeux vidéo.
	1,730,630	(1) Écouteurs boutons; écouteurs; casques d’écoute; micro-casques pour utilisation avec des ordinateurs; micro-casques pour utilisation avec des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des lecteurs MP3, des ordinateurs tablettes et des ANP; micro-casques pour utilisation avec des systèmes de divertissement à domicile; casques téléphoniques; fiches d’adaptation; amplificateurs; pièces pour micro-casques, nommément couvercles de batterie; câbles audio; câbles de données; câbles d’alimentation; pièces pour micro-casques, nommément coussinets d’oreille; microphones; émetteurs radio; système de traitement numérique des signaux; supports pour micro-casques; pièces pour micro-casques, nommément plaques d’écouteurs; mélangeur audio, nommément mélangeur audio de compétition; logiciels pour le contrôle et l’amélioration du son et de la qualité de l’équipement audio; logiciels pour l’amélioration de la performance des micro-casques; logiciels pour le contrôle des paramètres de cartes son d’ordinateur personnel; micro-casques pour consoles de jeu; micro-casques pour utilisation avec des commandes de consoles de jeu; micro-casques pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; pièces pour micro-casques de jeu, nommément plaques d’écouteurs, couvercles de batterie et coussinets d’oreille; supports pour appareils électroniques numériques personnels, nommément pour micro-casques.

[5] Je note que, dans sa déclaration d’opposition, l’Opposante se fonde également sur une marque de commerce figurative non déposée intitulée PALM TREES & Triangle Design, qui est constituée uniquement d’un élément figuratif, reproduite dans la demande n^o 1,730,630 ci-dessus (c’est-à-dire un dessin de palmiers dans un triangle inversé), sans les mots « TURTLE BEACH ». Toutefois, l’Opposante n’a présenté aucune observation subséquente concernant cette marque de commerce non déposée et a axé ses observations sur les deux marques de commerce reproduites au paragraphe 4 de la présente décision, ci-dessus (par exemple, voir le paragraphe 2 des observations écrites de l’Opposante). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la marque de commerce non déposée PALM TREES & Triangle Design, dont il est question dans la déclaration d’opposition, constitue une marque de commerce distincte de celles reproduites au paragraphe 4, le résultat des motifs d’opposition fondés sur la confusion à l’égard de cette marque de commerce non déposée est le même que pour les marques de commerce de l’Opposante mentionnées au paragraphe 4.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d’opposition. Les deux parties ont produit une preuve et des observations écrites, et assisté à une audience.

[7] Pour les raisons exposées ci-dessous, je rejette la Demande à l’égard des produits « jeux informatiques » et rejette l’opposition à l’égard du reste des Produits et Services.

[8] Je note que les mêmes parties ont également participé à une procédure d’opposition concernant la demande n^o 1,715,834 pour la marque de commerce EL MOCAMBO & PALM TREE DESIGN. Bien qu’il y ait un degré substantiel de chevauchement à l’égard de l’objet des deux procédures et qu’elles aient été entendues ensemble, il y a des différences dans le dossier de preuve (notamment, des contre-interrogatoires distincts de l’auteur de l’affidavit de la Requérante ont été effectués), de sorte que j’ai rendu une décision distincte concernant la demande n^o 1,715,834.

Preuve

[9] La preuve des parties est résumée ci-dessous et est examinée plus en détail dans l’analyse des motifs d’opposition.

Preuve de l’Opposante

[10] L’Opposante a produit à titre de preuve l’affidavit d’Andrew Lilien, souscrit le 11 février 2018 (l’affidavit Lilien). M. Lilien est le vice-président, Marketing de l’Opposante. Il n’a pas été contre-interrogé.

[11] M. Lilien indique que l’Opposante conçoit des produits audio pour les secteurs de la consommation, du commerce et des soins de santé. Il affirme que, sous ses marques Turtle Beach, l’Opposante possède depuis cinq ans la plus grande part du marché, avec sa vaste sélection de micro-casques de jeu pour utilisation avec des consoles Xbox One et PlayStation 4, ainsi qu’avec des ordinateurs personnels, des appareils mobiles et des tablettes.

[12] M. Lilien déclare que des casques de marque Turtle Beach sont distribués dans 44 pays, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Australie et en Asie. Il décrit que les casques Turtle Beach sont vendus dans plus de 27 000 magasins, y compris de grands détaillants comme Amazon, Apple, Argos, Best Buy, GameStop, Sainsbury’s, Target et Walmart.

[13] L’Opposante est la propriétaire de l’enregistrement canadien des deux marques de commerce reproduites au paragraphe 4 de la présente décision, ci-dessus (collectivement désignées dans l’affidavit Lilien comme les [traduction] « marques de commerce Palm Tree Design »), ainsi que de deux enregistrements pour le mot marque de commerce TURTLE BEACH (LMC850007 et LMC885297).

[14] M. Lilien affirme que l’Opposante emploie les marques de commerce Palm Tree Design au Canada depuis au moins aussi tôt qu’octobre 2013, et que les marques de commerce Palm Tree Design sont largement employées et figurent bien en évidence sur les produits de l’Opposante. Il indique que les marques de commerce Palm Tree Design figurent bien en évidence sur le site Web www.turtlebeach.com de l’Opposante, ainsi que sur du matériel promotionnel. Des imprimés du site Web de l’Opposante, sur lesquels figurent des images de produits de l’Opposante, y compris des micro-casques, arborant les marques de commerce Palm Tree Design, sont inclus en tant que Pièce 4.

[15] M. Lilien déclare qu’en 2016 et en 2017 seulement, l’Opposante a généré des ventes supérieures à 320 millions de dollars américains, et un imprimé du site Web de l’Opposante à l’appui de cette information est inclus en tant que Pièce 3. Il ressort de la Pièce 3 que ces chiffres de vente ne se limitent pas aux ventes au Canada.

[16] M. Lilien affirme que l’Opposante a investi beaucoup dans la promotion et la publicité des marques de commerce Palm Tree Design, et des exemples de matériel promotionnel sont inclus dans son affidavit en tant que Pièce 5. Ce matériel comprend des affiches en magasin et d’autres documents imprimés faisant la promotion de micro-casques de l’Opposante arborant les marques de commerce Palm Tree Design. De plus, dans les Pièces 5 et 6, on trouve ce qui semble être des factures de l’Opposante à des détaillants canadiens (y compris Wal-Mart Canada Corp.) pour une partie de ce matériel publicitaire.

[17] Des exemples de factures pour des produits arborant les marques de commerce Palm Tree Design, qui ont été vendus à des entreprises canadiennes, sont inclus dans l’affidavit Lilien en tant que Pièce 6.

[18] M. Lilien déclare que l’Opposante a été reconnue pour une quatrième année consécutive comme la [traduction] « Meilleure marque d’accessoires et de périphériques » de l’industrie lors des MCV Awards de 2017, lesquels ont eu lieu à Londres, en Angleterre. Il décrit MCV comme un important média de la communauté des jeux vidéo pour les professionnels qui travaillent au Royaume-Uni et sur le marché international des jeux vidéo.

Preuve de la Requérante

[19] La Requérante a produit comme preuve l’affidavit de Kelly Pullen, souscrit le 15 juin 2018 (l’affidavit Pullen). M^me Pullen est la directrice des communications et des projets spéciaux de la Requérante. M^me Pullen a été contre-interrogée au sujet de son affidavit le 13 novembre 2018, et la transcription de ce contre-interrogatoire, ainsi que les réponses écrites aux engagements, fait partie du dossier.

[20] En 2014, la Requérante a acheté la propriété située au 462-464, avenue Spadina, à Toronto. Pendant des décennies avant 2014, la propriété était exploitée par des propriétaires précédents comme salle de musique et de divertissement, sous le nom de EL MOCAMBO. Au fil des années, particulièrement dans les années 1970 et 1980, la salle a accueilli plusieurs spectacles musicaux de grande envergure, dont ceux d’Elvis Costello, de Blondie, de U2 et des Rolling Stones. Par exemple, les Pièces 13 à 17, et la Pièce 19 de l’affidavit Pullen comprennent plusieurs pochettes de disque, photographies et articles de médias concernant cette salle. Pendant une grande partie de cette période, la propriété avait un panneau d’affichage de huit mètres de haut illustrant un palmier, éclairé par des néons, fixé à la façade de l’immeuble et arborant le nom « EL MOCAMBO ». À l’intérieur de la salle, un décor constitué de multiples palmiers a souvent été utilisé comme décor de scène.

[21] Un propriétaire antérieur de la salle possédait des enregistrements canadiens pour les marques de commerce EL MOCAMBO & DESIGN (LMC259587) et EL MOCAMBO & DESIGN (LMC255422), reproduites ci-dessous. Toutefois, ces deux enregistrements ont été radiés pour défaut de renouvellement (en 1997 et en 1996, respectivement).

Numéro d’enregistrement	Marque de commerce	Propriétaire
LMC259587		KRISBAIR TAVERN LIMITED, 464 SPADINA AVENUE, TORONTO, ONTARIO M5T2G8
LMC255422		KRISBAIR TAVERN LIMITED, 464 Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO M5T2G8

 

[22] Dans la présente décision, je renverrai à ces marques antérieures en tant que « ancienne marque illustrant un palmier » (pour la marque de commerce qui a fait l’objet de l’enregistrement radié n^o LMC259587) et « ancienne marque illustrant plusieurs palmiers » (pour la marque de commerce qui a fait l’objet de l’enregistrement radié n^o LMC255422). Une grande partie de la publicité du lieu par les propriétaires précédents, qui est incluse dans l’affidavit Pullen, incorpore l’ancienne marque illustrant plusieurs palmiers.

[23] La Requérante a acheté la propriété en vue de la rénover et de la rouvrir en tant que salle de musique et de divertissement. Depuis que la Requérante a acheté la propriété en 2014, la salle est fermée pour effectuer des rénovations. M^me Pullen indique que le panneau extérieur original a été retiré en 2016 pour être remis à neuf; toutefois, il a été découvert qu’il avait subi des dommages causés par la rouille, et il sera remplacé par une reproduction exacte de l’original.

[24] Depuis que la Requérante a acheté la propriété et commencé les rénovations, la propriété a fait l’objet d’articles dans les médias, dont des exemples sont inclus dans l’affidavit Pullen en tant que Pièces 19 à 22.

[25] En 2015, la Requérante a ouvert un point de vente au détail à Toronto, appelé « Prohibition by El Mocambo », qui vend divers articles de marque EL MOCAMBO, y compris des tee-shirts arborant l’ancienne marque illustrant plusieurs palmiers. Des exemples de ces produits sont inclus dans l’affidavit Pullen en tant que Pièce 24.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[26] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p. 298].

[27] Les dates pertinentes pour les motifs d’opposition sont indiquées ci-dessous :

• articles 38(2)a), 30e) et 30i) de la Loi – la date de production de la Demande [Canadian National Railway Co c Schwauss (1991), 35 CPR (3d) 90 (COMC); Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 CPR (3d) 428 (COMC)];
• articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];
• articles 38(2)c), 16(3)a) et 16(3)b) – la date de production de la Demande;
• articles 38(2)d) et 2 de la Loi – la date de production de l’opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Analyse des motifs d’opposition

Motif d’opposition fondé sur l’article 30e)

[28] En ce qui concerne ce motif d’opposition, l’Opposante soutient que la Demande n’est pas conforme à l’article 30e) de la Loi parce qu’à la date de production de la Demande, à savoir le 15 février 2015, la Requérante n’avait pas une réelle intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec tous les Produits et Services.

[29] En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 30e), il a été reconnu que le fardeau de preuve initial qui incombe à l’opposant est relativement léger, puisque les faits requis pour étayer ce motif relèvent souvent uniquement à la connaissance du requérant [voir Molson Canada c Anheuser-Busch Inc, 2003 CF 1287, 29 CPR (4th) 315, aux para 56-57].

[30] En l’espèce, en ce qui concerne tous les Produits et Services, sauf un, rien dans le dossier ne permet de laisse voir que la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque à la date de production de la Demande. Toutefois, au cours du contre-interrogatoire sur l’affidavit Pullen, l’Opposante a posé des questions sur l’intention de la Requérante à l’égard de certains produits particuliers. Plus précisément, l’échange suivant a eu lieu au sujet des produits désignés dans la Demande comme des « jeux informatiques » (voir la question 105 de la transcription du contre-interrogatoire) :

[traduction]

Q. Au moment de la production de cette demande d’enregistrement de la marque de commerce, y avait-il une intention d’employer la marque de deux palmiers en liaison avec la vente de jeux informatiques? En d’autres termes, est-ce que les jeux informatiques arboraient la marque de deux palmiers?

[…]

LE TÉMOIN : Je dirais que non... Il n’y avait aucune intention particulière de faire des jeux informatiques à l’époque. Mais nous ne voulions pas limiter notre... là... notre... vous savez, la portée des possibilités non plus. Vous savez, c’était... de... nous ne voulions pas nous limiter à la façon dont la marque... comment la marque pourrait être appliquée à différents produits.

[31] À mon avis, la réponse ci-dessus, qui a été fournie par l’auteur de l’affidavit de la Requérante, M^me Pullen, est suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve initial à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 30e) en ce qui a trait aux jeux informatiques. La réponse laisse entendre que l’inclusion des produits « jeux informatiques » dans la Demande était fondée sur le désir de ne pas limiter la portée des droits obtenus, plutôt que sur l’intention d’employer la Marque en liaison avec des jeux informatiques. En revanche, je note que M^me Pullen a été interrogée au sujet de l’intention de la Requérante d’employer la Marque en liaison avec certains autres produits spécifiés dans la Demande (comme des boissons alcoolisées, des vêtements et de la verrerie) et qu’elle a fourni des réponses qui, à mon avis, laissent entendre que la Requérante avait l’intention d’employer la Marque en liaison avec ces produits à la date de production de la Demande (voir les questions 106 à 109 de la transcription du contre-interrogatoire). Par conséquent, en ce qui concerne les « jeux informatiques », je conclus que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 30e); toutefois, l’Opposante ne s’est pas acquittée de ce fardeau à l’égard des autres Produits et Services.

[32] Étant donné que la Requérante n’a fourni aucune autre preuve de son intention d’employer la Marque au Canada en liaison avec des jeux informatiques à la date de production de la Demande, le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) est accueilli à l’égard des produits « jeux informatiques ». En ce qui concerne tous les autres Produits et Services, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) au motif que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30i)

[33] L’Opposante soutient que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d’avoir droit d’employer la Marque parce qu’elle créait de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante, lesquelles étaient déjà employées au Canada.

[34] L’article 30i) de la Loi exige que le requérant ajoute une déclaration dans la demande selon laquelle il est convaincu qu’il a le droit d’employer la marque de commerce au Canada. Selon la jurisprudence, lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, on ne peut conclure à la non-conformité à l’article 30i) de la Loi qu’en présence de circonstances exceptionnelles qui rendent la déclaration du requérant invraisemblable, comme une preuve de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p. 155]. Le simple fait que le requérant ait pu connaître l’existence de la marque de commerce de l’opposant ne suffit pas pour établir un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) [voir Woot, Inc c WootRestaurants Inc, 2012 COMC 197].

[35] En l’espèce, la Demande contient la déclaration exigée et il n’y a aucune preuve qu’il s’agit d’un cas exceptionnel. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30i) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[36] En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), l’Opposante se fonde sur son enregistrement n^o LMC885296 pour la marque de commerce PALM TREES DESIGN. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que cet enregistrement existe toujours [voir Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d).

[37] Je note que la demande n^o 1,730,630 de l’Opposante pour la marque de commerce TURTLE BEACH & Palm Tree Design, invoquée dans la déclaration d’opposition, a subséquemment été enregistrée le 4 juillet 2017 en tant que n^o LMC974874. Toutefois, l’Opposante n’a pas modifié sa déclaration d’opposition pour invoquer l’enregistrement n^o LMC974874 à l’appui de son motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d). Par conséquent, la demande n^o 1,730,630 de l’Opposante est prise en compte à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)b) de l’Opposante, qui sera examiné plus loin dans la présente décision. L’analyse du motif fondé sur l’article 12(1)d) ne concerne que l’enregistrement n^o LMC885296 de l’Opposante.

[38] Dans l’analyse de la confusion ci-dessous, j’ai tenu compte de tous les Produits et Services spécifiés dans la Demande, y compris les « jeux informatiques », au cas où j’aurais tiré une mauvaise conclusion en accueillant le motif d’opposition fondé sur l’article 30e) à l’égard des « jeux informatiques ».

Critère en matière de confusion

[39] Le critère à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Aux fins de cette évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

[40] Ces facteurs ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je cite également Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, aura souvent le facteur qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

[41] Le critère en matière de confusion est évalué comme étant celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque du requérant, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce de l’opposant et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [Veuve Clicquot, précité, au para 20].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[42] Les marques de commerce des deux parties sont intrinsèquement distinctives, puisqu’aucune des deux marques de commerce ne décrit un aspect des produits et services des parties. Toutefois, je considère que la Marque de la Requérante possède un caractère distinctif inhérent plus élevé que la marque de commerce de l’Opposante, étant donné la présence de l’autre terme « EL MOCAMBO », qui est lui-même intrinsèquement distinctif en liaison avec les Produits et Services, et qui ajoute ainsi au caractère distinctif inhérent de la Marque dans son ensemble. Le terme « EL MOCAMBO » ne correspond à aucune définition de dictionnaire en anglais ou en français (je note que, dans le cadre du traitement de la Demande, à l’étape de l’examen, la Requérante a indiqué à l’examinateur que le mot « MOCAMBO » signifie « cabane » en portugais).

[43] La marque de commerce de l’Opposante est employée au Canada depuis 2013. Toutefois, la preuve de l’Opposante concernant la portée de son emploi et de sa publicité pour la marque de commerce au Canada est limitée. Plus précisément, la preuve de l’Opposante ne comprend pas de chiffres de vente ou de publicité annuels ou totaux propres au Canada. Les chiffres propres au Canada sont limités à ceux qui figurent dans des exemples de factures de l’Opposante à des détaillants canadiens. Par conséquent, au mieux pour l’Opposante, je conclus que sa marque de commerce est devenue connue au Canada dans une certaine mesure dans l’industrie des jeux vidéo.

[44] La Demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en association avec les Produits et Services. Toutefois, lorsqu’il s’agit de la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue, la Requérante cherche à se fonder sur de nombreuses années d’emploi antérieur par les prédécesseurs en titre de la Requérante du nom « EL MOCAMBO », ainsi que l’ancienne marque illustrant un palmier et l’ancienne marque illustrant plusieurs palmiers. Je ne suis pas d’accord avec la Requérante que cette dernière peut se fonder sur cet emploi antérieur. Bien que le nom « EL MOCAMBO » ait pu être connu au fil du temps en raison de son emploi par les prédécesseurs en titre de la Requérante, les marques de commerce figuratives employées par le passé étaient différentes de la Marque en cause dans la présente instance. En résumé, je ne considère pas que la Marque soit devenue connue dans une mesure qui aiderait la Requérante.

[45] Tout compte fait, compte tenu du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce respectives des parties, à mon avis, ce facteur ne favorise aucune des parties. Plus précisément, bien que la marque de commerce de l’Opposante puisse être légèrement plus connue, la marque de commerce de la Requérante présente un degré plus élevé de caractère distinctif inhérent.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[46] La marque de commerce de l’Opposante est employée au Canada depuis 2013. La Demande est fondée sur l’emploi projeté de la Marque, et il y a très peu d’éléments de preuve de l’emploi de la Marque depuis la date de production de la Demande, à savoir le 18 février 2015. Ce facteur favorise l’Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[47] L’enregistrement de l’Opposante vise les produits suivants :

Périphériques, nommément processeurs audio d’ordinateur, processeurs audio de console de jeux vidéo, adaptateurs de casque d’écoute pour chaînes stéréo d’ordinateur et adaptateurs de casque d’écoute pour consoles de jeux vidéo.

[48] La preuve de l’Opposante concernant son emploi de sa marque de commerce est raisonnablement conforme à la description ci-dessus, en ce sens que l’Opposante se concentre sur la vente de micro-casques pour jeux vidéo.

[49] En ce qui concerne la grande majorité des Produits et Services spécifiés dans la Demande (par exemple, cosmétiques, bijoux, imprimés, verrerie et vêtements), il n’y a pas de chevauchement ou de similitude avec les produits de l’Opposante. L’exception à cela est les produits suivants spécifiés dans la Demande :

équipement audio pour instruments de musique, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, répartiteurs, microphones, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance ainsi qu’enceintes acoustiques; appareils électriques de reproduction acoustique avec lumières et haut-parleurs.

[...] jouets et jeux éducatifs, nommément [...] jeux informatiques, [...]

[50] En ce qui concerne les produits audio susmentionnés spécifiés dans la Demande, il y a un certain chevauchement avec les produits de l’Opposante, dans la mesure où les produits des deux parties visent de l’équipement audio. Toutefois, les produits de l’Opposante (tels que décrits dans son enregistrement et dans sa preuve sur l’état du marché) semblent être conçus pour jouer à des jeux vidéo, tandis que les produits audio de la Requérante décrits dans la Demande semblent être conçus pour utilisation avec des instruments de musique.

[51] En ce qui concerne les « jeux informatiques » spécifiés dans la Demande, il y a un chevauchement possible avec les produits de l’Opposante, puisque cette dernière se concentre sur les casques d’écoute pour les jeux vidéo. Toutefois, la preuve n’indique pas que l’Opposante vend elle-même des jeux vidéo, mais qu’elle se concentre plutôt sur de l’équipement comme des casques d’écoute pour jouer à des jeux vidéo.

[52] Dans l’ensemble, ce facteur favorise fortement la Requérante en ce qui a trait à tous les Produits et Services, à l’exception des produits spécifiés au paragraphe 49 ci-dessus. En ce qui concerne les produits spécifiés au paragraphe 49, ce facteur favorise l’Opposante, mais seulement dans une certaine mesure.

Degré de ressemblance

[53] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le degré de ressemblance est souvent le facteur qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion. Je considère que c’est le cas en l’espèce.

[54] En ce qui concerne la marque de commerce de l’Opposante, l’aspect frappant ou unique est le dessin de palmiers.

[55] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, l’Opposante affirme que l’aspect frappant ou unique est aussi la présence de palmiers. Toutefois, je ne suis pas d’accord avec l’Opposante sur ce point. Bien qu’il soit évident que les palmiers constituent une partie dominante de la Marque, à mon avis, l’aspect le plus frappant ou unique est le terme « EL MOCAMBO ».

[56] En effet, la présence du terme « EL MOCAMBO » dans la Marque constitue une différence importante – dans la présentation, le son et l’idée qu’il suggère – par rapport à la marque de commerce de l’Opposante. Tout compte fait, lorsque les marques de commerce des parties sont examinées dans leur ensemble, à mon avis, elles sont plus différentes que similaires. Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante.

Circonstances environnantes – état du marché

[57] L’affidavit Pullen comprend, aux paragraphes 32 et 33 (et aux Pièces 25 et 26 connexes), des exemples d’emploi par un tiers de dessins de palmiers sur divers produits en ligne. Je ne considère pas que cette preuve aide la Requérante, puisqu’elle ne démontre pas que ces produits ont été vendus ou annoncés au Canada à une échelle telle que les Canadiens les connaissent.

Circonstances environnantes – présumée renommée de la Marque

[58] Bien que la Demande soit fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada, la Requérante affirme que la Marque est renommée en raison du fait que la salle de musique a été exploitée pendant de nombreuses années par des propriétaires précédents. La Requérante affirme que ce facteur devrait peser en sa faveur dans l’analyse relative à la confusion – par exemple, lorsqu’il est question de la mesure dans laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues. L’Opposante conteste que l’achalandage attaché à la Marque ait effectivement été transféré des prédécesseurs en titre de la Requérante à cette dernière, et, à cet égard, les parties contestent la mesure dans laquelle le contrat d’achat de la propriété (inclus dans l’affidavit Pullen en tant que Pièce 9) a eu pour effet de transférer l’achalandage attaché à la Marque du propriétaire précédent à la Requérante. Il convient également de noter que tout emploi par des prédécesseurs en titre avant la date de production de la Demande était un emploi de l’ancienne marque illustrant plusieurs palmiers, et non un emploi de la Marque en cause dans la présente instance.

[59] En fin de compte, dans la mesure où la Marque jouissait d’une certaine réputation avant l’achat de la propriété la Requérante, je ne considère pas que cette réputation antérieure a aidé la Requérante en l’espèce et je ne lui accorde aucun poids. Toutefois, je ne considère pas que la réputation antérieure de la Marque soit nécessaire pour que la Requérante ait gain cause à l’égard de question de la confusion, compte tenu des autres facteurs qui pèsent en sa faveur, notamment le faible degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties. Par conséquent, je m’abstiendrai de toute analyse plus approfondie de la présumée renommée de la Marque ou de la question contractuelle susmentionnée.

Conclusion concernant le motif fondé sur l’article 12(1)d)

[60] Après avoir examiné toutes les autres circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Je ne considère pas que le degré de ressemblance entre les marques de commerce soit suffisamment élevé pour donner lieu à une probabilité de confusion à l’égard des produits et services spécifiés dans la Demande.

[61] Par conséquent, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d).

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a)

[62] En ce qui concerne ce motif d’opposition, j’ai tenu compte de chacune des marques de commerce de l’Opposante qui ont été examinées aux paragraphes 4 et 5 de la présente décision, ci-dessus.

[63] L’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a), puisqu’elle a démontré l’emploi de ses marques de commerce depuis la date pertinente, à savoir la date de production de la Demande.

[64] L’Opposante s’étant acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a), l’analyse relative à la confusion est essentiellement identique à celle énoncée ci-dessus concernant le motif fondé sur l’article 12(1)d). La date pertinente antérieure pour le motif fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement n’a aucune incidence sur le résultat de l’analyse. Je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l’Opposante. Par conséquent, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a).

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)b)

[65] En ce qui concerne ce motif d’opposition, l’Opposante se fonde sur la marque de commerce TURTLE BEACH & Palm Tree Design, qui fait l’objet de la demande n^o 1,730,630. Cette demande a comme date de priorité de production le 2 décembre 2014, qui est antérieure à la date de production de la Demande de la Requérante. Bien que la demande n^o 1,730,630 de l’Opposante ait subséquemment été enregistrée, elle était toujours en instance à la date de l’annonce de la Demande de la Requérante et, par conséquent, l’Opposante peut se fonder sur celle-ci aux fins d’application de l’article 16(3)b).

[66] En ce qui concerne la marque de commerce TURTLE BEACH & Palm Tree Design de l’Opposante, le degré de ressemblance avec la Marque est encore plus faible qu’avec la marque de commerce PALM TREES DESIGN (LMC885296) de l’Opposante, compte tenu de la présentation et du son très différents des mots « TURTLE BEACH », ainsi que de l’idée qu’ils suggèrent, comparativement à « EL MOCAMBO ». Bien que la description des produits dans la demande n^o 1,730,630 de l’Opposante soit plus large que dans l’enregistrement n^o LMC885296, je considère que le faible degré de ressemblance entre la Marque et la marque de commerce TURTLE BEACH & Palm Tree Design de l’Opposante est déterminant quant à la question de la confusion.

[67] Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)b).

Motif d’opposition fondé sur l’article 2

[68] Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard du motif fondé sur l’article 2, l’Opposante devait démontrer que ses marques de commerce avaient une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les produits pertinents à la date de production de l’opposition [voir Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 227, au para 34].

[69] En l’espèce, même si je concluais que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial, puisque ce motif repose en fin de compte sur l’allégation de confusion avec les marques de commerce de l’Opposante, j’en viendrais aux mêmes conclusions que celles tirées concernant les articles 12(1)d), 16(3)a) et 16(3)b). Par conséquent, je rejette le motif d’opposition fondé sur l’article 2 pour cette raison.

Décision

[70] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande à l’égard des produits « jeux informatiques » et je rejette l’opposition à l’égard des autres Produits et Services en vertu de l’article 38(12) de la Loi.

Timothy Stevenson

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

Annexe A

Demande n^o 1,715,830 pour EL MOCAMBO & DESIGN

Produits

(1) Cosmétiques et produits de toilette, nommément savon, shampooing, crème à raser et déodorant.

(2) Cassettes vidéo, cassettes audio, CD et DVD de prestations de musique préenregistrées; cassettes audio préenregistrées, disques compacts de musique, de vidéos et de films; microsillons; équipement audio pour instruments de musique, nommément chaînes stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, répartiteurs, microphones, récepteurs audio, câbles et connecteurs audio électriques et de haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance ainsi qu’enceintes acoustiques; appareils électriques de reproduction acoustique avec lumières et haut-parleurs.

(3) Bijoux et montres.

(4) Instruments de musique, nommément instruments de musique à vent en bois, à cordes, à percussion et cuivres; accessoires pour instruments de musique, nommément supports, étuis, sacs de transport et sacs de rangement; instruments de musique électriques et électroniques.

(5) Imprimés, nommément bulletins d’information, menus, cartes de correspondance et cartes postales; articles de papeterie, nommément carnets de notes, papier d’écriture, papier à lettres et papier à notes, autocollants, crayons, fournitures scolaires, nommément étuis à crayons, règles et reliures; fanions, chaînes porte-clés, parapluies, stylos, briquets; calendriers muraux, calendriers de bureau à feuilles mobiles, recharges de calendriers, calendriers éphémérides de bureau et muraux, agendas, supports pour blocs-notes, pots à crayons, cahiers, journaux, carnets d’adresses, carnets de rendez-vous, sous-main, blocs-notes, porte-documents avec blocs-notes, aide-mémoire, corbeilles à papier, planchettes à pince, coupe-papier, autocollants, autocollants (articles de papeterie), cartes postales, cartes de souhaits, albums photos, carnets d’autographes, blocs-notes pour messages, blocs-messages et babillards, scrapbooks et signets, assiettes en papier et serviettes de table de fête.

(6) Ceintures en cuir.

(7) Verrerie, nommément verres, chopes à bière, manchons pour contenants de bière, sous-verres, grandes tasses à café, cendriers; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants à boissons; serviettes, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs pour articles de toilette et sacs de voyage; grandes tasses à café, sous-verres, plateaux de service, cuillères souvenirs, aimants pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, verres à liqueur ainsi que seaux à glace et poterie.

(8) Vêtements, nommément chapeaux, chaussettes, chaussures, robes, tailleurs, jupes, pantalons, chemises, vestes; tee-shirts, chemises sport et chandails sérigraphiés ou imprimés par flocage ainsi que chemises, chandails et pantalons doublés de molleton; tee-shirts, débardeurs, robes tee-shirts, ensembles de jogging, pyjamas polos, ensembles-shorts, sous-vêtements, hauts et chapeaux en tricot, casquettes, tuques, shorts, vestes, casquettes, ceintures et visières, bandeaux et bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément sandales et chaussures tout-aller.

(9) Sacs banane et sacs à dos.

(10) Jouets, nommément jouets de plage, jouets en peluche, petits jouets ainsi que jouets et jeux éducatifs, nommément jeux de plateau, jeux informatiques, jeux de cartes, jeux de fête et jeux de société.

(11) Cocktails alcoolisés et vin.

(12) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et boissons gazeuses ainsi que bière.

Services

(1) Programmation télévisée; exploitation d’un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, de musique, de films, d’émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport.

(2) Services de divertissement, nommément exploitation d’une boîte de nuit offrant des prestations de musique en direct et enregistrées; services d’agences de musique et artistiques ainsi que consultation connexe.

(3) Services de divertissement, nommément exploitation d’une station de radio, d’un studio d’enregistrement et tenue de concerts à la carte; services de télécommunication, nommément offre de réseaux en ligne sans fil pour l’interaction en temps réel entre utilisateurs d’ordinateurs, d’ordinateurs mobiles et de poche ainsi que d’appareils de communication avec et sans fil pour le réseautage social.

(4) Hôtel, restaurant, bar et taverne.

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2021-05-04

COMPARUTIONS

Eric Macramalla	Pour l’Opposante
Taras Kulish	Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP	Pour l’Opposante
Taras Kulish (Mills & Mills LLP)	Pour la Requérante