Référence : 2021 COMC 187

Date de la décision : 2021-08-23

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE DEUX OPPOSITIONS

	The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, aussi connu sous le nom Hudson’s Bay Company	Opposante
et
	Macy’s Merchandising Group, Inc.	Requérante
	1,562,486 et 1,639,990 pour HUDSON PARK COLLECTION	Demandes

Introduction

[1] Macy’s Merchandising Group, Inc. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce HUDSON PARK COLLECTION (la Marque), en liaison avec les produits suivants :

Demande no 1,562,486	Demande no 1,639,990
(1) Produits textiles, nommément taies d’oreiller, housses d’oreiller, couvre-oreillers à volant, serviettes de bain, jetés, rideaux de douche; couvertures, nommément couvertures de lit; édredons; couvre-oreillers; housses de couette; couvre-lits, nommément draps, cache-sommiers, couvre-pieds, surmatelas. (2) Mobilier, nommément lits, commodes, chaises, tables, ottomanes, canapés, tables de chevet, tables d’extrémité, mobilier de chambre à coucher, ensembles de salle à manger; ensembles de salle à manger, nommément tables de salle à manger, chaises de salle à manger, bancs de salle à manger, buffets de salle à manger; produits pour le sommeil, nommément oreillers, matelas, sommiers à ressorts, bases de matelas; porte-serviettes pour la salle de bain; coussins décoratifs; articles en porcelaine et articles de table, nommément assiettes, soucoupes, tasses, verres, grandes tasses, bols; ustensiles de service, nommément pelles à tarte et à gâteau, plateaux de service, plateaux et bols; serviettes de bain, jetés et édredons; rideaux de douche.	(1) Bougies, bougies parfumées, bougies fines, bougies chauffe-plat, torches à patio; articles ménagers électriques, nommément mélangeurs, hachoirs d’aliments, broyeurs d’aliments, presse-fruits, couteaux, affûte-couteaux, moulins à sel et à poivre, moulins à café; articles de table en argent sterling, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères et pinces à glaçons; casse-noix et ouvre-boîtes; grille-pain électriques, fours grille-pain électriques, fours à convection électriques, cafetières électriques, cafetières expresso électriques, grils à panini électriques, poêles électriques, mijoteuses électriques; lumières de Noël et des fêtes ainsi qu’ornements lumineux pour l’extérieur; lampes de lecture; lampes de bureau, lampes, abat-jour; horloges; valises, sacs à dos, étuis porte-clés, porte-bébés, fourre-tout, sacs polochons, sacs à main, portefeuilles; parapluies; trousses de toilette, vendus vides; gadgets et ustensiles de cuisine, nommément cafetières non électriques, cuillères à mélanger et repose-cuillères; articles de bar, nommément chopes, verres à bière, verres à bière et à vin, tire-bouchons, coqueteliers à martini, bouteilles d’eau de Seltz; batterie de cuisine, nommément grils, poêles à frire, marmites, casseroles, marmites à vapeur; sous-verres autres qu’en papier ou en linge de table, nommément sous-verres; ronds de serviette; vases; bougeoirs; supports pour brosses à toilette; bacs à ordures et bacs à lessive pour la maison.
Revendications : Les Produits (1) et (2) sont fondées sur l’emploi et l’enregistrement aux États-Unis (sous les numéros 3,931,369 et 4,214,225, respectivement).	Revendications : Les produits (1) sont fondées sur l’emploi projeté au Canada.

[2] The Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, aussi connu sous le nom Hudson’s Bay Company (l’Opposante), s’est opposée à ces demandes au motif que la Marque créée de la confusion avec sa famille de marques de commerce qui sont composées des termes HUDSON’S BAY ou qui les comprennent, et qui sont enregistrées en liaison avec une variété de produits (collectivement, la Marque de commerce HUDSON’S BAY de l’Opposante ou les Marques de commerce déposées de l’Opposante, énoncés à l’Annexe A ci‑dessous). L’Opposante a également contesté les demandes d’enregistrement au motif qu’elles ne sont pas conformes à l’article 30i) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), que la Requérante n’aurait pas pu être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque au Canada et que la Marque n’est pas distinctive de la Requérante.

[3] Au début, je note que de nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Tous les renvois aux présentes sont faits à la Loi dans sa version modifiée, à l’exception des renvois faits aux motifs d’opposition, qui renvoient à la Loi avant sa modification [voir l’article 70 de la Loi qui prévoit que l’article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s’applique aux demandes annoncées avant cette date].

[4] Pour les motifs qui suivent, chaque opposition est rejetée.

Demande n^o 1,562,486

[5] J’examinerai d’abord l’opposition de l’Opposante à la demande n^o 1,562,486.

Dossier

[6] La demande n^o 1,562,486 a été produite le 2 février 2012 et annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 21 mai 2014. Le 15 octobre 2014, l’Opposant a produit une déclaration d’opposition qui a par la suite été modifiée le 9 septembre 2015.

[7] Les motifs d’opposition soulevés peuvent être résumés comme suit :

a) La demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue avoir le droit d’employer la Marque :

(i) qu’elle connaissait ou aurait dû connaître les droits antérieurs de l’Opposante sur les Marques de commerce déposées de l’Opposante et à leur égard;

(ii) puisque cet emploi aurait pour effet de déprécier l’achalandage lié aux Marques de commerce déposées de l’Opposante.

b) La Marque n’est pas enregistrable conformément à l’article 12(1)d) de la Loi, parce qu’elle crée de la confusion avec l’une ou plus des Marques de commerce déposées de l’Opposante.

c) La Requérante n’est pas la personne ayant le droit d’enregistrer la Marque en vertu de l’article 16(2)a) de la Loi parce qu’elle créait de la confusion avec la marque de commerce HUDSON NORTH, qui a déjà été employée par l’Opposante au Canada en liaison avec des vêtements et des accessoires pour hommes.

d) La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’article 16(2)c) de la Loi, puisqu’elle créait de la confusion avec le nom commercial HUDSON’S BAY COMPANY qui avait déjà été employé par l’Opposante au Canada.

e) La Marque n’est pas distinctive en vertu de l’article 2 de la Loi, parce qu’elle n’établit pas de distinction et n’est pas adaptée pour établir de distinction entre les produits de la Requérante et les produits et services de l’Opposante, compte tenu des Marques de commerce HUDSON’S BAY de l’Opposante.

[8] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle conteste chaque allégation contenue dans la déclaration d’opposition.

[9] Afin d’appuyer son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Paul Karvanis, avocat de l’Opposante, souscrit 17 septembre 2015. Comme M. Karvanis n’était plus employé par l’Opposante et qu’il ne pouvait plus être disponible pour un contre-interrogatoire, son affidavit a été remplacé par l’affidavit de Stephen Lawson, directeur, avocat principal de l’Opposante, souscrit le 6 septembre 2016. Dans des circonstances semblables, l’affidavit de M. Lawson a par la suite été remplacé par l’affidavit d’Amber Fundytus, spécialiste des collections, service Patrimoine HBC de l’Opposante, souscrit le 26 avril 2017 (l’affidavit Fundytus). Mme Fundytus a subi un contre-interrogatoire au sujet de son affidavit et la transcription de son contre-interrogatoire fait partie du dossier.

[10] L’Opposante a également produit l’affidavit de Tina Campagna, adjointe administrative juridique employée par les agents de marques de commerce de l’Opposante, souscrit le 17 septembre 2015 (l’affidavit Campagna), qui présente en preuve des copies certifiées des enregistrements pour chacune des Marques de commerce déposées de l’Opposante. Mme Campagna n’a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit.

[11] À l’appui de sa demande, la Requérante a produit l’affidavit de Tierney Deluzio, stagiaire en droit employé par les agents de marques de commerce de la Requérante, souscrit le 12 septembre 2017 (l’affidavit Deluzio). L’affidavit Deluzio présente en preuve les résultats de diverses recherches en ligne effectuées en liaison avec le terme Hudson, qui, selon la Requérante, établit la dilution des marques HUDSON au Canada en raison de l’emploi commun de ce terme par des tiers. Mme Deluzio a subi un contre-interrogatoire au sujet de son affidavit et la transcription de son contre-interrogatoire fait également partie du dossier.

[12] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[13] L’Opposante doit s’acquitter de son fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst)]. Si elle s’acquitte de ce fardeau, la Requérante a ensuite le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi.

[14] Les dates pertinentes se rapportant aux motifs d’opposition sont les suivantes :

· les articles 38(2)a) et 30 de la Loi – la date de production de la demande, à savoir : le 2 février 2012 [Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc, (1990), 28 CPR (3d) 428, à la p. 432 (COMC)];

· les articles 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi – la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

· les articles 38(2)c) et 16 de la Loi – la date de production de la demande, à savoir le 2 février 2012 [article 16(2) de la Loi];

· les articles 38(2)d) et 2 de la Loi – la date de production de l’opposition, à savoir le 15 octobre 2014 [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185].

Analyse des motifs d’opposition

[15] Les motifs d’opposition portent principalement sur la question de savoir s’il existe une probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce et le nom commercial invoqués par l’Opposante. À cet égard, à titre préliminaire, je note qu’un certain nombre des observations de l’Opposante au sujet de la confusion [voir par exemple les para 46, 52, 56 et 61 des observations écrites de l’Opposante] font référence à l’emploi allégué des marques de commerce non enregistrées HUDSON’S BAY COLLECTION et/ou HBC COLLECTION et dépendent parfois largement de cet emploi allégué. Considérant qu’aucune de ces marques n’a été invoquée dans la déclaration d’opposition et qu’il est douteux que la preuve produite établisse même correctement leur emploi, elles ne peuvent pas être invoquées comme motif d’opposition et ne feront pas l’objet d’une discussion plus approfondie.

[16] Cela dit, je vais maintenant évaluer les motifs d’opposition dans un ordre semblable à celui dans lequel ils sont plaidés dans les observations écrites des parties.

Article 12(1)d)

[17] Une opposante s’acquitte de son fardeau initial à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) si l’enregistrement invoqué est en règle. À cet égard, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence de l’enregistrement invoqué [Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que les enregistrements n^os LMCDF19576, LMCDF36211, LMCDF9553, LMC242,822, LMC247,456, LMC248,086, LMC366,997, LMC401,655, LMC419,694, LMC431,353, LMC443,526, LMC610,671, LMC667,459, LMC667,885, LMC879,619, LMC899,461, LMC899,463 et LMC899,464 existent. Mon examen du registre démontre également qu’à la suite d’un changement de nom, la propriétaire de tous ces enregistrements est actuellement identifiée comme étant Hudson’s Bay Company ULC.

[18] Je concentrerai mon analyse sur la marque de commerce HUDSON’S BAY (LMC366,997 et LMC401,655), puisque je considère qu’elle représente la cause la plus forte de l’Opposante. Autrement dit, si la confusion n’est pas vraisemblable entre la Marque et cette marque de commerce, il ne serait alors pas probable qu’il y ait confusion entre la Marque et les autres Marques déposées de l’Opposante.

Test en matière de confusion

[19] Le critère à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou services d’une source qui sont considérés comme provenant d’une autre source.

[20] Dans l’application du critère en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d’une évaluation contextuelle [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23; Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22]. Je cite également Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, où la Cour suprême du Canada déclare, au para 49, que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

[21] À mon avis, le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties est le facteur déterminant dans l’affaire en cause. Par conséquent, j’examinerai d’abord ce facteur.

Le degré de ressemblance

[22] Ce facteur favorise fortement la Requérante, car je conclus que, lorsqu’elles sont considérées comme un tout, les marques de commerce des parties sont nettement plus différentes que semblables.

[23] Les marques de commerce se ressemblent dans la mesure où elles ont en commun le mot HUDSON et qu’elles pourraient toutes deux suggérer l’idée d’un emplacement (c’est-à-dire HUDSON’S BAY (la baie d’Hudson) – une mer intérieure dans le nord-est du Canada – dans le cas de l’Opposante, et un parc nommé Hudson dans le cas de la Requérante). Cela dit, HUDSON ne me semble pas être la seule caractéristique dominante de l’une ou l’autre des marques de commerce des parties. La marque de commerce HUDSON’S BAY sera probablement considérée comme une expression unitaire, comme je crois que ce sera le cas pour l’élément HUDSON PARK dans la marque de commerce HUDSON PARK COLLECTION. Autrement dit, l’aspect frappant de la marque de commerce de l’Opposante est l’expression HUDSON’S BAY dans son ensemble, tandis que l’aspect frappant ou unique de la Marque est HUDSON PARK. De plus, les marques de commerce ne sont pas structurées de la même façon (compte tenu de l’absence de forme possessive et de la présence d’un mot supplémentaire dans la Marque), ce qui les rend différentes sur le plan du visuel et du son. À mon avis, il y a aussi une distinction conceptuelle puisque la marque, lorsqu’elle est considérée dans son ensemble, suggère sans doute l’idée d’un ensemble (saisonnier) de produits créés dans le cadre d’une collection spécifique de la marque HUDSON PARK. D’un autre côté, HUDSON’S BAY suggère qu’il s’agit d’un emplacement géographique ou d’une marque de grand magasin bien connue.

[24] Il est bien établi en droit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance, il faut examiner les marques de commerce dans leur ensemble, et non scruter séparément chacun de leurs éléments constitutifs. Ici, l’accent mis sur la partie individuelle de la Marque, à savoir HUDSON, qui est la même que la marque de commerce de l’Opposante, semble mettre en jeu une forme de comparaison côte à côte contre laquelle les tribunaux nous ont mis en garde.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[25] En ce qui a trait à la marque de commerce HUDSON’S BAY, je conclus qu’elle n’est pas intrinsèquement distinctive parce qu’il s’agit d’un emplacement géographique, qu’elle a certes été choisie pour cette raison et que, à mon avis, le consommateur canadien moyen reconnaîtrait qu’elle décrit la région ou l’emplacement de la baie d’Hudson ou, à tout le moins, qu’elle y suggère un lien géographique. [observations écrites de la Requérante, para 59 à 61; affidavit Fundytus, para 6; contre-interrogatoire Fundytus, Q 32 à 35]

[26] En ce qui a trait à la Marque, malgré la présence du mot COLLECTION qui est descriptif dans le contexte des produits de la Requérante, et compte tenu du fait qu’il n’y a aucune preuve démontrant que HUDSON PARK est un lieu réel ou que le consommateur moyen le percevrait comme tel, la Marque comporte un certain caractère distinctif inhérent lorsqu’elle est considérée dans son ensemble.

[27] Il est possible de renforcer une marque de commerce en la faisant connaître par sa promotion ou son emploi. La Requérante n’a présenté aucune preuve que sa Marque a été employée ou est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. Quant à l’Opposante, sa preuve à cet égard est constituée de l’affidavit Fundytus.

[28] Comme il a été mentionné plus haut, au moment de son affidavit, Mme Fundytus occupait le poste de spécialiste des collections, service Patrimoine HBC de l’Opposante. Le service Patrimoine HBC est un service interne qui s’est engagé à préserver, à éduquer et à promouvoir l’histoire de l’Opposante ainsi qu’à assurer le soin et l’entretien continus de ses collections historiques d’art, d’artefacts, d’images et de références. Je souligne que le poste de Mme Fundytus consiste à travailler avec des documents d’archives et historiques, ainsi qu’avec certains des dossiers les plus récents de l’Opposante (comme les rapports annuels). [para 1; contre-interrogatoire Fundytus, Q 6 à 12, Q 18 à 19]

[29] Les parties essentielles de sa preuve sont décrites ci-dessous.

· L’Opposante est une société canadienne cotée en bourse, dont le siège social est situé à Toronto, en Ontario. [para 3]

· Mme Fundytus fournit des renseignements historiques sur les origines de l’Opposante. Il s’agit de la plus ancienne société d’Amérique du Nord exploitée de façon continue, descendante directe d’une société de co-achat d’actions créée à Londres en 1670 par la charte royale, qui accordait les terres drainées par les rivières qui traversent la baie d’Hudson au « Gouverneur et Compagnie des aventuriers d’Angleterre faisant le commerce dans la baie d’Hudson ». De 1670 à environ 1770, l’Opposante a exploité une entreprise de traite des fourrures à partir de postes situés le long des rives de la baie James et de la baie d’Hudson. [para 6]

· L’Opposante a échangé des couvertures, des armes, des denrées alimentaires et d’autres marchandises commerciales à des trappeurs, en échange de fourrures. Se référant à deux livres publiés sur le sujet au Canada et aux dossiers d’affaires archivés de l’Opposante, Mme Fundytus présente un historique détaillé des couvertures en laine de l’opposante, appelées « couvertures à points ». Mme Fundytus explique que l’Opposante a engagé Harold Tichenor afin de produire un livre publié en 2002 intitulé The Blanket : An Illustrated History of the Hudson’s Bay Blanket (La Couverture : Une Histoire Illustrée de la Couverture à Points de la Baie D’Hudson). Une copie de ce livre, que Mme Fundytus affirme être toujours en vente, en versions française et anglaise dans certains magasins de la Baie d’HUDSON, est jointe à son affidavit à titre de Pièce B à son affidavit. En 2002, M. Tichenor a également publié un livre intitulé The Collector’s Guide to Point Blankets of the Hudson’s Bay Company and other companies trading in North America. Une photocopie de ce livre est jointe à titre de Pièce C à l’affidavit de Mme Fundytus. [para 6, 13 à 22, 33 et 34; Pièces B, C et Q; des exemples de premières publicités des couvertures à points et des étalages en magasin sont illustrés à la Pièce B aux pages 39, 48, 49 et 70; les renseignements sur les ventes des couvertures à points sont présentés dans les documents archivés de l’entreprise joints à titre de Pièce Q]

· À la fin des années 1770, l’Opposante a élargi ses activités à l’intérieur du continent nord-américain. Divers changements dans sa structure et ses activités ont suivi au fil des ans et, par la suite, l’Opposante a commencé à moderniser ses opérations de vente au détail. Entre 1913 et 1926, elle a ouvert les six grands magasins originaux de la BAIE D’HUDSON à Victoria, Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon et Winnipeg. L’expansion importante au-delà des six magasins originaux n’a eu lieu qu’au début des années 1960 et a culminé avec le déménagement du siège social de l’Opposante de Londres, en Angleterre, au Canada en 1970. [para 6 à 10]

· HUDSON’S BAY/LA Baie d’Hudson est le grand magasin le plus important du canada, avec environ 90 emplacements (que l’on retrouve dans tous les grands centres de population du Canada et dans sept provinces au canada), deux magasins d’entrepôt et un mode de vente en ligne à www.thebay.com ou www.labaie.com. Les principales « bannières » de l’Opposante sont la Hudson’s Bay/La Baie d’Hudson, Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue, Saks Fifth Avenue OFF 5TH et Home Outfitters/Déco Découverte. Les vêtements, les accessoires de mode, les chaussures, la literie et les produits connexes, les fournitures et accessoires d’ameublement de maison, les articles pour le bain et la cuisine, les articles de service, la porcelaine et la vaisselle, l’électronique et une variété d’autres produits et services de détail sont vendus par l’intermédiaire de magasins et de modes de distribution en ligne de l’Opposante. [para 4 à 6, 12 et 32]

· Mme Fundytus affirme que les produits et services de marque HUDSON’S BAY et HUDSON’S BAY COMPANY sont vendus au Canada par l’entremise des grands magasins de l’Opposante et à l’échelle mondiale par l’entremise de divers sites Web, y compris www.thebay.com, ainsi que par l’entremise du grossiste de l’Opposante, Standard Apparel [para 26 et 27, Pièces I à K]. Elle fournit ensuite des renseignements sur les ventes de produits arborant l’une ou plus des marques de commerce sur laquelle se fonde l’Opposante, comme la literie, les couvertures et les jetés, les vêtements, les meubles, etc., y compris des photographies et des imprimés de site Web d’échantillons de produits. [para 28 à 32, Pièces L à P]

· En ce qui a trait aux revenus, Mme Fundytus présente un rapport annuel de 2014 indiquant que les ventes au détail de l’Opposante et de ses affiliées totalisent plus de 8 milliards de dollars en 2014, y compris les revenus provenant des modes de ventes en ligne à l’adresse www.thebay.com. [para 4 et 5, Pièce A]

· En ce qui a trait aux ventes annuelles de produits [traduction] « arborant une étiquette volante ou une étiquette arborant les mots HUDSON’S BAY et/ou HUDSON’S BAY COMPANY » dans l’ensemble du Canada, Mme Fundytus affirme que depuis l’exercice 2011, elles n’ont jamais été inférieures à 7,25 millions de dollars. Elle ajoute qu’au cours de chaque exercice 2012 et 2013, ces ventes ont augmenté de plus de 10 % et que les ventes totales de ces produits au cours de l’exercice 2014 étaient légèrement inférieures à 12 millions de dollars. [para 28]

· Mme Fundytus affirme qu’au cours de chacun des exercices 2012 à 2014, l’Opposante a eu plus de 3 millions de clients uniques qui ont fait des achats au moyen d’une [traduction] « carte de crédit de la marque HUDSON’S BAY ou d’un compte de récompense de la HUDSON’S BAY (ou les deux) » et que les ventes à ces clients représentent environ 60 % du total des ventes de l’Opposante dans chacun de ces exercices [para 42].

· En ce qui concerne plus particulièrement les couvertures à points, Mme Fundytus affirme que depuis 2011, les ventes annuelles de couvertures et de jetés à points de la HUDSON’S BAY n’ont pas été en dessous de 3 millions de dollars par année. Au cours de l’exercice 2014, les ventes des couvertures à points ont totalisé 4,5 millions de dollars. En date du 21 septembre 2015, il y avait sept styles différents de couvertures à point et 19 styles de jetés à vendre sur le site Web de l’Opposante à www.thebay.com [para 21, Pièce E].

· Mme Fundytus affirme que l’Opposante fait de la publicité pour son entreprise, ses produits et ses services au Canada depuis plus d’un siècle. Plus précisément, elle affirme qu’elle a dépensé plus de 1,1 milliard de dollars en marketing et en publicité au Canada entre 2004 et 2014. L’Opposante fait de la publicité dans les journaux, à la télévision, à la radio, dans des magazines, de la publicité extérieure, du publipostage direct et de la publicité sur Internet. Elle fait également de la publicité par l’entremise de commandites pendant des événements comme le Festival international du film de Toronto. Mme Fundytus fournit des détails sur la publicité, dont certaines sont historiques et d’autres plus récentes (par exemple, il y a des couvertures de magazines et des articles de journaux des années 1960 aux années 2000 ainsi qu’un dépliant et des annonces de journaux de 2015). [para 17, 19, 20 et 35 à 43, Pièces B, R à V]

· En ce qui a trait à la présence en ligne de l’Opposante, Mme Fundytus affirme que l’Opposante a réussi à soumissionner pour un vaste éventail de termes de recherche qui comprennent « Hudson » comme racine terminologique et que ses publicités en ligne ont généré plus de 1 milliard d’impressions en 2014 ainsi que plus de 20 millions de clics sur le site Web de l’Opposante. Mme Fundytus ajoute que les [traduction] « sites Web de vente au détail (www.thebay.com, www.labaie.com et sites mobiles) » de l’Opposante ont reçu plus de 80 millions de visites en 2014 [para 44 et 45].

· Mme Fundytus discute également des activités éducatives et caritatives de l’Opposante au Canada, comme les dons de ses archives à des archives publiques, la création et le travail de la Fondation HBC, la Fondation d’histoire de la Compagnie de la Baie d’Hudson, le Programme éducatif HBC et un partenariat avec le Comité olympique canadien [para 46 à 51, Pièces W à Z].

[30] La Requérante conteste la plupart des renseignements sur les ventes et la publicité fournis par Mme Fundytus.

[31] En ce qui a trait aux ventes au détail totales de l’Opposante et de ses affiliés, bien que je remarque que le rapport annuel de 2014 comprend des rapports segmentés résumant les ventes au détail par région géographique qui démontrent plus de 2,8 milliards de dollars en ventes canadiennes [Pièce A, p. F-49, note 26], la Requérante souligne à juste titre qu’il n’y a pas de ventilation des ventes liées à la bannière Hudson’s Bay précisément (étant donné que les affilées sont d’autres bannières mentionnées ci-dessus (p. ex. Home Outfitters/Déco Découverte)) ou relatives à une catégorie particulière de produits [observations écrites de la Requérante, para 14; affidavit Fundytus, para 4 et 5, Pièce A; Contre-interrogatoire Fundytus Q 24 à 28].

[32] En ce qui a trait aux ventes de produits [traduction] « arborant une étiquette volante ou une étiquette arborant les mots HUDSON’S BAY et/ou HUDSON’S BAY COMPANY », la Requérante soutient qu’elles ne sont pas admissibles au ouï-dire et qu’on devrait leur accorder peu ou pas de poids, puisque Mme Fundytus n’avait jamais vu les renseignements correspondants sur les ventes ailleurs que lorsque les affidavits Karvanis et Lawson (les affidavits antérieurs retirés de l’Opposante) lui ont été montrés, puisqu’elle n’est pas employée dans une fonction de finances, de marketing ou de vente, qu’elle ne regarde pas de l’information ou des documents internes sur les ventes, la publicité ou le marketing et que son rôle au sein du service du Patrimoine est plutôt limité aux documents publiés à l’externe. Pour des raisons semblables, la Requérante s’oppose également aux renseignements publicitaires les plus récents fournis par Mme Fundytus (y compris les dépenses publicitaires, le nombre d’impressions des clients, les visites sur le site Web et les clics). [observations écrites de la Requérante, para 19 à 21; affidavit Fundytus, para 28, 39, 42, 44 et 45; contre-interrogatoire Fundytus Q 61 à 64, Q 69 à 85]

[33] Il y a des questions de ouï-dire au sujet de certains énoncés de Mme Fundytus relatifs aux ventes et à la publicité de l’Opposante. Quoi qu’il en soit, même si le poids accordé à sa preuve avait été beaucoup plus important dans différentes circonstances (comme si Mme Fundytus avait également consulté des documents internes contemporains à l’extérieur des pièces dans la préparation de son affidavit), et malgré les lacunes qu’elle contient, je suis convaincue qu’un examen juste de l’ensemble de sa preuve (y compris la longue tradition d’emploi de l’Opposante) établit que la marque de commerce HUDSON’S BAY de l’Opposante a un degré important de caractère distinctif acquis, du moins en liaison avec des couvertures à points et l’exploitation d’un grand magasin pancanadien.

[34] Par conséquent, bien que le facteur de caractère distinctif inhérent favorise quelque peu la Requérante, seule la marque de commerce de l’Opposante est devenue connue d’une façon à acquérir un caractère distinctif.

Période d’emploi

[35] Compte tenu de ce qui précède, la durée d’emploi des marques de commerce favorise l’Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[36] La marque de commerce de l’Opposante, HUDSON’S BAY, est enregistrée en liaison avec les produits et services indiqués à l’Annexe C ci-dessous.

[37] Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de discuter longuement de ces facteurs, surtout à la lumière de ma conclusion générale concernant la probabilité de confusion ci-dessous. Il suffit de dire qu’ils favorisent l’Opposante puisqu’il y a chevauchement direct à l’égard des couvertures et des jetés des parties. De plus, même si la nature de son entreprise et de son commerce n’est pas en preuve, la Requérante a admis dans ses observations que les parties sont des concurrents et vendent des produits similaires [observations écrites de la Requérante, au para 67].

Autres circonstances de l’espèce – Emploi par un tiers de HUDSON

[38] En se fondant sur le contre-interrogatoire de Fundytus et l’affidavit Deluzio, la Requérante soutient qu’il y a une publicité et un emploi répandus par des tiers du terme HUDSON sur le marché canadien en liaison avec divers articles de ménage, meubles et articles de literie et, par conséquent, il s’agit d’une circonstance environnante qui la favorise grandement.

[39] Pendant le contre-interrogatoire de Mme Fundytus, des imprimés du site Web de l’Opposante (www.thebay.com) contenant des produits de tiers contenant le terme HUDSON dans la description ont été présentés à Mme Fundytus (elle les a reconnus et a confirmé qu’il s’agissait de produits de tiers), comme le résume la liste à puces ci-dessous. Mme Fundytus a également indiqué qu’elle n’était au courant d’aucune politique interne de l’Opposante à l’égard de la vente de produits « Hudson » de tiers dans ses magasins.

• · Fauteuil Hudson; canapé Hudson

• · Foyer en acier Pleasant Hearth Hudson

• · Matelas de luxe ferme Kluft Hudson

• · Matelas Natura Hudson II

• · Jeans Hudson; Bottillons avec tresse Vince Camuto Hudson

• · Haut en tricot à manches longues Rag & Bone/Jean Hudson

• · Débardeur Nomad mélange lin Free People Hudson

[observations écrites de la Requérante, para 22; Contre-interrogatoire Fundytus, Q 89 à 108, Pièces A à G, réponse à l’engagement Q 100]

[40] Des imprimés provenant de sites Web de tiers faisant la publicité de produits ou de services en liaison avec le terme HUDSON ont également été présentés à Mme Fundytus, et un engagement a été pris d’indiquer si les entités identifiées étaient affiliées à l’Opposante et si elle a pris des mesures pour empêcher la vente de ces produits « Hudson » de tiers. La réponse était que l’Opposante n’est affiliée à aucune des entités et n’est au courant d’aucune mesure prise contre elles à l’égard de produits « Hudson ». [observations écrites de la Requérante, para 23; contre-interrogatoire Fundytus, Q 117 à 120, réponse à l’engagement Q 117 à 120]

[41] Quant à l’affidavit Deluzio, comme mentionné ci-dessus, il comprend des captures d’écran de sites Web de tiers et des versions archivées des mêmes sites représentant divers produits « Hudson ».

[42] Selon la Requérante, il y a plus de 30 entreprises au Canada qui emploient le nom, plus de 1 000 produits différents qui contiennent le terme « Hudson », ainsi que trois entreprises qui ont HUDSON ou HUDSON’S dans leur nom [observations écrites de la Requérante, para 24 à 27 et 52 à 56, Annexe B; Affidavit Deluzio, para 2, Pièce A].

[43] Selon l’Opposante, les résultats de la recherche de Mme Deluzio sont en grande partie non pertinents, notamment parce que Mme Deluzio n’a fait aucun achat de produits, elle n’a pas vérifié si tous les produits « Hudson » étaient disponibles ou s’ils pouvaient être achetés au Canada, et parce qu’elle ne savait pas si des ventes avaient été faites au Canada pour n’importe lequel des produits « Hudson » trouvés ou l’étendue de ces ventes [observations écrites de l’Opposante, para 29 à 33; contre-interrogatoire Deluzio, Q 50 à 56 et Q 60 à 107].

[44] Ouï-dire et lacunes mis à part, je conclus que l’affidavit Deluzio est d’une certaine pertinence en l’espèce dans la mesure où il démontre de multiples offres de tiers de produits de marque HUDSON au moment où Mme Deluzio a effectué ses recherches. Quoi qu’il en soit, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de procéder à un examen détaillé des résultats de la recherche de Mme Deluzio, étant donné ma conclusion générale concernant la probabilité de confusion ci-dessous.

Autres circonstances de l’espèce – renommée des marques de commerce HUDSON’S BAY de l’Opposante

[45] L’Opposante plaide qu’elle a une famille de marques HUDSON’S BAY, que ces marques de commerce sont célèbres et qu’elles méritent donc une vaste portée de protection.

[46] Lorsqu’il existe une famille de marques de commerce, il peut y avoir une probabilité accrue que le public considère une marque de commerce semblable à une autre marque de commerce dans la famille et, par conséquent, estime que le produit ou service en liaison avec cette marque de commerce est offert par la même personne. On ne peut toutefois pas présumer de l’existence d’une famille de marques dans le cadre d’une procédure d’opposition. Afin de pouvoir bénéficier de la portée plus vaste de la protection accordée à une famille de marques de commerce, l’Opposante doit d’abord établir l’emploi de chaque marque comprise dans sa famille alléguée.

[47] Les marques de commerce de l’Opposante qui contiennent le mot HUDSON ou les mots HUDSON’S BAY (y compris les marques de commerce invoquées en vertu de ce motif) sont énoncées dans l’affidavit Fundytus. Des copies certifiées conformes correspondantes sont fournies dans l’affidavit Campagna. Comme je l’ai mentionné plus haut, dans son affidavit, Mme Fundytus traite également des renseignements sur les ventes de produits arborant l’une ou plus des marques de la famille de HUDSON’S BAY. [affidavit Fundytus, para 23 et 26 à 32, Pièces F et G; Affidavit Campagna, Pièce A]

[48] Je note toutefois que la majeure partie des plaidoyers et de la preuve de l’Opposante concerne la famille des marques HUDSON’S BAY dans son ensemble plutôt que chacune des marques de commerce individuelles qui y sont incluses (par exemple, quels que soient les renseignements sur les ventes ou la publicité fournis par Mme Fundytus, ils ne sont pas ventilés par les différentes marques de commerce invoquées de l’Opposante incluses dans la famille alléguée de marques, mais plutôt par des chiffres agrégés). De plus, en contre-interrogatoire, Mme Fundytus a indiqué que plusieurs des marques de commerce indiquées à la Pièce F de son affidavit ne sont pas employées. [affidavit Fundytus, para 23, contre-interrogatoire Fundytus, Q 50 à 51 et Q 54 à 59]

[49] Par conséquent, je ne considère pas qu’il s’agisse d’un cas où l’Opposante peut effectivement revendiquer une famille de marques de commerce.

[50] Cela étant dit, dans la mesure où l’Opposante a fait preuve de l’emploi de longue date de la marque HUDSON’S BAY dans l’ensemble du Canada, j’accepte que cette marque de commerce soit bien connue en liaison avec des couvertures à points et l’exploitation d’un grand magasin. À cet égard, en se fondant sur Adidas AG c Globe International Nominees Pty Ltd, 2015 CF 443, aux para 63 et 64, la Requérante soutient que la renommée est une épée à double tranchant, étant donné que lorsqu’une marque de commerce devient bien connue ou célèbre au point que le public identifie facilement cette marque, il peut s’ensuivre que, même en première impression, toute différence avec une autre marque employée sur les mêmes produits peuvent servir à distinguer et à réduire la probabilité de confusion. Je n’irais pas jusqu’à être d’accord avec cette affirmation, particulièrement à la lumière des commentaires du registraire dans RE/MAX, LLC c GMAX WORLD REALTY INC, 2017 COMC 126, au para 153. Je ferai toutefois remarquer que je ne considère pas que cela soit un élément déterminant de la question de la confusion et que je ne considère pas qu’il soit un facteur déterminant comme l’évaluation du degré de ressemblance entre les marques de commerce dont il est question ci-dessus.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[51] Compte tenu de ce qui précède et nonobstant l’emploi de longue date de l’Opposante, j’estime que la Requérante s’est acquittée de son fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce HUDSON’S BAY invoquée par l’Opposante. J’arrive à cette conclusion principalement parce que j’estime que le manque de ressemblance entre les marques de commerce en question l’emporte sur le chevauchement en ce qui a trait aux produits, à l’entreprise et aux voies de commercialisation des parties.

[52] J’ajouterais que ma conclusion concernant la probabilité de confusion demeurerait inchangée même si j’avais tenu compte de toute autre Marque déposée de l’Opposante dans mon évaluation de ce motif d’opposition, puisqu’elles sont encore plus différentes de la Marque. De même, elle demeurerait probablement inchangée même si l’Opposante avait effectivement établi une famille de marques de commerce de HUDSON’S BAY ou si j’avais envisagé la confusion par rapport à la famille présumée des marques de commerce HUDSON’S BAY de l’Opposante dans son ensemble.

[53] En conséquence, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est rejeté.

Articles 16(2) et 2

[54] Comme nous l’avons déjà mentionné, ces motifs portent également sur la question de la confusion. Les motifs d’opposition d’absence de droit à l’enregistrement se fondent sur l’emploi antérieur par l’Opposante de la marque de commerce HUDSON NORTH et du nom commercial HUDSON’S BAY COMPANY. Le motif d’opposition fondé sur le caractère non distinctif repose sur les marques de commerce déposées de l’Opposante.

[55] Considérant que l’Opposante n’a pas obtenu gain de cause en vertu de l’alinéa 12(1)d) du motif d’opposition, elle ne réussira pas non plus en vertu de l’alinéa 16(2)c) et de l’article 2 parce qu’ils invoquent les mêmes marques de commerce et un nom commercial très similaire. Il en va de même pour l’article 16(2)a), où, pour des raisons analogues à celles dont il est question ci-dessus, j’en arrive à la même conclusion en ce qui a trait à la probabilité de confusion qu’en vertu de l’article 12(1)d) du motif d’opposition. Plus précisément, même si j’estimais que la preuve de Mme Fundytus était suffisante pour satisfaire au faible seuil du fardeau de l’opposante en vertu de l’article 16(2)a) du motif d’opposition (ce qui est douteux), je conclurais néanmoins, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce HUDSON NORTH de l’Opposante (principalement, puisque j’estime que le facteur du degré de ressemblance favorise toujours grandement la Requérante malgré certaines différences dans la marque susmentionnée de l’Opposante, et compte tenu de la nature différente des produits en cause (produits textiles et meubles par rapport aux vêtements et accessoires pour hommes). La différence dans les dates pertinentes ici n’a pas d’incidence importante sur ma conclusion globale concernant la probabilité de confusion.

Article 30i)

[56] La première partie de ce motif d’opposition échoue parce que la simple connaissance de l’existence des Marques de commerce déposées de l’Opposante ou de la confusion avec les Marques de commerce déposées de l’Opposante seule, ne permettent pas d’appuyer l’allégation selon laquelle la Requérante n’aurait pas pu être satisfaite de son droit d’employer la Marque. Lorsqu’une requérante a fourni la déclaration nécessaire, un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve de mauvaise foi. La demande d’enregistrement de la Marque contient la déclaration exigée et la preuve produite ne démontre pas qu’il s’agisse d’un cas exceptionnel.

[57] Le deuxième volet de ce motif d’opposition échoue parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de son allégation selon laquelle la Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait droit d’employer la Marque en raison de l’application combinée de l’article 30i) et de l’article 22(1) de la Loi. Par exemple, il n’y a aucune preuve réelle d’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits ou services. De plus, je ne suis pas convaincue que la Marque soit suffisamment semblable à l’une des marques de commerce invoquées par l’Opposante ou que la preuve établit qu’il y aurait une association mentale ou un lien entre l’une ou l’autre des marques de commerce et la Marque invoquées par l’Opposante.

[58] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30i), dans sa totalité, est également rejeté.

Demande n^o 1,639,990

[59] La demande n^o 1,639,990 a été produite le 19 août 2013 et annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 1^er avril 2015. La demande a fait l’objet d’une opposition le 1^er juin 2015 et la déclaration d’opposition soumise à son encontre soulève essentiellement les mêmes motifs d’opposition que ceux qui ont été invoqués à l’égard de la demande n^o 1,562,486. La principale variation en termes de motifs est en ce qui a trait aux motifs d’absence de droit à l’enregistrement où l’Opposante allègue un défaut d’emploi en vertu de l’article 16(3)b) fondé sur la confusion avec ses demandes de marques de commerce produites antérieurement qui sont composées ou comprennent les termes HUDSON’S BAY relativement à son opposition à la demande de marque de commerce n^o 1,639,990. Les détails des demandes invoquées par l’Opposante sont présentés à l’Annexe B ci-dessous. Dans l’ensemble, cette affaire porte essentiellement sur la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce de type HUDSON’S BAY de l’Opposante et le nom commercial. Autrement dit, les questions, la preuve (y compris les transcriptions de contre-interrogatoires et les réponses aux engagements) et les observations concernant la demande n^o 1,639,990 sont analogues à celles discutées à l’égard de la demande n^o 1,562,486 et la différence entre les dates pertinentes en l’espèce n’a aucune incidence significative sur l’évaluation des motifs d’opposition.

[60] Par conséquent, mes conclusions ci-dessus concernant le motif d’opposition fondé sur la non-conformité à l’article 30 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Il en va de même pour les motifs d’opposition fondés sur l’absence la non-enregistrabilité, l’absence de droit à l’enregistrement et l’absence de caractère distinctif, pour des motifs similaires à ceux discutés ci-dessus, j’arrive à la même conclusion en ce qui concerne la probabilité de confusion que pour la demande n^o 1,562,486.

Disposition

[61] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions conformément à l’article 38(12) de la Loi.

Iana Alexova

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-France Denis

 

Le français est conforme aux WCAG.

 

Annexe A

Marques de commerce déposées de l’Opposante

Marque de commerce	No d’enregistrement
COMPAGNIE DE LA BAIE D’HUDSON et Dessin	LMC667,885
COUVERTURES A POINTS DE LA BAIE D’HUDSON	LMC247,456
HUDSON’S BAY	LMC366,997
HUDSON’S BAY	LMC401,655
HUDSON’S BAY CO.	LMC899,463
HUDSON’S BAY CO.	LMC899,461
Hudson’s Bay Co.	LMC899,464
HUDSON’S BAY COMPANY	LMC879,619
HUDSON’S BAY COMPANY et Dessin	LMC242,822
HUDSON’S BAY COMPANY ET DESSIN	LMC248,086
HUDSON’S BAY COMPANY ET DESSIN	LMC419,694
HUDSON’S BAY COMPANY ET DESSIN	LMC431,353
HUDSON’S BAY COMPANY et Dessin	LMC667,459
HUDSON’S BAY COMPANY, DESSIN DE DEUX CERFS ET DE BOUCLIER	LMCDF9553
HUDSONS BAY « POINT »	LMCDF36211
HUDSON’S BAY « POINT » BLANKETS et DESSIN	LMCDF19576
HUDSON’S BAY POINT BLANKET	LMC610,671
MARKET SQUARE HUDSON’S BAY COMPANY et DESSIN	LMC443,526

[62]  

Annexe B

Demandes en instance antérieures de l’Opposante

Marque de commerce	No de demande
Logo	1,605,247
Logo	1,605,248
Logo	1,605,242
Logo	1,605,243
HUDSON’S BAY COMPANY TRADING POST	1,593,695
Logo en français	1,621,801

 

 

Annexe C

État déclaratif des services visés par l'enregistrement n^o LMC366,997

Distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires.

Exploitation d’un bureau ayant trait à la distribution en gros de produits alimentaires (sauf la distribution en gros de ces produits); distribution en gros de produits alimentaires.

Achat et vente de fourrures brutes.

Exploitation d’un bureau pertinent à l’achat et à la vente d’art inuit; achat et vente d’art inuit.

Exploitation d’un bureau pertinent à la distribution au détail de marchandises générales et de produits alimentaires (à l’exception de la distribution au détail des marchandises et produits ci-dessus); exploitation d’un bureau pertinent à l’achat et à la vente de fourrures brutes.

 

État déclaratif des produits visés par l’enregistrement n^o LMC401,655

Couvertures et jetés décoratifs; vêtements en matériel de couvertures, nommément vestes et manteaux pour hommes et femmes; vêtements d’extérieur pour hommes, nommément manteaux, parkas, vestes et chemises; vêtements d’extérieur pour femmes, nommément manteaux, chapeaux, parkas, vestes et chemises; vêtements de sport pour femmes, nommément blazers, chemises et pantalons; et chandails.

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Tous les agents des marques de commerce chez Osler, Hoskin & Harcourt LLP	Pour l’Opposante
Tous les agents de marques de commerce chez SMART & BIGGAR LLP	Pour la Requérante