Référence : 2021 COMC 188

Date de la décision : 2021-08-25

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	prAna Living, LLC	Opposante
et
	PTM Guard, SIA	Requérante
	1,693,010 pour PRANAMAT ECO	Demande

Introduction

[1] prAna Living, LLC (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce PRANAMAT ECO (la Marque), qui fait l’objet de la demande d’enregistrement n^o 1,693,010 produite par PTM Guard, SIA (la Requérante).

[2] L’enregistrement de la Marque est demandé en liaison avec les produits suivants :

Tapis de massage faits de matières naturelles et écologiques; tapis, tapis de yoga et de gymnastique et tapis de massage thérapeutique.

[3] L’opposition est principalement fondée sur une allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce déjà employée et/ou enregistrée PRANA de l’Opposante en liaison avec des produits qui soient se chevauchent directement ou sont liés aux produits visés par la demande.

Le dossier

[4] La demande d’enregistrement relative à la Marque a été produite le 9 septembre 2014 et a été annoncée aux fins d’opposition le 2 mars 2016. La demande revendique i) l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 et ii) l’emploi dans la Fédération de Russie et enregistrée à ou pour l’OMPI le 25 juillet 2013.

[5] De nombreuses modifications à la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version précédant immédiatement le 17 juin 2019, sauf en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle seront appliqués.

[6] Le 28 juillet 2016, l’Opposante s’est opposée à la demande en produisant une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi. Les motifs d’opposition sont fondés sur la non-enregistrabilité en vertu de l’article 12(1)d), de l’absence de droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(3), et de l’absence de caractère distinctif en vertu de l’article 2 de la Loi.

[7] Afin d’appuyer son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Michael Pogue, souscrit le 26 septembre 2018 à San Diego, Californie (l’Affidavit Pogue).

[8] Afin d’appuyer sa demande, la Requérante a produit l’affidavit de Vladimirs Grigorenko, souscrit le 28 janvier 2019 à Riga, Lettonie (l’Affidavit Grigorenko). Je remarque qu’au moment de produire cette preuve, la demande était au nom de Prokapital Management, SIA (Prokapital), le prédécesseur en titre de la Requérante.

[9] Ni l’un ni l’autre des déposants n’a été contre-interrogé. Les deux parties ont produit des observations écrites; la tenue d’une audience n’a pas été sollicitée.

[10] Avant d’évaluer les motifs d’opposition, je donnerai un aperçu de la preuve des parties, du fardeau de preuve de l’Opposante et du fardeau de preuve de la Requérante.

Demandes d’autorisation de la Requérante de modifier et de soumettre une preuve additionnelle

[11] Toutefois, à titre préliminaire, je note que les observations écrites de la Requérante semblent inclure une demande d’autorisation de modifier l’Affidavit Grigorenko [observations écrites de la Requérante au para 7] ainsi qu’une demande d’autorisation pour soumettre une preuve additionnelle [para 11u à 11x].

[12] La demande d’autorisation de modifier a trait à la déclaration de M. Grigorenko concernant la vente des produits de Prokapital au Canada depuis au moins aussi tôt que « novembre 2014 » au paragraphe 7 de son affidavit, qui semble contredire la date de novembre 2013 telle qu’elle est revendiquée dans la demande et comme indiqué au paragraphe 13 de son affidavit.

[13] La demande d’autorisation de soumettre une preuve additionnelle a trait à l’emploi présumé par un tiers du terme PRANA [para 11u à 11x].

[14] Je remarque que ces demandes d’autorisation étaient inappropriées. À cet égard, la « preuve » supposée de l’autorisation était simplement sous la forme de paragraphes inclus dans les observations écrites de la Requérante plutôt que sous la forme d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. Ainsi, contrairement à l’énoncé de pratique Pratique concernant la procédure d’opposition en matière de marque de commerce, les demandes d’autorisation de la Requérante n’étaient pas accompagnées d’au moins une ébauche de l’affidavit ou de la déclaration solennelle qu’il est proposé de soumettre, et n’étaient pas accompagnées d’une indication que le déposant serait disponible pour un contre-interrogatoire. Par conséquent, je confirme que les demandes d’autorisation de la Requérante sont refusées. Quoi qu’il en soit, comme il en est question ci-dessous, je note que ni la modification ni d’autres preuves additionnelles prétendues n’auraient vraisemblablement eu d’incidence sur la décision en l’espèce.

Aperçu de la preuve de l’Opposante

[15] L’Opposante est la propriétaire des enregistrements de la marque de commerce suivante (collectivement, les Marques de commerce PRANA) :

Enregistrement	Produits et services
PRANA LMC558079 2002-02-18	Vêtements de vélo, de randonnées pédestres et d’escalade pour adultes et enfants, nommément shorts, tee-shirts, pulls molletonnés, chapeaux, débardeurs et pantalons.
PRANA LMC759499 2010-02-15	Marchandises : (1) Accessoires d’escalade, nommément sacs à magnésie, sacs à dos et fourre-tout; tapis d’exercice pour le yoga; accessoires d’exercice pour le yoga, nommément carpettes et fixe-carpettes. (2) Vêtements de yoga, nommément shorts, pantalons, hauts, chapeaux, bandeaux et masques pour les yeux utilisés pour le yoga; porte-tapis de yoga. (3) Cassettes audio et vidéo, CD, CD-ROM et disques DVD préenregistrés et autres disques, puces, cartes, cassettes audio et vidéo codés ou préenregistrés, lisibles par ordinateur, contenant tous de l’information éducative sur l’escalade, le cyclisme, la randonnée pédestre et le yoga. (4) Livres, cahiers, monographies, brochures et cartes d’instructions imprimées, affiches et images avec représentations graphiques, contenant tous de l’information éducative sur l’escalade, le cyclisme, la randonnée pédestre et le yoga. (5) Vêtements de yoga, nommément shorts, pantalons, hauts, chapeaux, bandeaux, lunettes, soutiens-gorge de sport, chandails et vestes pour le yoga; porte-tapis de yoga. Services : Services éducatifs dans les domaines de l’escalade, du cyclisme, de la randonnée pédestre et du yoga, y compris enseignement individuel, classes, cours, conférences, ateliers, exposés, démonstrations, retraites, sorties éducatives et formation des enseignants.
PRANA LMC877305 2014-05-07	(1) Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans les domaines du yoga, de la méditation, de la danse, de l’escalade, de l’exercice et de l’entraînement physique; offre de cours, d’ateliers, de conférences et de camps dans les domaines de l’entraînement physique, de l’exercice, de l’escalade et du yoga. (2) Services de réseautage social sur Internet.
PRANA LMC917145 2015-10-15	Journal en ligne, nommément blogue présentant du contenu ayant trait au yoga, à l’escalade, à la randonnée pédestre, au vélo, à la natation, au surf, à la planche à rame et à d’autres activités nautiques.

[16] L’Opposante est également propriétaire de l’enregistrement de marque de commerce n^o LMC877306 pour PRANA LIVING, enregistrée le 7 mai 2014 en liaison avec, notamment, des services d’éducatifs en matière de condition physique et de yoga.

L’Affidavit Pogue

[17] M. Pogue est le dirigeant principal des finances de l’Opposante [para 1]. L’entreprise de l’Opposante est la conception, la fabrication, la distribution, la vente et la commercialisation d’une grande variété de vêtements, d’accessoires vestimentaires, de maillots de bain, et d’accessoires de yoga et d’escalade pour hommes et femmes [para 4]. L’Affidavit Pogue fait état de ce qui suit :

· le contexte et l’historique de l’entreprise de l’Opposante [para 3 à 5];

· les marques de commerce et enregistrements PRANA et PRANA LIVING de l’Opposante au Canada [para 6 à 9, Pièce A];

· les produits PRANA de l’Opposante au Canada, y compris les tapis de yoga, les vêtements de yoga et les accessoires de yoga [para 10];

· des captures d’écran du site Web de l’Opposante, global.prana.com, démontrant les produits de la marque PRANA de l’Opposante offerts au Canada [para 11, Pièce B];

· les divers tapis de yoga PRANA de l’Opposante et la façon dont la marque de commerce PRANA de l’Opposante est apposée directement sur les tapis [para 12 à 14, Pièces B-2 et C];

· La distribution et la vente des produits PRANA de l’Opposante au Canada depuis 1998, y compris des chiffres et des volumes de ventes sélectionnés sur les ventes par l’entremise des détaillants suivants : Mountain Equipment Co-op, Sail Outdoors, Sportium, Sporting Life et Atmosphere [para 16 à 27, Pièces E à S];

· La promotion des produits PRANA de l’Opposante au Canada, y compris sur le site Web de l’opposante [para 29 et 30]; par la publicité collective auprès des détaillants susmentionnés [para 31 et 32, Pièces T à V]; par l’intermédiaire des activités des agences de vente [para 33 et 34]; et au moyen de cours de yoga parrainés, de tournées de yoga et de festivals au Canada [para 35 à 37, Pièces W et X].

Aperçu de la preuve de la Requérante

L’Affidavit Grigorenko

[18] M. Grigorenko est le Propriétaire de Prokapital, le prédécesseur en titre de la Requérante [para 1]. Établie en Lettonie en 2005, Prokapital vend des [traduction] « tapis et oreillers de massage cloutés utilisés par des adeptes du yoga du monde entier », que M. Grigorenko définit comme les [traduction] « Produits Prokapital » [para 5].

[19] En général, M. Grigorenko atteste de l’enregistrement, de l’emploi et de la publicité de ses marques de commerce de Prokapital, y compris la Marque, au Canada et à l’échelle internationale [para 9 à 12], il atteste également de la nature des produits de tapis de yoga de Prokapital, ainsi que de leur disponibilité à l’échelle internationale et au Canada par l’entremise de son site Web, pranamateco.com [para 13 à 17].

[20] M. Grigorenko déclare au paragraphe 7 de son affidavit que [traduction] « Prokapital a annoncé, commercialisé et vendu les Produits Prokapital au Canada, sous la marque de commerce PRANAMAT ECO depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 ». Il affirme par la suite, cependant, que [traduction] « Prokapital emploie les Produits Prokapital en Lettonie depuis au moins aussi tôt que 2010 et au Canada depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 » [au para 13]. Cette divergence est abordée ci-dessous.

[21] M. Grigorenko conclut son affidavit en déclarant que [traduction] « Prokapital a reçu… 1 416 commandes au Canada pour un total approximatif de 332 128,00 $ CA et 122 000 commandes dans le monde, pour un total approximatif de 22 644 759,00 $ CA » [para 18].

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[22] Conformément aux règles de preuve habituelles, l’opposant a le fardeau de preuve de prouver les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans sa déclaration d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd, 1990 CarswellNat 1053, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst)]. La présence d’un fardeau de preuve imposé à l’Opposante à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question.

[23] LA Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande d’enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi ainsi qu’il est allégué dans le cas des allégations à l’égard desquelles l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve. La présence d’un fardeau ultime qui incombe à la Requérante signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l’encontre de la Requérante.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) – Confusion avec une marque de commerce déposée

[24] L’opposante plaide que la Marque n’est pas enregistrable pour emploi en liaison avec les produits visés par la demande en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi parce que l’emploi de la Marque en liaison avec ces produits créerait de la confusion avec les marques de commerce PRANA de l’Opposante. Plus précisément, l’emploi de la Marque et des marques de commerce PRANA de l’Opposante dans la même région mènerait probablement à la conclusion que les produits de la Requérante et les produits et services de l’Opposante sont fabriqués, vendus, loués, embauchés ou exécutés par la même personne.

[25] La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et al, 1991 CarswellNat 1119, 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire et consulté le registre et je confirme que les marques de commerce PRANA de l’Opposante existent [selon Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial à l’égard de ce motif.

[26] À ce titre, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et n’importe laquelle des Marques de commerce PRANA de l’Opposante.

[27] Aux fins de ce motif, je concentrerai l’analyse relative à la confusion sur l’enregistrement n^o LMC759499 de l’Opposante pour PRANA, puisque je considère qu’il représente le cas le plus solide de l’Opposante. À cet égard, je constate que l’enregistrement comprend les produits suivants, qui se chevauchent directement ou qui sont étroitement liés aux produits visés par la demande : « tapis d’exercice pour le yoga », [traduction] « accessoires d’exercice pour le yoga, nommément carpettes et porte-carpettes », « vêtements de yoga » et « porte-tapis de yoga ».

Test en matière de confusion

[28] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[29] Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque en liaison avec les produits faisant l’objet de la demande, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce de l’Opposante et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir Veuve Clicquot Ponsardin v Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au para 20].

[30] En faisant une telle évaluation, je dois tenir compte de toutes les circonstances environnantes pertinentes, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles ont été connues; la durée d’emploi des marques de commerce; la nature des produits, services ou des affaires; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce en apparence, en son ou dans les idées qu’elles suggèrent.

[31] Les critères ou facteurs énoncés à l’article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, au para 54]. Dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, la Cour suprême du Canada a déclaré que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion [au para 49] et que, bien que le premier mot dans la marque de commerce puisse être le plus important dans certains cas, l’approche préférable est de déterminer d’abord s’il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement « frappant ou unique » [au para 66].

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[32] Dans ses observations écrites, la Requérante soutient que le terme PRANA est largement connu dans le domaine du yoga [para 11j], soutenant que [traduction] « dans la philosophie hindoue, y compris le yoga, la médecine indienne et les arts martiaux indiens, prana imprègne la réalité à tous les niveaux, y compris les objets inanimés » [para 11h, citant Wikipedia.org]. En effet, le registraire peut admettre d’office des définitions du dictionnaire [Tradall SA c Devil’s Martini Inc, 2011 COMC 65], je note que dictionary.com fournit les définitions suivantes de PRANA :

Prana : Yoga, Jainism : the vital principle. [traduction] Prana : Yoga, jaïnisme : le principe vital.

Prana : Yoga : one of five vital breaths moving in the body. [traduction] Prana : Yoga : l’une des cinq respirations vitales qui se déplacent dans le corps.

[33] Par conséquent, je reconnais que le terme PRANA a au moins une signification suggestive en ce qui concerne les produits et services liés au yoga.

[34] Néanmoins, l’élément distinctif de la Marque est le mot PRANAMAT, dont la première partie est PRANA. En liaison avec les produits visés par la demande, je considère que le suffixe MAT et le deuxième mot ECO sont suggestifs, sinon descriptifs, des produits visés par la demande. À cet égard, je ne suis pas d’accord avec l’argument de la Requérante selon lequel le mot ECO est très distinctif [selon les observations écrites de la Requérante au para 11n]. L’une des définitions d’ECO trouvées sur dictionary.com est « not harmful to the environment » [pas nocif pour l’environnement], qui est au moins suggestive des produits visés par la demande, en particulier, « massage carpets from natural and environmentally friendly materials » [tapis de massage fabriqués à partir de matériaux naturels et respectueux de l’environnement].

[35] Par conséquent, bien qu’il y ait théoriquement un certain caractère distinctif à la combinaison particulière d’éléments suggestifs et descriptifs qui forment la Marque, les marques de commerce des parties ont essentiellement un degré de caractère distinctif inhérent semblable.

[36] En ce qui a trait à la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue, je suis d’accord avec l’Opposante pour dire que l’Affidavit Grigorenko est quelque peu ambigu. Cela dit, l’Opposante a choisi de ne pas contre-interroger M. Grigorenko. Par conséquent, malgré l’écart apparent entre la date de premier emploi revendiquée au Canada et la déclaration de M. Grigorenko au paragraphe 7 de son affidavit selon laquelle [traduction] « Prokapital a annoncé, commercialisé et vendu les Produits Prokapital au Canada, sous la marque de commerce PRANAMAT ECO depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 », M. Grigorenko déclare plus tard dans son affidavit que [traduction] « Prokapital emploie les Produits Prokapital en Lettonie depuis au moins aussi tôt que 2010 et au Canada depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 » [au para 13]. Il semblerait donc que la date de 2014 au paragraphe 7 soit simplement une erreur typographique.

[37] Quoi qu’il en soit, M. Grigorenko affirme également que, depuis 2010, le site Web pranamateco.com de la Requérante [traduction] « a reçu près d’un million de visites d’adresses IP canadiennes » et [traduction] « a reçu 1 416 commandes au Canada pour un total approximatif de 332 128,00 $ CA », en plus des ventes mondiales [para 17 et 18]. Je suis d’accord avec la Requérante pour dire que la disponibilité du site Web depuis 2010 n’est pas incompatible avec la date de premier emploi revendiquée par la Requérante qui est énoncée dans la demande qui, en tout état de cause, n’est pas en cause dans la présente instance en vertu des motifs invoqués.

[38] Bien qu’on ait laissé entendre que toute vente de [traduction] « Produits Prokapital » était en fait pour des produits correspondant aux produits visés par la demande et vendus en liaison avec la Marque, selon une interprétation généreuse, j’accepte que l’Affidavit Grigorenko prouve que la Marque est devenue connue au Canada au moins dans une certaine mesure. À cet égard, je note également que la Requérante a fourni des preuves de publicité et de promotion de la Marque par l’entremise des médias sociaux et des publicités dans des publications de tiers [Affidavit Grigorenko, au para 12, et Pièce VG-4].

[39] Toutefois, je suis d’accord avec l’Opposante pour dire que la marque de commerce PRANA de l’Opposante est devenue connue dans une plus grande mesure au Canada aux fins des circonstances de l’espèce. À cet égard, l’Opposante vend ses produits PRANA au Canada depuis 1998 [Affidavit Pogue au para 16] et, depuis 2010, a vendu plus de 1,8 million d’unités de produits PRANA au Canada par l’entremise de divers détaillants [para 26]. Cela comprend des ventes importantes de produits et d’accessoires liés au yoga, comme plus de 20 000 unités de « Tapis de Yoga E.C.O. » vendues au Canada depuis 2010 [para 27]. Je remarque que les tapis de yoga de l’Opposante ont arboré la marque de commerce PRANA [par exemple, l’Affidavit Pogue aux Pièces C et N].

[40] L’Opposante a également fait état de dépenses publicitaires relativement importantes, ayant un budget annuel de marketing pour le Canada d’environ 150 000 $ US [Affidavit Pogue au para 28]. Bien que l’Affidavit Pogue traite des initiatives promotionnelles de l’Opposante en ce qui a trait aux produits PRANA en général, au moins une partie du matériel de marketing en preuve concerne les vêtements et accessoires de yoga de la marque PRANA de l’Opposante.

[41] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l’Opposante.

Période d’emploi

[42] Bien que l’Affidavit Grigorenko soit quelque peu ambigu quant à la durée d’emploi de la Marque au Canada, aux fins de la présente analyse, je suis prêt à prendre à sa valeur nominale la revendication [traduction] « depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 » énoncée dans la demande et au paragraphe 13 de l’affidavit.

[43] Dans ses observations écrites, l’Opposante semble se fonder sur les revendications énoncées dans son enregistrement, à savoir l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que février 2002 (en liaison avec des vêtements de yoga) et l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2010 (en liaison avec des tapis d’exercice de yoga et des accessoires d’exercice de yoga). En effet, l’Affidavit Pogue confirme que la marque de commerce PRANA est employée en liaison avec des tapis de yoga et d’autres produits semblables au Canada depuis au moins 2010 [para 27]. J’accepte également la revendication d’emploi depuis février 2002 en ce qui a trait aux vêtements de yoga est conforme à l’Affidavit Pogue et à l’affirmation selon laquelle les produits PRANA de l’Opposante sont vendus au Canada depuis 1998 [para 16].

[44] En conséquence, ce facteur favorise l’Opposante.

Genre de services ou d’entreprise et nature du commerce

[45] Lorsqu’il est question de considérer le genre des produits des parties par rapport à la question de confusion, ce sont les états déclaratifs dans la demande en question et l’enregistrement en question qui gouvernent [Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd, 1987 CarswellNat 749 (CAF); Miss Universe Inc c Bohna, 1994 CarswellNat 1443 (CAF)].

[46] Dans ce cas, les produits des deux parties comprennent des tapis de yoga et d’autres produits semblables. De plus, bien que les produits de la Requérante semblent être offerts au Canada seulement par l’entremise du site Web de la Requérante [Affidavit Grigorenko aux para 13 à 17], les produits des deux parties sont des produits de consommation au détail axés sur la communauté du yoga et offerts en ligne. Par conséquent, je considère qu’il y a chevauchement dans la nature des activités et du commerce des parties.

[47] En conséquence, ces facteurs favorisent l’Opposante.

Degré de ressemblance

[48] Compte tenu du caractère descriptif ou du moins suggestif du suffixe MAT et de l’élément ECO de la Marque, l’élément frappant est aussi la première partie de la Marque, PRANA. Il est en commun avec la marque de commerce PRANA de l’Opposante.

[49] Compte tenu de cette première partie en commun, il y a une certaine ressemblance des marques de commerce des parties dans la présentation et le son. Je considère également qu’il y a une certaine ressemblance dans les idées suggérées, puisque les marques de commerce des deux parties invoquent potentiellement le concept de « prana » mentionné ci-dessus.

[50] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l’Opposante.

Autres circonstances environnantes – Absence de preuve de confusion réelle

[51] Dans ses observations écrites, la Requérante soutient que l’absence de preuve de confusion réelle sur une période pertinente – malgré un chevauchement des produits et des voies de commercialisation des parties – donne droit au registraire à tirer une conclusion négative quant à la probabilité de confusion [para 11]. À cet égard, la Requérante fait remarquer que la demande d’enregistrement de la Marque est fondée sur l’emploi réel, affirmant qu’il y a eu [traduction] « un degré équitable d’emploi simultané » des marques de commerce et du nom commercial de l’Opposante avec la Marque depuis au moins 2013 [para 11t].

[52] Cependant, bien que les produits des parties soient tous deux offerts en ligne, l’Affidavit Grigorenko indique que les produits de la Requérante ne sont offerts que par l’entremise du site Web de la Requérante [para 16 et 17]. Par conséquent, en l’espèce, je ne considère pas que l’absence de preuve de confusion réelle soit importante. Même si je devais accorder une certaine importance à cette apparente absence de confusion à ce jour, elle serait compensée par les circonstances susmentionnées.

Circonstances environnantes supplémentaires – Emploi par un tiers du terme PRANA

[53] Comme il a été mentionné ci-dessus, par l’entremise de ses observations écrites, la Requérante a tenté de présenter une [traduction] « preuve » concernant l’emploi par un tiers du terme PRANA en liaison avec des produits et services liés au yoga [para 11u à 11x]. Cette preuve comprenait une référence aux quatre enregistrements suivants : LMC679320 pour PRANASTUDIO; LMC895535 pour PRANASENS; LMC682310 pour PRANA GROUP; et LMC785337 pour PRANALI et Dessin; ainsi qu’un lien vers un site Web tiers prétendant vendre des huiles essentielles PRANASENS.

[54] Toutefois, si la Requérante souhaitait que ces enregistrements et tout emploi prétendu sur le marché soient pris en considération, elle aurait dû fournir de telles preuves en temps opportun et correctement.

[55] Quoi qu’il en soit, la preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des conclusions quant à l’état du marché [voir Ports International Ltd c Dunlop Ltd, 1992 CarswellNat 1431 (COMC); et Welch Foods Inc c Del Monte Corp, 1992 CarswellNat 178 (CF 1^re inst)]. De telles inférences peuvent être tirées que lorsqu’un grand nombre d’enregistrements pertinents est repéré [Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc, 1992 CarswellNat 124 (CAF)]. Dans ce cas, il n’y a aucune preuve quant à la mesure dans laquelle ces marques de commerce de tiers ont été employées ou sont devenues connues au Canada. Je note également que même si les produits et/ou les services des enregistrements susmentionnés semblent avoir trait au yoga ou à la condition physique en général, ils ne semblent pas se chevaucher plus directement avec les produits visés par la demande en l’espèce, à savoir les tapis et les carpettes pour le yoga ou le massage.

[56] Compte tenu de ce qui précède, je ne considère pas qu’il s’agisse d’une circonstance pertinente dans cette affaire.

Conclusion – Confusion avec l’enregistrement de la marque de commerce PRANA de l’Opposante

[57] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce et après avoir appliqué le test de la confusion comme étant une question de première impression et du souvenir imparfait, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il y a une probabilité vraisemblable de confusion entre la Marque et la marque de commerce PRANA de l’Opposante en liaison avec les produits visés par la demande. J’en arrive à cette conclusion en me fondant sur la ressemblance entre les marques de commerce, le chevauchement des produits des parties et la mesure dans laquelle la marque de commerce PRANA de l’Opposante est devenue connue en liaison avec des produits semblables et liés.

[58] Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition prévu à l’article 12(1)d) fondé sur la confusion avec la marque de commerce PRANA de l’Opposante est retenu.

Motif d’opposition en vertu de l’article 16(1)a) – absence de droit à l’enregistrement

[59] Puisque la Marque fait l’objet de la demande en fonction de l’emploi au Canada ainsi qu’en fonction de l’emploi et de l’enregistrement à l’étranger, l’Opposante invoque six motifs distincts en vertu de l’article 16 de la Loi. Toutefois, encore une fois, aux fins de la présente analyse, je considère qu’il suffit de se concentrer sur le motif de l’emploi antérieur de la marque de commerce PRANA de l’Opposante.

[60] À cet égard, l’Opposant plaide que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en liaison avec les produits visés par la demande en vertu de l’article 16(1)a) de la Loi puisque, en novembre 2013, la date du premier emploi présumé de la marque au Canada en liaison avec ces produits, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce PRANA de l’Opposante, qui ont été employées et/ou rendues connues antérieurement au Canada par l’Opposante et/ou son prédécesseur en titre.

[61] Étant donné que l’Opposante a démontré l’emploi de sa marque de commerce PRANA en liaison, entre autres, avec des tapis d’exercice pour le yoga, des accessoires d’exercice pour le yoga et des vêtements de yoga depuis au moins janvier 2010 au Canada, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial dans le cadre de ce motif.

[62] En outre, je considère que l’analyse relative à la confusion ci-dessus est essentiellement similaire en ce qui a trait à ce motif. À ce titre, après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce et après avoir appliqué le test de la confusion comme étant une question de première impression et du souvenir imparfait, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il y a une probabilité vraisemblable de confusion entre la Marque et la marque de commerce PRANA précédemment employée de l’Opposante en liaison avec les produits visés par la demande. J’en arrive à cette conclusion en me fondant sur la ressemblance entre les marques de commerce, le chevauchement des produits des parties et la mesure dans laquelle la marque de commerce PRANA de l’Opposante est devenue connue en liaison avec des produits semblables et liés.

[63] Compte tenu de ce qui précède, ce motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement est accueilli.

Motifs d’opposition restants

[64] Étant donné que l’Opposante a gain de cause en ce qui a trait à deux motifs d’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’opposition, à savoir le motif de l’article 12(1)d) ayant trait à la marque de commerce PRANAN LIVING de l’Opposante, ou les autres motifs en fonction des articles 16 et 2 de la Loi.

[65] À cet égard, chacun de ces motifs restants ne dépend que de la question de la confusion et j’ai déjà tranché sur cette question en ce qui a trait à ce que je considère comme les meilleurs arguments pour l’Opposante.

Décision

[66] Compte tenu de tout ce qui précède, conformément à l’article 38(12) de la Loi et aux pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande.

 

Andrew Bene

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Marie-France Denis

 

Le français est conforme aux WCAG.

 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Samuel R. Baker	Pour l’Opposante
Osler, Hoskin & Harcourt LLP	Pour la Requérante