Contenu de la décision
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CIPO
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| LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS
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Référence : 2021 COMC 217
Date de décision : 2021-09-29
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
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Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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Partie requérante
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Propriétaire inscrit
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LMC298,857 pour TEA GARDEN; Design
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Enregistrement
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Introduction
[1]
La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement no LMC298,857 pour la marque de commerce TEA GARDEN; DESIGN (la Marque), reproduite ci-dessous :
[2]
Sauf indication contraire, tous les renvois sont faits à la Loi dans sa version modifiée du 17 juin 2019.
[3]
La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants (les Produits et Services) :
Produits : Mets chinois préparés; mets congelés et préparés; et produits frais.
Services : Exploitation d’un restaurant chinois.
[4]
Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être radié.
La procédure
[5]
Le 20 mars 2019, à la demande de Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Tony Kock Yin Chao, le propriétaire inscrit de la Marque (le Propriétaire).
[6]
L’avis enjoignait au Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 20 mars 2016 au 20 mars 2019 (la Période pertinente).
[7]
Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées comme suit à l’article 4 de la Loi :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
[9]
En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l’article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d’être radiée, à moins que le défaut d’emploi ne soit justifié par des circonstances spéciales.
[10]
En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a produit l’affidavit de Tony Kock Yin Chao, souscrit le 15 avril 2019, auquel étaient jointes les Pièces A et B.
[11]
Les deux parties ont déposé des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.
La preuve
[12]
Le Propriétaire est un homme d’affaires résidant dans la province de Québec. Son affidavit est bref et comprend les paragraphes pertinents et deux pièces suivants :
[traduction]
« 2. TEA GARDEN; DESIGN, était employée au Canada à un moment quelconque pendant la période pertinente comme marque de commerce en liaison avec les produits “Mets chinois préparés; mets congelés et préparés; et produits frais” et les services “Exploitation d’un restaurant chinois”.
3. Les produits arborant la marque de commerce sont disponibles dans les épiceries fines. La Pièce A ci-jointe contenait des étiquettes qui démontrent la façon dont la marque de commerce est employée.
4. La Pièce B ci-jointe comprend des exemples réels de produits. »
Pièce A : Deux étiquettes de « steamed noodles » [nouilles cuites à la vapeur] (chacune arborant une note « Garder congelé » et une liste des ingrédients), deux codes à barres et deux autocollants arborant la Marque.
Pièce B : Deux sacs de « crispy noodles » [nouilles frites], chacun ayant une étiquette comprenant une liste d’ingrédients, un code à barres et un autocollant arborant la Marque
Analyse et motifs de la décision
[13]
À titre préliminaire, je fais remarquer que, dans ses observations écrites, le Propriétaire mentionne des faits qui n’ont pas été présentés en preuve. Ces observations seront écartées [Ridout & Maybee LLP c Encore Marketing International Inc (2009), 72 CPR (4th) 204 (COMC)].
Emploi de la Marque en liaison avec les produits
[14]
Premièrement, la Partie requérante fait remarquer que la preuve n’est pas claire quant à la façon dont les produits décrits dans l’affidavit du Propriétaire se rapportent aux produits visés par l’enregistrement.
[15]
Les exemples de produits fournis par l’auteur de l’affidavit sont deux types de nouilles à la vapeur [Pièce A] et deux types de nouilles frites [Pièce B]. L’emploi du mot « steamed » [à la vapeur] pour décrire les nouilles visées à la Pièce A indique un élément de préparation ou de cuisson et les nouilles pourraient être considérées comme des [traduction] « Mets chinois préparés ». En ce qui concerne les nouilles frites visées à la Pièce B, la preuve n’est pas claire quant aux Produits auxquels elles sont liées. Bien qu’ils puissent aussi être considérés comme des [traduction] « Mets chinois préparés », je ne peux les accepter comme des [traduction] « mets congelés et préparés » ou des [traduction] « produits frais ». Par conséquent, la preuve fournie par le Propriétaire ne correspond qu’à l’un des produits visés par l’enregistrement, à savoir les [traduction] « Mets chinois préparés ».
[16]
Deuxièmement, la Partie requérante fait remarquer que l’affidavit du Propriétaire ne comprend aucune preuve de ventes pendant la Période pertinente.
[17]
À cet égard, je fais remarquer que, bien qu’il ne soit pas obligatoire de produire des factures pour répondre de façon satisfaisante à un avis prévu à l’article 45 [Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst)], une certaine preuve que des transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce au Canada est nécessaire [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]]. Une telle preuve peut prendre la forme de documents comme des factures et des rapports de vente, mais elle peut aussi être obtenue à l’aide de déclarations assermentées claires concernant des volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [voir, par exemple, 1471706 Ontario Inc c Momo Design srl, 2014 COMC 79].
[18]
En l’espèce, il n’y a aucune preuve de ce genre. L’auteur de l’affidavit affirme simplement que la Marque a été employée et ne fournit aucun élément factuel à l’appui de cette affirmation. De plus, bien que l’auteur de l’affidavit affirme que les produits du Propriétaire « sont disponibles dans les épiceries fines » [au para 3], il est bien établi que « l’offre en vente » diffère de « la vente » [voir Michaels & Associates c WL Smith & Associates Ltd (2006), 51 CPR (4th) 303 (COMC)]. Par conséquent, sans une autre preuve quant à l’endroit ou au moment où les Produits étaient vendus, ou à la question de savoir si les Produits ont effectivement été vendus dans ces magasins, cette déclaration n’aide pas le Propriétaire à établir l’emploi de la Marque.
[19]
Compte tenu de ce qui précède, la preuve ne suffit pas pour de permettre raisonnablement de conclure que l’un des Produits énumérés dans l’enregistrement a été vendu ou transféré dans la pratique normale du commerce au Canada par le Propriétaire, pendant la Période pertinente, en liaison avec la Marque. En outre, je ne suis saisi d’aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque.
Emploi de la Marque en liaison avec les Services
[20]
La Partie requérante soutient, et je suis d’accord, que le Propriétaire a simplement allégué que la Marque était employée en liaison avec les Services, et que le Propriétaire n’a pas fourni de preuve démontrant la façon dont la Marque a été employée en liaison avec les Services ou de preuve concernant l’exécution ou l’annonce des Services eux-mêmes.
[21]
La seule preuve fournie concernant les Services est la déclaration figurant au paragraphe 2 de l’affidavit du Propriétaire selon laquelle la Marque a été employée au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec l’exploitation d’un restaurant chinois.
[22]
Comme je l’ai fait remarquer ci-dessus, une simple allégation d’emploi de la marque de commerce ne suffit pas pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45. Le Propriétaire n’a pas présenté des faits suffisants pour me permettre de conclure raisonnablement que la Marque a été employée ou affichée au Canada pendant la Période pertinente en liaison avec l’annonce ou l’exécution des Services.
[23]
Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada, ou l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, pendant la Période pertinente en liaison avec les Services énumérés dans l’enregistrement.
Questions qui ne sont pas pertinentes dans la procédure de radiation prévue à l’article 45
[24]
Le Propriétaire a présenté des observations sur la question de savoir si la présente procédure est abusive. Toutefois, les paramètres de la présente procédure sont limités et la motivation d’une partie requérante n’est pas prise en compte pour rendre une décision en vertu de l’article 45 de la Loi. L’article 45(1) prévoit que le registraire peut refuser de donner l’avis prévu à l’article 45 s’il « voi[t] une raison valable à l’effet contraire »; mais une fois l’avis donné, les allégations selon lesquelles les actes d’une partie peuvent être abusifs ou vexatoires ne sont plus pertinentes.
Décision
[25]
Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits et Services énumérés dans l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.
[26]
Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera radié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.
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| Martin Beliveau
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| Président
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| Commission des oppositions des marques de commerce
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| Office de la propriété intellectuelle du Canada
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| Traduction certifiée conforme
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| Anne Laberge
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Le français est conforme aux WCAG.
COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue
AGENTS AU DOSSIER
| Aucun agent nommé
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Pour le Propriétaire inscrit
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| Norton Rose Fulbright Canada
LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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Pour la Partie requérante
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