Référence : 2021 COMC 231

Date de la décision : 2021-10-15

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Energy Beverages LLC	Opposante
et
	Evolution Fresh, Inc.	Requérante
	1,749,320 for SWEET BURN	Demande

Introduction

[1] Evolution Fresh, Inc. (la Requérante) a présenté la demande d’enregistrement pour la marque de commerce SWEET BURN (la Marque) en liaison avec les produits suivants :

 

(1) Boissons enrichies pour favoriser la santé en général et le bien-être; boissons enrichies aux vitamines.

(2) Jus de fruits; boissons à base de fruits et de jus; boissons aux fruits et boissons gazeuses contenant des jus de fruits; jus de fruits et de légumes; boissons contenant des jus de légumes.

(3) Boissons aux fruits, jus de fruits et boissons à base de fruits; boissons aux légumes, jus de légumes et boissons à base de légumes; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses; boissons énergisantes, boissons isotoniques; préparations liquides pour faire des boissons gazeuses et des boissons à base de fruits; poudres pour faire des boissons gazeuses et des boissons à base de fruits; sirops pour boissons; eau potable embouteillée aromatisée ou non, eau minérale, eaux gazeuses; boissons à base de soya autres que des succédanés de lait; concentrés et purées de fruits utilisés pour faire des boissons.

[2] La demande est fondée sur l’emploi proposé de la Marque au Canada, ainsi que sur l’emploi et l’enregistrement de la Marque aux États-Unis en liaison avec les Produits (2).

[3] Energy Beverages LLC (l’Opposante) s’oppose à la demande, principalement au motif que la Marque crée de la confusion avec sa marque de commerce BURN (parfois appelée la Marque de commerce de l’Opposante) qui couvre des produits et services liés aux boissons énergisantes et aux suppléments alimentaires en boisson énergisante.

[4] Pour les raisons qui suivent, je rejette la demande.

Le dossier

[5] La demande pour la Marque a été produite le 7 octobre 2015 et a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 20 septembre 2017.

[6] Le 14 novembre 2017, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi). Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée du 17 juin 2019, à l’exception des renvois aux motifs d’opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version précédant la modification.

[7] Les motifs d’opposition invoqués par l’Opposante prétendent que la demande n’est pas conforme aux articles 30d), e) et i) de la Loi, que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu des articles 16(2)b) et (3)b) de la Loi, et que la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi.

[8] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition.

[9] À l’appui de son opposition, l’Opposante a déposé une copie certifiée conforme de sa demande d’enregistrement n^o 1,747,317 pour la marque de commerce BURN.

[10] À l’appui de sa demande, la Requérante a produit :

- L’affidavit de Michelle Chin, vice-présidente du Marketing et du développement de produits pour la Requérante, souscrit le 2 novembre 2018 (l’affidavit Chin). L’affidavit Chin fournit quelques renseignements sur la Requérante et son entreprise, y compris l’emploi projeté de la Marque.

- L’affidavit de Mary P. Noonan, recherchiste en marques de commerce employée par le cabinet représentant la Requérante, souscrit le 5 novembre 2018, ainsi que la Pièce A jointe à celui-ci (l’affidavit Noonan). L’affidavit Noonan présente la preuve de l’état du registre sous forme de recherche dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes.

[11] Les auteurs des affidavits de la Requérante n’ont pas été contre-interrogés.

[12] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont assisté à l’audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[13] Les dates pertinentes relatives aux motifs d’opposition sont les suivantes :

- Articles 38(2)c) et 30 de la Loi – la date de production de la demande, à savoir le 7 octobre 2015 [Austin Nichols & Co, Inc c Cinnabon, Inc (2000), 5 CPR (4th) 565 (COMC); Canadian National Railway Co c Schwauss (1991), 35 CPR (3d) 90 à la page 94 (COMC); Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc, (1990) 28 CPR (3d) 428, aux pages 432 et 433 (COMC)];

- Articles 38(2)c) et 16 de la Loi – la date de production de la demande, à savoir le 7 octobre 2015 [articles 16(2) et (3) de la Loi];

- Articles 38(2)d) et 2 de la Loi – la date de production de l’opposition, à savoir le 14 novembre 2017 [Metro‑Goldwyn‑Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185].

[14] L’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst)]. Si elle s’acquitte de ce fardeau, la Requérante a ensuite le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi.

motifs rejetés sommairement

[15] Les motifs d’opposition ci-dessous sont rejetés au motif que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial :

- Article 30d) – L’Opposante n’a présenté aucune observation ni aucune preuve pour remettre en question l’exactitude de l’emploi et de l’enregistrement à l’étranger par la Requérante dans sa demande d’enregistrement de la Marque.

- Article 30e) – L’article 30e) de la Loi exige que le requérant qui demande l’enregistrement d’une marque de commerce en fonction d’un emploi projeté déclare qu’il a l’intention de l’employer, lui-même ou par l’entremise d’un licencié, au Canada. La demande d’enregistrement de la Marque contient la déclaration exigée, et il n’y a aucune preuve que cette déclaration est fausse.

- Article 30i) – La simple connaissance de l’existence de la Marque de l’Opposante ou de confusion avec la Marque de l’Opposante à elle seule n’appuie pas l’allégation que la Requérante ne pouvait pas être convaincue de son droit à l’emploi de la Marque. L’article 30i) de la Loi exige qu’un requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu’il est convaincu qu’il a droit d’employer sa marque de commerce. Lorsque cette déclaration a été fournie, un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve de mauvaise foi. La demande d’enregistrement de la Marque contient la déclaration exigée, et il n’y a aucune preuve que la présente espèce constitue un cas exceptionnel.

- Article 2 – Il n’y a également aucun élément de preuve établissant que la Marque de commerce de l’Opposante avait acquis une réputation au Canada pendant la période pertinente [pour une discussion sur ce qu’un opposant est tenu de fournir pour s’acquitter de son fardeau en ce qui a trait au caractère distinctif, voir Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, aux para 25 à 34; Scott Paper Ltd c Georgia‑Pacific Consumer Products LP, 2010 FC 478; et 1648074 Ontario Inc c Akbar Brothers (PVT) Ltd, 2019 CF 1305].

[16] Les autres motifs d’opposition sont axés sur la question de confusion entre la Marque et la Marque de commerce BURN de l’Opposante.

Articles 16(2)(b) et (3)(b) – Absence de droit à l’enregistrement fondé sur des demandes d’enregistrement antérieures

[17] L’Opposante allègue que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu des articles 16(2)b) et 16(3)b) de la Loi, car elle crée de la confusion avec sa marque de commerce BURN pour laquelle l’Opposante avait précédemment produit une demande d’enregistrement au Canada en liaison avec des boissons énergisantes et des suppléments alimentaires en boisson énergisante et des services de planification et d’organisation de divers programmes s’y rapportant.

[18] Comme il est mentionné ci-dessus, l’Opposante a présenté comme preuve une copie certifiée de la demande d’enregistrement de marque de commerce canadienne n^o 1,747,317. Le fait que cette demande ait abouti à l’enregistrement le 9 septembre 2019 (LMC1,053,297) n'empêche pas l'Opposante de s'en prévaloir aux fins de ses motifs de droit antérieur fondés sur les articles 16(2)b) et (3)b) de la Loi. À cet égard, je note que la demande n^o 1,747,317 a été déposée le 23 septembre 2015 et qu’elle était toujours en suspens à la date à laquelle la demande d’enregistrement de la Marque a été annoncée. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau de preuve en vertu de ces motifs d’opposition.

[19] Je dois maintenant déterminer si la Requérante s’est acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion.

Critère en matière de confusion

[20] Le critère à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou services d’une source qui sont considérés comme provenant d’une autre source.

[21] Dans l’application de ce critère, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23; Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22].

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[22] À mon avis, les marques de commerce en cause possèdent un faible degré de caractère distinctif inhérent. Les deux sont composées de mots ordinaires du dictionnaire et toutes deux ont une connotation quelque peu suggestive en ce qui concerne les produits qu’ils couvrent respectivement, en raison de l’inclusion du terme « burn », qui peut laisser entendre que les boissons peuvent être consommées comme un carburant pour que le corps produise de l’énergie ou faire référence à leur goût. La Marque comprend en outre le terme « sweet » qui peut effectivement prendre une connotation élogieuse lorsqu’il est utilisé comme adjectif, en plus d’être descriptif du caractère d’un certain nombre de produits de la Requérante.

[23] Bien que la force d’une marque de commerce puisse être renforcée en devenant connue par sa promotion ou son emploi, comme il est mentionné ci-dessus, aucune des parties n’a présenté de preuve démontrant effectivement que les marques en cause ont été employées ou se sont devenues connues dans une certaine mesure au Canada.

[24] Les informations contenues dans l’affidavit Chin sont résumées ci-dessous :

- Fondée en 1992, la Requérante est un fabricant et un fournisseur, entre autres, de jus de fruits et de légumes pressés à froid (et de mélanges de ceux-ci) [para 4 et 5].

- En 2011, la Requérante a été rachetée par Starbucks Corporation [para 5].

- M^me Chin déclare que la Marque sera employée au Canada comme une marque de fabrique au sein de la marque maison des produits EVOLUTION FRESH [para 6]. À cet égard, elle fournit une image de la boisson SWEET BURN telle qu’elle est vendue et promue aux États-Unis d’Amérique, qui, selon elle, est compatible avec l’étiquetage qui sera, en temps voulu, utilisé pour la Marque au Canada pour les diverses boissons et autres produits décrits dans la demande [paragraphes 7 et 8].

- M^me Chin affirme que tous les produits frais Evolution vendus au Canada, y compris les boissons et autres produits de la marque SWEET BURN, sont et seront vendus principalement par des canaux tels que les cafés Starbucks et les magasins d’aliments naturels [para 9].

- M^me Chin affirme également qu’[traduction] « au cours des deux dernières années seulement », les Canadiens ont acheté plus d’un million d’unités de diverses boissons fraîches Evolution prêtes à boire par le biais de ces canaux [para 10].

- Selon M^me Chin, compte tenu de la relation de propriété entre Starbucks et la Requérante, [traduction] « il est impossible » que les produits BURN de la Requérante soient un jour vendus de manière concurrentielle aux produits de la Requérante dans les cafés Starbucks et il est [traduction] « également très peu probable » que les produits BURN de la Requérante soient vendus dans les chaînes de magasins d’aliments naturels [para 12 et 13].

[25] Le témoignage de M^me Chin ne démontre pas que la marque a été effectivement employée au sens de l’article 4 de la Loi ou qu’elle est connue dans une certaine mesure au Canada. L’affidavit Chin fait constamment référence à des ventes futures de produits SWEET BURN au Canada et je suis d’accord avec l’Opposante pour dire que le fait que la Requérante ait vendu d’autres produits en liaison avec des marques de commerce différentes ne devrait pas être pris en considération par le registraire lors de l’évaluation de la probabilité de confusion entre la Marque visée par la demande et la marque de l’Opposante.

[26] Par conséquent, l’examen global du facteur prévu à l’article 6(5)a), qui comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce des parties, ne favorise pas de façon significative l’une ou l’autre des parties.

Période d’emploi

[27] Comme il n’y a aucune preuve d’emploi des marques de commerce respectives des parties au Canada, ce facteur ne favorise pas non plus l’une ou l’autre des parties.

Genre des produits, services et entreprise et nature du commerce

[28] Pour évaluer la nature des produits et services ainsi que la nature du commerce, l’état déclaratif des produits de la Requérante doit être comparé à l’état déclaratif des produits et services figurant dans la demande invoquée par l’Opposante [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[29] Comme il est indiqué ci-dessus, l’état déclaratif des produits de la Marque couvre essentiellement une variété de boissons ainsi que des poudres, des mélanges liquides, des concentrés et des purées utilisés pour la fabrication de boissons. La demande invoquée par l’Opposante couvre les produits et services suivants :

[traduction]

Produits : Boissons énergisantes et suppléments alimentaires en boisson énergisante.

Services : Planification et organisation de programmes de distribution d’échantillons de produits dans des magasins de détail et durant des évènements spéciaux, ainsi que de programmes de distribution d’échantillons de produits et programmes de bons de réduction, ayant tous trait la distribution et à la vente de boissons énergisantes et de suppléments alimentaires en boisson énergisante ainsi que de sirops, de concentrés et de poudres pour faire des boissons, nommément des boissons énergisantes et des suppléments alimentaires en boisson énergisante.

[30] Il y a manifestement un chevauchement entre les produits des parties dans la mesure où les marques en cause couvrent toutes deux des boissons non alcoolisées et, plus particulièrement, des boissons énergisantes. De même, si la demande d’enregistrement de la Marque diffère en ce qu’elle ne couvre aucun service, les services de l’Opposante sont néanmoins tous dans le domaine des boissons énergisantes et des suppléments alimentaires en boisson énergisante, ou autrement liés à ceux-ci.

[31] La Requérante, qui cherche à distinguer la nature des voies de commercialisation des parties, soutient essentiellement que les produits ne seront pas vendus dans les mêmes magasins. Plus précisément, la Requérante soutient que ses produits seront principalement vendus dans les cafés Starbucks et les magasins d’aliments naturels, où les produits de l’Opposante sont peu susceptibles d’être trouvés.

[32] Toutefois, aucun des états déclaratifs des produits couverts par les marques en cause ne contient ou ne suggère une quelconque restriction en ce qui concerne les voies de commercialisation envisagées par les parties. Je suis donc d’accord avec l’observation de l’Opposante selon laquelle non seulement il serait possible pour la Requérante de vendre ses produits dans des endroits autres que les cafés Starbucks et les magasins d’aliments naturels, mais rien n’empêche l’Opposante de proposer ses produits à la vente dans des magasins d’aliments naturels. Compte tenu de ces éléments et du fait que les produits des parties appartiennent à la même catégorie générale et sont, dans une certaine mesure, identiques, je conclus que les voies de commercialisation qui leur sont associées sont susceptibles de se chevaucher.

[33] Par conséquent, ces facteurs favorisent l’Opposante.

Degré de ressemblance

[34] Il est bien établi en droit que, lorsqu’il s’agit de déterminer le degré de ressemblance, il faut examiner les marques de commerce dans leur ensemble. Le critère approprié n’est pas une comparaison côte à côte, mais un vague souvenir dans l’esprit d’un consommateur de la marque de commerce d’un opposant [Veuve Clicquot, au para 20]. Si, dans certains cas, le premier élément d’une marque peut s’avérer le plus important aux fins de la distinction, il est préférable de commencer l’analyse de la confusion en déterminant si un aspect de chaque marque de commerce est particulièrement frappant ou unique [Masterpiece, au para 64].

[35] Dans cette optique, j’estime qu’il existe un degré de ressemblance raisonnable entre les marques en cause, étant donné que l’élément dominant de la marque de l’Opposante fait partie de la Marque. Il s’ensuit qu’il existe des similitudes sonores, visuelles et conceptuelles, malgré l’élément supplémentaire dans la Marque. En fait, dans la mesure où le mot « sweet » dans la Marque a une connotation élogieuse, je suis d’accord avec l’Opposante pour dire qu’il accentue encore le mot « burn » qui y figure. [pour une conclusion analogue, voir Canada Bread Company, Limited c Sorbee International LLC, 2012 COMC 209, au para 27].

[36] Par conséquent, ce facteur favorise également l’Opposante.

Autre circonstance de l’espèce - preuve de l’état du registre

[37] La preuve de l’état du registre est produite pour démontrer le caractère distinctif commun ou l’absence de caractère distinctif d’une marque ou d’une partie d’une marque. Il est établi que lorsque des marques de commerce renferment un élément commun qui fait également partie de plusieurs autres marques sur le même marché, cela a tendance à amener les consommateurs à prêter davantage attention aux autres éléments qui ne sont pas communs aux marques en question et à les distinguer [K‑Tel International Ltd c Interwood Marketing Ltd (1997), 77 CPR (3d) 523 (CF 1^re inst)]. Cela dit, cette preuve n’est pertinente que dans la mesure où des inférences peuvent en être tirées en ce qui concerne l’état du marché, lesquelles ne peuvent être tirées que lorsqu’un nombre important d’enregistrements pertinents sont trouvés [Ports International Ltd c Dunlop Ltd (1992), 41 CPR (3d) 432 (COMC); Welch Foods Inc c Del Monte Corp (1992), 44 CPR (3d) 205 (CF 1^re inst); Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF)].

[38] S’appuyant sur l’affidavit de Noonan, la Requérante fait valoir qu’il existe au moins 77 marques de tiers inscrites au registre contenant l’élément « burn » dans les domaines des boissons, des restaurants et des aliments, et que « burn » est donc communément adopté par de nombreux commerçants différents dans le domaine d’activité de l’Opposante.

[39] L’Opposante, pour sa part, fait valoir que les éléments de preuve produits par la Requérante sont insuffisants pour attester d’une quelconque coexistence significative du terme « burn » dans le registre, et encore moins sur le marché, et souligne notamment ce qui suit :

- Deux des marques retrouvées appartiennent à l’Opposante, nommément BURN (demande n^o 1,747,317) et BURN INTENSE ENERGY (demande n^o 1,474,318);

- Les résultats comportent également la Marque qui fait actuellement l’objet d’une opposition au nom de la Requérante (demande n^o 1,749,320);

Seules 34 des marques de commerce retrouvées sont associées à des produits de la classe internationale 32 (essentiellement des boissons non alcoolisées) et, parmi ces marques de commerce, seules trois contiennent le terme [traduction] « brûler » comme élément distinct.

[40] Je note qu’il y a de nombreuses occurrences non pertinentes parmi les résultats de recherche de M^me Noonan, en dehors de la Marque et des marques de commerce appartenant à l’Opposante. Par exemple, les résultats de la recherche ne sont pas limités par le statut de la marque de commerce et incluent donc de nombreuses demandes en attente (formalisées, recherchées ou examinées). En outre, M^me Noonan a effectué sa recherche le 31 octobre 2018, ce qui est postérieur à la date pertinente en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’absence de droit. Cela dit, je relève 44 marques autorisées ou enregistrées au 7 octobre 2015 qui peuvent être prises en considération dont environ la moitié couvre des boissons ou des suppléments, y compris sous forme liquide. Parmi celles-ci, cependant, je ne note que les enregistrements de marques suivants comprenant le terme [traduction] « brûler » comme élément autonome :

- BURN’S SCOTCH ALE & Design (enregistrement n^o LMC635,620) pour [traduction] « [b]oissons alcoolisées brassées, nommément ale […] »;

- ENERGY TO BURN (enregistrement n^o LMC643,004) pour [traduction] « [s]uppléments alimentaires, nommément des mélanges d’herbes, de vitamines ou de minéraux »;

- POWDER BURN (enregistrement n^oLMC908,252) pour les [traduction] « suppléments alimentaires et diététiques, sous forme de poudre, destinés à augmenter l’énergie, la concentration mentale et l’endurance du corps humain ».

[41] Sur la base de ces résultats et en l’absence de toute preuve d’emploi réel, je ne suis pas prête à tirer des conclusions sur l’état du marché et je ne considère pas que la preuve de l’état du registre constitue une circonstance importante en l’espèce.

Conclusion sur la probabilité de confusion

[42] Après avoir examiné l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en particulier la ressemblance entre les marques, le chevauchement entre les produits des parties et le risque de chevauchement dans leurs voies de commercialisation, je conclus que la Requérante n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce BURN de l’Opposante.

[43] Par conséquent, les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(2)b) et 16(3)b) sont accueillis.

décision

[44] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

Iana Alexova

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme, Hortense Ngo   Le français est conforme aux WCAG.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2021-06-03

COMPARUTIONS

Gabriel St‑Laurent	Pour l’Opposante
Kevin Sartorio	Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

ROBIC	Pour l’Opposante
GOWLING WLG (CANADA) LLP	Pour la Requérante