Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2021 COMC 268

Date de la décision : 2021-11-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

 

PNC IP Group Professional Corp.

Partie requérante

et

 

Mark Anthony Group Inc.

Propriétaire inscrite

 

LMC900,967 pour ICONIC

Enregistrement

Introduction

[1] Le 17 mai 2018, à la demande de PNC IP Group Professional Corp. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) à Mark Anthony Group Inc. (la Propriétaire), la propriétaire de l’enregistrement no LMC900,967 pour la marque de commerce ICONIC (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

[traduction]

Produits

(1) Coupe-capsules pour bouteille de vin;

(2) Articles de papeterie, nommément stylos;

(3) Accessoires pour le vin, nommément boîtes à vin, sacs à bouteilles de vin, tire-bouchons, bouchons de bouteille de vin, sous-verres, verres à boire;

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, gilets, tabliers et chapeaux;

(5) Raisins;

(6) Vin.

 

Services

(1) Exploitation d’une entreprise de vente au détail de vin, d’accessoires pour le vin et d’articles-cadeaux et de souvenirs connexes;

(2) Exploitation d’établissements vinicoles;

(3) Exploitation d’un vignoble produisant des raisins pour la vinification.

[3] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis, ce qui en l’espèce est du 17 mai 2015 au 17 mai 2018. Si la Marque n’avait pas été employée pendant la période pertinente, le Propriétaire devait fournir une preuve indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[4] Les définitions pertinentes d’emploi sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[5] En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l’article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d’être radiée, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit trois affidavits.

[7] Les deux parties ont produit des représentations écrites et seule la Propriétaire était présente à l’audience.

[8] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de maintenir l’enregistrement en partie.

Preuve

[9] À titre de preuve, la Propriétaire a fourni ce qui suit :

· L’affidavit d’Alison Sloga, la directrice créative de Mark Anthony Services Inc., une entreprise qui fournit des services administratifs et autres et qui est associée à la Propriétaire, exécuté le 6 décembre 2018, auquel étaient jointes les Pièces A à E.

· L’affidavit de Janet Lau, la directrice de la propriété intellectuelle et de la conformité de la Propriétaire, exécuté le 12 décembre 2018, auquel étaient jointes les Pièces A à D.

· L’affidavit de Matt Lebedoff, le vice-président du développement administratif de la Propriétaire, exécuté le 12 décembre 2018, auquel étaient jointes les Pièces A à L.

[10] M. Lebedoff est chargé du Iconic Project, une [traduction] « nouvelle entreprise fondée sur un concept semblable à celui de La Cité du Vin, un centre des visiteurs et culturel à Bordeaux », depuis le milieu de 2017. Il est inventé les noms ICONIC et ICONIC Wineries of British Columbia pour cette nouvelle entreprise en août ou septembre de la même année.

[11] M. Lebedoff affirme que le centre des visiteurs ICONIC Wineries of British Columbia [traduction] « fournira une expérience novatrice et interactive […] et les lieux comprendront également une aire de vente de détail qui comportera un centre d’éducation, des services alimentaires et la dégustation de vins, ainsi que la vente de nos vins de marque Iconic et d’autres articles et accessoires associés au vin ».

[12] Le centre ICONIC Wineries of British Columbia devrait être situé au 1580, rue Water, à Kelowna, en Colombie‑Britannique (les Lieux), puisque la Propriétaire a signé un bail de cinq ans, a acheté de l’équipement et des améliorations locatives du locataire précédent et a retiré les matières dangereuses des Lieux. Jointe à son affidavit à titre de Pièce B est une copie du bail en date du 1er septembre 2017, entre la Propriétaire et Rayal Enterprises Ltd, et à titre de Pièce A est une copie de l’accord d’achat d’immobilisations en date du 19 septembre 2017 entre la Propriétaire et Lawrence Restaurants Ltd. Selon Mme Lau, l’intention de la Propriétaire est [traduction] « de vendre du vin, des accessoires pour le vin et d’autres produits associés au vin en liaison avec la marque de commerce ICONIC aux lieux du centre-ville de Kelowna ».

[13] Dans son affidavit, Mme Lau indique que la Propriétaire a acheté la Marque d’Henry of Pelham le 17 octobre 2017, après que la Marque a eu été découverte au moyen d’une recherche de marques de commerce. Une copie de la Cession de marque de commerce pour la Marque, exécutée pour le compte d’Henry of Pelham, le prédécesseur en titre, en date du 17 octobre 2017, est jointe à son affidavit à titre de Pièce B. Elle affirme qu’Henry of Pelham est un compétiteur et, par conséquent, la Propriétaire n’a pas accès à ses dossiers.

[14] En novembre 2017, comme l’indique M. Lebedoff, la Propriétaire a fait appel aux services de Casson Mann, une société d’architecture et de design intérieur établie à London, responsable pour la conception de La Cité du Vin à Bordeaux, pour fournir un rapport de vision et de définition stratégique contenant sa proposition pour le centre des visiteurs. Casson Mann a livré ce rapport le 21 décembre 2017, lequel est joint à l’affidavit de M. Lebedoff à titre de Pièce D.

[15] M. Lebedoff explique que les Lieux doivent subir un changement de zonage pour permettre à la Propriétaire d’offrir les services prévus et de vendre des boissons alcoolisées. Il affirme que la Propriétaire [traduction] « a l’intention de faire changer le zonage des lieux pour au moins la vente de détails de boissons alcoolisées, une salle dégustation de vins, un restaurant autorisé et une présentation audiovisuelle pour laquelle Mark Anthony Group peut facturer pour des visites guidées ». À la fin de 2017 ou au début de 2018, M. Lebedoff a rencontré Mo Bayat et Ryan Smith, respectivement le directeur des services de développement et le gestionnaire du département de la planification communautaire, tous deux pour la Ville de Kelowna, afin de discuter du plan de la Propriétaire de changer le zonage des Lieux. M. Lebedoff indique que dans les mois suivant cette réunion, il a eu des conversations avec ces deux personnes concernant le changement de zonage proposé pour les Lieux. Il confirme qu’une fois que la Propriétaire aura les plans finaux, elle entamera [traduction] « une demande pour changer le zonage » et la Propriétaire fera une demande pour obtenir les permis et les approbations des autorités provinciales pour [traduction] « vendre des vins en bouteille et offrir des dégustations de vins ».

[16] Mme Lau indique que [traduction] « le nom commercial Iconic Wineries of British Columbia a été réservé le 8 mai 2018 » auprès de BC Registries. La déclaration d’enregistrement est en date du 13 juin 2018 et jointe à titre de Pièce D est une copie de cette déclaration.

[17] Au début de 2018, Mme Sloga a commencé à travailler sur Iconic Project. Elle affirme que [traduction] « il y a une volonté particulière de se concentrer sur la marque de commerce ICONIC dans le développement et la conception du logo et de lui donner une présence unique distinctive, même lorsqu’il est employé avec ICONIC Wineries of British Columbia ». Elle indique que la Propriétaire a fait appel aux services d’O’Mara McBride, un contractant qui travaille sur le développement de la marque et du logo. Jointes à son affidavit sont les Pièces A et B, lesquelles sont composées de copies de documents PDF contenant les concepts du logo et de la conception et les concepts de la marque nominale créés par O’Mara McBride, lesquels ont été envoyés à Mme Sloga le 18 avril 2018. Le premier document démontre le concept pour « ICONIC » et « ICONIC Wineries of British Columbia ». Elle ajoute que, dans les mois qui ont suivi, la Propriétaire a fait appel à Henry Lannan, un consultant en image de marque et en conception d’emballage, pour aider avec les concepts du logo et de la marque pour l’entreprise. Les Pièces D et E à son affidavit sont des copies de courriels envoyés par Henry Lannan les 12 septembre 2018 et 9 octobre 2018 contenant les concepts de logo et de design pour « ICONIC Wineries of British Columbia ».

[18] M. Lebedoff atteste que la Propriétaire a embauché différents contractants pour aménager les Lieux, comme des architectes, des concepteurs et des sociétés de médias numériques pendant et après la période pertinente. Il joint à son affidavit les Pièces E, F, G, H, I et K qui sont des factures reçues par la Propriétaire concernant Iconic Project, en date du 1er mars 2017 au 1er octobre 2018.

[19] M. Lebedoff affirme que [traduction] « les préparations pour lancer Iconic Project et l’emploi de la marque de commerce ICONIC avec nos produits […] et nos services […] aux lieux de Kelowna ont débuté à la fin de 2017. […] Selon les progrès actuels et nos projections, nous prévoyons que Iconic Project au centre-ville de Kelowna sera prêt pour son lancement en hiver 2019 ou au début du printemps 2020 ».

[20] En ce qui a trait aux investissements faits par la Propriétaire concernant la Marque, M. Lebedoff affirme que les dépenses totales sont confidentielles, mais que la Propriétaire [traduction] « a dépensé plus de 1 000 000 de dollars canadiens sur l’entreprise ICONIC Wineries of British Columbia depuis sa création, y compris des dépenses de plus de 700 000 dollars canadiens au cours de la période pertinente ».

Analyse

[21] En l’absence de preuve d’emploi de la Marque, la question est de savoir, en vertu de l’article 45(3) de la Loi, si des circonstances spéciales existaient pour justifier un tel défaut d’emploi. La règle générale porte que le défaut d’emploi sera pénalisé par la radiation, mais il peut exister une exception lorsque le défaut d’emploi est attribuable à des circonstances spéciales [Smart & Biggar c Scott Paper Ltd, 2008 CAF 129].

[22] Dans ses représentations, la Propriétaire affirme que les raisons pour lesquelles la Marque n’avait pas été employée au cours de la période pertinente sont que : i) la Propriétaire n’était pas la propriétaire inscrite de la Marque avant le 17 octobre 2017; et ii) la Propriétaire devait entreprendre diverses démarches préparatoires avant d’employer la Marque au Canada.

[23] Pour déterminer si l’existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la marque de commerce n’a effectivement pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si ces raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales [Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)]. La Cour fédérale a conclu que des circonstances spéciales signifient des circonstances ou des raisons qui sont « inhabituelles, peu communes ou exceptionnelles » [John Labatt Ltd c Cotton Club Bottling Co (1976), 25 CPR (2d) 115 (CF 1re inst), au para 29].

[24] Si le registraire détermine que les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit encore déterminer si ces circonstances spéciales justifient la période de défaut d’emploi. Cette détermination repose sur l’examen de trois critères : (i) la durée de la période pendant laquelle la marque n’a pas été employée; (ii) si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit; et (iii) s’il existe une intention sérieuse de reprendre l’emploi de la marque à court terme. La pertinence du premier critère est évidente, puisque les raisons qui peuvent justifier une brève période de défaut d’emploi ne peuvent pas justifier une période étendue de défaut d’emploi; autrement dit, les raisons du défaut d’emploi doivent être comparées à la période du défaut d’emploi [selon Harris Knitting Mills]. Les trois critères sont pertinents, mais combler le deuxième critère est essentiel pour une conclusion de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi [selon Scott Paper].

[25] Une cession ou un changement de titre en eux-mêmes ne constituent pas une circonstance spéciale [Taogosei Co c Servicios Corporativos De Administracion GMZ, SA De CV (1999), 3 CPR (4th) 275 (COMC)]. Il y a un certain nombre de cas dans lesquels la récente cession ou l’acquisition d’une marque de commerce au cours de la période pertinente justifie le défaut d’emploi, puisqu’il était raisonnable dans ces cas de supposer que le nouveau propriétaire aurait besoin de temps pour faire les préparatifs relatifs à l’emploi d’une marque de commerce nouvellement acquise [voir, par exemple, Baker & McKenzie c Garfield’s Fashions Ltd (1993), 52 CPR (3d) 274 (COMC); Sim & McBurney c Hugo Boss AG (1996), 67 CPR (3d) 269 (COMC); et Hudson’s Bay Co c Bombay & Co Inc, 2013 COMC 159].

[26] Plus particulièrement dans ces cas, les raisons du défaut d’emploi ne découlent pas simplement de l’acquisition récente de la marque de commerce; on a également tenu compte des circonstances individuelles jugées hors du contrôle du propriétaire inscrit, lesquelles ont raisonnablement influencé le moment de la réintroduction des produits associés à la marque de commerce en question. Par exemple, les difficultés à trouver le financement nécessaire pour relancer la gamme de produits, les difficultés techniques dans la fabrication, ou les difficultés à trouver un fournisseur approprié, entre autres. Dans chacun des cas, des mesures actives ont été prises pour reprendre l’emploi avant la date d’envoi de l’avis prévu à l’article 45.

[27] La Propriétaire affirme qu’elle a acquis la Marque seulement sept mois avant l’avis et le processus pour lancer les produits et les services en liaison avec la Marque comprennent plusieurs étapes qui n’auraient pas pu être réalisées en sept mois seulement, y compris l’obtention de l’approbation de vendre des boissons alcoolisées. De plus, il souligne que les dépenses faites par la Propriétaire sont importantes.

[28] J’accepte que la récente acquisition par la Propriétaire et les démarches susmentionnées qui doivent être entreprises compte tenu de la nature des produits visés par l’enregistrement puissent être considérées comme des circonstances spéciales que l’on ne retrouve pas dans la plupart des cas d’absence d’emploi. J’estime que de telles circonstances justifient la période du défaut d’emploi, comme il en est question ci-dessous.

Période pendant laquelle la marque n’a pas été employée

[29] Dans les cas où une marque a été récemment acquise, il a été considéré comme une approche excessivement technique d’exiger qu’un propriétaire nouvellement enregistré justifie l’absence d’emploi de la marque par son prédécesseur [voir GPS (UK) c Rainbow Jean Co (1994), 58 CPR (3d) 535 (COMC); Scott Paper Co c Lander Co Canada Ltd (1996), 67 (3d) 274 (COMC); Supreme Brands LLC c Joy Group OY, 2019 COMC 45; Protein 2 O LLC c Inutrition Inc, 2019 COMC 6].

[30] Je suis consciente que dans Dentons Canada LLP c CanWhite Sands Corp, 2020 COMC 95, la Commission a refusé de considérer la date d’acquisition comme la date pertinente pour évaluer la période du défaut d’emploi. Malgré tout, chaque cas doit être évalué selon ses propres faits et, comme cela a été reconnu dans Dentons, il peut être approprié d’accepter la date d’acquisition pour évaluer la période du défaut d’emploi dans certains cas. J’estime qu’il s’agit de l’un de ces cas, puisque la Marque a été acquise d’un compétiteur seulement sept mois avant la date de l’avis. J’estime qu’il s’agirait d’une approche excessivement exigeante et technique en l’espèce d’exiger que la Propriétaire justifie le défaut d’emploi allégué pour une période de plusieurs années lorsqu’elle n’a acquis la Marque que sept mois avant la date des avis et qu’elle n’est pas en position d’attester de l’emploi ou de l’absence de l’emploi de la Marque par la propriétaire précédente [voir GPS (UK) pour une conclusion semblable en ce qui a trait au transfert de marques de commerce deux mois avant l’avis; voir également Morrison Brown; Fairweather Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce), 2006 CF 1248]. Par conséquent, le début de la période du défaut d’emploi sera considéré comme la date de la cession.

Le défaut d’emploi était hors du contrôle de la Propriétaire

[31] La Partie requérante affirme que la Propriétaire n’a soumis aucune demande pour le changement de zonage ou pour obtenir l’approbation des autorités provinciales pour vendre du vin, par conséquent il s’agit d’un choix délibéré qui n’est pas hors du contrôle de la Propriétaire que la Marque n’ait pas été employée au cours de la période pertinente. Elle affirme également que bon nombre des produits visés par l’enregistrement ne sont pas des boissons alcoolisées et peuvent être vendus sans obtenir une telle approbation.

[32] La conformité aux exigences légales ou réglementaires associées avec le lancement (et comme préalable à l’emploi) d’une marque au Canada peut être considérée comme une circonstance hors du contrôle du propriétaire. Toutefois, lorsqu’un propriétaire inscrit fait valoir que ses efforts pour se conformer aux cadres réglementaires constituent des circonstances spéciales, ces efforts doivent être corroborés par la preuve de mesures actives prises pour obtenir l’approbation réglementaire [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Rath, 2010 COMC 34, aux para 17 et 18; Currier + Kao LLP c LiFung Trinity Management (Singapore) Pte Ltd, 2014 COMC 289, au para 19].

[33] En l’espèce, la Propriétaire affirme qu’elle a investi une vaste quantité de temps et d’argent pour employer la Marque au Canada et n’a pas pu le faire seulement en raison des démarches préparatoires nécessaires qui sont hors de son contrôle. Ces démarches sont décrites comme la conception des produits, le développement de la marque, la location et l’aménagement des Lieux et l’obtention des approbations municipales et provinciales nécessaires pour vendre des bouteilles de vin et offrir la dégustation de vins.

[34] Bien que les démarches préparatoires concernant la conception des logos et la préparation des Lieux ne soient pas complètement hors du contrôle de la Propriétaire, j’accepte qu’il s’agisse de démarches nécessaires dans le processus d’obtention d’un changement de zonage et des permis et approbations requis pour vendre des vins et offrir la dégustation de vins.

Intention sérieuse de la Propriétaire de reprendre l’emploi à court terme

[35] La Propriétaire affirme que, au moment de l’avis, elle avait une intention sérieuse de reprendre l’emploi de la Marque en liaison avec les produits et services visés par l’enregistrement. Par exemple, la preuve de M. Lebedoff comprend ce qui suit :

Intention d’employer une marque de commerce différente

[36] La Partie requérante affirme que la preuve ne montre pas l’intention d’employer la Marque telle qu’enregistrée, mais plutôt d’employer « ICONIC Wineries of British Columbia ».

[37] La preuve fournie par la Propriétaire montre différents logos et concepts, dont certains représentent la Marque, alors que d’autres renvoient à « ICONIC Wineries of British Columbia ». Bien que la Marque apparaisse aux côtés d’autres marques de commerce dans toute la preuve produite, rien dans la Loi n’empêche l’emploi simultané de plus d’une marque de commerce en liaison avec les mêmes produits ou services. La preuve démontre que l’intention de la Propriétaire est d’employer la Marque et également « ICONIC Wineries of British Columbia ».

Intention d’employer la Marque avec les produits et services visés par l’enregistrement

[38] La Partie requérante affirme que la Propriétaire n’a fourni aucune preuve qu’elle avait l’intention d’employer la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement. Je ne suis pas d’accord avec la Partie requérante. M. Lebedoff indique que la Propriétaire a entamé la préparation pour l’emploi de la Marque en liaison avec les produits et services visés par l’enregistrement à la fin de 2017 et ces préparatifs se sont continuellement poursuivis depuis cette date. Mme Lau affirme plus particulièrement dans son affidavit que l’intention de la Propriétaire est de vendre des produits sur les Lieux en liaison avec la Marque. De plus, les concepts de marque à la Pièce B de l’affidavit Sloga montrent la façon dont la Marque sera employée avec au moins un produit inscrit dans l’enregistrement, à savoir le vin.

[39] La Partie requérante affirme qu’au moins deux des services sont fondamentalement incompatibles avec l’entreprise décrite dans la preuve : « exploitation d’établissements vinicoles » et « exploitation d’un vignoble produisant des raisins pour la vinification ». Puisque les Lieux sont décrits par M. Lebedoff comme un ancien restaurant au centre-ville de Kelowna, je suis d’accord que la preuve produite par la Propriétaire est incompatible avec ces deux services.

[40] Après avoir examiné la preuve dans son ensemble, y compris les démarches préparatoires entreprises avant la date de l’avis, j’estime que la Propriétaire a fourni un fondement factuel suffisant pour justifier son intention sérieuse d’employer la Marque, mais pas en liaison avec ces services : « Exploitation d’établissements vinicoles » et « Exploitation d’un vignoble produisant des raisins pour la vinification ».

Décision

[41] En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer les services suivants :

(2) Exploitation d’établissements vinicoles;

(3) Exploitation d’un vignoble produisant des raisins pour la vinification.

[42] La Marque sera maintenant enregistrée en liaison avec les produits et services suivants :

[traduction]

Produits

(1) Coupe-capsules pour bouteille de vin

(2) Articles de papeterie, nommément stylos;

(3) Accessoires pour le vin, nommément boîtes à vin, sacs à bouteilles de vin, tire-bouchons, bouchons de bouteille de vin, sous-verres, verres à boire;

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, gilets, tabliers et chapeaux;

(5) Raisins;

(6) Vin.

 

Services

(1) Exploitation d’une entreprise de vente au détail de vin, d’accessoires pour le vin et d’articles-cadeaux et de souvenirs connexes.

 

 

Ann-Laure Brouillette

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.

 


 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE 2021-09-01

COMPARUTIONS

Kelly Gill

Pour la Propriétaire inscrite

Aucune comparution

Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLP (Canada) LLP

Pour la Propriétaire inscrite

PNC IP Group Professional Corp.

Pour la Partie requérante

 

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