Référence : 2021 COMC 278

Date de la décision : 2021-12-14

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	McCarthy Tétrault LLP	Partie requérante
et
	I-MED Pharma Inc.	Propriétaire inscrite
	LMC899,073 pour I-SOL	Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n^o LMC899,073 pour la marque de commerce I‑SOL (la Marque).

[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[3] Le 25 septembre 2018, à la demande de McCarthy Tétrault LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 à I‑MED Pharma Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[4] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les « [s]olutions lubrifiantes pour verres de contact et yeux secs ».

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 25 septembre 2015 au 25 septembre 2018 (la période pertinente).

[6] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448]. Un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 [voir Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184].

[8] En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l’article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d’être radiée, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Ilan Hofmann, en date du 22 avril 2019, accompagné des Pièces 1 et 2.

[10] Les deux parties ont déposé des représentations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[11] M. Hofmann est le dirigeant scientifique principal et fondateur de la Propriétaire. Il explique que la Propriétaire est une entreprise canadienne qui crée et distribue un large éventail de produits de soins pour les yeux, y compris des gouttelettes pour les yeux sans préservatif prescrites pour l’allègement des symptômes d’inconfort de la surface oculaire pour l’emploi avec ou sans verres de contact. Selon M. Hofmann, la Propriétaire a vendu 1 204 unités de ces gouttelettes pour les yeux en 2015, 1 186 unités en 2016 et 1 302 unités en 2017, toutes en liaison avec la Marque au Canada. Jointes à son affidavit à titre de Pièce 2 sont des copies des factures dont la date correspond à la période pertinente de la Propriétaire à différents clients situés au Canada. M. Hofmann indique que les produits visés par l’enregistrement sont appelés [traduction] « Gouttelettes pour les yeux sans préservatif I‑Sol » sur ces factures.

[12] M. Hofmann affirme que les produits visés par l’enregistrement sont vendus dans des bouteilles de plastique qui sont emballées dans des boîtes et que la Marque figure sur les étiquettes fixées sur les deux. Il joint à titre de Pièce 1 à son affidavit des photos des produits et de leur emballage portant la Marque, une photo d’une boîte dans laquelle les produits visés par l’enregistrement sont vendus et qui est représentative de celles qui ont été expédiées au Canada au cours de la période pertinente, une copie de l’étiquette fixée sur les bouteilles de plastique qui est représentative de l’étiquette employée sur l’emballage des produits vendus au Canada au cours de la période pertinente et un dépliant de produits qui a été distribué au Canada au cours de la période pertinente.

[13] Dans les photos, les étiquettes et le dépliant de de la Pièce 1, la Marque est présentée dans une version stylisée comme suit :

[14] En plus de cette version stylisée, la Marque suivie du symbole « ® » figure également dans le dépliant de la Pièce 1 dans trois sections différentes, à savoir [traduction] Composition, [traduction] Avertissement et [traduction] Comment est-ce fourni.

Analyse et motifs de la décision

[15] La Partie requérante affirme que la marque de commerce stylisée n’est pas celle qui est déposée et qu’elle manque des éléments d’identification clés qui permettraient au public de percevoir la marque de commerce comme étant la Marque, puisque le premier caractère ou symbole vu dans la marque de commerce stylisée n’est pas un I majuscule ou un i minuscule, mais se lit plutôt comme un z et que le deuxième symbole n’est pas un tiret, mais se lit plutôt comme un point. En réponse, la Propriétaire observe que l’enregistrement pour une marque de commerce nominale peut être appuyé par l’emploi de cette marque de commerce dans tout format stylisé et dans toute couleur. Elle affirme que la marque de commerce, telle que vue dans les photos, les étiquettes et le dépliant de la Pièce 1, conserve toutes les caractéristiques de la Marque, y compris la lettre i et le tiret.

[16] Pour examiner la question de savoir si la présentation d’une marque de commerce constitue l’affichage de la marque de commerce telle qu’elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était affichée d’une manière telle qu’elle a conservé son identité et qu’elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l’informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se pencher sur la question de savoir si les « traits dominants » de la marque de commerce déposée ont été préservés [Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. L’évaluation pour savoir si tous les éléments sont des caractéristiques dominantes et si la variation est suffisamment mineure pour permettre de conclure qu’il y a emploi de la marque de commerce telle qu’enregistrée est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas.

[17] En outre, l’emploi d’une marque de commerce conjointement avec d’autres mots ou caractéristiques constitue un emploi de la marque enregistrée si le public perçoit, comme première impression, que la marque de commerce en soi est employée en tant que marque de commerce. Il s’agit là d’une question de fait qui dépend de certains facteurs tels que la question de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments additionnels, tel que par l’emploi de lettres différentes ou de tailles de caractères différents, ou si les éléments additionnels seraient perçus comme un élément purement descriptif ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct [Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[18] J’estime que toutes les caractéristiques de la Marque sont représentées dans la version stylisée montrée dans la preuve. En particulier, la première partie de la marque de commerce montrée dans la preuve est une lettre i minuscule stylisée, dont le point sur le dessus est représenté par un dessin de goutte. Je considère le deuxième caractère comme étant un tiret stylisé, plutôt qu’un point, en raison de sa forme rectangulaire et de sa position entre la lettre i et le mot Sol, sans espace apparent.

[19] De plus, je remarque que la Marque est présentée dans les factures fournies dans la preuve comme faisant partie du nom des produits décrits comme étant les produits visés par l’enregistrement par M. Hofmann. La preuve n’est pas claire quant à savoir si de telles factures accompagnaient les produits au moment du transfert. Malgré cela, une facture peut fournir le contexte informant le registraire sur ce que les consommateurs reconnaîtraient comme une marque de commerce [voir, par exemple, Method Law Professional Corp c Black & Decker Corp, 2015 COMC 226]. De plus, la Marque suivie par le symbole « ® » figure également dans le dépliant de la Pièce 1 qui a été distribué au Canada au cours de la période pertinente. Comme pour les factures, ce dépliant fournit également du contexte au registraire.

[20] Par conséquent, j’accepte que l’emploi démontré constitue l’emploi de la Marque telle qu’enregistrée.

[21] La Partie requérante affirme également que la Pièce 1 ne fournit aucune photo réelle, mais plutôt des maquettes, et pour cette raison elle ne démontre pas la façon dont la Marque est employée en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au cours de la période pertinente.

[22] Je ne suis pas d’accord avec ces observations. M. Hofmann décrit les trois premières pages de la Pièce 1 comme des [traduction] « photos des Produits et de leur emballage » et une « photo d’une boîte réelle dans laquelle les Produits sont emballés ». Les déclarations d’un auteur d’affidavit doivent être acceptées à première vue et on doit leur accorder une crédibilité importante dans une procédure en vertu de l’article 45 [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79]. De plus, M. Hofmann confirme que ces photos sont représentatives des produits vendus au Canada et de leur emballage au cours de la période pertinente. Même si le matériel en question était composé de maquettes, et pas de photos, la décision serait la même en raison des déclarations claires de M. Hofmann que le contenu de la Pièce 1 représente les produits et leur emballage vendus au Canada au cours de la période pertinente.

[23] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement, puisque les photos de la Pièce 1 montrent la façon dont la Marque était arborée sur ces produits au cours de la période pertinente et les factures de la Pièce 2, en date de la période pertinente, montrent la vente de ces produits au Canada, comme l’affirme M. Hofmann.

Décision

[24] Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Ann-Laure Brouillette

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches   Le français est conforme aux WCAG.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.	Pour la Propriétaire inscrite
McCarthy Tétrault LLP	Pour la Partie requérante