Contenu de la décision
Date de la décision : 2021-12-15
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
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Requérante
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Demande
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Introduction
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Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée en partie.
Le dossier
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Le 6 novembre 2017, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi). Tous les renvois dans la présente décision sont faits à la Loi dans sa version modifiée le 17 juin 2019, à l’exception des renvois faits aux motifs d’opposition, qui renvoient à la Loi avant sa modification (voir l’article 70 de la Loi qui prévoit que l’article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s’applique aux demandes annoncées avant cette date).
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Les motifs d’opposition alléguaient que la demande n’est pas conforme aux articles 30e), g) et i) de la Loi, que la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi, que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’article 16(3)a) de la Loi et que la Marque n’est pas distinctive en vertu de l’article 2 de la Loi. Les motifs d’opposition fondés sur les articles 30e) et g) et sur l’article 16(3)a) ont ensuite été retirés par l’Opposante dans ses observations écrites, et leur retrait a été confirmé à l’audience.
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Les deux parties ont présenté des preuves, qui sont résumées ci-dessous et examinées plus en détail, au besoin, dans l’analyse des motifs d’opposition. Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à l’audience.
La preuve des parties
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À l’appui de son opposition, l’Opposante a déposé une copie certifiée conforme de son enregistrement invoqué et la déclaration de Josée Aubin, analyste de marques employée par CompuMark, datée du 9 mai 2018, ainsi que la Pièce JA‑1 (la déclaration Aubin). Mme Aubin présente en preuve les résultats d’une Recherche de Dilution Complète au Canada (Complete Canadian Dilution Search) qu’elle a effectuée pour des domaines, pour des noms commerciaux et dans le Registre canadien des marques de commerce, pour une combinaison des termes « SUPER KID UP » ou « SUPERKIDUP », qui, selon l’Opposante, soutiennent son affirmation que sa marque invoquée est intrinsèquement distinctive.
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Mme Bleach indique la valeur annuelle en dollars de tous ces produits vendus au Canada en liaison avec la Marque pour chaque année entre 2015 et 2018, soit un total d’environ 1 150 $. Mme Bleach affirme que le prix de chaque article varie et donne des exemples du coût d’une sélection de produits variant entre 5 et 25 dollars. [para 6 et 11]
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Mme Bleach affirme que ses produits sont vendus à une table de présentation lors d’expositions d’artisanat en Ontario (particulièrement dans la région du Grand Sudbury) et qu’elle a participé à ces expositions d’artisanat au cours des quatre dernières années. Plus précisément, elle affirme avoir participé à au moins cinq expositions d’artisanat en 2015 ainsi qu’à une exposition d’artisanat chaque année entre 2016 et 2018. Les produits portant la Marque sont également vendus sur la page Facebook de la Requérante depuis 2015 et sur son site Web superkiduper.com depuis son lancement le 28 juillet 2018. [para 7 à 9]
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Mme Bleach fournit également :
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Des photographies recto et verso d’une étiquette arborant la marque, qu’elle affirme être apposée sur tous les articles qu’elle crée et vend sous la Marque [Pièces A et B];
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Mme Aubin et Mme Bleach n’ont pas été contre-interrogées.
Fardeau de preuve incombant à chacune des parties
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L’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst)]. Si elle s’acquitte de ce fardeau, la Requérante a ensuite le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucun des motifs d’opposition ne fait obstacle à l’enregistrement de sa Marque.
Motifs rejetés sommairement
Article 30i) – Déclaration relative au droit
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Ce motif d’opposition est rejeté parce que la simple connaissance de l’existence de la marque de commerce n’appuie pas l’allégation selon laquelle la Requérante n’aurait pas pu être convaincue de son droit d’employer la Marque. L’article 30i) de la Loi exige qu’un requérant inclue dans sa demande une déclaration portant qu’il est convaincu qu’il a droit d’employer sa marque de commerce. Lorsque le requérant a fourni cette déclaration, un motif d’opposition fondé sur l’article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsque la mauvaise foi ou la fraude est alléguée. La demande d’enregistrement de la Marque contient la déclaration exigée, et il n’y a aucune preuve que la présente espèce constitue un cas exceptionnel.
Article 2 – Absence de caractère distinctif
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Ce motif d’opposition est rejeté parce que l’acte de procédure s’appuie sur la propre marque de commerce de l’opposante alors qu’il n’y a aucun élément de preuve établissant que la Marque de commerce de l’Opposante avait acquis une réputation au Canada, et encore moins une réputation suffisante pour annuler le caractère distinctif de la marque à la date de dépôt de la déclaration d’opposition [voir Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, aux para 25 à 34, qui établit le fardeau de preuve de l’Opposante].
Motif d’opposition restant
Article 12(1)d) – Confusion avec la marque de commerce enregistrée de l’Opposante
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Un opposant s’acquitte de son fardeau initial à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) si l’enregistrement invoqué est en règle. À cet égard, le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence de l’enregistrement invoqué par un opposant [Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Après avoir exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire, je confirme que l’enregistrement no LMC958,733 est en vigueur à la date de cette décision.
Le critère en matière de confusion
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Le critère pour trancher la question de la confusion est établi à l’article 6(2) de la Loi, qui indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Par conséquent, l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion entre des produits ou services d’une source qui sont considérés comme provenant d’une autre source.
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Aux fins de cette évaluation, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris celles énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces facteurs ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23; Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, au para 54]. Je cite également Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, au para 49, où la Cour suprême du Canada a indiqué que la ressemblance entre les marques de commerce est susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.
Caractère distinctif inhérent
[20]
À mon avis, les marques de commerce des parties possèdent un degré semblable de caractère distinctif inhérent. La marque de commerce de l’Opposante et la marque de commerce de la Requérante sont toutes deux constituées de mots inventés (notamment, SUPERKIDUP et SUPERKIDUPER). Dans chaque cas, cependant, le mot inventé est composé principalement des mots « super » et « kid » du dictionnaire courant, qui sont quelque peu mis en évidence dans la marque de commerce de l’Opposante en raison de la majuscule de la première lettre de chacun de ces mots et du suffixe en exposant. Tant en anglais qu’en français, le mot « super » est élogieux et le mot « kid » est descriptif dans le contexte des produits et services destinés aux enfants (par exemple, selon les définitions de ces termes figurant dans les dictionnaires en ligne Collins et Larousse). La stylisation et le dessin dans la marque de commerce de l’Opposante renforcent dans une certaine mesure son caractère distinctif inhérent dans son ensemble, mais pas vraiment d’une manière importante. Plus précisément, les caractéristiques du dessin en étoile qu’il contient peuvent, à mon avis, conférer une connotation quelque peu élogieuse aux biens et services liés aux enfants.
[21]
Par conséquent, ce facteur ne favorise pas de façon significative l’une ou l’autre des parties.
Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période d’emploi
[22]
La preuve de l’emploi de la Marque fournie par la Requérante dans l’affidavit Bleach est,au mieux, nominale. L’Opposante n’a produit aucune preuve d’emploi et, bien que son enregistrement invoqué comprenne une revendication d’emploi depuis au moins le 10 septembre 2014, je ne peux que déduire un emploi minimal de sa Marque du certificat d’enregistrement produit [Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC, 2018 CF 951, au para 37; Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC), à la p. 430]. Toutefois, une telle inférence ne permet pas de conclure que la marque de commerce de l’Opposante était connue dans une mesure significative ou qu’elle a nécessairement été employée de façon continue depuis la date revendiquée [Krauss‑Maffei Wegmann GmbH & Co KG c Rheinmetall Defence Electronics GmbH, 2017 COMC 50, au para 20].
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Par conséquent, ces facteurs ne favorisent pas non plus l’une ou l’autre des parties.
Genre des produits, services et entreprise et nature du commerce
[25]
À mon avis, il y a un chevauchement entre les produits des parties dans la mesure où la marque enregistrée de l’Opposante vise les couches pour bébés et les couches-culottes pour bébés et où la demande d’enregistrement de la Marque vise les vêtements pour bébés. Bien que je ne considère pas que les produits restants ou l’un des Services décrits dans la demande soient similaires ou significativement liés par nature aux produits visés par l’enregistrement de l’Opposante, je note deux choses. Premièrement, il existe au moins un lien entre les produits de l’Opposante et les autres vêtements de la Requérante, certains de ses jouets, y compris ses jouets pour bébés, ainsi que ses Services spécifiquement destinés aux enfants en bas âge, car on peut soutenir que ces Produits et Services pourraient tous être destinés aux mêmes consommateurs qui achètent pour des bébés ou des enfants en bas âge. Deuxièmement, étant donné que la Marque elle-même contient le mot « kid », on peut soutenir qu’elle décrit tous les Produits et Services comme étant liés aux enfants.
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La Requérante, cherchant à distinguer la nature des voies de commercialisation des parties, soutient essentiellement que les produits de l’Opposante ne sont pas vendus dans les mêmes points de vente et qu’ils n’apparaissent pas côte à côte avec les produits de la Requérante. Plus précisément, la Requérante soutient que ses produits sont vendus lors d’expositions d’artisanat en Ontario, particulièrement dans la région du Grand Sudbury, ainsi que sur sa page Facebook et sur sa boutique en ligne, où les couches pour bébés, les couches-culottes pour bébés et les lingettes nettoyantes [traduction] « ne sont pas couramment vendues ».
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Le genre d’entreprise et la nature du commerce de l’Opposante ne sont pas inclus dans la preuve. Quoi qu’il en soit, la Requérante fait une demande pour les droits exclusifs d’enregistrement à l’échelle du Canada et aucun état déclaratif des produits couvert par les marques en cause ne contient une limitation territoriale ou une restriction à l’égard d’une quelconque voie de commercialisation. Ainsi, je ne suis pas en mesure de conclure qu’il n’y aurait pas, à tout le moins, le potentiel de chevauchement dans les voies de commercialisation des parties.
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Par conséquent, ces facteurs favorisent l’Opposante.
Degré de ressemblance
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Dans la mesure où la Marque comprend intégralement l’élément dominant de la marque de commerce de l’Opposante, à savoir l’élément nominal, je conclus qu’il existe un certain degré de ressemblance entre les marques des parties, dans la présentation et le son, en dépit de leurs éléments supplémentaires respectifs.
[30]
En ce qui concerne les idées suggérées par les marques de commerce, la Requérante a fait valoir que la terminaison « up » dans la marque de l’Opposante a probablement été choisie en raison de la nature des produits de l’Opposante, étant donné que les couches-culottes et autres produits similaires sont souvent appelés « pull-ups ». La Requérante a soutenu que, d’autre part, la terminaison « uper » de la Marque rappelle des expressions telles que « super‑duper », « super trooper », etc. Rien dans la preuve ne soutient la première allégation. Je suis cependant partiellement d’accord avec la Requérante en ce qui concerne la dernière. Je conclus qu’il y a des différences dans les idées suggérées par les marques des parties pour les consommateurs unilingues anglophones ou bilingues, car la marque de commerce de l’Opposante suggère un mouvement ascendant d’un (super) enfant, alors que la Marque suggère une exclamation d’exaltation ou un adjectif élogieux. Cela dit, rien ne prouve que les consommateurs francophones unilingues connaissent des expressions comme « super‑duper » ou qu’ils considèrent la Marque, dans son ensemble, comme autre chose qu’un mot fantaisiste ou inventé. En d’autres termes, même si je pense que les consommateurs francophones unilingues connaissent la signification des mots « super kid » ou « superkid », ils considéreraient probablement que SUPERKIDUP et SUPERKIDUPER sont des mots inventés sans signification spécifique.
[31]
Par conséquent, ce facteur favorise l’Opposante.
Circonstance de l’espèce – aucune preuve de confusion réelle
Conclusion sur la probabilité de confusion
[34]
Comme il est indiqué ci-dessus, la Requérante a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion quant à la source des produits et des services des parties. Cela signifie que s’il est impossible d’arriver à une conclusion après avoir examiné l’ensemble de la preuve produite, la question doit alors être tranchée contre la Requérante [John Labatt, précité].
[35]
Compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, j’estime que la probabilité de confusion entre les marques de commerce en cause est équilibrée équitablement en ce qui concerne les Produits suivants : « [v]êtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et vêtements pour bébés, fabriqués à la main; […] jouets pour bébés, jouets de bain, jouets en peluche […]; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques; tee-shirts brodés ». Comme il est indiqué ci-dessus, les marques de commerce des parties présentent, à mon avis, un degré de ressemblance assez marqué, en particulier du point de vue du consommateur moyen unilingue francophone, qui les percevrait probablement comme des mots fantaisistes ou inventés tout à fait similaires. Je ne peux pas non plus ignorer l’existence d’un chevauchement ou du moins d’un lien entre ces Produits et les produits de l’Opposante et le potentiel de chevauchement dans les voies de commercialisation des parties. Étant donné que le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion incombe à la Requérante, je dois trancher à l’encontre de la Requérante.
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Cela dit, je suis convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, il n’y a pas de risque raisonnable de confusion en ce qui concerne les « jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau et jeux de fête; tasses, stylos, serre-poignets; aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés; sacs à provisions réutilisables » et les Services. À mon avis, malgré le degré de ressemblance entre les marques, le consommateur francophone ou anglophone au Canada n’est pas susceptible de croire que les autres Produits ou les Services décrits dans la demande relative à la Marque proviennent de la même source que les produits visés par l’enregistrement invoqué par l’Opposante, ou qu’ils y sont autrement liés. Par exemple, je ne suis pas disposée à conclure que le consommateur moyen s’attendrait à ce que les jeux de plateau, les services liés à l’exploitation de restaurants ou les services de camp de jour d’été proviennent d’un fournisseur de lingettes nettoyantes et de couches ou soient approuvés, autorisés ou parrainés par celui-ci, simplement parce que tous ces produits ou services peuvent être liés aux enfants. Le fait que la Requérante puisse s’adresser aux mêmes consommateurs que l’Opposante ne signifie pas nécessairement que ces consommateurs sont susceptibles d’éprouver de la confusion quant à la source des produits et/ou des services respectifs des parties.
[37]
Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est accueilli en partie.
Décision
[38]
Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l’article 38(12) de la Loi, je rejette la demande à l’égard des produits suivants :
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau et jeux de fête; tasses, stylos, serre-poignets; aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés; sacs à provisions réutilisables.
Offre d’un terrain de jeu intérieur pour enfants; offre d’aires récréatives, à savoir d’aires de jeu pour tout-petits; exploitation de restaurants et de comptoirs de vente d’aliments; exploitation de magasins de souvenirs; services de halte-garderie pour enfants; services de camp de jour d’été; planification et tenue de fêtes d’anniversaire privées et semi-privées pour enfants.
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| Membre
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| Commission des oppositions des marques de commerce
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| Office de la propriété intellectuelle du Canada
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| Traduction certifiée conforme
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| Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.
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COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
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DATE DE L’AUDIENCE 2 septembre 2021
COMPARUTIONS
| Pour l’Opposante
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| Pour la Requérante
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| Pour l’Opposante
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| Pour la Requérante
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