Référence : 2022 COMC 005

Date de la décision : 2022-01-24

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Marks & Clerk	Partie requérante
et
	PB Brands, LLC	Propriétaire inscrite
	LMC567,764 pour PATEL BROTHERS	Enregistrement

Introduction

[1] À la demande de Marks & Clerk (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) le 23 octobre 2018, à PB Brands, LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC567,764 pour la marque de commerce PATEL BROTHERS (la Marque). La Marque est enregistrée en liaison avec les services suivants : « Services d’épicerie au détail et en gros » (les Services).

[2] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des Services, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque entre le 23 octobre 2015 et le 23 octobre 2018 (la période pertinente). Dans la négative, la Propriétaire était tenue de fournir la preuve indiquant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

[3] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[4] Il est bien établi que de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Il revient au registraire, à titre de juge des faits, de tirer des conclusions raisonnables des faits énoncés dans l’affidavit ou la déclaration solennelle [BCF SENCRL c Spirits International BV, 2012 CAF 131, au para 8].

[5] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de Rakesh Patel, exécuté le 18 janvier 2019 (l’Affidavit Patel).

[6] Je note que, après que la Propriétaire a eu été signifiée des observations écrites de la Partie requérante, la Propriétaire a demandé, le 11 octobre 2019, une prolongation rétroactive en vertu de l’article 47(2) de la Loi pour produire un affidavit supplémentaire également au nom de Rakesh Patel, exécuté le 9 octobre 2019 (l’Affidavit Patel supplémentaire). La décision du registraire en date du 7 novembre 2019 a été de refuser la demande de prolongation rétroactive. Par conséquent, l’Affidavit Patel supplémentaire n’a pas été versé au dossier de cette procédure et n’a pas été considéré dans l’analyse ci-dessous. La seule preuve considérée est l’Affidavit Patel.

[7] Les deux parties ont déposé des observations écrites. Une audience a eu lieu à laquelle seule la Propriétaire a participé.

Aperçu de la preuve de la Propriétaire

[8] L’Affidavit Patel peut se résumer comme suit :

a) M. Patel est le membre directeur de la Propriétaire. Il joint à titre de Pièce « A » à son affidavit une copie des détails de l’enregistrement n^o LMC567,764 pour la Marque.

b) M. Patel indique que la Propriétaire est constituée en société dans l’état de New York et décrit la Propriétaire comme un chef d’industrie dans le commerce des épiceries et des aliments indiens, exploitant directement et par l’entremise de plusieurs licenciés, une chaîne d’épiceries indiennes sous la Marque.

c) M. Patel affirme que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les services d’épiceries au détail et en gros au Canada depuis septembre 1999, y compris au cours de la période pertinente. M. Patel indique que la Propriétaire, par l’entremise de son licencié, a employé la Marque au cours de la période pertinente au Canada comme le nom de magasins aux quatre emplacements suivants au Canada :

i. Patel Brothers, Scarborough : 2141, chemin Ellesmere, Scarborough, M1G 3M6, Ontario, Canada;

ii. Patel Brother, Etobicoke : 3-45, boulevard Woodbines Down, Etobicoke, M9W 6N5, Ontario, Canada;

iii. Patel Brothers, Mississauga : 169, rue Dundas-Est, Unité 1-4, Mississauga, L5A 1W8, Ontario, Canada;

iv. Patel Brothers, Brampton : 8814, chemin The Gore, unité 4-8, Brampton, L6P 0B1, Ontario, Canada.

d) M. Patel affirme que la Marque est arborée sur des affiches répandues dans les magasins, y compris sur les vitrines elles-mêmes. À cet égard, jointes à titre de Pièce « B » à l’Affidavit Patel sont des photos des emplacements de magasins Patel Brothers à Mississauga et Scarborough. Les photos montrent la Marque affichée en évidence sur les affiches de vitrine. M. Patel indique que les photos montrent les affiches des vitrines pendant la période pertinente et montre l’emploi de la Marque en liaison avec les services d’épiceries au détail et en gros.

e) M. Patel indique que la Propriétaire a également employé la Marque au cours de la période pertinente au Canada sur son site Web canadien. Joints à titre de Pièce « C » à son affidavit sont des extraits du site Web canadien Patel Brothers (www.patelbrothers.ca) lesquels ont été capturés au cours de la période pertinente le 1^er novembre 2015 et le 8 mai 2016. Les extraits du site Web de chacune de ces dates comprennent l’énoncé suivant sur la page d’accueil : [traduction] « C’est avec fierté et humilité que nous affirmons que Patel Brothers possède 52 magasins aux États-Unis et 4 magasins au Canada ». Sur la page [traduction] « Nous joindre » du site Web à chacune de ces dates, quatre magasins Patel Brothers au Canada sont indiqués aux adresses à Scarborough, Etobicoke, Mississauga et Brampton abordées ci-dessus.

Analyse

[9] Les arguments de la Partie requérante relèvent de deux catégories générales : 1) la Partie requérante affirme que la Propriétaire n’a pas démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Services conformément à l’article 4(2) de la Loi; et 2) même si un tel emploi est démontré, ce n’est pas un emploi qui profite à la Propriétaire en vertu de l’article 50(1) de la Loi. J’examinerai ces arguments à tour de rôle.

Emploi en liaison avec les Services

[10] La Partie requérante affirme que l’Affidavit Patel ne démontre pas l’emploi de la Marque en liaison avec les Services, puisque l’affidavit ne démontre pas que la Propriétaire avait la volonté et était en mesure d’effectuer les Services au Canada au cours de la période pertinente. La Partie requérante note que la Propriétaire n’a fourni aucune facture, aucun matériel promotionnel et aucun bon de commande qui pourrait démontrer l’emploi de la marque au cours de la période pertinente. Plutôt, la Partie requérante affirme que l’Affidavit Patel ne constitue rien de plus qu’une simple allégation d’emploi de la Marque, ce qui est insuffisant aux fins d’une procédure en vertu de l’article 45.

[11] Cependant, je suis d’accord avec la Propriétaire qu’elle a fourni une preuve particulière d’emploi. Aux paragraphes 5 et 6 de l’Affidavit Patel, l’auteur de l’affidavit indique que la Propriétaire a employé la Marque au cours de la période pertinente dans le cadre de l’exploitation de ses magasins aux quatre emplacements au Canada et des affiches extérieures portant la Marque pour deux de ces magasins sont montrées à la Pièce « B ». M. Patel affirme expressément que [traduction] « de telles photos montrent les affiches des vitrines applicables pendant la période pertinente ».

[12] La Partie requérante affirme que les deux photos à la Pièce « B » sont insuffisantes, puisque dans la première photo (le magasin de Mississauga), les fenêtres du magasin semblent être recouvertes de l’intérieur (soit par des volets ou du papier), et dans la deuxième photo (le magasin de Scarborough), la Partie requérante remarque qu’il y a des affiches supplémentaires indiquant [traduction] « Bientôt : Ouverture de Patel Brothers ». La Partie requérante affirme que ces aspects des photos indiquent que les magasins n’étaient pas ouverts et que la Propriétaire n’était pas en mesure de fournir les Services. Je ne considère pas que ces arguments sont convaincants. D’abord, je n’estime pas que l’une ou l’autre photo suggère que le magasin n’était pas ouvert; en effet, dans la photo du magasin de Scarborough, il semble y avoir une file de personnes attendant pour entrer dans le magasin. De plus, je suis d’accord avec la Propriétaire que les photos démontrent la présentation de la Marque sur des affiches de magasins et, combinées aux déclarations dans l’affidavit que la Marque était arborée sur des affiches de magasins au cours de la période pertinente dans le cadre de l’exploitation des magasins, elles sont suffisantes pour démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec les Services.

[13] De plus, à la Pièce « C », la Propriétaire a démontré la présentation de la Marque sur son site Web canadien au cours de la période pertinente, annonçant les quatre magasins au Canada. Je considère cela comme de la publicité arborant la Marque, ce qui constitue également l’emploi de la Marque aux fins de l’article 4(2) de la Loi, puisque la preuve indique que la Propriétaire avait la volonté et était en mesure d’effectuer les Services au cours de la période pertinente.

[14] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Marque a été employée au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec les Services, conformément à l’article 4(2) de la Loi. La question de savoir si cet emploi constitue l’emploi de la Marque par la Propriétaire est abordée ci-dessous.

Emploi qui profite à la Propriétaire

[15] Au paragraphe 6 de l’Affidavit Patel, l’auteur de l’affidavit indique que « [la Propriétaire], par l’entremise de son licencié, a employé la Marque de commerce au cours de la période pertinente au Canada comme le nom de magasins aux quatre emplacements suivants au Canada […] ». Comme l’a noté la Partie requérante, l’affidavit ne comprend pas une discussion des conditions particulières du contrat de licence, une copie de tout accord de licence ou une déclaration expresse dans l’affidavit que la Propriétaire a le contrôle direct ou indirect du caractère et de la qualité des Services offerts en liaison avec la Marque. La Partie requérante affirme que ces circonstances donnent lieu à une ambiguïté dans la preuve qui doit être interprétée à l’encontre de la Propriétaire, à savoir, la Partie requérante affirme que la Propriétaire n’a pas démontré le contrôle requis sur le caractère et la qualité des Services pour que tout emploi de la Marque profite à la Propriétaire en vertu de l’article 50(1) de la Loi.

[16] Bien que l’Affidavit Patel manque certains détails sur cette question, lorsque l’affidavit est considéré dans son ensemble, je ne suis pas convaincu qu’il contienne une ambiguïté qui doit être interprétée à l’encontre de la Propriétaire à l’égard de l’article 50(1) de la Loi. En particulier, je n’estime pas qu’il y ait de preuves dans l’Affidavit Patel qui suggèrent une absence du contrôle requis et je suis d’accord avec la Propriétaire qu’une conclusion raisonnable qu’un tel contrôle existe puisse être tirée des faits dans l’affidavit [voir Valhalla Pure Outfitters Inc c Pure Licensing Limited, 2017 COMC 86, 149 CPR (4th) 326, aux para 26 à 29; et GMAX World Realty Inc c RE/MAX, LLC, 2015 COMC 169, aux para 27 et 28, où le registraire a conclu que l’article 50(1) était respecté malgré l’absence de déclarations expresses de contrôle]. Par exemple, au paragraphe 3 de l’Affidavit Patel, l’auteur de l’affidavit décrit que c’est la Propriétaire qui [traduction] « exploite directement et par l’entremise de plusieurs licenciés, une chaîne d’épiceries indiennes sous la Marque de commerce ». Aux paragraphes 4 et 5 de l’Affidavit Patel, l’emploi de la Marque en liaison avec les Services dans chaque cas est caractérisé comme l’emploi par la Propriétaire. De plus, le paragraphe 7 et la Pièce « C » de l’Affidavit Patel démontrent l’emploi de la Propriétaire de la Marque sur son site Web canadien au cours de la période pertinente, annonçant les quatre magasins canadiens comme faisant partie de ses propres activités. J’estime que tous ces faits correspondent à une circonstance dans laquelle la Propriétaire a le contrôle sur le caractère et la qualité des Services fournis.

[17] Compte tenu de ce qui précède, la Propriétaire m’a convaincu que l’emploi de la Marque en liaison avec les Services, comme l’indique l’Affidavit Patel, est l’emploi de la Marque qui profite à la Propriétaire conformément à l’article 50(1) de la Loi.

Décision

[18] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Timothy Stevenson

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches   Le français est conforme aux WCAG.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE 2021-09-23

COMPARUTIONS

Madeleine Hodgson	Pour la Propriétaire inscrite
Aucune comparution	Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada LLP	Pour la Propriétaire inscrite
Marks & Clerk	Pour la Partie requérante