Référence : 2022 COMC 028

Date de la décision : 2022-02-22

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Mumusokr Co., Ltd.	Opposante
et
	Guangdong Saiman Investment Co., Ltd.	Requérante
	1,839,598 pour MUMUSO	Demande

Le dossier

[1] Guangdong Saiman Investment Co., Ltd. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce MUMUSO (la Marque) le 29 mai 2017, en liaison avec les services suivants (les Services) :

(1) Agences d’importation-exportation; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d’imprimés connexes; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l’administration de cartes d’utilisateur privilégié; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; agents d’approvisionnement; services d’approvisionnement, à savoir achat de produits et de services pour des entreprises; services d’analyse de marketing; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de grand magasin en ligne; administration commerciale de l’octroi de licences d’utilisation des produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; démonstration de vente pour des tiers; services de présentation des marchandises; location de distributeurs.

[2] Mumusokr Co., Ltd. (l’Opposante) a produit sa déclaration d’opposition le 29 août 2018. La Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi), a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l’exception des renvois aux motifs d’opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version antérieure [voir l’article 70 de la Loi].

[3] L’Opposante soulève des motifs d’opposition fondés sur la conformité aux articles 30a) et 30b) de la Loi.

[4] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit et signifié les affidavits de YE Xiaozhou, le président de l’Opposante, et de Taiji Yoshino, un conseiller en brevets et expert-conseil en propriété intellectuelle employé par le cabinet Nelligan O’Brien Payne LLP. La notarisation de l’affidavit de M. Xiaozhou a été faite conformément aux exigences de la Loi sur les notaires publics de la Corée du Sud. Aucun des auteurs d’affidavits de l’Opposante n’a été contre-interrogé. La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve. Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été demandée.

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[5] Bien que le fardeau de preuve initial incombe à l’opposant, le fardeau ultime incombe au requérant, selon la prépondérance des probabilités [voir John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1993), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst)].

Remarques préliminaires

[6] En l’absence d’observations écrites et d’une audience, il est difficile d’évaluer la position de chaque partie dans le contexte d’un processus contradictoire. Il ne revient pas au registraire d’envisager tous les arguments possibles que chaque partie pourrait soulever en vertu d’un motif d’opposition particulier. Compte tenu de cela, je limiterai mon analyse des motifs d’opposition soulevés par l’Opposante à ceux qui correspondent directement à la preuve produite et je renverrai seulement aux parties pertinentes de la preuve.

Motifs d’opposition

Motif d’opposition fondé sur l’article 30a)

[7] L’Opposante fait valoir que la demande n’est pas conforme à l’article 30a) de la Loi parce que l’état déclaratif des Services n’est pas suffisamment précis ou n’est pas dressé dans les termes ordinaires du commerce. À cet égard, l’Opposante affirme ce qui suit :

[traduction]

En particulier, les services « services d’approvisionnement, à savoir achat de produits et de services pour des entreprises » et « administration commerciale de l’octroi de licences d’utilisation des produits et des services de tiers » sont vagues et accorderont à la Requérante une protection déraisonnablement large de la marque de commerce. En outre, ces services ne sont pas suffisamment précis pour permettre au registraire et au public d’évaluer si la marque crée de la confusion avec une autre marque déposée ou en instance, ou avec une marque qui est employée dans le marché. De plus, ces services ne sont pas des services énumérés dans le Manuel des produits et des services des marques de commerce comme étant conformes à l’article 30a) de la Loi.

[8] Il y a deux questions à trancher en vertu d’un motif d’opposition fondé sur l’article 30a), soit celles de savoir si l’état déclaratif des services est dressé dans les termes ordinaires du commerce et s’il désigne dûment les services particuliers [Whirlpool SA c Eurotherm Holdings Limited, 2010 COMC 171, au para 39].

[9] L’affidavit de Taiji Yoshino joint les résultats de recherches effectuées dans le Manuel des produits et des services (le Manuel) le 18 décembre 2018, qui indiquent qu’il ne contenait aucune entrée pour « services d’approvisionnement, à savoir achat de produits et de services pour des entreprises » ou « administration commerciale de l’octroi de licences d’utilisation des produits et des services de tiers » (affidavit Yoshino, Pièce A). M. Yoshino a également effectué des recherches en ligne pour déterminer si ces énoncés constituent des termes ordinaires du commerce. À cet égard, le 18 décembre 2018 ou vers cette date, M. Yoshino a utilisé Microsoft Edge comme navigateur pour vérifier si l’énoncé des services « services d’approvisionnement, à savoir achat de produits et de services pour des entreprises » ou « administration commerciale de l’octroi de licences d’utilisation des produits et des services de tiers » étaient des expressions ordinaires du commerce. En étudiant les trois premières pages de chacun de ses résultats de recherche, il affirme qu’il n’a pas pu observer l’emploi de l’un ou l’autre de ces énoncés par un commerçant en tant qu’expression ordinaire du commerce.

[10] Je commencerai par souligner que j’ai le pouvoir discrétionnaire de consulter le Manuel [Johnson & Johnson c Integra Lifesciences Corp (2011), 98 CPR (4th) 429, au para 29 (COMC); Effigi Inc c ZAM Urban Dynamics Inc (2010), 89 CPR (4th) 461 (COMC)]. Bien que le Manuel ne soit pas exhaustif, il comprend une liste représentative des énoncés de produits et de services acceptables. En ce qui concerne les produits ou les services qui ne se trouvent pas dans le Manuel, les entrées acceptables peuvent être utilisées afin de déterminer, par analogie, le type d’énoncés pouvant être considérés comme étant acceptables afin de décrire des produits et services similaires. Un énoncé de produits ou de services est acceptable lorsque celui-ci est aussi précis, ou même plus précis, qu’une entrée semblable ou similaire [Manuel d’examen des marques de commerce, section 2.4.5].

[11] Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, j’ai recherché le mot-clé « procurement » [approvisionnement ou achat] et j’ai remarqué que « services d’achat de [produits et de services] pour tiers [ou entreprises] » était considéré comme un énoncé acceptable des services à la date de production de la demande (à savoir le 29 mai 2017) parce qu’il n’a été « retiré » de la liste des produits et des services acceptables que le 29 octobre 2021. Étant donné qu’il s’agissait d’un énoncé acceptable à la date de production de la demande, je suis convaincue que ces services étaient conformes à l’article 30a) de la Loi à ce moment-là [A. Bosa & Co Ltd c A‑27 SpA, 2016 COMC 162].

[12] J’ai également recherché le mot-clé « licensing » [octroi de licences] dans le Manuel. Mon examen du Manuel a indiqué que l’énoncé « administration commerciale de l’octroi de licences pour les produits et les services de tiers » n’était pas considérée comme un énoncé acceptable de services à la date pertinente en vertu de ce motif. Cependant, comme je l’ai souligné ci-dessus, ce n’est pas parce qu’un mot ou une expression ne se trouve pas dans le Manuel à la date pertinente que cela doit nécessairement mener à la conclusion selon laquelle ce mot ou cette expression n’a pas été défini dans les termes ordinaires du commerce à la date pertinente. De plus, les résultats de recherche de M. Yoshino n’abordent pas l’énoncé de services que les commerçants ordinaires employaient à la date pertinente en vertu de ce motif. Enfin, étant donné que le terme « administration commerciale de l’octroi de licences pour les produits et les services de tiers » est actuellement accepté par le Manuel, je me serais attendue à ce que l’Opposante explique comment ou pourquoi cet énoncé n’était pas suffisamment précis à la date de production de la demande. Par conséquent, étant donné que je ne suis pas convaincue que l’Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif, ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 30b)

[13] Le fardeau de preuve initial incombant à l’opposant à l’égard de la question de la non-conformité à l’article 30b) de la Loi est léger, puisque les faits concernant le premier emploi de la marque par le requérant relèvent particulièrement des connaissances de ce dernier [voir Tune Masters c Mr P’s Mastertune Ignition Services Ltd (1986), 10 CPR (3d) 84 (COMC), à la p. 89]. Cela dit, l’opposant doit quand même produire une preuve à l’appui de son opposition ou présenter une preuve permettant de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de ce motif d’opposition [Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Company Ltd, 2014 CF 323, au para 34].

[14] En l’espèce, la demande est fondée sur une revendication d’emploi au Canada en liaison avec les Services depuis le 21 mars 2017.

[15] M. Xiaozhou affirme que l’Opposante se livre à des activités commerciales et des services de vente en gros de produits essentiels quotidiens et de produits alimentaires depuis sa création en 2014. L’Opposante possède actuellement des magasins partout dans le monde, couvrant près de 30 pays et régions sur cinq continents. Il explique que la Requérante est l’une des concurrentes de son entreprise et qu’il sait que la Requérante exploite une chaîne de magasins de détail sous le nom de MINISO.

[16] M. Xiaozhou ajoute que la raison principale de l’opposition de l’Opposante à l’enregistrement de la Marque de la Requérante est que cette dernière n’offre aucun produit ou service en liaison avec la marque de commerce MUMUSO. Il ajoute qu’il croit que, [traduction] « en plus de profiter de l’achalandage lié à mon entreprise », la Requérante a demandé l’enregistrement de la marque de commerce MUMUSO [traduction] « afin de nuire à mon entreprise et de l’empêcher d’obtenir l’enregistrement de la marque de commerce “MUMUSOKR” ou “MUMUSO.KR” ».

[17] Au paragraphe 11 de son affidavit, M. Xiaozhou affirme qu’en tant que personne qui [traduction] « surveille régulièrement et avec diligence les activités commerciales mondiales des concurrents de mon entreprise », il croit que la Requérante n’aurait pas pu offrir les services au Canada en mars 2017. Pour corroborer cette affirmation, il a effectué les recherches suivantes le 2 août 2018 :

· recherches sur Google de la Requérante et de la Marque, lesquelles n’ont pas permis de repérer un lien à partir duquel un consommateur peut voir les services qui sont offerts par la Requérante en liaison avec la Marque n’importe où dans le monde, y compris au Canada;

· recherches sur Google de la Marque, lesquelles montrent des « résultats » renvoyant à l’entreprise de l’Opposante, mais rien au sujet de la Requérante;

· recherches de produits et de services liés à la Marque sur les sites Web de la Requérante aux adresses www.miniso.ca et www.miniso.com, lesquelles n’ont rien révélé;

· recherches sur Wayback Machine de www.miniso.ca, effectuées le 2 août 2018, lesquelles n’ont pas permis de cerner un emploi de la Marque à la date de premier emploi revendiquée ou vers cette date, à savoir le 21 mars 2017;

· recherches sur Wayback Machine de www.miniso.com, effectuées le 17 mai 2014, le 29 novembre 2016 et le 30 mars 2017, lesquelles n’ont révélé aucun emploi de la Marque.

[18] Je conclus que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau à l’égard de ce motif en ce qui a trait à l’un ou l’autre des services, sauf les services de grand magasin en ligne, et ce, pour les raisons qui suivent. Premièrement, à l’exception des éléments de preuve provenant de Wayback Machine, M. Xiaozhou a effectué les recherches sur Google le 2 août 2018, ce qui ne concerne pas du tout la date de premier emploi revendiquée de la Marque. Deuxièmement, les éléments de preuve provenant de Wayback Machine ne sont pas suffisants en soi pour mener à la conclusion selon laquelle la Requérante n’a pas employé la Marque au Canada en liaison avec presque tous les Services au Canada depuis la date revendiquée dans la demande. L’allégation de l’Opposante laisse entendre une hypothèse non étayée selon laquelle l’emploi de la Marque par la Requérante comprendra nécessairement le renvoi à la Requérante dans Internet [Heather Ruth McDowell c 2103214 Ontario Inc, 2012 COMC 227]. Bien que je convienne que l’on s’attendrait à trouver les « services de grand magasin en ligne » de la Requérante dans Internet, la possession d’un site Web actif n’est pas nécessairement une condition préalable à l’offre d’autres services de la Requérante, comme la promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d’imprimés connexes au Canada. En fait, il est possible que la Requérante ait offert la plupart de ses services en liaison avec la Marque avant de créer un site Web actif [Littlewoods Limited c Allyson Grabish, 2013 COMC 34].

[19] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de tous les Services, à l’exception des services de grand magasin en ligne.

[20] En ce qui concerne les services de grand magasin en ligne, je suis d’avis que l’absence d’un site Web actif à la date pertinente est suffisante pour remettre en question la déclaration de la Requérante selon laquelle elle a employé la Marque en liaison avec les services de grand magasin en ligne de façon continue depuis la date revendiquée. Par conséquent, je suis convaincue que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de ces services.

[21] Étant donné que la Requérante n’a produit aucune preuve ni aucun argument, ce motif est accueilli en partie.

Décision

[22] Compte tenu de ce qui précède, et dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande en ce qui a trait aux « services de grand magasin en ligne » et je rejette l’opposition en ce qui a trait aux autres Services conformément à l’article 38(12) de la Loi.

Cindy R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.

 

 

 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Nelligan O’Brien Payne LLP	Pour l’Opposante
Neomark Ltd.	Pour la Requérante