Référence : 2022 COMC 045

Date de la décision : 2022-03-15

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Premier Tech Home & Garden Inc.	Opposante
et
	753146 Alberta Ltd.	Requérante
	1,843,978 pour KILL SHOT	Demande

Aperçu

[1] Premier Tech Home & Garden Inc. (l’Opposante) fabrique et vend des produits de consommation pour les pelouses et les jardins. Parmi ces produits se trouvent des produits de lutte contre les parasites intérieurs et extérieurs, y compris des insecticides, vendus en liaison avec les marques de commerce déposées ONE SHOT (enregistrement n^o LMC854,886) et ONE SHOT & Dessin (enregistrement n^o LMC851,286).

[2] L’Opposante s’est opposée à la demande n^o 1,843,978 (la Demande) déposée par 753146 Alberta Ltd. (la Requérante) pour la marque de commerce KILL SHOT (la Marque). La Demande est en liaison avec un large éventail de produits et services, y compris des insecticides et d’autres produits de lutte contre les parasites.

[3] Pour les raisons énoncées ci-dessous, la Demande est rejetée puisque la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu’il n’y a pas une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

Le dossier

[4] La Demande a été déposée le 21 juin 2017 et est fondée sur l’utilisation projetée de la Marque au Canada en liaison avec les produits et services suivants (les Produits et Services) :

Produits

(1) Pesticides et insecticides à usage commercial et domestique, nommément pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs pour la lutte contre les insectes et les parasites; (2) Fongicides et herbicides à usage commercial et domestique, nommément pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs pour la lutte contre les champignons et les mauvaises herbes ayant trait aux plantes à fleurs, aux plantes comestibles et aux plantes combustibles; (3) Virucides, germicides et bactéricides à usage commercial et domestique, nommément pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs pour la lutte contre les virus, les germes et les bactéries, nommément désinfectants à usage commercial et industriel, produits désinfectants pour les mains, désinfectants tout usage pour l’hygiène; (4) Agents et préparations de lutte antiparasitaire, nommément agents et préparations chimiques et non chimiques pour insectifuge et répulsif à usage commercial et domestique, nommément pièges à mouches, à guêpes et à frelons, pièges collants, tapettes à mouches, produits pour fourmilières, ainsi que pulvérisateurs, applicateurs et distributeurs pour répulsif à base d’huile essentielle.

Services

(1) Exploitation d’une entreprise de vente au détail et en gros de produits à usage commercial et domestique, nommément de pesticides, d’insecticides, de fongicides, d’herbicides, de virucides, de germicides et de bactéricides; (2) Marketing direct des produits et des services de tiers dans les domaines des pesticides, des insecticides, des fongicides, des herbicides, des virucides, des germicides et des bactéricides à usage commercial et domestique; (3) Services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de pesticides, d’insecticides, de fongicides, d’herbicides, de virucides, de germicides et de bactéricides à usage commercial et domestique; (4) Services de consultation, nommément offre d’aide et de recommandation de pesticides, d’insecticides, de fongicides, d’herbicides, de virucides, de germicides et de bactéricides à usage commercial et domestique à des clients.

[5] La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 27 février 2019. Le 29 avril 2019, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition à l’encontre la Demande en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi). Je remarque que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019 et, conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition en l’espèce seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[6] L’Opposante soulève des motifs d’opposition fondés sur l’enregistrabilité en vertu des articles 12(1)b) et 12(1)d), le droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(3)a), le caractère distinctif en vertu de l’article 2 et la non-conformité à l’article 30e) de la Loi. Pour les motifs d’opposition fondés sur une probabilité de confusion présumée, l’Opposante invoque les marques de commerce déposées suivantes desquelles elle est le propriétaire inscrit :

No d’enregistrement	Marque de commerce	Produits
LMC968,097	BUG SHOT	(1) Préparations liquides d’huiles essentielles, dans un contenant sous pression, pour utilisation comme chasse-odeurs et répulsif.
LMC908,157	SURE SHOT	(1) Produits pesticides liquides dans un contenant sous pression.
LMC938,086	PLANTSHOTS	(1) Produits pour le gazon, nommément semences à gazon et de graminées; produits de réparation du gazon, nommément mélange de semences à gazon et de graminées pour sursemis. (2) Engrais, éléments nutritifs pour plantes et engrais de gazon; paillis; mélange d’engrais, de semences à gazon, de paillis et de pesticides; mélange d’engrais, de semences à gazon, de paillis et de tourbe; milieux de culture, nommément terre, terreau de plantation, terre végétale, terre de rempotage, terre à jardin, matière végétale compostée, terreaux et mousse de tourbe.
LMC854,886	ONE SHOT	(1) Produits pour le contrôle des insectes, nommément insecticides, aérosols, pièges, rubans et appâts. (2) Herbicides et désherbant.
LMC851,286		(1) Produits pour le contrôle des insectes, nommément insecticides, aérosols, pièges, rubans et appâts. (2) Herbicides et désherbant.

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition.

[8] L’Opposant a produit comme preuve l’affidavit de Louis Carrier, exécuté le 18 octobre 2019 (l’Affidavit Carrier). M. Carrier est le président de l’Opposante. Il atteste de l’emploi par l’Opposante au Canada depuis 2008 des marques de commerce ONE SHOT (LMC854,886) et ONE SHOT & Dessin (LMC851,286). Sa preuve sera abordée de façon plus approfondie ci-dessous dans l’analyse des motifs d’opposition. M. Carrier n’a pas été contre-interrogé.

[9] La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

Fardeau de preuve

[11] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p. 298].

Analyse des motifs d’opposition

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[12] La date pertinente pour un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[13] L’Opposante plaide que la Marque n’est pas enregistrable, car elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l’Opposante établies dans le tableau ci-haut. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que chacun de ces enregistrements existent toujours [voir Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau initial en ce qui a trait à ce motif d’opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau de la preuve de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et l’une des marques de commerce déposées de l’Opposante.

[14] En ce qui a trait à la question de la confusion, je concentrerai mon analyse sur la marque nominale déposée de l’Opposante, ONE SHOT (LMC854,886), puisque je crois qu’elle représente le meilleur argument pour l’Opposante.

Test en matière de confusion

[15] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

[16] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, RCS 772, au para 54]. Je renvoie également à Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

[17] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce de l’opposante et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [Veuve Clicquot, précité, au para 20].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[18] J’estime que les marques de commerce des deux parties possèdent un minimum de caractère distinctif inhérent, mais les deux se trouvent à l’extrême inférieur du spectre du caractère distinctif. En liaison avec les produits de lutte contre les parasites comme les insecticides, la marque de commerce ONE SHOT de l’Opposante et la Marque de la Requérante suggèrent toutes deux un produit qui est efficace pour éliminer le parasite avec une seule application.

[19] En ce qui a trait à la mesure à laquelle les marques de commerce des parties sont devenues connues, cet élément favorise clairement l’Opposante. L’Affidavit Carrier décrit que l’Opposante a employé les marques de commerce ONE SHOT et ONE SHOT & Dessin sans interruption au Canada en liaison avec des produits pour le contrôle des insectes, nommément insecticides, aérosols, pièges, rubans et appâts, depuis février 2008. M. Carrier affirme également que l’Opposante a employé les marques de commerce ONE SHOT et ONE SHOT & Dessin au Canada en liaison avec les herbicides et les désherbants depuis au moins juillet 2013. L’Affidavit Carrier comporte de nombreux exemples d’emploi de ces marques de commerce sur les produits de l’Opposante (y compris des produits conçus pour être employés contre des araignées, des fourmis, des guêpes et des frelons) et de publicisation de ces produits. Je souligne que, selon mon opinion, la preuve d’emploi de la marque figurative ONE SHOT & Dessin (LMC851,286) constitue également l’emploi de la marque nominale ONE SHOT (LMC854,886) [voir Nightingale Interloc c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)]. L’Opposante vend ses produits dans de grandes chaînes de détail comme Walmart, Rona, The Home Depot Canada, Lowes, Canadian Tire et Home Hardware. De 2014 à 2019, les ventes de l’Opposante de ses produits ONE SHOT ont dépassé 4 millions de dollars annuellement. Selon la preuve établie dans l’Affidavit Carrier, je suis convaincu que la marque de commerce ONE SHOT de l’Opposante est connue dans une mesure raisonnable au Canada.

[20] En revanche, il n’y a aucune preuve au dossier que la Requérante a commencé à employer la Marque ou que la Marque est connue dans une quelconque mesure au Canada.

[21] Compte tenu du caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties et de la mesure à laquelle elles sont devenues connues, ce facteur favorise l’Opposante en raison de la portée de l’emploi et de la publicisation de la marque de commerce ONE SHOT de l’Opposante au Canada au cours de nombreuses années.

[22] En outre, je note qu’au paragraphe 46 des observations écrites de la Requérante, la Requérante affirme que la marque de commerce de l’Opposante devrait bénéficier d’une faible protection en raison de [traduction] « l’adoption par des tiers d’une pluralité de marques de commerce, de nom commercial et de nom d’entreprise [sic] comportant le mot “SHOT” ». Cependant, la Requérante a choisi de ne produire aucune preuve dans cette procédure, donc il n’y a aucune preuve au dossier pour appuyer cet argument. De plus, il est bien établi que le registraire ne prendra pas connaissance d’office de l’état du registre afin d’aider un requérant avec un tel argument [voir Molson Breweries c John Labatt Ltd (Labatt Brewing Co Ltd) (1999), 3 CPR (4th) 543 (COMC), au para 9].

Durée d’emploi des marques de commerce

[23] La marque de commerce ONE SHOT de l’Opposante est employée sans interruption au Canada depuis 2008. La Demande est fondée sur l’emploi proposé de la Marque au Canada et la Requérante n’a produit aucune preuve pour indiquer que l’emploi de la Marque a commencé. Ce facteur favorise l’Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[24] Il y a chevauchement direct entre les produits et services des parties et les voies de commercialisation probables. Les produits des deux parties comprennent des insecticides et d’autres produits de lutte contre les parasites, ainsi que des herbicides. Bien que l’enregistrement de l’Opposante couvre seulement des produits et non des services, il est évident que les Services dans la Demande concernent la vente et le marketing des produits qui se chevauchent.

[25] La Requérante n’a produit aucune preuve suggérant que ses Produits et Services, ou les voies de commercialisation dans lesquels ils seraient offerts, sont différents de ceux de l’Opposante.

[26] Ce facteur favorise également l’Opposante.

Degré de ressemblance

[27] En tenant compte du degré de ressemblance, il est préférable de déterminer s’il y a un aspect de chaque marque de commerce qui est « particulièrement frappant ou unique » [Masterpiece, précité, au paragraphe 64]. Avec les marques de commerce des deux parties, j’estime que l’élément frappant est la marque de commerce dans son ensemble (c.-à-d., « ONE SHOT » ou « KILL SHOT »), puisqu’il est évident que chaque marque de commerce vise à être lue comme une expression unitaire. Je n’estime pas que l’un des mots individuels formant les marques de commerce est plus frappant ou unique que les autres.

[28] Compte tenu de ce qui précède, il y a un degré de ressemblance significatif entre les marques de commerce des parties. Bien que le premier mot de chaque marque de commerce soit différent, entraînant une présentation et un son quelque peu différents, les expressions « ONE SHOT » et « KILL SHOT » en liaison avec les produits pertinents communiquent une idée essentiellement identique d’un produit qui élimine un parasite (ou une mauvaise herbe dans le cas d’un herbicide) avec une seule application. De plus, la Marque de la Requérante communique cette idée en adoptant la même structure grammaticale que la marque de commerce de l’Opposante.

[29] Dans l’ensemble, le facteur du degré de ressemblance favorise l’Opposante.

 

Circonstance de l’espèce – famille alléguée de marques de commerce

[30] Aux paragraphes 55 à 57 de ses observations écrites, l’Opposante affirme que sa position en l’espèce est renforcée par une famille de marques de commerce qui comprennent le mot « SHOT », comme il est indiqué au paragraphe 6 de la présente décision, ci-haut.

[31] Cependant, afin de bénéficier de l’étendue plus large de la protection qui peut être accordée à une « famille » de marques de commerce, un opposant doit prouver l’emploi de chacune des marques de commerce dans la famille [voir McDonald’s Corp c Yogi Yogurt (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^re inst)]. En l’espèce, la preuve de l’Opposante démontre seulement l’emploi de la marque de commerce ONE SHOT (LMC854,886) et une version figurative de cette marque de commerce (LMC851,286). L’Opposante n’a pas démontré l’emploi de plusieurs marques de commerce ayant chacune la structure d’un mot différent à une seule syllabe suivi par « SHOT »; en particulier, l’Opposante n’a pas démontré l’emploi de l’une des marques de commerce indiquées au paragraphe 6, ci-dessus, autre que ONE SHOT et ONE SHOT & Dessin. Pour cette raison, l’argument de l’Opposante concernant une famille de marques de commerce ne l’aide pas en l’espèce.

Conclusion concernant le motif en vertu de l’article 12(1)d)

[32] Après avoir examiné toutes les autres circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. J’arrive à cette conclusion en considérant que chacun des facteurs législatifs prévus aux articles 6(5)a) à e) de la Loi favorise l’Opposante, y compris la ressemblance entre les marques de commerce des parties, le degré d’emploi antérieur de la marque de commerce de l’Opposante au Canada et le chevauchement des produits et services des parties.

[33] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est accueilli à l’égard de l’enregistrement LMC854,886 de l’Opposante pour la marque de commerce ONE SHOT. De plus, à mon avis, le résultat de l’analyse de la confusion est le même lorsque l’on tient compte de l’enregistrement LMC851,286 de l’Opposante pour la marque de commerce ONE SHOT & Dessin, pour des raisons essentiellement identiques à celles énoncées ci-dessus, de sorte que le motif d’opposition prévu à l’article 12(1)d) de l’Opposante est également accueilli en se fondant sur cet enregistrement. Puisque le motif de l’Opposante est accueilli en vertu de l’article 12(1)d) à l’égard de ces deux enregistrements, j’omettrai d’évaluer ses autres enregistrements.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a)

[34] L’Opposante plaide que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, puisqu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante qui ont été employées antérieurement au Canada. La date pertinente pour ce motif d’opposition est la date de dépôt de la Demande, à savoir le 21 juin 2017.

[35] Je concentrerai mon analyse sur les marques de commerce ONE SHOT et ONE SHOT & Dessin de l’Opposante, puisque ce sont les marques de commerce pour lesquelles l’Opposante a démontré l’emploi. L’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial pour le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) au moyen de sa preuve démontrant l’emploi de ces deux marques de commerce au Canada depuis 2008, bien avant la date pertinente.

[36] À mon avis, la date pertinente antérieure pour le motif d’absence de droit à l’enregistrement ne modifie pas de façon significative l’analyse de confusion énoncée ci-dessus pour le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d). Ainsi, la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y avait pas de probabilité de confusion à la date pertinente pour le motif d’absence de droit à l’enregistrement et le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) est également accueilli.

Autres motifs d’opposition

[37] Puisque je suis déjà arrivé à une conclusion en faveur de l’Opposante à l’égard des motifs d’opposition fondés sur les articles 12(1)d) et 16(3)a), je n’aborderai les autres motifs d’opposition que brièvement.

[38] En ce qui a trait au motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif en vertu de l’article 2 de la Loi, je suis convaincu que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial compte tenu de la preuve d’emploi et de publicisation de ses marques de commerce ONE SHOT et ONE SHOT & Dessin avant la date pertinente pour ce motif, à savoir le 29 avril 2019 [voir Bojangles’ International, LLC and Bojangles Restaurants, Inc c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427, au para 34, pour une discussion du fardeau de preuve initial d’un opposant en vertu de l’article 2]. Puisque ce motif dépend en bout de compte de la question de confusion entre la Marque et les marques de commerce ONE SHOT et ONE SHOT & Dessin de l’Opposante, j’arrive à la même conclusion que ci-dessus pour les motifs fondés sur les articles 12(1)d) et 16(3)a), nonobstant la date pertinente différente pour le motif fondé sur l’article 2. Le motif d’opposition fondé sur l’article 2 est donc accueilli.

[39] En ce qui a trait au motif fondé sur l’article 30e), puisque l’Opposante n’a produit aucune preuve pour appuyer ce motif, je le rejette.

[40] En ce qui a trait au motif fondé sur l’article 12(1)b), je note que les observations écrites de l’Opposante ne fournissent aucune observation à l’égard de ce motif. Comme il est indiqué dans l’analyse de la confusion ci-dessus, j’estime que la Marque possède un minimum de caractère distinctif inhérent; bien qu’elle soit suggestive des produits pertinents, je n’estime pas que la Marque est clairement descriptive. De plus, en l’absence de preuve ou d’observation de la part de l’Opposante concernant ce motif, il n’y a rien pour suggérer que la Marque est une description fausse et trompeuse. Le motif fondé sur l’article 12(1)b) est rejeté.

Décision

[41] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

Timothy Stevenson

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches   Le français est conforme aux WCAG.

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience n’a été tenue.

AGENTS AU DOSSIER

Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L.,s.r.l.	Pour l’Opposante
Flansberry, Menard & Associates/Associés	Pour la Requérante