Référence : 2022 COMC 012

Date de la décision : 2022-01-27

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	NewAgco Inc.	Partie requérante
et
	BASF Agricultural Solutions Seed US LLC	Propriétaire inscrite
	LMC483,211 pour INVIGOR	Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n^o LMC483,211 pour la marque de commerce INVIGOR (la Marque).

[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu en partie.

La procédure

[3] Le 18 février 2019, à la demande de NewAgco Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Bayer Intellectual Property GmbH (Bayer), la propriétaire inscrite de la Marque à l’époque.

[4] Le 3 juillet 2019, deux cessions ont été inscrites au registre pour tenir compte des cessions de la Marque de Bayer à BASF SE, puis de BASF SE à BASF Agricultural Solutions Seed US (la Propriétaire), la propriétaire actuelle de la Marque. Les deux cessions sont entrées en vigueur le 1^er août 2018.

[5] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit :

Produits

(1) Plantes et éléments de reproduction de plantes, nommément graines, boutures, ampoules, tubercules, semis, culture cellulaire in vitro; grains transformés, graines et plantes transformées génétiquement.

Services

(1) Recherche biotechnologique, tous les projets ayant trait à la croissance et production de récoltes.

[6] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 18 février 2016 au 18 février 2019.

[7] Les définitions pertinentes d’emploi en l’espèce sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[8] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire enregistré doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec les produits et services visés par l’enregistrement.

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de Blaine Woycheshin, exécuté le 14 juin 2019, auquel sont jointes les Pièces A à F.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l’audience.

La preuve

[11] M. Woycheshin est employé par BASF Canada Inc. (BASF Canada). En tant que [traduction] « responsable canadien de InVigor » pour BASF Canada, M. Woycheshin affirme que sa responsabilité est le marketing et la gestion de la Marque partout au Canada.

[12] M. Woycheshin affirme que la filiale de BASF Canada, BASF Agricultural Solutions Ontario Ltd. (BASF Ontario) est le licencié de la Propriétaire au Canada. À titre de licencié, BASF Ontario a [traduction] « l’autorisation de planter, cultiver, récolter, traiter, emballer ou autrement fabriquer, mettre en marché, vendre et distribuer les Produits InVigor [c.-à-d., des graines de canola] au Canada ». Il ajoute que la Propriétaire possède [traduction] « le contrôle décisif sur le caractère et la qualité des Produits [c.-à-d., graines de canola] fabriqués et vendus en liaison avec la Marque de commerce au Canada » conformément à un accord contractuel de fabrication et un accord de distribution en vigueur depuis le 1^er août 2018.

[13] M. Woycheshin affirme que BASF Ontario vend habituellement des graines de canola à son réseau de distributeurs, qui les vendent en retour aux utilisateurs finaux. Il ajoute que, pour chaque année en 2016, 2017 et 2018, les ventes de ces graines en liaison avec la Marque ont toujours augmenté et n’ont jamais été inférieures à un million de sacs vendus par année.

[14] À l’appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes à l’affidavit de M. Woycheshin :

· La Pièce C est composée de photos et d’épreuves illustrant les sacs de graines de canola hybrides portant la Marque. M. Woycheshin affirme que cette pièce représente la façon dont la Marque était habituellement présentée sur les sacs de graines de canola vendues en 2016, 2018 et 2019.

· La Pièce D est composée de factures émises par BASF Ontario au cours de la période pertinente à des distributeurs canadiens. M. Woycheshin confirme que ces facteurs représentent des ventes de graines de canola. La Marque figure dans la description des produits.

Analyse et motifs de la décision

[15] D’abord, comme l’a remarqué la Partie requérante, la Propriétaire n’a fourni aucune preuve que les produits visés par l’enregistrement « [p]lantes et éléments de reproduction de plantes, nommément […] boutures, ampoules, tubercules, semis, culture cellulaire in vitro; grains transformés, graines et plantes transformées génétiquement » étaient vendus ou que les services visés par l’enregistrement « [r]echerche biotechnologique, tous les projets ayant trait à la croissance et production de récoltes » ont été exécutés au Canada au cours de la période pertinente. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire ait démontré l’emploi de la Marque en liaison avec ces produits et ces services. Comme rien dans la preuve n’indique l’existence de circonstances spéciales en l’espèce, ces produits et ces services seront supprimés de l’enregistrement.

[16] Dans ses observations, la Partie requérante affirme que la preuve produite n’arrive pas à démontrer que l’emploi de la Marque profite à la Propriétaire, conformément à l’article 50 de la Loi. D’abord, la Partie requérante note qu’il n’y a aucune mention de Bayer sur les deux premiers sacs illustrés à la Pièce C. Le seul nom qui figure sur ces sacs est Bayer CropScience Inc., une entreprise située en Alberta, qui n’est pas mentionnée dans l’affidavit de M. Woycheshin. Deuxièmement, la Partie requérante allègue que le nom de la Propriétaire ou de BASF Ontario ne figure pas sur le troisième sac illustré à la Pièce C et que, plutôt, le nom et l’adresse de BASF Canada y figurent.

[17] La Propriétaire observe que, bien que le nom de BASF Canada soit arboré sur le sac, le nom de BASF Ontario y figure également; que M. Woycheshin a établi dans son affidavit que BASF Ontario est le licencié de la Propriétaire; et que les factures sont émises par BASF Ontario.

[18] Comme l’a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d’une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu’il exerce le contrôle requis prévu par l’article 50(1) : premièrement, attester qu’il exerce effectivement le contrôle requis; deuxièmement, produire des éléments de preuve démontrant qu’il exerce effectivement le contrôle requis; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit l’exercice du contrôle requis [Empresa Cubana Del Tobaco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, au para 84].

[19] Bien que la preuve concernant le contrôle avant les cessions susmentionnées aurait pu être plus claire, cela n’est pas nécessaire en bout de compte. À cet égard, compte tenu des déclarations claires de M. Woycheshin, je suis convaincue que tout emploi démontré de la Marque après la cession par BASF Ontario profite à la Propriétaire.

[20] Il est bien établi que la preuve doit être considérée dans son ensemble et les pièces doivent être interprétées conjointement avec les déclarations faites dans l’affidavit [voir, par exemple, Fraser Milner Casgrain sencrl c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)]. Les factures de la Pièce D et les déclarations de M. Woycheshin démontrent que les graines de canola étaient vendues au Canada au cours de la période pertinente par BASF Ontario et les épreuves de la Pièce C démontrent la façon dont la Marque était arborée en liaison avec de tels produits au cours de la période pertinente.

[21] La Partie requérante affirme que s’il est déterminé que tout emploi démontré de la Marque profite à la Propriétaire, alors l’enregistrement pour la Marque doit être modifié de manière à ne viser que les produits de [traduction] « graines de canola hybrides » ou simplement « graines ». La Propriétaire affirme que [traduction] « graines de canola hybrides » est compris sous « graines » tel qu’il est établi dans l’état déclaratif des produits; que « canola » est une plante de graine de colza [traduction] « d’une variété améliorée ayant des graines qui ont un faible contenu en acide érucique et qui sont la source de l’huile de canola » selon le dictionnaire en ligne Merriam-Webster Dictionary; et que la preuve démontre l’emploi de la Marque en liaison avec les « plantes et éléments de reproduction de plantes, nommément graines ».

[22] En l’espèce, j’accepte que [traduction] « graines de canola hybrides » est un type de graine; que canola est un type de plante; et que les graines sont [traduction] « les graines ou les ovules mûrs de plantes utilisées pour l’ensemencement » ou [traduction] « l’ovule mûr fertilisé d’une plante fleurissante contenant un embryon et en mesure normalement de germer pour produire une nouvelle plante » selon l’édition en ligne du Merriam-Webster Dictionary. Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec « plantes et éléments de reproduction de plantes, nommément graines » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[23] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer l’état déclaratif des services dans son intégralité, de même que ce qui suit de l’état déclaratif des produits :

[…] boutures, ampoules, tubercules, semis, culture cellulaire in vitro; grains transformés, graines et plantes transformées génétiquement.

[24] L’état déclaratif sera maintenant libellé comme suit :

Plantes et éléments de reproduction de plantes, nommément graines.

 

Ann-Laure Brouillette

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada     Traduction certifiée conforme William Desroches   Le français est conforme aux WCAG.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE : 15 novembre 2021

COMPARUTIONS

Catherine Bergeron	Pour la Propriétaire inscrite
David Reive	Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Robic	Pour la Propriétaire inscrite
Miller Thompson LLP	Pour la Partie requérante