Référence : 2022 COMC 098

Date de la décision : 2022-05-16

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Gowling WLG (Canada) LLP	Partie requérante
et
	Videovisions International (HSC) Inc.	Propriétaire inscrite
	LMC404,746 pour WHOL-HEALTH	Enregistrement

[1] Le 22 août 2019, à la demande de Gowling WLG (Canada) LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Videovisions International (HSC) Inc., faisant parfois affaire sous le nom Whol-Health (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n^o LMC404,746 pour la marque de commerce WHOL-HEALTH (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

Produits : [traduction] Produits naturels, nommément contenants à vitamines.

Services : [traduction] Exploitation de points de vente en gros et au détail spécialisés dans les produits naturels.

[3] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 22 août 2016 au 22 août 2019.

[4] Les définitions pertinentes d’emploi sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[5] En l’absence d’emploi, conformément à l’article 45(3) de la Loi, l’enregistrement est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit d’Harold Cross, le président de la Propriétaire, souscrit le 12 novembre 2019 à Mississauga, en Ontario (l’affidavit Cross).

[7] Les parties ont toutes les deux produit des observations écrites et étaient présentes à l’audience.

[8] Je note que, dans le cadre de ses observations écrites, la Propriétaire a produit un deuxième affidavit, qui comprenait un ensemble d’explications et de preuves supplémentaires en réponse aux observations écrites de la Partie requérante. La Partie requérante s’est opposée à toute nouvelle preuve fournie de cette manière. Comme cela a été confirmé et expliqué aux parties lors de l’audience, le deuxième affidavit n’a pas été versé au dossier à titre de preuve dans cette procédure. À cet égard, je note qu’aucune disposition ne prévoit la production d’une contre-preuve dans une procédure en vertu de l’article 45. De toute façon, le deuxième affidavit n’aurait pas eu d’incidence sur la décision s’il avait été considéré comme une preuve dans cette procédure.

La preuve au dossier de la propriétaire

[9] Je note que l’affidavit Cross est rédigé à la deuxième personne du pluriel et qu’il contient des mentions de la Propriétaire et d’une autre entité, Hedonics Catalogue (Hedonics). La relation entre elles sera examinée dans l’analyse ci-dessous. Je note également qu’une grande partie de l’affidavit Cross renvoie à une procédure antérieure en vertu de l’article 45 concernant l’enregistrement en question, engagée en 2002. Une décision dans cette procédure a été rendue en 2005 [Sterling & Affiliates c Videovisions International (HSC) Inc, 2005 CarswellNat 1253 (COMC)], où l’enregistrement a été modifié en fonction de son état déclaratif des produits et services. Bien que l’affidavit Cross remette en question cette décision et invite à un réexamen de celle-ci, comme cela a été noté lors de l’audience, la présente procédure ne concerne que l’état déclaratif des produits et services tel qu’il figure actuellement dans l’enregistrement.

[10] En ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement, M. Cross affirme que :
[traduction]

À l’heure actuelle, les produits de la marque WHol-Health® tels que les Pill Pouches [sachets de comprimés] […] sont disponibles en gros par l’intermédiaire de
WHol-Health® et au détail par l’intermédiaire de Hedonics ainsi que dans d’autres magasins de détail. Ces produits sont continuellement présentés et vendus à l’échelle internationale ainsi qu’au Canada, en gros et au détail, par le biais de Hedonics® Catalogues imprimés, de magasins de détail et des sites Web de Hedonics et de WHol‑Health® depuis plus de 25 ans, et ont également été répertoriés au Canada sur Amazon.ca en 2015. [page 12]

[11] En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement, il affirme que :
[traduction]

Nos efforts en matière de vente en gros et au détail se poursuivent, comme en témoignent nos efforts en ligne depuis de nombreuses années sur les sites Web à l’adresse www.Hedonics.com et www.WHol-Health.com. [page 20]

[12] Dans le corps de son affidavit, M. Cross inclut les éléments suivants :

• · Photographies d’emballages et d’étiquettes de plusieurs produits arborant la Marque. En ce qui concerne les produits enregistrés [traduction] « contenants à vitamines », M. Cross décrit l’une des photographies comme des [traduction] « Pill Pouches et emballages de détail ». Cet emballage indique qu’il s’agit de 400 sachets et affiche la Marque [page 14];

• · Des imprimés que M. Cross décrit comme des [traduction] « listes de fonctionnalités Web » provenant des sites Web www.hedonics.com et www.whol-health.com, affichant plusieurs produits avec des descriptions et des prix [pages 17 à 19]. Je note que l’une des images de la page 19 montre deux petits sacs remplis de comprimés, décrits comme étant des [traduction] « Pill Pouches WHol-Health® ». La description sous l’image correspond à celle de l’emballage des sachets comprimés susmentionné, qui figure à la page 14 de l’affidavit. Par exemple, les deux descriptions indiquent qu’« un paquet contient 400 sachets ». Je note également que « WHol-Health.com », que je considère comme une différence mineure de la Marque, est affiché dans le corps de certains des imprimés de [traduction] « listes de fonctionnalités Web » [pages 18 et 19].La Marque est également affichée bien en vue dans les descriptions ou sous les photographies de trois produits, y compris les sachets de comprimés susmentionnés [pages 17 à 19];

• · Deux factures émises par la Propriétaire pour des filtres de douche Whol-Health, datées de la période pertinente et facturées à des adresses au Canada [pages 20 to 21];

• · Six factures émises par Hedonics, datées de la période pertinente et facturées à des adresses au Canada [pages 24 à 25]. Je note que trois des factures concernent des [traduction] « Pill Pouches Whol-Health – paquet de 400 » de différentes quantités, au prix de 24,99 $ l’unité;

• · Un imprimé d’un courriel de juin 2017 envoyé par Amazon à M. Cross à l’adresse Amaz1@Hedonics.com, indiquant l’objet suivant : [traduction] « Amazon.ca a expédié l’article que vous avez vendu ». Je note que le nom de M. Cross apparaît en haut du courriel imprimé.

Analyse

[13] À titre de question préliminaire, la Partie requérante soutient que l’affidavit Cross [traduction] « ne respecte pas les exigences formelles » de la Loi sur la preuve au Canada [observations écrites de la Propriétaire aux para 11, 27 à 29]. En particulier, elle soutient que les photographies, les imprimés et les factures reproduits dans le corps de l’affidavit ne sont ni joints en tant que pièces ni signés par un commissaire.

[14] Cependant, sur la première page de l’affidavit Cross, au-dessus du constat d’assermentation, il renvoie aux [traduction] « 30 pages suivantes » sur lesquelles figurent ces photographies, imprimés et factures. Je note également que M. Cross y renvoie dans le corps de son affidavit. Quoi qu’il en soit, le sceau du commissaire est visible – bien que faiblement – sur chacune des 30 pages de l’affidavit. Par conséquent, à mon avis, le fait que les images ne soient pas jointes comme pièces à l’affidavit est, au pire, un simple détail technique. À cet égard, il est bien établi que des lacunes techniques ne devraient pas être un obstacle à une réponse accueillie à un avis prévu à l’article 45 [Baume & Mercier SA c Brown (1985), 4 CPR (3d) 96 (CF 1^re inst)] et que les [traduction] « exigences techniques » de l’article 45 ne doivent pas devenir un [traduction] « piège pour la personne imprudente » [George Weston Ltd c Sterling & Affiliates (1984), 3 CPR (3d) 527 (CF 1^re inst)]. En appliquant ces principes à la présente affaire, j’accepte que les photographies, les imprimés et les factures sont admissibles.

Relation entre la Propriétaire et Hedonics

[15] La Partie requérante soutient que l’affidavit Cross n’établit pas quelle est la relation entre la Propriétaire et Hedonics – en particulier, si Hedonics est une licenciée de la Propriétaire de sorte que tout emploi de la Marque par Hedonics ne peut bénéficier à la Propriétaire.

[16] Cependant, je note que M. Cross déclare que la Propriétaire est l’importatrice des produits [affidavit Cross, page 3] et que les produits de la Propriétaire étaient disponibles à la vente au détail chez Hedonics [page 12]. Il est bien établi que les déclarations contenues dans un affidavit doivent être admises sans réserve et que l’on doit leur accorder une crédibilité substantielle dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45 [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79]. De plus, le concept de « pratique normale du commerce » reconnaît la continuité des actions qui commencent avec le propriétaire en aboutissant au consommateur final, en passant par des transactions d’intervention par des distributeurs ou des détaillants [Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1^re inst)].

[17] Compte tenu des déclarations de M. Cross et de l’ensemble de la preuve, j’admets que les ventes attestées par Hedonics se sont déroulées dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire. Bien que M. Cross aurait pu être plus explicite quant à la relation entre les sociétés, l’affidavit Cross renvoie aux activités de gros et de détail des deux sociétés au fil des ans, en utilisant la deuxième personne du pluriel lorsqu’il en fait mention. Je note également que l’adresse de la Propriétaire figurant sur les factures est la même que celle d’Hedonics, et que le courriel d’Amazon susmentionné envoyé à Hedonics indique qu’il a été directement reçu par M. Cross.

[18] Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je suis convaincu que tout emploi démontré de la Marque par Hedonics profite à la Propriétaire.

Emploi en liaison avec les produits visés par l’enregistrement

[19] En ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement, [traduction] « Produits naturels, nommément contenants à vitamines », la Partie requérante soutient que l’affidavit Cross n’est pas fiable et qu’il n’y a aucune corrélation entre les factures et la photographie de l’emballage des sachets de comprimés présentée dans la preuve.

[20] Toutefois, la preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 doit être considérée dans son ensemble et il faut éviter de se concentrer sur des éléments de preuve individuels [voir Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)]. De plus, la preuve fournie permet de tirer des inférences [voir Eclipse International Fashions Canada Inc c Shapiro Cohen, 2005 CAF 64]. À cet égard, la preuve doit simplement exposer des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184].

[21] En l’espèce, M. Cross ne déclare pas expressément que l’emballage des sachets de comprimés figurant à la page 14 de son affidavit est représentatif des sachets de comprimés annoncés sur les sites Web et vendus pendant la période pertinente. Toutefois, comme il est indiqué ci-dessus, l’emballage illustré sur la photographie est conforme à la description de produit des sachets de comprimés figurant sur les sites Web [page 19]. En outre, ladite description est conforme à la description du produit figurant sur les factures d’Hedonics [pages 24 et 25]. Étant donné que les déclarations de M. Cross concernant l’emploi sont conformes aux preuves à l’appui, j’admets que la photographie en preuve de l’emballage des sachets de comprimés arborant la Marque est représentative de la façon dont la Marque était affichée sur les emballages des sachets de comprimés vendus par Hedonics au Canada pendant la période pertinente.

[22] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement, [traduction] « Produits naturels, nommément contenants à vitamines », au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

Emploi en liaison avec les services visés par l’enregistrement

[23] En ce qui concerne les services visés par l’enregistrement, [traduction] « Exploitation de points de vente en gros et au détail spécialisés dans les produits naturels », la Partie requérante soutient que la Propriétaire n’exploite pas de [traduction] « points de vente ». En particulier, elle soutient qu’il n’existe aucune preuve de ventes en gros ou au détail sur le site www.Whol‑Health.com, et que la Marque n’est pas affichée de manière que les consommateurs l’associent aux services visés par l’enregistrement. En outre, la Partie requérante fait valoir que la Propriétaire n’a pas produit un degré suffisant de preuve d’interactivité avec les consommateurs, comme il est exigé dans des cas comme celui-ci, où les services de magasins de détail sont fournis sans emplacements « traditionnels ». À cet égard, elle soutient que les éléments de preuve n’indiquent pas la manière dont les ventes sont effectuées sur les sites Web, en soulignant que les [traduction] « listes de fonctionnalités Web » attestées, par exemple, ne montrent pas de fonction [traduction] « Ajouter au panier » ou une fonction semblable.

[24] Je note à ce stade que, vers la fin de l’audience, M. Cross, représentant la Propriétaire, a admis qu’aucun service de vente au détail n’avait été fourni pendant la période pertinente en liaison avec la Marque. Il a spécifiquement indiqué que les termes [traduction] « et au détail » pourraient être supprimés de l’état déclaratif des services.

[25] En effet, je reconnais qu’au mieux, les preuves ne sont pas claires quant à la question de savoir si la Marque était affichée en liaison avec [traduction] « [l’e]xploitation de points de vente […] au détail spécialisés dans les produits naturels ». À cet égard, je note que M. Cross déclare ce qui suit dans son affidavit : [traduction] « Bien que WHol-Health continue à fournir un point de contact pour la vente de produits en gros aux magasins de détail, Hedonics maintient des ventes directes aux consommateurs par le biais de son site Web en ligne » [page 29]. En outre, les [traduction] « listes de fonctionnalités Web » attestées qui semblent provenir du site Web d’Hedonics n’affichent la Marque qu’en liaison avec des produits Whol-Health particuliers, tout comme les factures présentées en preuve d’Hedonics. L’exploitation d’un point de vente au détail spécialisé dans les produits naturels en liaison avec la Marque n’est pas par ailleurs clairement démontrée dans la preuve. Dans la mesure où des services de vente au détail ont été proposés au cours de la période pertinente, ils semblent avoir été proposés en liaison avec la marque de commerce Hedonics.

[26] Toutefois, en ce qui concerne l’exploitation d’un point de vente en gros, la Propriétaire soutient que ces services doivent être maintenus. En effet, dans son affidavit, M. Cross renvoie aux efforts de vente en gros de la Propriétaire [traduction] « depuis de nombreuses années maintenant » par l’intermédiaire du site www.Whol-Health.com [page 20], indiquant que des produits naturels ont été répertoriés sur ce site Web de décembre 2017 à octobre 2019 [page 17] et, en outre, que la Propriétaire [traduction] « continue de fournir » un point de contact pour la vente de produits en gros aux magasins de détail [page 29].

[27] Je suis convaincu que la Marque était affichée sur ce site Web, comme en témoignent les imprimés des [traduction] « listes de fonctionnalités Web ». À mon avis, un consommateur visitant le site Web de la Propriétaire aurait associé la Marque aux services de vente en gros de la Propriétaire et aux produits de marque eux-mêmes. À tout le moins, j’admets que la Propriétaire a annoncé ses services de vente en gros sur le site Web www.Whol-Health.com pendant la période pertinente.

[28] De toute façon, M. Cross fournit des factures émises par la Propriétaire, qu’il décrit comme des [traduction] « factures de gros » destinées à des clients de gros [Affidavit Cross, page 20]. Bien que M. Cross ne fasse pas expressément le lien entre le site Web www.Whol‑Health.com et ces ventes facturées, il décrit ce site Web comme étant la voie de commercialisation où les produits de la Propriétaire sont disponibles en gros [page 12]. Je note également que les factures fournissent un numéro de téléphone de la Propriétaire, ce qui, à mon avis, constituerait également un [traduction] « point de vente », seul ou en conjonction avec le site Web de la Propriétaire.

[29] Ainsi, en ce qui concerne l’affirmation de la Partie requérante selon laquelle la Propriétaire n’a pas fourni un niveau suffisant de preuve d’interactivité pour constituer l’exploitation d’un [traduction] « point de vente », je considère que toute interactivité requise est implicite – sinon démontrée – par les ventes attestées au Canada.

[30] Compte tenu de tout ce qui précède, en faisant une lecture équitable de la preuve dans son ensemble, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque uniquement en liaison avec l’exploitation d’un point de vente en gros spécialisé dans les produits naturels au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[31] Étant donné que la Propriétaire n’a fourni aucune preuve de l’existence de circonstances spéciales justifiant défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[32] En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer [traduction] « et au détail » de l’état déclaratif des services.

[33] L’état déclaratif des produits et services modifié sera libellé comme suit :
[traduction]

Produits : Produits naturels, nommément contenants à vitamines.

Services : Exploitation d’un point de vente en gros spécialisé dans les produits naturels.

Andrew Bene

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme,

Hortense Ngo     Le français est conforme aux WCAG.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE : 2022-03-22

COMPARUTIONS

Harold Cross	Pour la Propriétaire inscrite
Melissa Binns	Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Aucun agent n’a été nommé	Pour la Propriétaire inscrite
Gowling WLG (Canada) LLP	Pour la Partie requérante