Référence : 2022 COMC 095

Date de la décision : 2022-05-11

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Finlayson & Singlehurst	Partie requérante
et
	679503 B.C. Ltd.	Propriétaire inscrite
	LMC603,258 pour IN-LOOK OPTICAL	Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n^o LMC603,258 pour la marque de commerce IN‑LOOK OPTICAL (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants :

Produits : Lunettes de soleil, lunettes de vision, lentilles cornéennes et pièces et accessoires, et articles connexes, nommément chiffon pour lentilles, étuis à lunettes, étuis de lentilles cornéennes, solutions pour lentilles cornéennes, et cordons et chaînes à lunettes.

Services : Services d’opticien; vente au détail de lunettes de soleil, de lunettes correctrices, de lentilles cornéennes.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

La procédure

[4] À la demande de Finlayson & Singlehurst (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 9 septembre 2019, à la propriétaire inscrite de la Marque, 679503 B.C. Ltd. (la Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 9 septembre 2016 au 9 septembre 2019 (la période pertinente).

[6] Les définitions pertinentes d’emploi sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [selon Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184].

[8] En l’absence d’emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l’article 45(3) de la Loi, une marque de commerce est susceptible d’être radiée, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[9] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit ce qui suit :

· l’Affidavit de Michael Tam, souscrit le 5 décembre 2019 (l’Affidavit Tam), auquel sont jointes les Pièces A à S;

· l’Affidavit d’Allison Kehler, souscrit le 6 décembre 2019 (l’Affidavit Kehler), auquel est jointe la Pièce A.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et les deux parties étaient présentes à l’audience.

La preuve

L’Affidavit Tam

[11] Michael Tam est le président de la Propriétaire. Il affirme qu’il possède des connaissances personnelles des questions dans son affidavit à moins qu’il ait indiqué que ses déclarations sont fondées sur des renseignements et des convictions.

[12] M. Tam affirme que la Propriétaire exploite, depuis au moins 2003, un magasin dans le Coquitlam Centre à Coquitlam, en Colombie-Britannique, où des services d’opticien ont été fournis au cours de la période pertinente par l’entremise de son employé Jim Chisholm qui, selon les affirmations de M. Tam, est un opticien autorisé. Les services d’opticien comprenaient la fourniture de lunettes et l’ajustement de lentilles cornéennes.

[13] À l’appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes :

· La Pièce A est un imprimé du site Web pour le Coquitlam Mall, illustrant l’inscription au répertoire du magasin et la présentation de la Marque. La section [traduction] « À notre sujet » est libellée comme suit : [traduction] « Examen de la vue, lunettes pour hommes, lunettes pour femmes, lunette pour enfants, lunettes pour adolescents, montures à la mode, lentilles cornéennes, lunettes de soleil, lunettes sportives et soins de la vue pour enfants ».

· La Pièce B est une photo du magasin. M. Tam confirme que l’affiche illustrée dans la photo, laquelle arbore la Marque, est demeurée la même depuis au moins le début de la période pertinente.

· La Pièce E est composée de deux cartes professionnelles qui arborent la Marque, une pour M. Tam et une pour Jim Chisholm. La carte de M. Chisholm l’identifie comme [traduction] « directeur », [traduction] « opticien autorisé » et [traduction] « ajusteur de lentilles cornéennes ». M. Tam affirme que les cartes professionnelles ont été distribuées aux clients du magasin au cours de la période pertinente.

[14] M. Tam indique que, en plus de fournir des services d’opticien au magasin, la Propriétaire offrait également la vente de détail de lunettes de soleil, de lunettes de vision et de lentilles cornéennes au cours de la période pertinente. Les Pièces F à M sont des copies de factures, chacune arborant la Marque, pour la vente de lunettes de soleil de vision, de lunettes de vision et de lentilles cornéennes au cours de la période pertinente.

[15] En plus des services offerts, M. Tam affirme que la Propriétaire a employé la Marque au Canada au cours de la période pertinente sur un certain nombre de produits, y compris ceux inscrits dans l’enregistrement. À titre d’appui, il joint les pièces suivantes :

· la Pièce N est une photo d’un chiffon pour lentilles qui arbore la Marque;

· la Pièce P est composée de photos d’étuis à lunettes qui arborent la Marque;

· la Pièce R est une photo d’une bouteille de solution nettoyante pour lentilles qui arbore la Marque.

[16] Les Pièces O, Q et S sont des copies de factures, chacune arborant la Marque, pour la vente de chiffons pour lentilles, d’étuis à lunettes et de solutions nettoyantes pour lentilles au cours de la période pertinente.

[17] M. Tam indique que l’ensemble des factures jointes à son affidavit ont été imprimées à partir des dossiers de comptabilité informatisés maintenus par la Propriétaire. M. Tam affirme qu’une copie physique des factures aurait été fournie au client au moment de la vente et que la disposition et le contenu de la copie physique auraient été identiques à l’imprimé, à l’exception de la date indiquée à la ligne [traduction] « date d’impression » près du bas de la facture.

L’Affidavit Kehler

[18] Allison Kehler est une secrétaire juridique employée par Smiths IP, l’agent des marques de commerce de la Propriétaire lorsque son affidavit a été souscrit.

[19] Jointe à son affidavit est la Pièce A, qu’elle décrit comme étant composée de copies d’imprimés de la section [traduction] « Trouver un opticien » du site Web du College of Opticians of British Columbia situé à www.cobc.ca. Les imprimés, chacun ayant en bas de page une adresse Web de www.opticianry.ca, présentent les pages de détails du membre pour James Chisholm, indiquant qu’In‑Look Optical à Coquitlam, C.-B. est son lieu de pratique. Il est décrit comme un opticien de lunettes et un ajusteur de lentilles cornéennes.

Analyse et motifs de la décision

[20] La Partie requérante affirme que l’Affidavit Tam est trompeur et devrait être approché avec prudence, puisque l’affirmation d’emploi de M. Tam à l’égard [traduction] « [d’]un certain nombre de produits, y compris ceux dans l’Enregistrement » pousse le lecteur à croire que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec l’ensemble des produits visés par l’enregistrement.

[21] La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 doit être considérée dans son ensemble, et le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels ou des déclarations individuelles, comme l’a fait la Partie requérante, n’est pas la bonne approche [voir Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Limited (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009),78 CPR (4th) 278 (COMC)].

[22] Dans son affidavit, M. Tam fournit plus que l’affirmation générale critiquée par la Partie requérante. En fait, M. Tam nomme particulièrement les produits dans la preuve, à savoir le [traduction] « chiffon pour lentilles », [traduction] « [l’]étui à lunettes » et la [traduction] « solution nettoyante pour lentilles », lesquels arborent la Marque. Par conséquent, je n’estime pas que l’Affidavit Tam soit trompeur.

[23] La Partie requérante affirme également que l’Affidavit Kehler doit être ignoré, puisque M^me Kehler était employée par l’agent des marques de commerce de la Propriétaire lorsqu’elle a exécuté son affidavit, citant Cross-Canada Auto Body (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada, 2006 CAF 133, qui aborde l’emploi de la preuve d’affidavit de membres ou d’employés de cabinets d’avocats.

[24] De plus, la Partie requérante remarque que, bien M^me Kehler décrive la Pièce A comme un imprimé du site Web du College of Opticians of British Columbia à www.cobc.ca, l’imprimé lui-même indique une adresse de www.opticianry.ca, sans qu’aucune explication ne soit fournie pour la différence.

[25] Je n’ai pas à aborder les questions soulevées par la Partie requérante. L’Affidavit Kehler semble avoir été déposé simplement pour corroborer la preuve fournie par M. Tam. Par conséquent, elle est sans conséquence et je ne m’y suis pas appuyé pour arriver à ma décision.

Lunettes de soleil, lunettes de vision, lentilles cornéennes et pièces et accessoires

[26] Lors de l’audience, la Propriétaire a admis qu’aucune preuve n’était soumise à l’égard de l’emploi de la Marque en liaison avec les produits « [l]unettes de soleil, lunettes de vision, lentilles cornéennes et pièces et accessoires ». Puisqu’il n’y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la Marque, ces produits seront supprimés de l’enregistrement.

Articles connexes, nommément chiffon pour lentilles, étuis à lunettes, étuis de lentilles cornéennes, solutions pour lentilles cornéennes, et cordons et chaînes à lunettes

[27] L’Affidavit Tam fournit des factures pour la vente de chiffons pour lentilles, d’étuis à lunettes et de solutions nettoyantes pour lentilles au cours de la période pertinente (Pièces O, Q et S), ainsi que des photos illustrant ces produits portant la Marque (Pièces N, P et R).

[28] La Propriétaire affirme que la vente de chiffons pour lentilles, d’étuis à lunettes et de solutions nettoyantes pour lentilles est suffisante pour maintenir la catégorie complète d’articles dans l’enregistrement, citant Empresa Cubana Del Tabaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, au para 79, pour appuyer cette proposition. Je ne suis pas d’accord.

[29] Contrairement à Empresa Cubana, où il a été déterminé que la vente de cigares et de cigarillos appuyait les produits décrits par « tabac manufacturé à fumer ou à chiquer », en l’espèce, la Propriétaire a indiqué des articles particuliers de l’enregistrement. Ayant fait cela, la Propriétaire a l’obligation, en vertu de l’article 45, de fournir une preuve à l’égard de chacun des articles en particulier.

[30] L’Affidavit Tam ne fournit pas suffisamment de faits pour permettre de conclure qu’il y avait emploi de la Marque en liaison avec l’ensemble des articles indiqués. Dans le meilleur des cas, l’Affidavit Tam démontre l’emploi de la marque en liaison avec les chiffons pour lentilles et les étuis à lunettes (les solutions nettoyantes pour lentilles ne correspondant pas à l’état déclaratif des produits indiqué dans l’enregistrement). Cependant, la Partie requérante observe que la preuve à l’égard de ces produits également est déficiente d’un certain nombre de façons.

[31] D’abord, la Partie requérante observe qu’il n’y a aucune preuve quant à la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[32] Bien que M. Tam n’emploie peut-être pas la phrase « pratique normale du commerce » dans son affidavit, le genre de l’entreprise de la Propriétaire, et donc sa pratique normale du commerce, est décrit dans l’Affidavit Tam : la Propriétaire exploite un magasin dans un centre d’achat qui offre des services d’opticien et la vente de détail de lunettes de soleil, de lunettes de vision et de lentilles cornéennes, ainsi que de chiffons pour lentilles, d’étuis à lunettes et de solutions nettoyantes pour lentilles.

[33] Par conséquent, je suis convaincu qu’il y a une preuve quant à la pratique normale du commerce de la Propriétaire.

[34] Deuxièmement, la Partie requérante affirme que nous ne savons pas si la Propriétaire a fabriqué les produits en question, qui a mis la Marque sur les produits en question et si le contrôle a été exercé dans l’éventualité que les produits ont été fabriqués par un tiers.

[35] Comme il a été noté dans Banana Republic (ITM) Inc c Itochu Corporation, 2021 COMC 195, il est approprié de présumer que la propriétaire inscrite est la source des produits en question, à moins que la preuve indique le contraire. Puisqu’il n’y a aucune preuve pour indiquer le contraire, j’ai présumé que la Propriétaire est la source des chiffons pour lentilles et des étuis à lunettes.

[36] Troisièmement, la Partie requérante affirme que les factures fournies à titre de preuve constituent du ouï-dire inadmissible, puisque M. Tam n’a pas émis les factures lui-même et n’est pas en position d’indiquer qu’elles auraient été fournies au client au moment de la vente.

[37] Les factures sont fournies pour démontrer les ventes des produits en question au cours de la période pertinente. Compte tenu du poste et du mandat de M. Tam avec la Propriétaire, il est raisonnable de supposer qu’il aurait connaissance des activités de la Propriétaire et j’accepte donc ses déclarations à l’égard des factures.

[38] Par conséquent, selon la preuve de M. Tam, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les chiffons pour lentilles et les étuis à lunettes au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi. Puisqu’il n’y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, les autres articles, à savoir « étuis de lentilles cornéennes, solutions pour lentilles cornéennes, et cordons et chaînes à lunettes », seront supprimés de l’enregistrement.

[39] Compte tenu du libellé de l’état déclaratif des produits tel qu’enregistré (c.-à-d., « [l]unettes de soleil, lunettes de vision, lentilles cornéennes et pièces et accessoires, et articles connexes, nommément […] »), il n’est pas possible de supprimer les produits « [l]unettes de soleil, lunettes de vision, lentilles cornéennes et pièces et accessoires », comme il en est question ci-dessus, sans rendre l’expression « articles connexes, nommément » insignifiante. Par conséquent, il est nécessaire d’étendre « articles connexes, nommément » pour qu’il soit libellé « articles (pour lunettes de soleil, lunettes de vision, lentilles cornéennes), nommément […] » afin de limiter de manière appropriée l’enregistrement des articles en particulier tels qu’ils sont visés à l’origine par l’enregistrement [voir StarragHeckert GmbH c World, LLC, 2014 COMC 179].

[40] Il ne s’agit pas d’une affaire où le registraire limite un enregistrement bien que l’emploi ait été démontré en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement [voir Shapiro Cohen c Trapeze Software Inc (2000), 8 CPR (4th) 409 (COMC)]. En l’espèce, la modification est nécessaire afin de ni indûment limiter ni indûment élargir l’état déclaratif des produits à la lumière de la preuve fournie.

Vente au détail de lunettes de soleil, de lunettes correctrices, de lentilles cornéennes

[41] L’Affidavit Tam fournit des factures, lesquelles arborent la Marque, émises au cours de la période pertinente pour la vente de lunettes de soleil de vision, de lunettes de vision et de lentilles cornéennes (Pièces F à M). Les factures, avec les affiches de magasin (Pièce B), démontrent que la Marque était présentée dans l’exécution des services de vente de détail au cours de la période pertinente.

[42] La Partie requérante n’a fait aucune observation à l’égard de la vente de lunettes de soleil, de lunettes de vision et de lentilles cornéennes autre que pour affirmer que les factures invoquées par la Propriétaire constituent du ouï-dire inadmissible. Comme il a été souligné ci-dessus, compte tenu du poste et du mandat de M. Tam avec la Propriétaire, il est raisonnable de supposer qu’il aurait connaissance des activités de la Propriétaire et j’accepte donc ses déclarations à l’égard des factures.

[43] Par conséquent, selon la preuve de M. Tam, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les services « vente au détail de lunettes de soleil, de lunettes correctrices, de lentilles cornéennes » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Services d’opticien

[44] M. Tam affirme que la Propriétaire a employé la Marque en liaison avec les « [s]ervices d’opticien », y compris la fourniture de lunettes et l’ajustement de lentilles cornéennes, lesquels étaient offerts à son magasin au cours de la période pertinente par l’entremise de son employé M. Chisholm, un opticien autorisé. Cela est accompagné par la preuve en l’appui, à savoir l’inscription au répertoire du centre d’achat de la Propriétaire (Pièce A), les affiches de vitrine (Pièce B), les cartes professionnelles (Pièce E) et les factures pour la vente de lunettes de soleil, de lunettes de vision et de lentilles cornéennes (Pièces F à M), toutes arborant la Marque.

[45] La Partie requérante observe qu’il n’y a aucune preuve d’une seule transaction en liaison avec les services d’opticien.

[46] L’article 4(2) de la Loi exige la preuve que la Marque était présentée dans l’exécution ou l’annonce des services et il est bien établi que, lorsque le propriétaire de la marque de commerce est prêt et en mesure d’exécuter ses services au Canada, l’emploi de la marque de commerce dans l’annonce de ces services satisfait aux exigences de l’article 4(2) [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)]. Selon la preuve de M. Tam, je suis convaincu que la Marque était employée dans l’annonce des services d’opticien; voir par exemple l’inscription au répertoire du centre d’achat (Pièce A), les affiches de vitrine (Pièce B) et les cartes professionnelles (Pièce E).

[47] La Partie requérante observe également que nous ne disposons d’aucune façon de savoir que M. Chisholm était un opticien autorisé au cours de la période pertinente et attire mon attention à la Health Professions Act de la Colombie-Britannique et au Opticians Regulations de la Colombie-Britannique.

[48] La conformité à des lois autres que la Loi n’est pas un facteur pertinent dans les procédures en vertu de l’article 45 de la Loi [voir Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^re inst); Renault c Comercializadora Eloro, SA, 2012 COMC 132]. Par conséquent, même si la Propriétaire fournissait les services d’opticien sans en avoir l’autorisation dans l’administration pertinente, cela n’empêche pas une conclusion d’emploi dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 [voir Essilor Group Canada Inc c Vermillion Networks Inc, 2021 COMC 184, au para 68].

[49] Peu importe, M. Tam affirme que M. Chisholm était un opticien autorisé au cours de la période pertinente. Compte tenu du poste et du mandat de M. Tam avec la Propriétaire, il est raisonnable de supposer qu’il aurait connaissance des activités de la Propriétaire et j’accepte donc ses déclarations à l’égard des services d’opticien offerts par la Propriétaire et celles à l’égard des qualifications de ceux employés par la Propriétaire.

[50] Par conséquent, compte tenu de la preuve de M. Tam, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré que la Marque était employée, à tout le moins, dans l’annonce des services d’opticien au cours de la période pertinente et que la Propriétaire était prête et en mesure d’exécuter ces services par l’entremise de son employé M. Chisholm, ce qui constitue l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les « [s]ervices d’opticien » au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[51] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera modifié selon les dispositions de l’article 45 de la Loi afin de supprimer ce qui suit :

Produits : Lunettes de soleil, lunettes de vision, lentilles cornéennes et pièces et accessoires, et […] étuis de lentilles cornéennes, solutions pour lentilles cornéennes, et cordons et chaînes à lunettes.

[52] En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour être libellé comme suit :

Produits : Articles (pour lunettes de soleil, lunettes de vision, lentilles cornéennes), nommément chiffon pour lentilles, étuis à lunettes.

Services : Services d’opticien; vente au détail de lunettes de soleil, de lunettes correctrices, de lentilles cornéennes.

Robert MacDonald

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches     Le français est conforme aux WCAG.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE : 2022-02-15

COMPARUTIONS

Lawrence Chan	Pour la Propriétaire inscrite
Daniel Drapeau	Pour la Partie requérante

AGENTS AU DOSSIER

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP	Pour la Propriétaire inscrite
Finlayson & Singlehurst	Pour la Partie requérante