Référence : 2022 COMC 104

Date de la décision : 2022-05-26

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Life Maid Right – 2799232 Ontario Inc.	Partie requérante
et
	Maid Right, LLC	Propriétaire inscrite
	LMC929,205 pour MAID RIGHT	Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n^o LMC929,205 pour la marque de commerce MAID RIGHT (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants (les Services) : nettoyage d’immeubles résidentiels, d’immeubles commerciaux, de maisons de vacances et de nouvelles constructions.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[4] Le 11 décembre 2020, à la demande de Life Maid Right – 2799232 Ontario Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Maid Right, LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Services spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 11 décembre 2017 au 11 décembre 2020 (la période pertinente).

[6] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire inscrit doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque a été employée en liaison avec les Services.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Paul E. Flick, souscrit le 13 mai 2021, auquel étaient jointes les Pièces A et B.

[9] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

La preuve

[10] M. Flick est le directeur général et fondateur de Premium Service Brands, LLC, l’entreprise mère de la Propriétaire. Il affirme qu’il possède des connaissances personnelles sur les questions établies dans son affidavit, à moins d’indication contraire.

[11] M. Flick indique que la Propriétaire a acquis essentiellement l’ensemble des actifs du propriétaire précédent de la Marque, Maid Right Franchising, LLC, y compris une cession de tous les accords de franchise et de toutes les marques de commerce, le 13 avril 2018. Je note, après examen du registre, que la cession a été inscrite à l’enregistrement de la Marque le 24 mai 2018.

[12] M. Flick décrit l’entreprise de la Propriétaire comme un réseau de franchises qui fournit les Services. En particulier, les personnes ou les entreprises qualifiées qui concluent un accord de franchise avec la Propriétaire offrent des services de nettoyage en liaison avec la Marque conformément à ce que M. Flick décrit comme le [traduction] « “Système” Maid Right » qui détermine des éléments comme les normes uniformes, les spécifications et les procédures.

[13] M. Flick note qu’un nouveau franchisé reçoit un large éventail d’options de soutien, y compris un programme de formation initiale comprenant quarante heures de formation d’intégration, quatre-vingts heures de formation en ligne, trente-six heures de formation en classe et quatre heures de formation sur le terrain.

[14] M. Flick affirme que, en date du 31 décembre 2018, il y avait vingt-deux franchisés aux États-Unis et un au Canada. Le franchisé canadien a subséquemment quitté le système au moyen d’un accord mutuel de résiliation et de libération.

[15] M. Flick indique que la Propriétaire a déployé de vastes efforts pour produire un document de divulgation canadien à employer dans la mise en marché à des franchisés canadiens potentiels. Une copie de la première page du document de divulgation canadien, en date du 22 avril 2019, est jointe à titre de Pièce A. Une copie de la première page d’un document de divulgation canadien mis à jour, en date du 8 octobre 2020, est jointe à titre de Pièce B. M. Flick affirme que l’ensemble des documents de divulgation n’a pas été produit pour des raisons de confidentialité et compte tenu de leur volume considérable.

[16] Le document de divulgation à la Pièce A indique qu’il est destiné à l’emploi en Alberta et en Ontario et qu’il est fourni à des franchisés potentiels ou renouvelés en vertu de la Loi Arthur Wishart sur la divulgation relative aux franchises de l’Ontario et de la Franchise Act de l’Alberta. Le document indique également que [traduction] « des conseils juridiques et financiers indépendants d’expert en liaison avec l’Accord de franchise devraient être obtenus avant de conclure l’Accord de franchise ».

[17] Le document de divulgation à la Pièce B mentionne l’investissement total nécessaire pour commencer l’exploitation de la franchise, bien que le montant précis ait été caviardé. Le document encourage également les franchisés potentiels à présenter le document de divulgation et l’accord de franchise à un conseiller comme un avocat ou un comptable et note que l’achat d’une franchise est un [traduction] « investissement complexe ».

[18] M. Flick continue en indiquant que, tout au long de 2019 et en 2020, la Propriétaire a poursuivi ses efforts pour recruter des franchisés au Canada et a fourni des documents de divulgation à plusieurs candidats potentiels situés au Canada, dont un qui a signé un accord de franchise avec la Propriétaire le 9 novembre 2020. M. Flick indique que, avant la COVID-19, le franchisé avait l’intention d’offrir ses services dans la région ontarienne de Durham.

Analyse et motifs de la décision

[19] Bien que M. Flick affirme qu’il y avait un franchisé canadien en date du 31 décembre 2018, il n’indique pas, et ne fournit aucune preuve pour démontrer, que le franchisé offrait actuellement les Services au Canada en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente ou, en effet, la façon dont la Marque pourrait avoir été employée par le franchisé dans l’exécution ou l’annonce des Services. Dans le même ordre d’idées, bien que M. Flick indique qu’un accord de franchise canadienne a été signé le 9 novembre 2020, il n’offre aucune indication quant à savoir si le franchisé a commencé à offrir les Services au Canada en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente (qui s’est terminée le 11 décembre 2020).

[20] Par conséquent, je ne dispose d’aucun fondement me permettant de conclure qu’il y avait un quelconque emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Services au cours de la période pertinente au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

[21] Puisque je conclus qu’il n’y a pas de preuve d’emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente, la question est alors celle de savoir si, en vertu de l’article 45(3) de la Loi, il y avait des circonstances spéciales qui justifiaient un tel défaut d’emploi.

[22] Pour déterminer si l’existence de circonstances spéciales a été établie, le registraire doit en premier lieu déterminer, à la lumière de la preuve, les raisons pour lesquelles la Marque n’a effectivement pas été employée pendant la période pertinente. En second lieu, le registraire doit déterminer si les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales [Canada (Registraire des marques de commerce) c Harris Knitting Mills Ltd (1985), 4 CPR (3d) 488 (CAF)].

[23] Si le registraire détermine que les raisons du défaut d’emploi constituent des circonstances spéciales, le registraire doit quand même déterminer si ces circonstances spéciales justifient la période de défaut d’emploi. Cela repose sur l’examen de trois critères : (i) la durée de la période pendant laquelle la Marque n’a pas été employée; (ii) la question de savoir si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté de la Propriétaire; et (iii) s’il existe une véritable intention de reprendre l’emploi de la marque à court terme [selon Harris Knitting Mills]. Ces critères sont tous les trois pertinents, mais la satisfaction du deuxième critère est essentielle pour conclure à l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi [Smart & Biggar c Scott Paper Ltd, 2008 CAF 129].

[24] La Propriétaire affirme que la récente acquisition de la Marque, combinée aux répercussions de la COVID-19, constitue des circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi de la Marque.

[25] Une cession ou un changement de titre en eux-mêmes ne constituent pas une circonstance spéciale. Cependant, il y a un certain nombre d’affaires dans lesquelles la récente acquisition d’une marque au cours de la période pertinente justifiait le défaut d’emploi, puisqu’il était raisonnable dans ces affaires de supposer que le nouveau propriétaire aurait besoin de temps pour faire les préparatifs relatifs à l’emploi d’une marque nouvellement acquise [voir, par exemple, Baker & McKenzie c Garfield’s Fashions Ltd (1993), 52 CPR (3d) 274 (COMC); Scott Paper Co c Lander Co Canada Ltd (1996), 67 CPR (3d) 274 (COMC); Sim & McBurney c Hugo Boss AG (1996), 67 CPR (3d) 269 (COMC); et Hudson’s Bay Co c Bombay & Co Inc, 2013 COMC 159].

[26] Dans ces affaires, les raisons pour le défaut d’emploi ne découlaient pas simplement de la récente acquisition de la marque. Des circonstances individuelles jugées indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit ont également été considérées, lesquelles ont raisonnablement retardé l’emploi de la marque nouvellement acquise, comme : des difficultés à trouver le financement nécessaire pour relancer la gamme de produits; des difficultés techniques dans la fabrication; ou des difficultés à trouver un fournisseur approprié. Dans chacune de ces affaires, des mesures actives ont été prises pour reprendre l’emploi avant la date de l’avis prévu à l’article 45. De plus, dans bon nombre de ces affaires, la preuve se concluait par des ventes réelles après la date de l’avis, ce qui réaffirmait les efforts soutenus et l’intention sérieuse des propriétaires de reprendre l’emploi de leurs marques récemment acquises.

[27] Comme il a été noté ci-dessus, la Propriétaire a acquis essentiellement l’ensemble des actifs du propriétaire précédent de la Marque, y compris une cession de tous les contrats de franchise et de toutes les marques de commerce, le 13 avril 2018. Cela comprenait un franchisé canadien qui a subséquemment quitté le système, bien que nous ne connaissons pas le moment auquel cela s’est produit. L’acquisition elle-même ne constitue pas une circonstance spéciale : nous devons tout de même évaluer les circonstances individuelles indépendantes de la volonté de la Propriétaire qui ont eu un effet raisonnable sur le moment de l’introduction des Services au Canada.

[28] La preuve est que, après avoir acquis essentiellement l’ensemble des actifs du propriétaire précédent, la Propriétaire a déployé d’importants efforts pour produire un document de divulgation en vertu de la Loi Arthur Wishart sur la divulgation relative aux franchises de l’Ontario et de la Franchise Act de l’Alberta afin de recruter de nouveaux franchisés au Canada. Ayant fait cela, la Propriétaire a poursuivi ses efforts pour recruter des franchisés au Canada. Il est raisonnable de conclure que le processus de recrutement peut prendre un certain temps; comme il est indiqué à la Pièce A, [traduction] « des conseils juridiques et financiers indépendants d’expert en liaison avec l’Accord de franchise devraient être obtenus avant de conclure l’Accord de franchise » et, comme l’indique la Pièce B, l’achat d’une franchise est un [traduction] « investissement complexe ».

[29] Les efforts de la Propriétaire ont abouti à la signature d’un nouvel accord de franchisé canadien le 9 novembre 2020, peu de temps avant la fin de la période pertinente. Il n’y a aucune preuve quant au temps qu’il a fallu pour conclure l’accord avec le nouveau franchisé canadien, mais il est raisonnable de conclure, à la lumière des avertissements dans les documents de divulgation, qu’il y aurait eu des discussions ou des négociations préalablement à la signature de l’accord et qu’une certaine période serait requise pour que le nouveau franchisé suive la formation abordée dans la preuve avant de commencer à offrir les Services au Canada.

[30] Par conséquent, je conclus que l’acquisition récente par la Propriétaire de la Marque et les étapes requises pour recruter et intégrer un nouveau franchisé canadien et reprendre l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Services sont des circonstances spéciales que l’on ne retrouve pas dans la plupart des cas de défaut d’emploi. Étant arrivé à cette conclusion, je dois encore déterminer si ces circonstances spéciales justifient la période de défaut d’emploi et cela exige que j’applique les critères de Harris Knitting.

Période pendant laquelle la marque n’a pas été employée

[31] Je ne dispose d’aucune preuve quant au moment auquel la Marque a été employée pour la dernière fois au Canada. Lorsqu’un propriétaire n’indique pas ou ne peut pas indiquer la date du dernier emploi, le registraire peut considérer la date de l’enregistrement (en l’espèce, le 17 février 2016) comme la date pertinente aux fins de l’évaluation de la durée du défaut d’emploi [voir, par exemple, Clark, Woods c Canaglobe International Inc (1992), 47 CPR (3d) 12 (COMC)].

[32] Cependant, puisqu’il y a eu une récente d’acquisition de la marque, la jurisprudence suggère que je dois évaluer la période du défaut d’emploi comme si elle commençait à la date d’acquisition du nouveau propriétaire [voir Sim & McBurney c Anheuser-Busch, Inc (2007), 61 CPR (4th) 450, au para 16 (COMC); Cassels Brock & Blackwell LLP c Registraire des marques de commerce, 2004 CF 753, au para 17].

[33] La jurisprudence suggère également qu’il s’agit d’une approche excessivement technique que d’exiger qu’un nouveau propriétaire justifie l’absence d’emploi de la marque par son ou ses prédécesseurs [voir PNC IP Group Professional Corp c Mark Anthony Group Inc, 2021 COMC 268; GPS (UK) c Rainbow Jean Co (1994), 58 CPR (3d) 535 (COMC); Scott Paper Co c Lander Co Canada Ltd (1996), 67 (3d) 274 (COMC)].

[34] Je suis conscient que, dans Dentons Canada LLP c CanWhite Sands Corp, 2020 COMC 95, la Commission a refusé de considérer la date d’acquisition (mai 2017) comme étant la date pertinente pour évaluer le défaut d’emploi, et s’est plutôt servie de la date d’enregistrement (décembre 2001). De plus, la Commission a remarqué que le propriétaire n’avait pas abordé les raisons pour le défaut d’emploi avant son acquisition de la marque et qu’il manquait alors des renseignements au sujet des deux premières années de la période pertinente. Cependant, chaque affaire doit être jugée selon les faits qui lui sont propres.

[35] En l’espèce, la Marque a été acquise le 13 avril 2018, peu après le début de la période pertinente (11 décembre 2017) et quelque trente-deux mois avant que l’avis prévu à l’article 45 soit donné le 11 décembre 2020. Essentiellement, la Propriétaire a possédé la Marque pendant presque toute la période pertinente. Le fait d’exiger que la Propriétaire obtienne une preuve du propriétaire précédent, une entité qui n’est pas partie à ces procédures, pour expliquer son défaut d’emploi de la Marque avant la date d’acquisition (gardant à l’esprit que l’avis prévu à l’article 45 a été donné quelque trente-deux mois après l’acquisition) serait une approche excessivement lourde et technique et qui serait incohérente avec la jurisprudence soulignée ci-dessus.

[36] De plus, il est important de garder à l’esprit que l’article 45(1) empêche à toute personne d’entamer des procédures en vertu l’article 45 avant qu’un délai de trois ans se soit écoulé subséquemment à l’enregistrement d’une marque de commerce; cela correspond à l’intention législative évidente que, en général, il y a un délai de démarrage maximal de trois ans pour qu’un propriétaire inscrit commence à faire un emploi commercial sérieux au Canada [voir Gouverneur Inc c The One Group LLC, 2014 COMC 18; conf par One Group LLC c Gouverneur Inc, 2016 CAF 109]. En l’espèce, la période de trois ans s’est terminée le 17 février 2019; c.-à-d., moins de deux mois avant l’acquisition par la Propriétaire de la Marque.

[37] Par conséquent, le début de la période du défaut d’emploi sera considéré comme étant la date d’acquisition, le 13 avril 2018, et cette période s’étendra jusqu’au 11 décembre 2020, soit une période d’environ trente-deux mois. Compte tenu des étapes requises pour reprendre l’emploi de la Marque au Canada, abordées ci-dessous, je conclus que la période du défaut d’emploi était raisonnable.

Si les raisons du défaut d’emploi étaient indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit

[38] La Propriétaire a besoin d’une période raisonnable après son acquisition de la Marque pour commencer l’emploi de la Marque au Canada. Selon la preuve de M. Flick, cela a nécessité de vastes efforts pour produire un document de divulgation canadien, conformément aux lois de l’Ontario et de l’Alberta, qui sera employé dans la mise en marché à des franchisés canadiens potentiels, puis la mise en marché de la franchise à des franchisés canadiens potentiels. De plus, l’achat d’une franchise est une question complexe et qui nécessite des conseils financiers ou juridiques. Enfin, une fois que la franchise est vendue, le franchisé a besoin de beaucoup de formation, comme l’a noté M. Flick; tous ces facteurs rendent le défaut d’emploi de la Marque au Canada indépendant de la volonté de la Propriétaire à elle seule, comme pour ces affaires dans lesquelles la perte d’un distributeur ou d’un lien comparable dans la chaîne de commerce a été acceptée comme étant une circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi pendant une certaine période [voir One Group].

S’il existe une véritable intention de reprendre l’emploi de la marque à court terme

[39] Il est clair qu’il y avait une intention sérieuse de reprendre l’emploi, puisqu’un accord de franchise canadienne a été signé le 9 novembre 2020.

[40] Dans les circonstances, je conclus qu’il y avait des raisons pour le défaut d’emploi qui constituaient des circonstances spéciales au sens de l’article 45(3) de la Loi. Par conséquent, l’enregistrement sera maintenu.

[41] En plus de la cession, la Propriétaire m’encourage à prendre connaissance d’office des répercussions de la COVID-19 sur l’entreprise des services de nettoyage en général. Compte tenu de ma conclusion que l’enregistrement sera maintenu, je n’ai pas à aborder cette question.

Décision

[42] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Robert A. MacDonald

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches       Le français est conforme aux WCAG.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Esmaeil Mehrabi	Pour la Propriétaire inscrite
Aucun agent n’a été nommé	Pour la Partie requérante